LÖSCHUNG Nr. 15 725 C (VERFALL)

Ingo Steiniger, Distelkamp 45, 51588 Nümbrecht, Deutschland (Antragsteller), vertreten von Cornelia Rebbereh, Kamper Str. 1, 51789 Lindlar, Deutschland (zugelassener Vertreter)

g e g e n

ista Deutschland GmbH, Luxemburger Straße 1, 45131 Essen, Deutschland (Inhaberin der Unionsmarke), vertreten von Rechtsanwalt Dr. Lindenberg, Garather Schlossallee 19, 40595 Düsseldorf, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 19/06/2019 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG

1. Dem Antrag auf Erklärung des Verfalls wird teilweise stattgegeben.

2. Die Unionsmarke Nr. 10 025 716 wird mit Wirkung ab dem 05/09/2017 für einen Teil der angegriffenen Waren und Dienstleistungen für verfallen erklärt, nämlich für:

Klasse 7: Maschinen der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 9: Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Regelung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Feuermelder; Computerhard- und -Software für die vorgenannten Waren; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 11: Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Erzeugung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom; Wasserfilter; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 35: Geschäftsführung, Verwaltungs- und Büroarbeiten.

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik; Installation, Wartung und Reparatur von Geräten und Apparaten der Haus-, Sanitär-, Heizungs-und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Regelung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Installation, Wartung und Reparatur von Feuermeldern; Installation, Wartung und Reparatur von Geräten und Apparaten der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Erzeugung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom; Installation, Wartung und Reparatur von Wasserfiltern.

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Übermittlung von Energie-, Verbrauchs- und Hausnebenkostendaten.

Klasse 39: Energielieferung und -Versorgung.

Klasse 40: Energieerzeugung.

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -Software für den Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energiebereich; Energieberatung; Installation, Wartung und Aktualisierung von Computersoftware für Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Regelung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten.

3. Die Unionsmarke bleibt für alle übrigen Waren und Dienstleistungen eingetragen, nämlich für:

Klasse 9: Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl, Strom und Hausnebenkosten sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Regelung von Hausnebenkosten sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Rauchwarnmelder; Computerhard- und -Software für die vorgenannten Waren; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 35: Erfassung, Verarbeitung und Verwaltung von Energiedaten, Verbrauchsdaten und Hausnebenkosten sowie Erstellung diesbezüglicher Auswertungen und Abrechnungen.

Klasse 36: Immobilienwesen.

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Geräten und Apparaten der Haus-, Sanitär-, Heizungs-und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl, Strom und Hausnebenkosten sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Installation, Wartung und Reparatur von Geräten und Apparaten der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Regelung von Hausnebenkosten sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Installation, Wartung und Reparatur von Rauchwarnmeldern.

Klasse 42: Installation, Wartung und Aktualisierung von Computersoftware für Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl, Strom und Hausnebenkosten sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Installation, Wartung und Aktualisierung von Computersoftware für Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Regelung von Hausnebenkosten sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten.

4. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

BEGRÜNDUNG

Der Antragsteller hat einen Antrag auf Erklärung des Verfalls der Unionsmarke Nr. 10 025 716 (Bildmarke) (nachstehend die Unionsmarke genannt) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen einige Waren und Dienstleistungen, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen

Klasse 7: Maschinen der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 9: Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung, Regelung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl, Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Rauchwarn- und Feuermelder; Computerhard- und -Software für die vorgenannten Waren; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 11: Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Erzeugung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom; Wasserfilter; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 35: Geschäftsführung, Verwaltungs- und Büroarbeiten.

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik; Installation, Wartung und Reparatur von Geräten und Apparaten der Haus-, Sanitär-, Heizungs-und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung, Regelung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl, Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Installation, Wartung und Reparatur von Rauchwarn- und Feuermeldern; Installation, Wartung und Reparatur von Geräten und Apparaten der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Erzeugung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom; Installation, Wartung und Reparatur von Wasserfiltern.

Klasse 38: Telekommunikation , insbesondere Übermittlung von Energie-, Verbrauchs- und Hausnebenkostendaten.

Klasse 39: Energielieferung und -Versorgung.

Klasse 40: Energieerzeugung.

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -Software für den Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energiebereich; Energieberatung; Installation, Wartung und Aktualisierung von Computersoftware für Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung, Regelung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl, Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten.

Der Antragsteller berief sich auf Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV.

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Der Antragsteller führt an, dass die Unionsmarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung für die angefochtenen Waren und Dienstleistungen nicht rechtserhaltend genutzt wurde.

Die Inhaberin der Unionsmarke führt zunächst aus, Hintergrund des Verfahrens sei ein verlorenes Widerspruchsverfahren (B 002092941), dessen Ergebnis von den Beschwerdekammern (R 2242/2015-5) und dem Gericht (T-80/17) bestätigt worden sei.

Sie trägt vor, sie sei Energiedienstleister im Immobilienbereich und setze die Unionsmarke im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit ein. Mit 5.300 Mitarbeitern in 24 Ländern weltweit habe sie im Jahr 2016 einen Gesamtumsatz von 850,4 Mio. EUR erwirtschaftet. In Deutschland sei sie eines der führenden Unternehmen für die verbrauchsgerechte Erfassung, Abrechnung und Visualisierung von Energie- und Verbrauchsdaten in Immobilien.

Hierzu biete sie Hardwarekomponenten zum Energiedatenmanagement an, die verkauft und vermietet würden, z. B. funkbasierte Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezähler sowie entsprechende Montagesysteme und sonstige im Immobilienbereich eingesetzte Geräte.

Die Markeninhaberin habe seit 2011 in Deutschland jährlich mehr als 4 Mio. Abrechnungen erstellt und an die betreffenden Kunden verschickt. Allein in Deutschland habe sie mit ihren Waren und Dienstleistungen unter der Marke „ista“ im Jahre 2016 rund 480 Mio. EUR Umsatz gemacht. Neben dem Energiedatenmanagement biete sie vielfältige Immobiliendienstleistungen an wie z. B. Energieberatung, Überprüfung der vorhandenen Anlagen, Trinkwasseranalyse, Rauchwarnmeldeservice etc. Zur Erfüllung dieser Aufgaben erbringe sie nicht nur die in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, wie etwa Abrechnung und Beratung, sondern vertreibe auch die benötigten Waren, wie etwa Messgeräte, Rauchwarnmelder und Funktechnologie einschließlich der zum Betrieb dieser Geräte erforderlichen Software. Sie verweist auf ihre Website www.ista.com/de/, die aufgrund ihres Umfangs nicht ausgedruckt oder kopiert werden könne.

Die angefochtene Unionsmarke werde als Dachmarke in normaler Schreibweise („ista“) und in stilisierter Form ( ) für alle angebotenen Waren und Dienstleistungen im Geschäftsverkehr seit ihrer Eintragung umfassend und kontinuierlich in der Europäischen Union, insbesondere in Deutschland, benutzt und intensiv beworben. Die Werbeausgaben in den Jahren 2011 bis 2017 schwankten ungefähr zwischen 2,8 Millionen und 3,5 Millionen EUR.

Die Verwendung des Wortes ohne Stilisierung und Farbe stelle ebenfalls eine rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke dar. Soweit eine Benutzung teilweise in Kombination mit Produktnamen erfolge, sei die Unionsmarke auf allen Geräten an prominenter Stelle zusätzlich zu der jeweiligen Modellbezeichnung angebracht.

Die exemplarisch vorgelegten Unterlagen deckten den Zeitraum von 2011 bis heute ab und würden von der Inhaberin deutschlandweit im Geschäftsverkehr eingesetzt. Darüber hinaus werde die Marke auch auf der deutschen Website der Inhaberin (www.ista.com/de/) kontinuierlich seit über 10 Jahren zur Werbung für die Waren und Dienstleistungen der Markeninhaberin in Deutschland eingesetzt.

Zur Stützung ihrer Ausführungen reicht die Inhaberin der Unionsmarke Benutzungsnachweise ein, die zur Vermeidung von Wiederholungen im nachfolgenden Abschnitt dargestellt werden.

Der Antragsteller rügt zunächst, die Beweismittel seien weder nummeriert noch den einzelnen angefochtenen Waren und Dienstleistungen bzw. der angefochtenen Marke zugeordnet. Insbesondere die Gewinn- und Verlustrechnungen (Beweismittel 5) stellten diese Zusammenhänge nicht her. Auch die Tätigkeitsbeschreibung auf der Website sei vage und entspreche zum Teil auch nicht den registrierten Waren und Dienstleistungen.

Eine markenmäßige Benutzung wird bestritten, weil das Zeichen „ista“ teilweise als Hinweis auf das Unternehmen verwendet werde und jedenfalls nicht als Marke kenntlich gemacht sei (z.B in den Preislisten: „ista Verbrauchsabrechnung“, etc.). Auch sei der erforderlichen Bezug zu den abgerechneten Waren und Dienstleistungen (Kosten für die Miete von Zählern und Verteilern sowie die Ermittlung von Zähler- und Verteiler-Werten, Ablesen, Nutzergebühren, Liegenschaftsgebühren und Fahrt- und Versandkostenanteile) nicht ersichtlich (z. B in den Rechnungen und Prospekten). Die Verwendung des Wortzeichens „ista“ stelle schon keine Benutzung der Unionsmarke dar.

Ohnehin beträfen die Unterlagen allenfalls eine Benutzung für einen Teil der Dienstleistungen in Klasse 35 und zeigten die Unionsmarke nur auf einigen wenigen Produkten, nämlich Heizkostenverteilern, Rauchwarnmeldern, Ultraschall-, Kompaktwärme-, Wärme- und Wasserzählern, Bus-Switchern, Levelconvertern, Kontakt- und Funk-Modulen, Montageblöcken, M-Bus Modulen sowie einem M Bus-System.

Die Marke müsse jedenfalls für folgende Waren und Dienstleistungen für verfallen erklärt werden:

Klasse 7: Maschinen der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 9: Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung, Regelung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl, Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Rauchwarn- und Feuermelder; Computerhard- und Software für die vorgenannten Waren; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 11: Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Erzeugung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom; Wasserfilter; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 35: Geschäftsführung, Verwaltungs- und Büroarbeiten.

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik; Installation, Wartung und Reparatur von Geräten und Apparaten der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung, Regelung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl, Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Installation, Wartung und Reparatur von Rauchwarn- und Feuermeldern; Installation, Wartung und Reparatur von Geräten und Apparaten der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Erzeugung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom; Installation, Wartung und Reparatur von Wasserfiltern.

Klasse 38: Telekommunikation.

Klasse 39: Energielieferung und -Versorgung.

Klasse 40: Energieerzeugung.

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -Software für den Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energiebereich; Installation, Wartung und Aktualisierung von Computersoftware für Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung, Regelung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl, Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten.

Die Inhaberin der Unionsmarke trägt vor, eine Zuordnung der Beweismittel sei aufgrund der detaillierten Beschreibung der Anlagen, die sodann in chronologischer Reihenfolge folgten, ohne weiteres möglich.

Die Einwände gegen die vorgelegten Rechnungen seien nicht stichhaltig, da diese den Markennamen im Zusammenhang mit den Produkten zeigten. Die Markennutzung sei aus dem Gesamtzusammenhang ersichtlich, ohne dass es dafür einer gesonderten Verwendung der Marke bei jedem Produkt oder an prominenter Stelle bedürfe. Gleiches gelte für die Preislisten und Kataloge.

Ebenso gehe die Auffassung fehl, die Marke müsse als solche gekennzeichnet oder sonst markenmäßig hervorgehoben werden, um markenmäßig benutzt zu werden. Die Verwendung im Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit bestimmten Waren (z.B. ista-Wärmezähler) stelle eine geradezu typische Benutzungshandlung dar.

Es sei auch zu beachten, dass die Unionsmarke zugleich der Firmenname sei und eine künstliche Trennung jedenfalls dann nicht gerechtfertigt sei, wenn, wie im vorliegenden Fall, keine ausschließlich firmenmäßige Nutzung vorliege.

BEGRÜNDUNG DER ENTSCHEIDUNG

Gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV wird die Unionsmarke auf Antrag beim Amt für verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Es liegt eine ernsthafte Benutzung einer Marke vor, wenn die Marke gemäß ihrer wesentlichen Funktion benutzt wird, d. h. zur Gewährleistung der Identität des Ursprungs der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, um einen Absatz für diese Waren oder Dienstleistungen zu schaffen oder zu erhalten. Eine ernsthafte Benutzung erfordert eine tatsächliche Benutzung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen auf dem Markt und beinhaltet keine symbolische Benutzung zum alleinigen Zweck der Erhaltung der mit der Marke verknüpften Rechte oder ausschließlich interne Benutzung (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, insbesondere § 35-37, 43).

Bei der Beurteilung, ob eine ernsthafte Benutzung der Marke vorliegt, müssen alle Fakten und Umstände gewürdigt werden, die für die Entscheidung relevant sind, ob die kommerzielle Nutzung der Marke tatsächlich erfolgt, insbesondere aber ob solch eine Benutzung als im betreffenden Wirtschaftssektor geeignet betrachtet wird, um einen Marktanteil für die von der Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu erhalten oder zu schaffen (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Der Zweck der Voraussetzung, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, besteht jedoch nicht darin, den kommerziellen Erfolg zu beurteilen oder die wirtschaftliche Strategie eines Unternehmens zu prüfen, und bezweckt auch nicht die Beschränkung des Markenschutzes auf Fälle, bei denen eine umfassende kommerzielle Benutzung der Marken erfolgt (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Gemäß Artikel 19 Absatz 1 DVUM in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 3 DVUM dienen zum Nachweis der Benutzung Hinweise auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.

Bei Verfallsverfahren aufgrund Nichtbenutzung liegt die Beweislast bei der Inhaberin der Unionsmarke, da von dem Antragsteller der Nachweis einer negativen Tatsache nicht erwartet werden kann, nämlich dass die Marke während eines Zeitraums von fünf Jahren in Folge nicht benutzt worden ist. Daher muss die Inhaberin der Unionsmarke die ernsthafte Benutzung innerhalb der Europäischen Union nachweisen oder triftige Gründe für die Nichtbenutzung vorbringen.

Im vorliegenden Fall erfolgte die Eintragung der Unionsmarke am 07/11/2011. Der Antrag auf Erklärung des Verfalls ging am 05/09/2017 ein. Daher erfolgte die Eintragung der Unionsmarke vor mehr als fünf Jahren vor dem Tag der Einreichung des Antrags. Die Inhaberin der Unionsmarke musste die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Unionsmarke während des fünfjährigen Zeitraums vor dem Tag des Antrags auf Erklärung des Verfalls, d. h. vom 05/09/2012 bis einschließlich 04/09/2017, für die im obigem Abschnitt „Begründung“ aufgeführten angegriffenen Waren und Dienstleistungen nachweisen.

Am 27/02/2018 hat die Inhaberin der Unionsmarke einen Benutzungsnachweis erbracht.

Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:

• Beweismittel 1: Eidesstattliche Versicherung des Leiters der Abteilung Marketing der ista Deutschland GmbH, Herrn Antonio Fischetti, vom 26/02/2018, in der der Vortrag der Inhaberin zur Benutzung der Unionsmarke, insbesondere dem Einsatzbereich, der Art der Kennzeichnung und den mitgeteilten Werbeausgaben bestätigt wird. Ergänzend wird insbesondere mitgeteilt, dass die vorgelegten Umsatzzahlen sämtliche unter der Marke „ista“ bzw. angebotenen Waren und Dienstleistungen beträfen und die exemplarisch vorgelegten Unterlagen bundesweit verwendet worden seien.

• Beweismittel 2: Suchanfrage zu „ista“ mit der Internetsuchmaschine „Google“ vom 23/02/2018, deren ersten sechs Einträge sich auf die (Unternehmensgruppe der) Markeninhaberin beziehen.

• Beweismittel 3: Screenshots der deutschen Website der Markeninhaberin unter der Domain www.ista.com/de/ vom 21/02/2018 mit Informationen zu der Unternehmensgruppe „ista“, auf denen insbesondere die Verwendung des stilisierten Zeichens zu sehen ist.

• Beweismittel 4: Zwei über „Internet Archive Wayback Machine“ abgerufene Screenshots der deutschen Website der Markeninhaberin vom 26/01/2016 und 01/02/2017, auf denen insbesondere die Verwendung des stilisierten Zeichens zu sehen ist.

• Beweismittel 5: Drei Aufstellungen mit den Umsatzzahlen der Markeninhaberin für die Jahre 2011 – 2016, die ungefähr zwischen 360 und 480 Millionen EUR liegen. Laut eigenem Vortrag der Markeninhaberin wurden diese Umsätze in Deutschland mit sämtlichen Waren und Dienstleistungen unter der Marke „ista“ erwirtschaftet.

• Beweismittel 6: 13 Rechnungen der Markeninhaberin über ihre Waren und Dienstleistungen, die in den Jahren 2011 – 2017 an Kunden in Deutschland ausgestellt wurden. Darin wird das Wortzeichen „ista“ zum Teil bei der Produktbeschreibung verwendet. Das stilisierte Zeichen ist in den meisten Rechnungen in der oberen rechten Ecke abgebildet. Fünf dieser Rechnungen rechnen einen Zeitraum ab, der innerhalb des relevanten Benutzungszeitraums liegt. In den übrigen 8 Rechnungen werden Waren und Dienstleistungen abgerechnet, die vor dem relevanten Zeitraum verkauft oder erbracht wurden. Die Rechnungen betreffen verschiedene Waren, wie Wärmezähler, Heizkostenverteiler, Wasserzähler und Temperaturfühler und Dienstleistungen wie z.B. die Ermittlung und Abrechnung der Verbrauchskosten. Die Inhaberin behauptet, Beratung, Montage, Service etc. werde mit den Grundgebühren (Liegenschafts-/Nutzergebühren) abgegolten.

• Beweismittel 7-8 Preislisten der Markeninhaberin für ihre Dienstleistungen in Deutschland in den Jahren 2015 – 2017 und zwar drei für Privatkunden und drei für gewerbliche Kunden. Laut der UM-Inhaberin wurden sie jeweils in einer Auflage von 30.000 Stück pro Jahr deutschlandweit an Kunden und Interessenten verteilt und zeigen die in den jeweiligen Jahren geltenden Preise für die unter der Marke „ista“ angebotenen Dienstleistungen der Markeninhaberin wie etwa Verbrauchsabrechnungen, Heizungs-EKG, Energieausweis, Trinkwasseruntersuchungen, Rauchwarnmeldeservice, Liegenschaftsanalyse und -management etc. In den Preislisten wird „ista“ sowohl als Wortzeichen (z.B , , ) als auch in stilisierter Form ( ) benutzt. Auf der letzten Seite des jeweiligen Prospekts sind über das Gebiet Deutschlands verteilte Ansprechpartner (etwa in Berlin, Bonn, Bremen, Dortmund, Frankfurt, Nürnberg, Würzburg, München, Dresden und Leipzig) sowie die volle Adresse des Standorts in Essen angegeben.

• Beweismittel 9: Prospekt der Markeninhaberin aus 2015 mit dem Titel „Mehr Transparenz beim Energieverbrauch – mit dem ista Datenmanagement“. Laut der Inhaberin umfasse der Prospekt das komplette Serviceangebot zum Thema „Energienutzung und Abrechnung“ in diesem Jahr und sei in hoher Auflage an Kunden und Interessenten in ganz Deutschland verteilt worden.

• Beweismittel 10: Prospekt der Markeninhaberin mit dem Titel „ista Online Services – Digitale Lösungen für die Wohnungswirtschaft“ aus dem Jahre 2017. Laut der Markeninhaberin zeigt dies das komplette Serviceangebot zur digitalen Erfassung, Auswertung und Abrechnung aller Energiedaten über Funk, Internet und die entsprechende Hard- und Software für dieses Jahr. Der Prospekt wurde laut der Inhaberin in hoher Auflage an Kunden und Interessenten deutschlandweit verteilt. In dem Prospekt werden u. a. das „ista Webportal“, „ista Abrechnungssystem“, „ista Energiedatenmanagement (EDM)“oder „ista Datenaustausch“ erwähnt. Das stilisierte Zeichen wird auf dem Deckblatt verwendet. Außerdem sieht man auf den Abbildungen, dass es auch auf dem Webportal selbst und auf den Heizkostenverteilern wie folgt benutzt wird:

Im Übrigen wird im Prospekt das reine Wortzeichen „ista“ verwendet.

• Beweismittel 11 bis 13: Preislisten der Markeninhaberin für ihre Geräte in Deutschland aus den Jahren 2015 bis 2017, die laut der Inhaberin in einer Auflage von jeweils 30.000 Stück deutschlandweit an Kunden und Interessenten verteilt wurde. Sie zeigen die jeweils geltenden Preise für die unter der Marke „ista“ in Deutschland angebotenen Geräte der Markeninhaberin wie Rauchwarnmelder, Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Stromzähler, Gaszähler, Wärmezähler sowie dazugehörige Kommunikationseinheiten, Repeater, Funkmodule einschließlich Teilen und Zubehör. Auf einigen der abgedruckten Produkten (von links nach rechts: Heizkostenverteiler, Rauchwarnmelder, Bus-Switcher (Betriebsgerät), Montageblock, Levelconverter und Stromzähler) ist die Unionsmarke deutlich wie folgt zu sehen:

Auf anderen Abbildungen, die von schlechterer Qualität zu sein scheinen, ist die Unionsmarke auf den Produkten jedenfalls nicht leserlich:

.

Man sieht auch Produkte, die einen eigenen Modellnamen haben und zusätzlich mit „ista“ gekennzeichnet werden, wie nachfolgende Beispiele eines sensonic® Wärme-/Kältezählers, eines istameter® Wasserzählers und eines domaqua® Wasserzählers zeigen:

Laut der Inhaberin enthalten diese Geräte (Hardware) auch die zum Betrieb und zur Auswertung erforderliche Software.

• Beweismittel 14: Entwurf eines Prospekts der Markeninhaberin für „ista“-Rauchwarnmelder aus dem Jahre 2016, der laut der Markeninhaberin deutschlandweit in hoher Auflage an Kunden und Interessenten verteilt wurde. Die Modellbezeichnung der Rauchwarnmelder ist „fumonic® 3“. Daneben wird aber „ista“ sowohl als Wortzeichen als auch in stilisierter Form (auf den Produkten sogar nur „ista“ ohne die Modellbezeichnung) wie folgt benutzt:

Laut diesem Prospekt bietet die Markeninhaberin unter der Unionsmarke auch Montage, Mieterinformation, Funktionsprüfung und Dokumentation an.

• Beweismittel 15: Neun exemplarische, undatierte Abbildungen diverser Geräte der Markeninhaberin, die laut dieser aus den Jahren 2011 – 2017 stammen und auf denen deutlich das Zeichen „ista“ in stilisierter Form zu sehen ist, teilweise in Kombination mit zusätzlichen Modellbezeichnungen (z.B. „domaqua“ und „istameter“):

Vorbemerkungen

Formelle Anforderungen an den Nachweis

Der Antragsteller rügt, die eingereichten Unterlagen könnten aufgrund der fehlenden Nummerierung nicht zugeordnet werden.

Der Nachweis der Benutzung muss strukturiert erbracht werden. Die Verantwortung für eine geordnete Darstellung der Beweismittel verbleibt bei den Parteien. Artikel 10 Absatz 4 DVUM, der gemäß Artikel 19 Absatz 1 DVUM auch in Verfallsverfahren Anwendung findet, sieht vor, dass die Benutzungsnachweise gemäß Artikel 55 DVUM einzureichen sind, der die grundlegende Struktur und das Format der schriftlichen Beweismittel festlegt. Insbesondere sieht Artikel 55 Absatz 2 vor, dass die beigefügten Unterlagen durchgängig nummeriert sein sollen. Zweck dieser Bestimmung ist es, sicherzustellen, dass eine klare Identifizierung der von den Parteien vorgebrachten Beweismittel und Argumente möglich ist und so ein schnelles Verfahren gewährleistet wird.

Das Amt kann die betreffende Partei gemäß Artikel 55 Absatz 3 DVUM auffordern, etwaige festgestellte Mängel zu beheben, wie vorliegend die fehlende Nummerierung der Anhänge. Allerdings bleiben diese Unterlagen selbst dann, wenn die Mängel nicht behoben werden, nur unberücksichtigt, sofern das Amt nicht eindeutig feststellen kann, auf welchen Grund oder welche Bemerkung sich eine Unterlage oder ein Beweisstück bezieht.

Auch wenn eine zusätzliche Nummerierung der Anlagen wünschenswert gewesen wäre, ist eine eindeutige Zuordnung dennoch möglich und der Nachweis daher zu berücksichtigen. Wie die Inhaberin vorträgt, sind die Anlagen in der dem Schriftsatz beigefügten Übersicht detailliert beschrieben. Da sie geordnet beigefügt sind, ist die Löschungsabteilung auch ohne Nummerierung in der Lage, zu erkennen, wo ein Beweismittel aufhört und das nächste beginnt.

Die Nachweise

Der Antragsteller argumentiert, dass nicht alle Nachweise auf eine ernsthafte Benutzung bezüglich Zeit, Ort, Umfang, Art und Nutzung der Waren und Dienstleistungen, für welche die Unionsmarke eingetragen ist, hinweisen.

Das Argument des Antragstellers beruht auf einer Beurteilung jedes einzelnen Nachweises bezüglich aller relevanten Faktoren. Bei der Beurteilung der ernsthaften Benutzung muss die Löschungsabteilung die Nachweise jedoch insgesamt berücksichtigen. Selbst wenn einige relevante Faktoren bei einigen einzelnen Nachweisen fehlen, kann die Kombination aus allen relevanten Faktoren aller Nachweise auf eine ernsthafte Benutzung hinweisen.

Beurteilung der ernsthaften Benutzung – Faktoren

Zeit der Benutzung

Der Nachweis muss eine ernsthafte Benutzung der Unionsmarke innerhalb des relevanten Zeitraums belegen.

Die meisten Nachweise, insbesondere die Preislisten, Prospekte und ein Teil der Rechnungen, stammen aus dem relevanten Zeitraum. Andere Unterlagen wie die eidesstattliche Versicherung und die beigefügte Verlust- und Gewinnrechnung beziehen sich jedenfalls auf den relevanten Zeitraum. Somit gibt der von der Inhaberin der Unionsmarke erbrachte Nachweis die Zeit der Benutzung ausreichend an.

Ort der Benutzung

Der Nachweis muss belegen, dass die angegriffene Unionsmarke ernsthaft in der Europäischen Union benutzt worden ist (siehe Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV).

Die Gewinn- und Verlustrechnungen, Kundenrechnungen, Preislisten und Prospekte beweisen, dass der Benutzungsort die Europäische Union, insbesondere Deutschland ist. Dies kann abgeleitet werden aus der Sprache der Dokumente (Deutsch), der genannten Währung (EUR) und einigen Adressen in Deutschland. Die Nachweise beziehen sich also auf das maßgebliche Gebiet.

Art der Benutzung: Benutzung als Marke

Die Art der Benutzung erfordert unter anderem, dass die angegriffene Unionsmarke als Marke benutzt wird, d. h. zum Vermitteln des Ursprungs, um es den maßgeblichen Verkehrskreisen zu ermöglichen, zwischen Waren und Dienstleistungen verschiedener Anbieter zu unterscheiden.

Der Antragsteller bestreitet eine markenmäßige Benutzung. Das Zeichen „ista“ werde teilweise eindeutig als Hinweis auf das Unternehmen verwendet. Im Übrigen sei eine markenmäßige Benutzung jedenfalls nicht entsprechend kenntlich gemacht und es fehle der erforderliche Bezug zu Waren oder Dienstleistungen.

In den Preislisten, Prospekten und teilweise auch in den Rechnungen wird „ista“ als Wortzeichen in direktem Zusammenhang mit den angebotenen bzw. abgesetzten Waren und Dienstleistungen verwendet, z.B. , , . Entgegen dem Vortrag des Antragstellers ist es dabei zum Teil auch als Marke gekennzeichnet. Darüber hinaus wird es in stilisierter Form ( ) auch direkt auf den Waren angebracht.

Die Benutzung der Unionsmarke in der oberen rechten Ecke auf den Rechnungen sowie in den Prospekten weist aus Sicht der Löschungsabteilung ebenfalls einen klaren Bezug zu den abgerechneten bzw. angebotenen Waren und Dienstleistungen auf. Sie wird insbesondere immer losgelöst von den ebenfalls angegebenen Unternehmensdaten (Firma und Adresse) abgebildet. In den Rechnungen tauchen die Bildmarke sowie der Unternehmensname „ista Deutschland GmbH“ im Kopf der Rechnung auf:

In den Katalogen wird die Unionsmarke in der oberen rechten Ecke des Deckblatts abgebildet, während die Kontaktdaten des Unternehmens auf der letzten Seite erscheinen:

Dabei wird „ista Deutschland GmbH“ eindeutig als Hinweis auf das Unternehmen wahrgenommen, während die Unionsmarke in erster Linie oder jedenfalls auch als Produkt- bzw. Dachmarke wahrgenommen wird. Dies ist umso mehr der Fall als diese auch zur Kennzeichnung direkt auf den Produkten verwendet wird ( ). Gerade bei Dienstleistungen ist eine klare Trennung zwischen der firmen- und markenmäßigen Benutzung eines Zeichens grundsätzlich schwierig, weil es in der Regel Überschneidungen gibt.

Im vorliegenden Fall wird eine graphisch gestaltete Darstellung ohne die für den Firmennamen typischen Zusätze verwendet und die Benutzung erfolgt in direktem Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen. Auch wenn „ista“ gleichzeitig die Verwendung des Firmenschlagwortes sein kann, kann bei dieser Art der Benutzung eine markenmäßige Benutzung jedenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Bei einer Gesamtbeurteilung der eingereichten Nachweise besteht daher aus Sicht der Löschungsabteilung kein Zweifel daran, dass das Zeichen „ista“ nicht nur als Unternehmensname sondern auch als (Dach-)Marke im Hinblick auf die angebotenen Waren und Dienstleistungen benutzt wird.

Art der Benutzung: Benutzung der Marke wie eingetragen

Die Art der Benutzung im Sinne von Artikel 10 Absatz 3 DVUM erfordert einen Nachweis der Benutzung der Marke wie eingetragen oder einer Variante hiervon, die gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV die Unterscheidungskraft der angegriffenen Unionsmarke nicht verändert.

Ob die Verwendung des Wortzeichens „ista“, wie von der Inhaberin vorgetragen, ebenfalls als Verwendung der Unionsmarke gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV zu werten ist, kann im vorliegenden Fall dahinstehen.

Die Unionsmarke wird nämlich in den Rechnungen und mindestens auf den Deckblättern der Prospekte und Preislisten wie eingetragen verwendet.

Teilweise wird die Marke, insbesondere auch auf den Waren selbst, mit abweichender Farbgebung verwendet:

Die Wort- und Bildbestandteile, die die wesentlichen unterscheidungskräftigen Elemente darstellen, stimmen weiterhin überein. Die Farbgebung der Unionsmarke ist rein dekorativ und trägt jedenfalls nicht maßgeblich zur Unterscheidungskraft der Unionsmarke bei. Mit Ausnahme der farblosen Verwendung auf einigen Waren ( ), bleibt auch der eingetragene Farbkontrast erhalten. Nach Auffassung der Löschungsabteilung beeinflusst eine reine Änderung der Farbe die Unterscheidungskraft der Marke jedenfalls unter diesen Voraussetzungen nicht. Dies entspricht auch der gemeinsamen Praxis des Amtes und einer Reihe von Markenämtern der Europäischen Union.

Dementsprechend verändern diese Formen der Benutzung nicht die Unterscheidungskraft der Unionsmarke und stellen somit gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV ebenfalls eine Benutzung der Unionsmarke dar.

Ob dies auch für die farblose Verwendung auf manchen Waren gilt, kann dahinstehen, da eine Verwendung der Unionsmarke mit kontrastierenden Farben in Bezug auf solche Waren auch aus den Katalogen und Rechnungen ersichtlich ist.

Benutzungsumfang

Nach ständiger Rechtsprechung sind beim Umfang der Benutzung insbesondere das Handelsvolumen der Benutzung insgesamt sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung der Marke zu würdigen (siehe beispielsweise 08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass „die Benutzung der Marke (braucht) nicht immer umfangreich zu sein, um als ‚ernsthaft‘ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen auf dem entsprechenden Markt abhängt“ (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).

Es ist nicht möglich, im Vorfeld und abstrakt eine mengenmäßige Grenze festzulegen, um zu bestimmen, ob die Benutzung als ernsthaft anzusehen ist. Ein Mindestmaß der Benutzung (eine De-minimis-Regel) kann deshalb nicht aufgestellt werden. Daher kann eine selbst geringfügige Benutzung, wenn sie wirtschaftlich tatsächlich gerechtfertigt ist, als ausreichend angesehen werden, um das Vorliegen der Ernsthaftigkeit zu belegen. (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).

Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.

Der Antragsteller bestreitet nicht, dass der Umfang der nachgewiesenen Benutzung ausreichend sei. Allerdings stellt er die Beweiskraft der eidesstattlichen Versicherung in Frage. Darin werden jährlich allein in Deutschland unter der Unionsmarke erwirtschaftete Umsätze sowie Werbeaufwendungen in Millionenhöhe behauptet bzw. in Bezug genommen. Dem Antragsteller ist zwar insoweit zuzustimmen, dass der in Beweismittel 5 detaillierte Umsatz in der eidesstattlichen Versicherung lediglich pauschal allen angebotenen Waren und Dienstleistungen zugeordnet wird, so dass nicht nachvollzogen werden kann, welcher Anteil auf welche Waren oder Dienstleistungen entfällt.

Allerdings hat das Gericht festgestellt, dass unter bestimmten Umständen auch ein indirekter Nachweis etwa in Form von Katalogen mit der Marke für den Nachweis des Umfangs der Benutzung in einer Gesamtbeurteilung ausreichend sein kann, auch wenn keine direkten Angaben zum Umsatz geliefert werden (08/07/2010, T‑30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq.).

Im vorliegenden Fall genügen die eingereichten Nachweise jedenfalls in der Gesamtschau, um einen hinreichenden Umfang der Benutzung nachzuweisen. Die Umsätze werden nicht nur in der eidesstattlichen Versicherung in Bezug genommen sondern ergeben sich aus den vorgelegten Gewinn- und Verlustrechnungen (Beweismittel 5). Die sechs Rechnungen, die den relevanten Zeitraum betreffen, wurden an verschiedene gewerbliche Kunden in verschiedenen Teilen Deutschlands, u. a. in München, Berlin und Cuxhaven, ausgestellt. Sie betreffen insbesondere Heizkostenverteiler, Kontaktwasserzähler, Wärmezähler, Funkmodule, Temperaturfühler, Liegenschaftsanalysen, die Ermittlung von Verbrauchswerten (z.B. Ermittlung Werte Elek. Heizkostenverteiler, Ermittlung Werte Heizkostenverteiler Funk), die Montage und Programmierung von Heizkostenverteiler-Funk und Wasserzähler Modul Funk. Die jeweils abgerechneten Beträge bewegen sich im fünfstelligen Bereich ungefähr zwischen 18.000 und 44.000 EUR.

Auch wenn die in den übrigen Rechnungen abgerechneten Zeiträume nicht dem Benutzungszeitraum entsprechen, bestätigen diese Rechnungen, dass eine vergleichbare Benutzung auch bereits vor dem relevanten Zeitraum erfolgte. Die Preislisten und Prospekte decken mehrere Jahre im relevanten Zeitraum ab und zeigen, dass kontinuierlich ein breites Spektrum der in den Rechnungen genannten Waren und Dienstleistungen unter der Unionsmarke angeboten wurden. Von den Produkten wurden teilweise auch Fotografien als Anlage 15 eingereicht, die zwar ihrer Art nach nicht beschrieben sind, aber durchaus den in den Preislisten mit entsprechender Beschreibung abgebildeten Produkten zugeordnet werden können. In dem Auszug der Website vom 01/02/2017 wird auch angezeigt, das die Inhaberin Hauptsponsor des Projekts Grüne Hauptstadt Europas war, was ebenfalls einen gewissen Umfang der Kerntätigkeit suggeriert, da derartiges Sponsoring allgemein erst bei Unternehmen einer gewissen Größe üblich ist.

Schließlich runden auch die Websiteauszüge das Bild eines in Deutschland ansässigen, international tätigen Energiedienstleisters ab, der sich auf die individuelle Erfassung, Abrechnung und Visualisierung von Verbrauchsdaten für Immobilien spezialisiert hat und in diesem Zusammenhang sowohl die erforderlichen Geräte (Wasserzähler, Heizkostenverteiler, Wärmezähler, etc.) als auch entsprechende Dienstleistungen (Abrechnung, Gerätemontage, -instandhaltung, etc.) anbietet.

Nach einer Gesamtbeurteilung aller Unterlagen ist die Löschungsabteilung zu der Überzeugung gelangt, dass diese, wie von der Inhaberin vorgetragen, lediglich Beispiele einer im relevanten Zeitraum kontinuierlichen und umfassenden Benutzung der Unionsmarke für diese Waren und Dienstleistungen sind. Für diese Waren und Dienstleistungen zeigt der Nachweis eine reale Marktpräsenz und eine im Umfang jedenfalls wirtschaftlich tatsächlich gerechtfertigte und somit ausreichende Benutzung.

Benutzung in Bezug zu den eingetragenen Waren und Dienstleistungen

Gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV und Artikel 10 Absatz 3 DVUM muss die Inhaberin der Unionsmarke eine ernsthafte Benutzung für die angegriffenen Waren und Dienstleistungen nachweisen, für welche die Unionsmarke eingetragen ist.

Die Inhaberin hat auf ihre Website verwiesen, die alle wesentlichen Angaben zu den angebotenen Waren und Dienstleistungen enthielte. Hierzu ist vorab festzustellen, dass das Amt den Inhalt einer Website, der sich auch im Laufe der Zeit verändert, nicht von Amts wegen zu einem beliebigen Zeitpunkt einsehen und berücksichtigen kann, wenn die Inhaberin nicht entsprechende Auszüge vorlegt. Der Vortrag der Inhaberin, die Website sei angeblich zu umfangreich, um ausgedruckt zu werden, überzeugt insoweit nicht. Insbesondere hätte sie sich auf die Vorlage von Auszügen der für die Bestimmung der Waren und Dienstleistungen relevanten Teile der Website beschränken können. Somit ist lediglich anhand der eingereichten Nachweise zu beurteilen, für welche Waren und Dienstleistungen eine Benutzung belegt ist.

Die von der Inhaberin eingereichten Nachweise belegen eine Benutzung nur für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen. Sie zeigen, dass die Inhaberin unter der Unionsmarke insbesondere für die Erfassung, Abrechnung und Visualisierung von Verbrauchsdaten für Immobilien benutzt. In diesem Zusammenhang zeigen insbesondere die Preislisten, Prospekte und Produktabbildungen, dass die Inhaberin die Unionsmarke für diverse Geräte, insbesondere Wasser-, Strom-, Gas-, Wärmezähler, Heizkostenverteiler, Temperaturfühler etc., benutzt, die entsprechende Daten zum Wasser-, Wärme-, Kälte- oder Stromverbrauchs messen, erfassen und kontrollieren.

Darüber hinaus zeigt der Nachweis eine Benutzung für Rechenwerke, Funkmodule und entsprechende Software, die derartige Werte erfassen, anzeigen und weiterleiten. Die Programmierung dieser Geräte bzw. der Software für diese Geräte erfolgt ausweislich der Preislisten ausschließlich durch den „ista“ Kundendienst (z.B. Preisliste 2016, S. 28, „Impulswertigkeit Rechenwerk TX frei programmierbar – nur durch ista Kundendienst“).

Aus den Nachweisen geht ebenso hervor, dass die Markeninhaberin die Inbetriebnahme, Montage und Prüfung dieser Geräte selbst anbietet. Sie werden gesondert abrechnet oder über die Nutzergebühr abgegolten. Unter anderem bietet die Inhaberin auch eine Überprüfung der Heizungsanlage („Heizungs-EKG“) an sowie elektronische Heizkostenverteiler, die eine Fernwartung ermöglichen.

Aus dem als Beweismittel 14 eingereichten Prospekt, den Preislisten und Produktabbildungen ergibt sich, dass die Unionsmarke auch für Rauchwarnmelder benutzt wird. Für diese Geräte bietet die Inhaberin unter der Marke „ista“ sowohl die Montage, Funk-Fernprüfung als auch Wartungsdienste allgemein an.

Schließlich zeigen die Preislisten auch Ersatz- und Einbauteile für Wärmezähler (Reedschalter, Tauchhülsen, Innengewinde, etc.), Wärme-/Kältezähler und Wasserzähler (Einbauteile wie Einrohr-Anschlussstücke, Kappen und Rosetten).

Allerdings zeigt der Nachweis keine Benutzung für Bau- oder Ersatzteile für andere Waren. Er betrifft auch keine Maschinen der Haus-, Sanitär-, Heizung- oder Energietechnik (Klasse 7) oder Geräte bzw. Apparate, die der Regelung (Klasse 9) oder Erzeugung (Klasse 11) von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Strom, Wasser, Gas, Öl und Strom dienen. Auch ergibt sich weder aus dem Vortrag der Inhaberin noch aus den eingereichten Nachweisen, dass die UM-Inhaberin den Entwurf oder die Entwicklung von Computerhardware und Software für den Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energiebereich (Klasse 42) für Dritte anbieten würde.

Die Inhaberin behauptet auch Energieberatung (Klasse 42) anzubieten. In den Katalogen wird jedenfalls suggeriert, dass die Produkte der Inhaberin dem Kunden die Möglichkeit geben, seine Energiekosten (entsprechend wohl auch den Energieverbrauch) zu kontrollieren, um Sparmaßnahmen ergreifen zu können. Es mag sein, dass die Inhaberin hierzu auch Beratung anbietet, die sich als Energieberatung klassifizieren ließe. Beratungsdienstleistungen tauchen jedenfalls nicht gesondert in den Preislisten auf. Die Inhaberin behauptet insoweit auch, Beratungsdienstleistungen würden über die Grundgebühr abgegolten. Unabhängig davon, ob dies zutrifft, ergibt sich weder aus dem Vortrag der Inhaberin noch aus den eingereichten Unterlagen, wozu die Inhaberin tatsächlich berät, zu Energie (z.B. Verbrauch, Sparmaßnahmen, etc.) oder nur zu den von ihr vertriebenen Waren. Da der Gegenstand dieser Dienstleistungen nicht hinreichend klar ist, verfügt die Löschungsabteilung nicht über ausreichende Informationen, um eine Benutzung der Unionsmarke auch für Energieberatung anzunehmen.

Die eingereichten Nachweise zeigen auch keine Benutzung für Feuermelder (Klasse 9), Wasserfilter (Klasse 11), auf diese Waren bezogene Installations-, Wartungs- oder Reparaturdienstleistungen (Klasse 37) oder die Lieferung, Erzeugung von bzw. Versorgung mit Energie (Klassen 39 und 40). Insbesondere sind Feuermelder nicht mit den aus den Unterlagen ersichtlichen Rauchwarnmeldern gleichzusetzen. Feuermelder sind „[öffentlich angebrachte] elektrische Geräte, über die Feueralarm gegeben werden kann“ (www.duden.de/rechtschreibung/Feuermelder, abgerufen am 11/06/2019). Während Rauchwarnmelder per Alarmsignal vor gefährlicher Rauchentwicklung warnen und vorrangig für den Hausgebrauch geeignet sind, werden Feuermelder üblicherweise manuell betätigt und sind direkt mit der Notrufleitstelle verbunden, so dass dadurch sofort die Feuerwehr alarmiert wird. Es handelt sich um unterschiedliche Waren, so dass die Rauchwarnmelder, die in den Unterlagen auftauchen, nicht auch unter die Kategorie Feuermelder fallen.

In der Klasse 38 ist die Marke für Telekommunikation geschützt. Die im Anschluss als „insbesondere“ aufgeführten Dienstleistungen Übermittlung von Energie- und Verbrauchs- und Hausnebenkostendaten sind lediglich Beispiele solcher Telekommunikationsdienstleistungen, die nicht den Schutzbereich einschränken. Die eingereichten Unterlagen belegen zwar, dass die Markeninhaberin insbesondere Energie-, Verbrauchs- und Hausnebenkostendaten erfasst, die ihre Kunden dann etwa über das Internet abrufen oder einsehen können. Allerdings erbringt die Markeninhaberin nicht selbst die Telekommunikationsdienstleistungen, die in der bloßen Übermittlung bzw. dem zur Verfügung stellen von Information auf Telekommunikationskanälen bestehen. Derartige Dienstleistungen werden vielmehr von Telekommunikationsunternehmen angeboten, die Inhalte etwa im Internet zur Verfügung stellen und deren Dienste die Markeninhaberin für sich in Anspruch nimmt, damit ihre Kunden die von ihr erfassten Daten z.B. über das Internet einsehen bzw. abrufen können. Sie selbst bietet solche Telekommunikationsdienstleistungen aber nicht für Dritte an.

In Klasse 35 ist die angegriffene Unionsmarke für Erfassung, Verarbeitung und Verwaltung von Energiedaten, Verbrauchsdaten und Hausnebenkosten sowie Erstellung diesbezüglicher Auswertungen und Abrechnungen; Geschäftsführung, Verwaltungs- und Büroarbeiten eingetragen. Der Nachweis belegt, dass die Marke für Verbrauchsabrechnungen, Energieausweise, Liegenschaftsmanagement und -analysen benutzt wurde. Diese Tätigkeiten umfassen ausweislich der eingereichten Preislisten die Erfassung, Verarbeitung und Verwaltung von Energie, Verbrauchs- und Hausnebenkostendaten (z.B. Stammdatenpflege, Archivierung der Abrechnungen je Nutzer, Bearbeitung eines Nutzerwechsels, Ermitteln der Ablesewerte) sowie die Erstellung diesbezüglicher Auswertungen und Abrechnungen (z.B. Erstellen der Nutzerdokumentation, technischen Dokumentation der Liegenschaft oder eines Energieausweises, etc.). Somit hat die Inhaberin der Unionsmarke die Benutzung lediglich für die nicht angegriffenen Dienstleistungen in Klasse 35 belegt, die nicht Gegenstand des Verfahrens sind. Darüber hinaus gehende Tätigkeiten, die in eine der angegriffenen Kategorien Geschäftsführung, Verwaltungs- oder Büroarbeiten fielen, sind aus den Unterlagen nicht ersichtlich. Eine weitergehende Benutzung dieser breiten Kategorien wurde folglich nicht nachgewiesen.

Dementsprechend zeigt der Nachweis keine Benutzung für geschützten Maschinen der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik (Klasse 7), Feuermelder und Geräte und Apparate der. Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Regelung bzw. zur Erzeugung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom (Klasse 9 bzw. 11), für darauf bezogene Dienstleistungen in den Klassen 37 und 42 sowie für sämtliche angegriffenen Dienstleistungen in den Klassen 35, 38, 39 und 40.

Folglich belegt der Nachweis nur eine Benutzung für folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 9: Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Rauchwarnmelder; Computerhard- und -Software für die vorgenannten Waren; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Geräten und Apparaten der Haus-, Sanitär-, Heizungs-und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl, Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Installation, Wartung und Reparatur von Rauchwarnmeldern.

Klasse 42: Installation, Wartung und Aktualisierung von Computersoftware für Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Messung und Kontrolle von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten.

Umfassende Beurteilung

Zur Prüfung in einem bestimmten Fall, ob die Benutzung der älteren Marke ernsthaft ist, muss eine umfassende Beurteilung anhand aller relevanten Faktoren des jeweiligen Einzelfalls erfolgen. Diese Beurteilung beinhaltet eine bestimmte Abhängigkeit der berücksichtigten Faktoren untereinander. So kann etwa ein geringes Volumen an Waren, die unter dieser Marke vermarktet werden, durch eine hohe Intensität der Benutzung oder eine bestimmte Konstanz bezüglich der Dauer der Benutzung dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).

Im vorliegenden Fall kommt die Löschungsabteilung zu dem Schluss, dass eine ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke für die relevanten Faktoren Zeit, Ort, Art und Umfang nur für die im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 37 und 42 ausreichend nachgewiesen worden ist:

Für die übrigen angefochtenen Waren und Dienstleistungen wurden keine Belege eingereicht, so dass eine ernsthafte Benutzung eindeutig nicht nachgewiesen ist.

Schlussfolgerung

Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass die Inhaberin der Unionsmarke eine ernsthafte Benutzung der Unionsmarke für die folgenden Waren und Dienstleistungen nicht belegt hat, für die sie daher für verfallen erklärt werden muss:

Klasse 7: Maschinen der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 9: Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Regelung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Feuermelder; Computerhard- und -Software für die vorgenannten Waren; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 11: Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Erzeugung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom; Wasserfilter; Bau- und Ersatzteile für die vorgenannten Waren.

Klasse 35: Geschäftsführung, Verwaltungs- und Büroarbeiten.

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik; Installation, Wartung und Reparatur von Geräten und Apparaten der Haus-, Sanitär-, Heizungs-und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Regelung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten; Installation, Wartung und Reparatur von Feuermeldern; Installation, Wartung und Reparatur von Geräten und Apparaten der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Erzeugung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom; Installation, Wartung und Reparatur von Wasserfiltern.

Klasse 38: Telekommunikation, insbesondere Übermittlung von Energie-, Verbrauchs- und Hausnebenkostendaten.

Klasse 39: Energielieferung und -Versorgung.

Klasse 40: Energieerzeugung.

Klasse 42: Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -Software für den Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energiebereich; Energieberatung; Installation, Wartung und Aktualisierung von Computersoftware für Geräte und Apparate der Haus-, Sanitär-, Heizungs- und Energietechnik, nämlich Geräte und Apparate zur Regelung von Energie, Wärme, Kälte, Wasser, Gas, Öl und Strom sowie zur Aufzeichnung, Anzeige und Übertragung diesbezüglicher Daten.

Die Inhaberin der Unionsmarke hat eine ernsthafte Benutzung für die anderen angegriffenen Waren und Dienstleistungen belegt; daher wird dem Antrag in dieser Hinsicht nicht stattgegeben.

Gemäß Artikel 62 Absatz 1 UMV tritt die Erklärung des Verfalls am Tag des Antrags auf Erklärung des Verfalls in Kraft, d. h. am 05/09/2017.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Wenn die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder es die Billigkeit erfordert, beschließt die Löschungsabteilung gemäß Artikel 109 Absatz 2 UMV eine andere Kostenverteilung.

Da die Löschung nur für einen Teil der angegriffenen Waren und Dienstleistungen erfolgreich ist, unterliegen die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

Die Löschungsabteilung

Natascha GALPERIN

Elena NICOLÁS GÖMEZ

Martin LENZ

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.