DIVISION D’ANNULATION




ANNULATION Nº 32 724 C (DÉCHÉANCE)


Yeti Coolers, LLC, 7601 Southwest Parkway, Austin, Texas 78735, Etats-Unis (d’Amérique) (demanderesse), représentée par Taoma Partners, 51 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France (représentant professionnel)


c o n t r e


Yetigel International (S.A), Z.I Courtine 220, rue des 4 Gendarmes d'Ouvéa, 84000 Avignon, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet@Mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (représentant professionnel).



Le 19/05/2021, la division d’annulation rend la présente



DÉCISION


1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.


2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne nº 11 076 924 à compter du 08/02/2019 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:


Classes 5, 7, 10-11, 21, 25, 29, 32-33, 35, 39, 41 et 43: tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.


Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie, à l’exception de la confiserie glacée; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Algues [condiments]; Alimentaires (Poudres pour glaces -); Amandes (Confiserie à base d' -), sauf sous forme glacée; Amidon à usage alimentaire; Anis étoilé; Anis [grains]; Arachides (Confiserie à base d' -), sauf sous forme glacée; Aromates autres que les huiles essentielles; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; Aromatiques (Préparations -) à usage alimentaire; Assaisonnements; Attendrir la viande (Produits pour -) à usage domestique; Avoine (Aliments à base d' -); Avoine écachée; Avoine (Gruau d' -); Avoine mondée; Azyme (Pain -); Barres de céréales hyperprotéinées; Bâtons de réglisse [confiserie]; Bicarbonate de soude pour la cuisson; Bière (Vinaigre de -); Biscottes; Biscuiterie; Biscuits; Boissons à base de cacao; Boissons à base de café; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de thé; Boissons (Aromates pour -) autres que les huiles essentielles; Bonbons; Bouillie alimentaire à base de lait; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; Brioches; Cacao; Cacao (Produits de -); Café; Café (Aromates de -); Café (Préparations végétales remplaçant le -); Café vert; Cake au riz; Cannelle [épice]; Câpres; Caramels [bonbons]; Cari [condiment]; Céleri (Sel de -); Céréales (Préparations faites de -); Chapelure; Cheeseburgers [sandwichs]; Chicorée [succédané du café]; Chocolat; Chow-chow [condiment]; Chutneys [condiments]; Clous de girofle; Condiments; Corn flakes; Coulis de fruits [sauces]; Couscous [semoule]; Crackers; Crème anglaise; Crème de tartre à usage culinaire; Crème de tartre pour la cuisson; Crème fouettée (Produits pour stabiliser la -); Crêpes [alimentation]; Curcuma à usage alimentaire; Eau de mer pour la cuisine; Édulcorants naturels; En-cas à base de céréales; En-cas à base de riz; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Épices; Essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Extraits de malt pour l'alimentation; Farines; Ferments pour pâtes; Fèves (Farine de -); Fleur de farine; Flocons d'avoine; Flocons de céréales séchées; Fondants [confiserie]; Gâteaux; Gaufres; Gelée royale; Germes de blé pour l'alimentation humaine; Gingembre [condiment]; Glaçage pour jambons (Préparations de -); Glaçages pour gâteaux; Glace à rafraîchir; Glace brute, naturelle ou artificielle; Glucose à usage culinaire; Gluten (Additifs de -) à usage culinaire; Gluten préparé pour l'alimentation; Gommes à mâcher; Gruaux pour l'alimentation humaine; Halvas; Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Infusions non médicinales; Jus de viande [sauces]; Ketchup [sauce]; Lait (Cacao au -); Lait (Café au -); Lait (chocolat au -) [boisson]; Levain; Levure; Liants pour glaces alimentaires; Liants pour saucisses; Lin (Graines de -) pour l'alimentation humaine; Macaronis; Macarons [pâtisserie]; Maïs (Farine de -); Maïs grillé; Maïs grillé et éclaté [pop corn]; Maïs moulu; Malt (Biscuits de -); Malt pour l'alimentation humaine; Maltose; Marinades; Massepain; Mayonnaises; Mélasse; Menthe (Bonbons à la -); Menthe pour la confiserie; Mets à base de farine; Miel; Minoterie (Produits de -); Mousses au chocolat; Mousses (desserts sous forme de -) [confiserie]; Moutarde; Moutarde (Farine de -); Muesli; Noix muscade; Nouilles; Nouilles (Repas préparés à base de -); Orge égrugé; Orge (Farine d' -); Orge mondé; Pain; Pain d'épice; Pastilles [confiserie]; Pâte d'amandes; Pâte de fèves de soja [condiment]; Pâte pour gâteaux; Pâtés à la viande; Pâtes alimentaires; Pâtes de fruits [confiserie]; Pâtés [pâtisserie]; Pâtisserie; Pesto [sauce]; Petits-beurre; Petits fours [pâtisserie]; Petits pains; Piments [assaisonnements]; Pizzas; Poivre; Pommes de terre (Farine de -) à usage alimentaire; Poudings; Poudre à lever; Poudre pour gâteaux; Pralines; Propolis; Quatre-épices; Quiches; Ravioli; Réglisse [confiserie]; Relish [condiment]; Riz; Rouleaux de printemps; Safran [assaisonnement]; Sagou; Sandwiches; Sauce piquante de soja; Sauce tomate; Sauces à salade; Sauces [condiments]; Sel de cuisine; Sel pour conserver les aliments; Semoule; Semoule de maïs; Sirop de mélasse; Soja (Farine de -); Spaghetti; Succédanés du café; Sucre; Sucre candi; Sucreries, sauf sous forme glacée; Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; Sushi; Taboulé; Tacos; Tapioca; Tapioca (Farine de -) à usage alimentaire; Tartes; Thé; Thé glacé; Tortillas; Tourtes; Vanille [aromate]; Vanilline [succédané de la vanille]; Vermicelles; Vinaigres; Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; gâteaux; biscottes; sucreries, sauf sous forme glacée; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; glaçons et blocs de glace; préparations pour les produits précités, préparations arômatiques à usage alimentaire, amidon à usage alimentaire, édulcorants naturels, glace brute, naturelle ou artificielle.



3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:


Classe 30: Confiserie glacée; Glaces comestibles; Amandes (Confiserie à base d' -), glacée; Arachides (Confiserie à base d' -), glacée; crèmes glacées; Glaces alimentaires; Sorbets [glaces alimentaires]; Sucreries glacées; Yaourt glacé [glaces alimentaires]; Sucreries glacées; Confiserie à l'eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d'autres ingrédients sous emballage souple, commercialisée liquide à congeler par le consommateur, ou gélifiée ou dure; glaces comestibles, bâtonnet glace à l'eau et au sirop, ou au lait, ou aux fruits, ou à d'autres ingrédients, ces produits étant surgelés; glaces à l'eau, glaces aux fruits, sorbets, glaces au lait, crème glacée, yaourts glacés, confiseries glacées, desserts glacés.



4. Chaque partie supporte ses propres frais.


MOTIFS


La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne nº 11 076 924 « YETIFREEZE » (marque verbale) (ci-après MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la MUE. La liste de ces produits et services, compris dans les classes 5, 7, 10-11, 21, 25, 29-30, 32-33, 35, 39, 41 et 43 ne sera pas reproduite ici compte tenu de sa longueur. Elle est indiquée dans le formulaire de demande en déchéance accessible via l’outil eSearch plus à l’adresse https://euipo.europa.eu.


La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.



RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES



La demanderesse a déposé une demande en déchéance le 08/02/2019 dans laquelle elle affirme que la MUE n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans et demande que la titulaire soit entièrement déchue de ses droits. Dans une lettre postérieure du 16/04/2019, elle demande que la date d’effet soit celle du 26/07/2018 et non celle de la demande si la déchéance devait être prononcée. A l’appui de sa requête, elle avance qu’elle a déposé le 01/05/2019 une demande de marque « YETI » devant l’Office britannique des marques et que cette demande, publiée à des fins d’opposition fait l’objet d’une opposition par la titulaire sur la base de la MUE objet de la présente demande en déchéance. Selon la demanderesse, la date de prise d’effet de la déchéance aurait un impact sur l’issue de la procédure d’opposition en question.


Dans sa réponse datée du 18/06/2019, la titulaire de la MUE a présenté des preuves d’usage qui seront énumérées et analysées ci-après. De surcroît, elle informe que la société YETIGEL créée en 1989 opère dans le secteur de la fabrication industrielle de confiseries liquides et surgelées sous les marques « YETI », « YETIGEL » et « YETIFREEZE », qu’elle est leader sur le marché en France avec une production/commercialisation d’environ 100 millions de bâtonnets rafraîchissants par an. Elle ajoute que son activité principale porte sur les glaces et sorbets et qu’elle se décline en activités liées dans le domaine des produits isothermes et des congélateurs. Elle précise que l’objet social de la société est la fabrication, le stockage, la vente et la commercialisation de glaces, crèmes glacées et tous produits alimentaires en l´état ou conditionnés. Elle fait référence à une notoriété grandissante notamment grâce à son produit innovant de bâtonnet glacé à l’eau parfumée et au fait qu’elle a conquis tous les secteurs de la grande distribution, étant dès 1997 référencée dans 100% des circuits de la grande distribution, toutes enseignes confondues, sur l’ensemble du territoire français. Elle ajoute que ses produits sont également vendus à l’étranger. Elle mentionne des campagnes nationales d’affichage régulières, pour entretenir cette renommée ainsi que des jeux concours, une présence importante sur les réseaux sociaux et des partenariats avec le milieu associatif, notamment sportif. Elle ajoute que la marque « YETIFREEZE » est parfois exploitée sous la forme « YETI » qui constitue une variante acceptable de la marque enregistrée en vertu du RMUE et tel que confirmé par la jurisprudence car la différence n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Elle explique que « FREEZE » évoque le froid et renforce l’élément « YETI » qui renvoie à « l’abominable hommes des neiges ». Elle demande que l’usage sérieux de la marque soit établi sur la base des éléments fournis.


La demanderesse, après avoir réitéré sa demande d’une date d’effet anticipée de la déchéance, avance que les documents présentés concernent un usage des signes « YETI », « YETIS » et et non du signe « YETIFREEZE ». Elle souligne en tout état de cause l’insuffisance des preuves pour les produits des classes 11 et 30 et l’absence totale de preuves pour les produits et services dans toutes les autres classes. Elle considère que l’index et le mémoire fournis par la titulaire n’identifie pas les produits auxquels se rapportent les preuves et que celles-ci sont ainsi irrecevables. Elle ajoute que des documents ne sont pas datés ou datés en dehors de la période de référence, qu’il n’est pas possible d’établir qu’ils concernent l’UE et qu’ils ne démontrent pas un usage du terme « YETIFREEZE » à titre de marque. Elle poursuit que l’usage est purement à des fins promotionnelles en ce qui concerne les congélateurs et que le volume commercial est en tout état de cause trop faible pour ces produits. Pour ce dernier aspect, elle fournit une ordonnance en référé du TGI de Paris rendue le 10/05/2010 dans une affaire opposant les mêmes parties. Elle inclut dans ses observations un tableau dans lequel elle a signalé les défauts de chacun des éléments de preuve au regard des facteurs de l’usage et deux autres qui indiquent ces défauts spécifiquement pour les congélateurs dans la classe 11 et les bâtonnets glacés, glaces, sucettes rafraîchissantes, blocs et cubes de glace, glace pilée dans la classe 30. Elle rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence, la nature cumulative des facteurs de l’usage et le fait que l’usage sérieux ne saurait être prouvé sur la base de probabilités et de suppositions. Elle mentionne notamment que le fait que les preuves sont en français ne prouve pas nécessairement un usage en France (elle souligne que 37 pays de langue française sont situés en dehors de l’UE). Elle évoque des arguments similaires en relation avec les preuves en anglais. Elle considère que même en rapport avec des bâtonnets glacés, sorbets et sucettes rafraichissantes, blocs et cubes de glace, les preuves ne démontrent pas un usage ayant pour finalité d’acquérir une position commerciale. Tant pour les produits de la classe 11 que pour ceux de la classe 30, elle allègue qu’il n’y a pas usage comme marque et que l’importance de l’usage n’est pas prouvée. Elle critique également l’attestation relative aux chiffres de ventes émanant du directeur général de la titulaire en ce sens qu’elle n’est pas neutre et qu’elle n’est pas étayée par des preuves objectives. Elle revient sur son argument que la marque n’est pas utilisée telle qu’elle est enregistrée ni sous une forme acceptable au sens du RMUE et de la jurisprudence car le terme « YETIFREEZE » forme un tout indivisible. Elle réitère ainsi sa demande que la titulaire soit déchue de ses droits sur la MUE avec effet au 26/07/2018.


La titulaire a répondu le 17/01/2020. En réponse aux arguments de la demanderesse concernant les défauts de chaque preuve, elle oppose, en se reportant à la jurisprudence, que les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et qu’un faisceau de preuves peut permettre d’établir les faits à démontrer alors même que chacune de ces preuves prise isolément ne suffit pas. Elle souligne que l’index des preuves fourni est particulièrement détaillé contrairement aux allégations de la demanderesse, que les preuves concernent la période pertinente et que les documents datés avant cette période ont néanmoins valeur probante car ils remontent à une période très proche. Elle réfute les arguments de la demanderesse concernant le lieu, la nature et l’importance de l’usage et affirme que ces facteurs sont prouvés, y compris pour les congélateurs. Pour ces derniers elle indique que certaines factures indiquent qu’ils ont été mis à disposition mais que cela n’est pas le cas pour d’autres factures. Elle ajoute que les preuves indirectes telles que des catalogues doivent être prises en compte dans l’appréciation de l’importance de l’usage. Elle réitère que les signes utilisés constituent des variantes acceptables de la marque enregistrée et fournit une liste d’exemples extraits d’arrêts de la Cour et du Tribunal, car l’élément distinctif de la marque enregistrée est « YETI » alors que « FREEZE » est non-distinctif. Elle ajoute en ce qui concerne la marque utilisée figurative que les ajouts figuratifs sont des variations graphiques mineures.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.


Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35‑37, 43).


Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).


En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.


Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu'elle prouve une négation, à savoir que la marque n'a pas été utilisée au cours d'une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.


Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 06/06/2013. La demande en déchéance a été déposée le 08/02/2019. Par conséquent, la MUE avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de cette dernière au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 08/02/2014 au 07/02/2019 inclus, pour tous les produits et services pour lesquels la MUE est enregistrée (classes 5, 7, 10-11, 21, 25, 29-30, 32-33, 35, 39, 41 et 43).


La titulaire de la MUE a présenté la preuve de l'usage le 18/06/2019. Les éléments de preuve présentés sont les suivants :


Annexe 1


Documents 1 et 2 : 2 photographies d’une page de catalogue sur laquelle on voit un paquet de tubes de confiserie liquide portant la marque « YETIFREEZE » (figurative) et au-dessous la description du produits soit « Sachets de 18 Yetis x 30 ml Parfums panachés : kola, citron, menthe, fraise, orange» ainsi que le code 33279000018222. L’indication des produits sur le paquet est « sucettes rafraîchissantes ». Un paquet à l’envers est posé sur la page sur lequel est visible le même code et la mention « A consommer de préférence avant fin» « 31/12/2014 ». Le terme « yeti » stylisé est visible sur l’envers des tubes.