ANULACIÓN Nº 12065 C (NULIDAD)

Musgrave España, S.A.U., Carretera Casa del León, Km.1, 03293, Elche (Alicante), España (solicitante), representado por Garrigues IP, S.L.P, C/ San Fernando 57, 03001, Alicante, España (representante profesional)

c o n t r a

Primaprix, S.L. (Sociedad Unipersonal), Calle Ayala nº 66, 28001, Madrid, España (titular de la MUE), representado por Baker & Mckenzie, Paseo de la Castellana, 92, 28046, Madrid, España (representante profesional).

El 21/12/2016, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima parcialmente la solicitud de declaración de nulidad.

2. La marca de la Unión Europea nº 14 227 111 se declara nula para algunos de los productos y servicios impugnados, en concreto:

Clase 9: Aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos y de enseñanza; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software.

Clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; esponjas; cepillos; material de limpieza; lana de acero; artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de exposiciones con fines comerciales, servicios de venta al por mayor y/o al por menor en comercios, o a través de catálogo o a través de redes mundiales informáticas de comunicación de todo tipo de productos para la industria, la agricultura, la jardinería, productos de perfumería, cosmética y limpieza, pinturas, materiales de ferretería, y bricolaje, máquinas, maquinas herramientas, cuchillería y cuberterías, productos de papelería, productos para la casa y la cocina, productos de alimentación y bebidas, productos en papel, fotografías, prendas de vestir, juegos y juguetes, así como otros artículos de regalo.

3. La marca de la Unión Europea continuará registrada para los restantes productos, en concreto:

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; soportes de registro magnéticos; mecanismos para aparatos de previo pago; extintores.

Clase 21: Peines; materiales para fabricar cepillos; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción).

4. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra todos los productos y servicios de la marca de la Unión Europea nº 14 227 111. La solicitud está basada en, entre otros, el registro de marca de la Unión Europea nº 10 046 563.

El solicitante alegó el artículo 53, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartado 5 del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante afirma que existe riesgo de confusión, incluyendo riesgo de asociación, debido a la similitud visual y fonética entre los signos y a la identidad y similitud entre los productos y servicios designados.

El solicitante alega asimismo que la marca ‘DIALPRIX’ se ha utilizado de manera extensiva en una parte de España adquiriendo una gran fuerza diferenciadora y, ante la marca impugnada, los consumidores establecerán un vínculo ineludible con los servicios del solicitante que les provocaría un claro engaño.

Argumenta el solicitante que la marca ‘DIALPRIX’ se ha convertido en la primera enseña del grupo Musgrave en España por número de establecimientos y amplitud geográfica con una gran presencia en todo el territorio español. Se trata de una de las principales empresas por volumen de facturación en la provincia de Alicante aumentando sus ventas cada año y con la apertura de nuevos establecimientos y promoción de sus marcas.

Con el tiempo, la marca ‘DIALPRIX’ ha logrado posicionarse como uno de los principales operadores en el mercado de la distribución alimenticia y de productos de consumo en el territorio español tanto a través de establecimientos propios como a través de procesos de franquicia. Además, en los últimos años ha puesto en marcha un proceso de transformación realizando una inversión económica en la renovación de sus establecimientos y en publicidad y marketing.

En apoyo de sus observaciones, el solicitante aportó una serie de documentos que se analizarán posteriormente.

En respuesta, el titular de la marca de la Unión Europea afirma que la convivencia entre las marcas es perfectamente compatible ya que las marcas objeto de comparación tienen una combinación fonética y gráfica distinta y, por lo tanto, no existiría riesgo de confusión y/o asociación. Asimismo alega el carácter descriptivo o evocador y la debilidad distintiva del término ‘PRIX’ así como las diferencias en las primeras partes de las marcas en conflicto, esto es, en los elementos ‘PRIMA’ y ‘DIAL’ respectivamente. El término ‘PRIX’, según el propietario de la marca atacada, se vincula con el concepto de precio o premio siendo una palabra frecuente en el sector de la alimentación y/o la gastronomía.

Por otra parte, el propietario de la marca impugnada niega la notoriedad alegada así como las pruebas aportadas para acreditarla. Finalmente, el propietario MUE cita sentencias de los Tribunales Españoles sobre la convivencia de marcas que incluyen ‘PRIX’.

En apoyo de sus observaciones, el titular de la MUE presentó las siguientes pruebas sobre la existencia de la palabra ‘PRIX’ en el sector de consumo:

Anexo 1: Extractos de la base de datos www.larousee.com que muestra definiciones del término Prix.

Anexo 2: Impresión de pantalla relativa a la web de Alcampo.

Anexo 3: Extracto de la base de datos www.e-leclerc.es sobre el supermercado E LECLERC en Soria.

Anexo 4: Extracto de Wikipedia sobre Carrefour.

Anexo 5: Extracto de la página web www.restauranteatrio.com en relación a la noticia sobre la concesión del Prix Du Sommelier 2011 a la bodega del Hotel Restaurante Atrio en Cáceres.

Anexo 6: Impresiones de pantalla de la web www.gastrotourspain.es en las que se muestra la concesión de una serie de “Prix de la Literature Gastronomique” a seis obras españolas.

Anexo 7: Extracto de la página web del Ministerio Español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, www.alimentacion.es sobre los “Prix Alimentation”.

Anexo 8: Impresiones de pantalla de la web del mencionado Ministerio sobre la categoría “Prix Alimentation” destinada a premiar a la mejor cadena alimentaria en España.

Anexo 9: Extractos de la web www.sacovitta.com en francés donde, según el propietario, se muestra la concesión del premio al mejor packaging o “Prix du meilleur packaging d´alimentation” a la empresa BEHER (Bernardo Hernández) en relación a embutidos.

Anexo 10: Impresiones de pantalla relativas a directorios donde se referencian los supermercados AHORRAPRIX en España, MONOPRIX en Portugal e IFAPRIX en Francia.

Anexo 11: Extracto de la página web www.lapetiteplanethe.com que muestra los productos de alimentación ofertados en la misma y en la que se muestra Petit Prix!.

Anexo 12: Extractos relacionados con la cadena FOTOPRIX.

Anexo 13: Noticias relacionadas con los establecimientos de fecha 03/07/2015 insertas en la página www.primaprix.es.

Anexo 14: Extractos de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas que muestran varios listados de marcas españolas que terminan en ‘PRIX’.

Anexo 15: Listados de marcas en varios países del territorio europeo que incluyen la palabra ‘PRIX’.

Anexo 16: Listados de marcas que incluyen la palabra ‘PRIX’ en varios países del territorio europeo así como extractos que muestran, entre otras, las marcas BONPRIX, VISIONPRIX, Ofiprix, regalprix, FOTOPRIX, ELECTROPRIX, DECOPRIX, CREDIPRIX. Dicho extractos hacen referencia a España, Portugal, Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Suecia, Rumanía, Grecia, Bulgaria, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Letonia, Malta y Austria.

Anexo 17: Artículo sobre el idioma francés como segunda lengua extranjera más estudiada en Europa.

Anexos 18 y 19: Listados de marcas en varios países del territorio europeo que incluyen la palabra ‘PRIX’.

Anexo 20: Extractos de prensa en España, Holanda, Croacia, Portugal, Bélgica, Alemania, Bulgaria, Eslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Rumanía, Grecia, Eslovenia, Hungría, República Checa, Letonia, Estonia, Polonia, Malta, Chipre y Austria que incluyen la palabra ‘PRIX’.

Anexo 21: Extractos de guías de Madrid y Barcelona, Reino Unido y Nueva York en los que aparece la expresión ‘Prix Fixe’ en diferentes contextos.

Anexo 22: Artículo escrito por Clara Curell (Universidad de la Laguna) sobre “La influencia del francés en el español contemporáneo”.

En respuesta, el solicitante niega el carácter descriptivo del término ‘PRIX’ ya que se trata de un término francés totalmente desconocido por el público español no pudiéndose atribuir un uso generalizado a dicho elemento en el territorio relevante. El solicitante reitera sus argumentos anteriores con respecto a la existencia de riesgo de confusión y a la notoriedad de la marca ‘DIALPRIX’ en una parte sustancial del territorio español.

Finalmente el propietario de la marca impugnada reitera sus observaciones anteriores sobre la inexistencia de riesgo de confusión. También insiste en el bajo carácter distintivo del elemento ‘PRIX’.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 53, APARTADO 1, LETRA a), DEL RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), DEL RMUE

Existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, suponiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia de riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

La solicitud se basa en más de una marca anterior. La División de Anulación considera adecuado examinar en primer lugar la solicitud de nulidad en relación al registro de marca de la Unión Europea de la parte solicitante nº 10 046 563.

1. Los productos y servicios

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y la finalidad de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los servicios en los que se basa la solicitud son los siguientes:

Clase 35: Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina. Servicios de venta al por menor, al por mayor y on line relativos a alimentos frescos, en conserva, secos y cocinados, bebidas, productos lácteos, harina y preparaciones de cereales, alimentos para animales, utensilios y recipientes para el menaje o la cocina, materiales de limpieza, cristalerías, porcelana y loza, muebles, espejos, marcos fotográficos, grabaciones de vídeo y música, DVDs, video juegos, aparatos domésticos electrónicos, software y hardware informático, equipo fotográfico, ropa, calzados, sombrerería, productos para césped y patio, productos de jardín, productos de bricolaje, productos hortícolas, instrumentos de relojería, herramientas eléctricas y manuales, muebles, productos para la construcción, paraguas, bastones, productos textiles, velas, vajilla, calentadores, paquetes de regalos de alimentos y no de alimentos incluyendo cestos, confitería, alcohol y juguetes, decoración y papel de embalaje de temporada, esteras y esterillas, tapizados murales, ollas para cocinar y utensilios para cocinar, combustibles, aceite, petróleo, gas y lubricantes; servicios de información y asesoramiento, todos relacionados con los servicios mencionados.

Clase 39: Transporte, almacenaje y distribución de todo tipo artículos, incluyendo productos alimenticios y de consumo.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

Clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de exposiciones con fines comerciales, servicios de venta al por mayor y/o al por menor en comercios, o a través de catálogo o a través de redes mundiales informáticas de comunicación de todo tipo de productos para la industria, la agricultura, la jardinería, productos de perfumería, cosmética y limpieza, pinturas, materiales de ferretería, y bricolaje, máquinas, maquinas herramientas, cuchillería y cuberterías, productos de papelería, productos para la casa y la cocina, productos de alimentación y bebidas, productos en papel, fotografías, prendas de vestir, juegos y juguetes, así como otros artículos de regalo.

Productos impugnados de la clase 9

Los servicios de la marca anterior de venta al por menor y por analogía al por mayor y on-line relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos impugnados concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y los servicios se ofrecen por lo general en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Por lo tanto, los aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos, ópticos, y de enseñanza; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; cajas registradoras, máquinas de calcular; equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software impugnados son similares en grado bajo a los servicios de venta al por menor, al por mayor y on-line relativos a grabaciones de vídeo y música, DVDs, aparatos domésticos electrónicos, software y hardware informático, equipo fotográfico del solicitante puesto que dichos servicios se refieren a productos que son idénticos o se consideran como tales por tratarse de categorías que incluyen a los productos contestados o están incluidos en los mismos.

Sin embargo, los aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; soportes de registro magnéticos, mecanismos para aparatos de previo pago; extintores impugnados y los servicios de venta al por menor, al por mayor y on-line de otros productos; servicios de información y asesoramiento, todos relacionados con los servicios mencionados protegidos por la marca anterior no son similares. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta al por menor, al por mayor y on-line consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un sólo punto de compra. Éste no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí ni son complementarios.

Sólo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los productos en cuestión son diferentes.

Los aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; soportes de registro magnéticos, mecanismos para aparatos de previo pago; extintores impugnados son aparatos e instrumentos de investigación científica para laboratorios, aparatos e instrumentos eléctricos, cajeros y dispositivos contra incendios.

Los servicios de publicidad de la marca anterior consisten en prestar asistencia a terceros para la venta de sus productos y servicios mediante la promoción de su lanzamiento y/o de sus ventas, o en reforzar la posición del cliente en el mercado y ayudarle a adquirir una ventaja competitiva por medio de la publicidad. Para cumplir este objetivo se pueden usar muchos medios y productos diferentes. Son servicios prestados por empresas especializadas que estudian las necesidades de sus clientes y ofrecen toda la información y el asesoramiento necesarios para la comercialización de sus productos y servicios. Además crean una estrategia personalizada con respecto a la publicidad de los productos y servicios en la prensa, sitios web, vídeos, Internet, etc.

La naturaleza y la finalidad de los servicios de publicidad de la marca anterior son esencialmente diferentes de las de la fabricación de los aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; soportes de registro magnéticos, mecanismos para aparatos de previo pago; extintores impugnados. El mero hecho de que algunos productos o servicios puedan aparecer en anuncios no es suficiente para considerar que existe similitud entre ellos. Por lo tanto, los productos impugnados no son similares a los servicios de publicidad; servicios de información y asesoramiento, todos relacionados con los servicios mencionados de la marca anterior.

Los aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; soportes de registro magnéticos, mecanismos para aparatos de previo pago; extintores impugnados son también distintos al resto de los servicios en la clase 35: gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de información y asesoramiento, todos relacionados con los servicios mencionados protegidos por la marca anterior ya que no comparten ni naturaleza, ni destino, ni modo de utilización. Estos productos y servicios están destinados a usuarios finales diferentes y las empresas que producen estos bienes impugnados son distintas de las que prestan los servicios de la marca anterior. Tampoco son complementarios ni tienen un carácter competidor. Además, sus canales de distribución y puntos de venta son distintos. Por lo tanto, no son similares.

Tampoco son similares a los servicios en la clase 39 protegidos por la marca anterior que se refieren a una flota de camiones o barcos utilizados para transportar productos de un punto A a un punto B o que consisten en embalar y guardar productos en un lugar concreto a cambio del pago de una tarifa. Estos servicios los prestan empresas de transporte o almacenamiento especializadas cuyo negocio no es la fabricación y venta de esos productos. La naturaleza, finalidad y método de uso de estos servicios y productos son diferentes. No tienen los mismos canales de distribución y no compiten entre sí. Por lo tanto, son diferentes.

Servicios impugnados de la clase 21

Como se ha señalado más arriba, los servicios de venta al por menor y por analogía al por mayor y on-line relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y los servicios se ofrecen por lo general en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Por lo tanto, los utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; esponjas; cepillos; material de limpieza; lana de acero; artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases impugnados son similares en grado bajo a los servicios de venta al por menor, al por mayor y on-line relativos a (…) utensilios y recipientes para el menaje o la cocina, materiales de limpieza, cristalerías, porcelana y loza, del solicitante.

Sin embargo, los peines, materiales para fabricar cepillos; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción) impugnados y los servicios de venta al por menor, al por mayor y on-line de otros productos; servicios de información y asesoramiento, todos relacionados con los servicios mencionados de la marca anterior no son similares. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta al por menor, al por mayor y on-line consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un sólo punto de compra. Este no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí ni son complementarios.

Como ya se ha indicado más arriba, sólo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los productos en cuestión son diferentes.

Los peines, materiales para fabricar cepillos; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción) impugnados son también disimilares al resto de los servicios en la clase 35 protegidos por la marca anterior: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, servicios de información y asesoramiento, todos relacionados con los servicios mencionados, ya que no comparten ni naturaleza, ni destino, ni modo de utilización. Estos productos y servicios están destinados a usuarios finales diferentes y las empresas que producen estos bienes impugnados son distintas de las que prestan los servicios de la marca anterior. Tampoco son complementarios ni tienen un carácter competidor. Además, sus canales de distribución y puntos de venta son distintos. Por lo tanto, no son similares.

Tampoco son similares a los servicios en la clase 39 protegidos por la marca anterior que se refieren a una flota de camiones o barcos utilizados para transportar productos de un punto A a un punto B o que consisten en embalar y guardar productos en un lugar concreto a cambio del pago de una tarifa. Estos servicios los prestan empresas de transporte o almacenamiento especializadas cuyo negocio no es la fabricación y venta de esos productos. La naturaleza, finalidad y método de uso de estos servicios y productos son diferentes. No tienen los mismos canales de distribución y no compiten entre sí. Por lo tanto, son diferentes.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de servicios.

Los servicios de venta al por mayor y/o al por menor en comercios, o a través de catálogo o a través de redes mundiales informáticas de comunicación de todo tipo de productos para la agricultura, la jardinería, limpieza, materiales de ferretería y bricolaje, máquinas, máquinas herramientas, productos de papelería, productos para la casa y la cocina, productos de alimentación y bebidas, productos en papel, fotografías, prendas de vestir, juegos y juguetes, así como otros artículos de regalo impugnados se encuentran comprendidos de forma idéntica (incluyendo sinónimos) en la lista de los servicios de venta al por menor, al por mayor y on-line relativos a alimentos frescos, en conserva, secos y cocinados, bebidas, utensilios y recipientes para la cocina, materiales de limpieza, equipo fotográfico, ropa, productos de jardín, productos de bricolaje, productos hortícolas, herramientas eléctricas y manuales, paquetes de regalos de alimentos y no de alimentos incluyendo cestos, juguetes, decoración y papel de embalaje de temporada, y utensilios para cocinar de la marca anterior.

Los servicios de exposiciones con fines comerciales impugnados son similares en grado bajo a los servicios de publicidad protegidos por la marca anterior ya que tienen la misma finalidad y pueden coincidir en el usuario final.

Los servicios de venta al por mayor y/o al por menor en comercios, o a través de catálogo o a través de redes mundiales informáticas de comunicación de todo tipo de productos para la industria, productos de perfumería, cosmética, pinturas, cuchillería y cuberterías impugnados se consideran similares a los servicios de venta al por menor, al por mayor y on-line relativos a alimentos frescos, en conserva, secos y cocinados, bebidas, productos lácteos, harina y preparaciones de cereales, alimentos para animales, utensilios y recipientes para el menaje o la cocina, materiales de limpieza, cristalerías, porcelana y loza, muebles, espejos, marcos fotográficos, grabaciones de vídeo y música, DVDs, video juegos, aparatos domésticos electrónicos, software y hardware informático, equipo fotográfico, ropa, calzados, sombrerería, productos para césped y patio, productos de jardín, productos de bricolaje, productos hortícolas, instrumentos de relojería, herramientas eléctricas y manuales, muebles, productos para la construcción, paraguas, bastones, productos textiles, velas, vajilla, calentadores, paquetes de regalos de alimentos y no de alimentos incluyendo cestos, confitería, alcohol y juguetes, decoración y papel de embalaje de temporada, esteras y esterillas, tapizados murales, ollas para cocinar y utensilios para cocinar, combustibles, aceite, petróleo, gas y lubricantes del solicitante. Los servicios que se comparan tienen la misma naturaleza, ya que ambos son servicios de venta, tienen la misma finalidad, que es permitir a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades de compra, y tienen el mismo método de uso. Además, coinciden en cuanto al público destinatario y a los canales de distribución.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares en distintos grados están dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos en los diferentes ámbitos.

El grado de atención variará de medio a alto dependiendo de la naturaleza específica, el precio y la sofisticación de los productos y servicios.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

La apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en cuestión debe basarse en la impresión general, teniendo en cuenta sus componentes distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El riesgo de confusión respecto a una sola parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para denegar el registro impugnado. En el presente asunto, la División de Anulación considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario que habla letón, checo o húngaro.

La marca anterior es una marca figurativa que consiste en elemento verbal ‘Diaprix’ escrito en caracteres ligeramente estilizados de color verde. La letra final ‘X’ se representa en verde claro y en verde oscuro.

La marca impugnada es también una marca figurativa que consiste en el elemento verbal ‘PrimaPrix’ escrito en letras minúsculas ligeramente estilizadas de color blanco excepto por las dos letras ‘P’ al inicio de ambos términos que se representan en mayúsculas. La letra final ‘X’ aparece en un tamaño ligeramente superior al resto de letras del signo. Dicho elemento verbal aparece sobre un rectángulo de color rojo.

Ninguno de los elementos verbales que componen ambas marcas ‘Dialprix’ y ‘PrimaPrix’, vistos como un todo, tienen un significado para el público de referencia, por lo tanto, tienen un carácter distintivo normal. La ‘X’ final de la marca anterior está representada con una estilización especial debido a los dos tonos de verde y es un elemento meramente decorativo.

Por lo que respecta a la marca impugnada, el rectángulo sobre el que se sitúa la palabra ‘PrimaPrix’ es un elemento meramente decorativo con menor carácter distintivo que el elemento verbal presente en la marca impugnada.

Ninguna de las marcas poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que atraiga más la atención visualmente) que otros elementos.

Visualmente, los signos coinciden en las cuatro últimas letras ‘PRIX’ y en las letras ‘I’ y ‘A’ en la primera parte de los signos aunque en posiciones diferentes. Las marcas también coinciden en el hecho de que la última letra ‘X’ tiene una grafía visualmente algo más pronunciada. No obstante, los signos se diferencian en las letras ‘D-*-*-L’ de la marca anterior que se corresponden con las letras ‘PR-*-M-*’ en el signo impugnado así como en los elementos figurativos, los colores y la representación gráfica de los elementos incluidos en ambas marcas.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud visual bajo.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las cuatro últimas letras ‘PRIX’, presentes de forma idéntica en ambos signos y en la secuencia vocálica de la primera parte de los signos. La pronunciación difiere en el sonido de las letras ‘D-*-*-L’ de la marca anterior y ‘PR-*-M-*’ de la marca impugnada.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud fonético medio.

Conceptualmente, ninguno de los signos tiene un significado para el público en el territorio de referencia. Dado que no es posible comparar las marcas conceptualmente, el aspecto conceptual carece de relevancia a efectos de la evaluación de la similitud entre los signos.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que debe tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión.

Según el solicitante, la marca anterior posee un alto grado de carácter distintivo como resultado de un uso prolongado e intensivo en España para todos los servicios para los cuales está registrada en las clases 35 y 39. Dicha reivindicación debe ser debidamente analizada, ya que el carácter distintivo de la marca anterior ha de tenerse en cuenta al apreciar el riesgo de confusión. Sin embargo, como el carácter distintivo se ha reivindicado solamente en España que no es uno de los territorios relevantes en los que se ha realizado la comparación de los signos, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco.

En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene significado en relación con ninguno de los productos y servicios en cuestión desde la perspectiva del público en los territorios correspondientes. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto. El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Además, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (véase la sentencia de 29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442).

Se ha considerado que los productos son parcialmente idénticos y similares en varios grados así como parcialmente distintos.

Tomando un análisis global de ambas marcas y teniendo en cuenta que ambas incluyen la misma secuencia de letras ‘PRIX’, presentes de forma idéntica en ambos signos y en la secuencia vocálica de la primera parte de los signos, la División de Anulación considera que las similitudes entre los signos son suficientes para contrarrestar las diferencias entre ellos ya que éstas residen en elementos secundarios, como elementos figurativos y colores así como en algunas letras. Por lo tanto, la División de Anulación concluye que los signos son similares y que existe un riesgo de confusión entre ellos para aquellos productos y servicios hallados idénticos o similares, incluso para el público con un grado de atención alto.

Aunque se considere que el consumidor medio de la categoría de productos pertinente está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las marcas y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos y/o servicios en cuestión (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999;323, § 26).

El solicitante se remite a resoluciones previas de la Oficina y de Tribunales Españoles en apoyo de sus alegaciones. Sin embargo, la Oficina no está vinculada por sus resoluciones anteriores y nacionales ya que cada asunto debe tratarse por separado y atendiendo a sus particularidades.

Esta práctica ha sido totalmente apoyada por el Tribunal, que declaró que es reiterada jurisprudencia que la legalidad de las resoluciones se aprecia únicamente a la luz del RMUE, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la EUIPO (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Aunque las resoluciones anteriores de la Oficina y de los Tribunales nacionales no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por el solicitante no son pertinentes. En primer lugar, el solicitante de nulidad cita varios asuntos en los que la situación en que se encuentra el público es diferente. En el presente procedimiento el público de referencia es el que habla letón, checo y húngaro que no entiende los signos y por tanto éstos tienen una distintividad normal. En cambio, en el caso
T-436/12 el público pertinente era el de habla alemana y entendía el término común a los signos, ‘Rock’ por lo que en relación a los productos impugnados, el mismo no era distintivo. En el caso T-242/06, se trataba de público español que entendía la expresión común a los signos ‘El charcutero’, carente de distintividad para los productos impugnados. En los asuntos acumulados T-117/03, T-119/03 y T-171/03, el Tribunal determinó que el contenido conceptual de las marcas solicitadas que contenían las letras ‘NL’ podía reforzar su percepción como marcas derivadas de la marca anterior ‘NL’ por el consumidor, por lo que sí existía un riesgo de confusión.

En segundo lugar, el solicitante cita otros asuntos que tampoco son comparables al presente procedimiento porque las similitudes entre los signos no tienen las mismas características que en este caso. En el asunto T-438/07, se trata de signos cortos (SPA v SpagO).

En sus observaciones, el titular alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen ‘PRIX’. En apoyo de su alegación, el titular hace referencia a varios registros de marca en así como extractos y publicaciones que incluyen marcas con ‘PRIX’.

La División de Anulación señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. Por otra parte, la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen ‘PRIX’, y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del titular.

En vista de lo precedente, la División de Anulación considera que existe riesgo de confusión por parte del público que habla letón, checo y húngaro y, por tanto, la solicitud está parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea nº 10 046 563 del solicitante. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre sólo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares a los de la marca anterior.

La solicitud también se estima en cuanto se refiere a los productos y servicios similares en grado bajo, ya que como se mencionó anteriormente, el Tribunal ha establecido el principio esencial de que el riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos y servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. En el presente caso, la similitud entre las marcas permite compensar un grado bajo de similitud entre los productos y servicios en cuestión.

El resto de los productos impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la solicitud basada en este artículo y dirigida contra esos productos con respecto a la marca anterior nº 10 046 563.

El solicitante también ha basado su solicitud de anulación en las siguientes marcas anteriores:

• Registro de marca de la Unión Europea nº 5 116 504 para la marca denominativa ‘DIALPRIX’ protegida para los servicios de las clases 35 y 39.

• Registro de marca española nº 2 615 398 para la marca figurativa protegida para los servicios de las clases 35 y 39.

Estos derechos anteriores alegados por el solicitante son menos similares a la marca impugnada. Ello se debe a que abarcan un ámbito más reducido de los servicios. Por lo tanto, el resultado no puede ser distinto para los productos para los cuales ya se ha desestimado la solicitud de nulidad; no existe riesgo de confusión para dichos productos.

Puesto que la solicitud no ha sido estimada en su totalidad en virtud del artículo 8 apartado 1, letra b) del RMUE, la División de Anulación analizará a continuación el otro motivo alegado por el solicitante como base de la declaración de nulidad, esto es, el artículo 8, apartado 5 del RMUE en relación al registro de marca española nº 2 615 398 para la marca figurativa .

RENOMBRE – ARTÍCULO 53, APARTADO 1, LETRA a), DEL RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 5, DEL RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE sólo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca del solicitante de nulidad debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos y/o servicios en los que se basa la solicitud de nulidad.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la solicitud de anulación puede fracasar si el titular de la MUE logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el titular de la MUE no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

1. Renombre de la marca anterior

Según el solicitante, la marca anterior es renombrada en España.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso la marca impugnada se presentó el 10/06/2015. Por consiguiente, se invitó al solicitante a probar que la marca anterior gozaba de renombre en España antes de esta fecha. Debería probarse además que el renombre adquirido se refería a los servicios para los que el solicitante alega la existencia del mismo, concretamente los siguientes:

Clase 35: Gestión de negocios comerciales, administración comercial, servicios de venta al detalle en comercios de productos alimenticios y de consumo.

Clase 39: Transporte, almacenaje y distribución de todo tipo de artículos, incluyendo productos alimenticios y de consumo.

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo especialmente la cuota de mercado de la marca, la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso, y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El solicitante presentó las siguientes pruebas:

• Anexo 1: Extracto de la base de datos SITADEX que muestra los datos registrales de la marca nº 2 615 398 y extractos de la base de datos eSearch en relación a las marcas anteriores nº 5 116 504 y nº 10 046 563.

• Anexo 2: Declaración firmada por D. Luis López López en calidad de Director General de MUSGRAVE ESPAÑA S.A.U. el 23/03/2015 en la que declara las cifras de venta y publicidad entre 2009 y 2014.

• Anexo 3: Portadas de catálogos de productos alimenticios correspondientes a 1998, 2004, 2006, 2009, 2010 y 2012. Se muestran en dichas portadas las marcas