ANNULLAMENTO N. 36 737 C (NULLITÀ)

Società Agricola Salgari F.lli di Giovanni, Roberto e Luigi S.S., Via Ca' Salgari 7, 37024 Negrar (Verona), Italia (richiedente), rappresentata da Fumero S.r.l., Via Sant'Agnese, 12, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Cantina Valpolicella Negrar Società Cooperativa Agricola, Via Ca' Salgari, 2, 37024 Negrar (Verona), Italia (titolare), rappresentata da Mondial Marchi S.r.l., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale).

Il 14/09/2020, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è parzialmente accolta.

2. Il marchio dell’Unione europea n. 546 804 è dichiarato nullo per alcuni dei prodotti contestati, ossia:

Classe 33: Bevande alcooliche (tranne le birre).

3. Il marchio dell’Unione europea rimane registrato per tutti i restanti prodotti, ossia

Classe 33: Essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool.

4. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 16/07/2019, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione europea n. 546 804 CA' SALGARI (nel prosieguo, il MUE contestato), depositato il 26/05/1997 e registrato il 31/03/1999.

La domanda è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, vale a dire:

Classe 33: Bevande alcooliche (tranne le birre); essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool.

La domanda si basa sul segno anteriore ‘SALGARI’ utilizzato come marchio non registrato e come ditta nella prassi commerciale con portata non puramente locale per bevande alcooliche (tranne le birre); essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool in Italia. La richiedente ha invocato l’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

In data 16/07/2019, la richiedente presenta le seguenti osservazioni:

- In via preliminare, si rileva che le parti risiedono a breve distanza l’una dall’altra - nella medesima via - nella zona della Valpolicella (Veneto, Italia). Nel 2014, dopo esser venuta a conoscenza dell’esistenza del MUE contestato, la richiedente ha tentato senza successo di trovare un accordo con la controparte. In virtù dell’impossibilità di giungere ad un accordo, oltre alla presente azione di nullità, la richiedente ha intrapreso vari procedimenti di cancellazione contro il MUE contestato basati sulla malafede della titolare e sul mancato uso del segno.

- Ciò premesso, la richiedente è una rinomata azienda agricola che appartiene alla famiglia Salgari da due secoli e che, ad oggi, è attiva nella produzione e vendita di vino attraverso l’uso del segno ‘SALGARI’. Il primo uso del segno è stato operato dal Sig. Dario Salgari, il quale ha svolto l’attività fino al momento del decesso avvenuto in data 24/05/2005. L’attività commerciale del Sig. Salgari è stata in seguito proseguita dagli eredi, che hanno costituito la richiedente in data 06/06/2005. La documentazione fornita dimostra la continuità aziendale tra l’attività del Sig. Salgari e della richiedente.

- Le prove fornite - in particolare, documentazione rilasciata dalle amministrazioni locali, immagini di vini ed etichette, fatture, brochure, estratti da Internet, etc. - dimostrano un uso del segno ‘SALGARI’ di portata non puramente locale nel corso di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell’ambito privato. Tale uso precede il deposito del marchio contestato ed è tuttora in vigore.

- Alla luce dell’uso anteriore del segno ‘SALGARI’, come marchio non registrato e come ditta, la richiedente ha acquisito il diritto di vietare l’uso e la registrazione del marchio impugnato ai sensi della legge italiana, in particolare l’articolo 12, paragrafo 1), lettere a) e b), del Codice italiano di proprietà industriale. La norma invocata è applicabile posto che i segni e i prodotti in conflitto sono identici.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

All. A: Copia del Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale (C.P.I.).

AIl. 1: Estratti dalla banca dati dell’Ufficio ‘eSearch’ recanti dettagli del MUE contestato.

All. 2: Copia della visura ordinaria dell’impresa individuale Dario Salgari, iscritto con a qualifica di piccolo imprenditore. Dalla visura risulta che l’inizio dell’attività agricola (coltivazione del fondo) risale al 10/05/1980, l’iscrizione al registro delle imprese al 04/12/1996 e la cancellazione in data 13/09/2005 a seguito del decesso del titolare (24/05/2005). Il documento indica che hanno partecipato all’attività di impresa Giovanni Salgari, Rosetta Avesani e Luigi Salgari.

AlI. 3: Copia della visura storica della Società Agricola Salgari F.lli di Giovanni, Roberto e Luigi S.S. (la richiedente), da cui risulta che l’inizio di attività (colture viticole) e l’atto di costituzione risalgono al 06/06/2005, l’iscrizione al registro al 06/07/2006. Il documento indica come soci i Sig.ri Luigi Salgari, Roberto Salgari e Giovanni Salgari, nonché la Sig.ra Rosetta Avesani e il Sig. Francesco Salgari come partecipanti all’attività di impresa.

AIl. 4: Copia della dichiarazione di successione, risalente al 24/05/2005, del Sig. Dario Salgari, dalla quale risultano come eredi, oltre la coniuge Sig.ra Gabriella Zamboni, i figli Luigi Salgari, Roberto Salgari e Giovanni Salgari.

AIl. 5: Copia della dichiarazione di successione, risalente al 24/07/2008, della Sig.ra Gabriella Zamboni, coniuge del Sig. Dario Salgari, dalla quale risultano come eredi, i figli Luigi Salgari, Roberto Salgari e Giovanni Salgari.

All. 6: Copia della visura storica dell’impresa individuale Dario Salgari, contenente informazioni analoghe a quelle di cui all’All. 2.

AIl. 7: Copia della sentenza n. 2 256 del 22/04/2016 del Tribunale di Torino recante principi giurisprudenziali sulla tutela del “marchio di fatto”.

All. 8: Copia della planimetria rilasciata in data 12/07/2005 alla Società Agricola Salgari F.lli s.s. già Azienda Agricola Salgari Dario.

All. 9: Copia del Registro di carico per bollettari fiscali.

All. 10: Copia della sentenza n. 4 405 del 28/02/2006 della Corte Suprema di Cassazione in merito alla tutela della ditta e dell’insegna.

All. 11 e 12: Estratti dal testo “Giurisprudenza annotata di diritto industriale” contenenti, tra gli altri, principi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali sui segni non registrati.

All. 13 a) e b): Copia della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 1981 con la quale il Sig. Dario Salgari dichiarava la produzione di uva Valpolicella e Recioto Valpolicella. Il documento è seguito da copia di una autorizzazione sanitaria del 1981 per l'esercizio di produzione e deposito vini.

All. 13 c): Copia del modulo relativo al Registro dei contrassegni I.V.A. per imbottigliatori di vini (1983) firmato dal Sig. Dario Salgari.

All. 13 d): Copia dell’Autorizzazione rilasciata al Sig. Dario Salgari dall’Ufficio I.V.A. di Verona nel 1983 per l’esecuzione della fabbricazione di fascette / contrassegni.

All. 14: Immagine non datata di un tappo a corona recanti il segno ‘Az. Agr. Salgari Negrar’.

All. 15: Copia di una fattura del 28/10/1985 relativa all’acquisto 54 000 tappi a corona da parte dell’azienda agricola Salgari Dario.

AIl. 16: Copia di due fatture dell’08/06/1987 e del 21/10/1987 relative all’acquisto di 3500 tappi da sughero da parte dell’azienda agricola Salgari Dario.

All. 17: Copia di una fattura del 15/11/1990 relativa all’acquisto di 10 000 capsule stagnole da parte dell’azienda agricola Salgari Dario.

All. 18-19: Immagini non datate di due etichette di vini Valpolicella e Recioto Valpolicella recanti il segno "SALGARI".

All. 20-23: Immagini di bottiglie di vino recanti il segno “SALGARI”.

All. 24: Copia di una dichiarazione del 15/07/2019 rilasciata da un fornitore di etichette che dichiara di aver venduto i suoi etichette per vini recanti il segno ‘SALGARI’ all’azienda agricola Salgari Dario nel periodo 1985-1997.

All. da 25 a 37: Copia di 134 fatture emesse tra il 20/05/1985 e il 29/12/1997 per la vendita di vino a clienti residenti nelle province di Aosta, Brescia, Como, Mantova, Milano, Monza, Padova, Parma, Potenza, Roma, Torino, Trento, Verona, Venezia, Vicenza e, una fattura, a Parigi (Francia). Le fatture risalenti al periodo tra il 20/05/1985 e il 23/12/1995 riportano nell’intestazione la denominazione “azienda agricola Salgari Dario”. Le successive, vale a dire dal 18/04/1996 al 29/12/1997, oltre alla denominazione “azienda agricola Salgari Dario” mostrano anche il segno ‘SALGARI’ accompagnato da un simbolo araldico.

All. da 38 a 53: Copia di 153 fatture emesse dall’azienda agricola Salgari Dario tra il 30/03/1982 e il 22/12/1997 a clienti residenti nelle province di Milano, Verona, Venezia, per la vendita di vino.

All. 54: Copia di 4 fatture attestanti vendite di vini in Belgio tra il 13/02/1989 e l’08/06/1993 accompagnate da documenti di trasporto.

All. da 55 a 76: Copia di 688 fatture emesse tra il 24/04/1998 e il 12/06/2019 per la vendita di vino a clienti residenti in Italia nelle province di Alessandria, Aosta, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Como, Cremona, Genova, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pescara, Piacenza, Pordenone, Rimini, Roma, Rovigo, Torino, Trento, Treviso, Verona, Venezia, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo. 65 fatture risultano dirette a clienti residenti all’estero, in particolare Austria, Colombia, Danimarca, Germania, Hong Kong (Regione amministrativa speciale cinese), Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera e Vietnam. Le fatture datate nel periodo 24/04/1998-31/01/2005 riportano nell’intestazione la denominazione “azienda agricola Salgari Dario” e il segno ‘SALGARI’ accompagnato da un simbolo araldico. Nell’intestazione delle fatture tra il 23/02/2005 e il 30/09/2017 è riportato il segno ‘SALGARI’ accompagnato dal simbolo araldico e dalla scritta “Vini classici della Valpolicella”. Nelle fatture risalenti al periodo 03/10/2017-12/06/2019 oltre al segno ‘SALGARI’ appare la denominazione della richiedente.

All. 77: Copia di 3 fatture attestanti vendite di vini a clienti residenti in Colombia, Germania e Svizzera tra il 24/10/2001 e il 14/09/2002 accompagnate da documenti di trasporto. Le fatture riportano nell’intestazione la denominazione “azienda agricola Salgari Dario” e il segno ‘SALGARI’ accompagnato da un simbolo araldico.

AIl. 78: Documento rilasciato in data 23/05/2018 alla richiedente dal Consorzio per la tutela dei vini della Valpolicella contenente il riepilogo della produzione vinicola nel 2017.

All. 79: Copia di corrispondenza elettronica datata Maggio 2018 tra la richiedente e il Consorzio per la tutela dei vini della Valpolicella in merito alla quota associativa 2018.

All. 80: Copia di una brochure della richiedente in inglese ed italiano contenente informazioni sulla storia della famiglia Salgari nonché immagini di vini recanti il segno “Salgari”.

Nella risposta del 26/11/2019, la titolare adduce quanto segue:

- Molti dei documenti probatori prodotti dalla richiedente non sono a nome della stessa, ma provengono dall’azienda agricola Salgari Dario. Nonostante la richiedente sostenga una continuità aziendale con tale azienda, la documentazione allegata non è idonea a provare tale continuità.

- Le visure camerali confermano la cancellazione dell’azienda agricola Salgari Dario e la costituzione di una nuova azienda, la richiedente. Il fatto che i figli di Dario Salgari prestassero la loro attività nell’impresa non è indicativo di un trasferimento e non vi è indicazione che abbiano proseguito nell’azienda del padre o conferito la stessa in altra. Rapporti di parentela non sono certo un sufficiente indicatore di continuità e le dichiarazioni di successione attestano solo il passaggio per eredità di beni immobili e terreni agli eredi del Sig. Dario Salgari, tra cui i suoi figli.

- Al momento del decesso del titolare della ditta individuale, i beni vengono lasciati agli eredi. Se tra tali beni c’è un’azienda, gli eredi non diventano automaticamente titolari dell’azienda, che, come entità giuridica, si scioglie e agli eredi restano i singoli beni. Per avere continuità aziendale è necessario che gli eredi costituiscano una società tra di loro e vi sia un conferimento all’interno di questa nuova società dei beni del padre. Niente di tutto ciò emerge dagli allegati.

- In merito ai documenti volti a provare il preuso del segno invocato dalla richiedente, alcuni di essi non dimostrano un uso del segno nel mercato (All. 13, 14 e 17). Quanto alle fatture con data anteriore al deposito del MUE contestato, nella loro descrizione non compare il marchio ‘SALGARI’. Inoltre, alcune di esse attestano la vendita di vino sfuso e quindi, molto probabilmente, senza etichetta e senza marchio. Inoltre, il numero di bottiglie, poche decine o qualche centinaio per fattura, è estremamente basso e non sufficiente a dimostrare una portata territoriale non puramente locale.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito le seguenti prove:

Doc. 1: Estratti dal Commentario Breve alle leggi su Proprietà intellettuale e concorrenza contenenti riferimenti all’articolo 12 C.p.i.

Doc. 2: Estratti dalla “Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale” (GADI) contenenti riferimenti alla sentenza del Tribunale di Roma del 29/10/2001.

Doc. 3: Estratti dalla “Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale” (GADI) contenenti riferimenti alla sentenza del Tribunale di Torino del 19/12/2002.

Doc. 4: Copia ordinanza R.G. 16647/2006 del Tribunale di Torino del 27/06/2006.

Doc.5: Copia sentenza n. 9889 resa dalla Corte di Cassazione in data 13/05/2016.

Doc. 6: Copia sentenza n. 2855/2017 del Tribunale di Bologna pubblicata il 27/12/2017.

Nella replica presentata in data 14/02/2020, la richiedente reitera gli argomenti precedentemente sollevati e sostiene quanto segue:

- Contrariamente a quanto addotto dalla titolare, non può dubitarsi che vi sia stata continuità aziendale tra l’attività svolta dalla ditta individuale del Sig. Dario Salgari e dalla richiedente. Dalle visure appare evidente che la causa della cancellazione della ditta del Sig. Salgari sia stata il decesso dello stesso in data 24/05/2005. I suoi figli hanno costituito la richiedente poco dopo, in data 06/06/2005.

- Anche in mancanza di un atto formale, il comportamento assunto in concreto dagli eredi del Sig. Salgari indica che è stata svolta un’attività di impresa agricola con i beni comuni già costituenti la ditta del padre senza soluzione di continuità. I figli ne hanno ereditato l’attività per effetto della successione ereditaria e ne hanno proseguito l’esercizio con il medesimo complesso aziendale mobiliare e immobiliare. I coeredi hanno dunque mantenuto la stessa destinazione d’uso dei beni aziendali del padre, ossia l’esercizio di impresa agricola vitivinicola.

- In merito all’uso del segno anteriore, le prove dimostrano la circolazione del segno in varie regioni italiane. Ciò dimostra una diffusione in un ambito significativo del territorio nazionale con carattere intensivo e per un apprezzabile periodo di tempo.

- Sull’argomento della titolare secondo cui le fatture (All. 25-37) non mostrerebbero il segno invocato, si rileva che il segno non è presente perché la produzione di vini è “monomarchio”. Gli ulteriori documenti - i.e. immagini di bottiglie, etichette, etc. - hanno la funzione di corroborare la portata significativa delle fatture, perché mostrano le bottiglie etichettate, i tappi (a corona o di sughero) e capsule recanti il medesimo marchio.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha presentato i seguenti documenti:

All. 81: Estratti dalla rivista Giurisprudenza italiana recanti dettagli della sentenza del 08/07/1966 della Corte di Appello Bologna in merito, tra gli altri, all’esercizio in comune di impresa commerciale.

All. 82: Copia della sentenza n. 3195 del 14/04/1997 della Corte di Cassazione in merito, tra gli altri, all’uso in comunione delle componenti mobiliari ed immobiliari di un complesso aziendale.

All. 83: Copia del verbale del 07/09/1988 dell’Ispettorato del Lavoro e del Servizio per i contributi agricoli unificati dell’Ufficio provinciale di Verona.

All. 84: Estratti dalla “Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale” (GADI 2016) contenenti riferimenti alla sentenza del 28/01/2016 del Tribunale di Milano in merito, tra gli altri, alla nozione di notorietà di un marchio non registrato nel territorio nazionale.

All. 85: Estratti dalla “Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale” (GADI 2004) contenenti riferimenti alla sentenza del 26/03/2004 del Tribunale di Napoli sempre in tema di “notorietà non solamente locale”.

All. 86: Estratti dalla “Giurisprudenza annotata di Diritto Industriale” (GADI 2014) contenenti riferimenti alla sentenza del 28/03/2013 del Tribunale di Milano sugli gli usi idonei a produrre notorietà qualificata di un segno.

Nella controreplica del 29/04/2020, la titolare richiama gli argomenti già dedotti e aggiunge quanto segue:

- Sul difetto di continuità tra la ditta individuale del Sig. Salgari e la richiedente, si osserva che per avere continuità aziendale è necessario che gli eredi costituiscano una società tra di loro e vi sia un conferimento all’interno di questa nuova società dei beni del padre. Dal punto di vista civilistico la costituzione della società tra coeredi avviene tramite conferimento dell’azienda ricevuta in successione. Manca questo passaggio essenziale e quindi non si può parlare di continuità aziendale.

- Ad ogni modo, la questione di cui sopra è ininfluente in quanto mancano le prove di un uso non puramente locale in capo al Sig. Dario Salgari.

- La giurisprudenza menzionata dalla richiedente (All. 7, 84, 85) non è rilevante, posto che si tratta di casi nei quali i marchi “di fatto” erano stato oggetto di ampia attività promozionale e pubblicitaria a livello nazionale, circostanza che non avviene nella specie. Tra i documenti forniti, non vi è alcuna prova che attesti la presenza del marchio ad un evento di rilevanza nazionale o internazionale, nessuna prova della partecipazione ad una fiera del settore, nessuna prova di una menzione su una rivista o guida del settore, nessuna prova della presenza in internet.

- Rispetto alle fatture sulle quali non compare il marchio “SALGARI”, nonostante la richiedente rilevi che si tratta di prodotti “monomarchio”, non si può escludere che il vino recasse altri marchi. Difatti, la richiedente commercializza vini contraddistinti da vari segni (La Pesse di Saga, Rabieto, Vajoi e Morengo). Inoltre, il numero di bottiglie è troppo basso affinché sia provato un uso con notorietà non puramente locale.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito copia della sentenza del Tribunale di Roma del 12/07/2019 sul reclamo iscritto al n. 34940 in merito, tra gli altri, sull’uso del segno che comporta notorietà (Doc. 7).

MOTIVI DI NULLITÀ – ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1, LETTERA c), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, RMUE

Principi generali

L’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE prevede che su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio dell’Unione Europea è dichiarato nullo allorché esiste […] un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in seguito all’azione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio impugnato è dichiarato nullo se e in quanto, conformemente a una normativa dell’Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio dell’Unione Europea, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio dell’Unione Europea;

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.

I motivi del rifiuto previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 sono quindi soggetti ai seguenti requisiti:

 il segno anteriore dev’essere stato utilizzato nella normale prassi commerciale e aver avuto una portata non puramente locale prima del deposito del marchio impugnato;

 conformemente alla legislazione che lo disciplina, prima del deposito del marchio impugnato il richiedente ha acquisito diritti sul segno sul quale si fonda l’azione, compreso il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo;

 le condizioni alle quali l’uso di un marchio successivo può essere proibito sono soddisfatte in relazione al marchio impugnato.

Tali condizioni sono cumulative ed è sufficiente che una sola di esse non sia soddisfatta perché la domanda di nullità sia respinta (24/03/2009, da T-318/06 a T-321/06, ‘General Optica’, EU:T:2009:77, § 47).

Nella fattispecie in esame, la richiedente rivendica di avere acquisito un diritto anteriore sul segno “SALGARI” utilizzato come marchio non registrato e come ditta nella normale prassi commerciale per bevande alcooliche (tranne le birre); essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool in Italia.

La Divisione di Annullamento valuterà in primis se le prove e gli argomenti della richiedente sono sufficienti a soddisfare i criteri di cui all’articolo 8, paragrafo 4, RMUE in relazione all’uso del marchio non registrato.

Sulla continuità aziendale tra la ditta del Sig. Dario Salgari e la richiedente

In via preliminare, prima di accertare se il marchio non registrato invocato sia stato utilizzato dalla richiedente e se tale uso soddisfi il requisito della notorietà non puramente locale, occorre determinare se la richiedente abbia effettivamente acquisito la facoltà di invocare diritti anteriori sul marchio de quo.

Su tale punto, la titolare osserva che una parte dei documenti prodotti dalla richiedente non sono a nome della stessa, ma fanno riferimento alla ditta del Sig. Dario Salgari, padre dei fratelli Salgari, soci della richiedente. La titolare sostiene che la richiedente non può rivendicare diritti sull’uso del segno effettuato dal Sig. Salgari dal momento che la documentazione allegata non sarebbe idonea a comprovare una continuità aziendale tra la ditta del Sig. Salgari e la stessa richiedente. A detta della titolare, le informazioni contenute nelle visure camerali (All. 2, 3 e 6) confermano la cancellazione della ditta del Sig. Salgari successivamente alla costituzione della richiedente, la quale è in tutto e per tutto una nuova azienda senza legami con il primo utilizzatore del segno. La titolare adduce che i rapporti di parentela non sono sufficienti a dimostrare la continuità aziendale e che le dichiarazioni di successione (All. 4 e 5) attestano solo il passaggio per eredità di beni immobili e terreni. Secondo la titolare, tramite la successione gli eredi non diventano automaticamente titolari della ditta cancellata dal registro, ma solo dei singoli beni.

Per contro, la richiedente rivendica che l’attività commerciale del Sig. Salgari è stata proseguita dai coeredi tramite la richiedente medesima e che non è necessario alcun atto formale che dimostri tale continuità aziendale.

Le visure presentate dalla richiedente (All. 2 e 6) attestano che il Sig. Dario Salgari ha intrapreso la propria attività agricola in data 10/05/1980, in qualità di piccolo imprenditore titolare di un’impresa individuale, iscritta al Registro Imprese in data 04/12/1996 e cancellata dallo stesso in data 13/09/2005 a seguito del decesso del Sig. Salgari, che ha causato la cessazione dell’attività in data 24/05/2005.

Lo stesso giorno è stata aperta la successione del Sig. Salgari e dal contenuto della relativa dichiarazione (All. 4) appaiono quali eredi, oltre alla coniuge del Sig. Salgari, i figli Giovanni, Luigi e Roberto, vale a dire i soci della Società Agricola Salgari F.lli di Giovanni, Roberto e Luigi S.S. (la richiedente). La sezione dedicata all’attivo ereditario include una serie di diritti reali immobiliari ereditati dai coeredi. A seguito del decesso della coniuge del Sig. Salgari in data 24/07/2008 (All. 5), i figli Giovanni, Luigi e Roberto sono rimasti unici eredi.

Dalla documentazione agli atti emerge che sin dal 1981 il Sig. Salgari ha esercitato l’attività di produttore di vini (All. 13). Le prime fatture attestanti la vendita di vino risalgono al 30/03/1982 (All. 38). Inoltre, il materiale probatorio fornito mostra che l’attività di vendita operata dal Sig. Salgari è proseguita sino al periodo antecedente il suo decesso, nel 2005 (All. 25-37), ed è stata portata avanti dai suoi figli sino al 2019 (All. 55-76). A tal riguardo, le fatture di vendita risalenti al 2005 presentano una numerazione progressiva che corrobora una prosecuzione dell’attività di vendita di vino a marchio ‘SALGARI’ senza soluzione di continuità malgrado il decesso del Sig. Salgari.

Nonostante la titolare osservi che la documentazione versata non includa alcun atto che certifichi che i coeredi abbiano costituito una società tramite conferimento dell’azienda del padre, tale circostanza non appare sufficiente a escludere che essi abbiano ereditato i diritti sul marchio ‘SALGARI’ in capo al padre.

Come sopra menzionato, nel periodo intercorrente tra il 1981 e il 2005, il Sig. Dario Salgari ha operato nella veste di piccolo imprenditore agricolo titolare di un’impresa individuale. In tale contesto, nell’esercizio della propria attività di produzione e commercializzazione di vini contraddistinti dal segno ‘SALGARI’, il Sig. Dario Salgari ha maturato diritti sul marchio non registrato ascrivibili alla sua sfera personale. Al momento del decesso del Sig. Salgari, è ragionevole ritenere che i diritti sul marchio non registrato, al pari dei diritti reali immobiliari elencati nella dichiarazione di successione, nonché al pari di eventuali oneri generati dall’attività di impresa, sono stati trasferiti ai legittimi eredi, vale a dire i figli Giovanni, Luigi e Roberto Salgari. Essi hanno dunque ereditato i diritti sul marchio scaturiti dall’uso adoperato del padre. Tale uso è stato poi proseguito senza interruzione attraverso la società semplice agricola costituita in data 06/06/2005, ossia la richiedente, la quale, come si vedrà nel prosieguo della decisione, ha continuato a vendere vini a marchio ‘SALGARI’ nel mercato italiano (All. 3).

Alla luce di quanto sopra, è possibile concludere che i fatti e le prove prodotti dalla richiedente attestano un uso del marchio anteriore senza soluzione di continuità tra la ditta individuale del Sig. Salgari e la stessa richiedente, la quale può legittimamente vantare i diritti sul segno maturati dal Sig. Dario Salgari.

Utilizzo nella normale prassi commerciale di portata non puramente locale

Come sopra indicato, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l’esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un altro segno legittima la domanda di nullità se il segno in questione soddisfa, inter alia, le seguenti condizioni: essere utilizzato nella normale prassi commerciale e avere una portata non puramente locale.

Queste due condizioni risultano dal testo stesso dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE e devono pertanto essere interpretate alla luce del diritto dell’Unione. La finalità comune delle due condizioni stabilite dall'articolo 8, paragrafo 4, RMUE è di limitare i conflitti tra i segni impedendo che un diritto anteriore che non è sufficientemente caratterizzato - ossia importante e significativo nella prassi commerciale - possa ostacolare la registrazione di un nuovo marchio dell’Unione Europea. Tale facoltà di opposizione deve essere riservata ai segni che sono effettivamente e realmente presenti sul loro mercato pertinente (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157).

Per quanto riguarda il periodo di utilizzo del segno anteriore invocato, la richiedente deve dimostrare che l’utilizzo del marchio non registrato ha avuto luogo prima del deposito della domanda del MUE contestato (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).

In merito ai procedimenti di annullamento, inoltre, l’utilizzo del segno invocato deve essere continuato e ininterrotto fino al deposito della domanda di nullità, altrimenti non si potrebbe garantire che il diritto sul marchio non registrato non sia decaduto. In questo contesto, l’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), RDMUE, stabilisce espressamente che se un’opposizione - e, per analogia, una domanda di nullità - si basa su un diritto anteriore nel senso indicato all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, l’opponente (o la richiedente la nullità) deve fornire prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e della portata della protezione di tale diritto.

Nel caso di specie, il MUE contestato è stato depositato il 26/05/1997. Pertanto, la richiedente doveva dimostrare che il segno invocato fosse stato in uso, al momento del deposito della domanda del MUE contestato, in modo continuato e ininterrotto fino al deposito della domanda di nullità proposta contro lo stesso marchio (16/07/2019).

Occorre anzitutto verificare se siano soddisfatte le condizioni relative all’uso del segno nella normale prassi commerciale e alla sua portata non puramente locale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale, la portata di un contrassegno utilizzato per identificare determinate attività commerciali deve essere definita in relazione alla funzione d’identificazione da esso svolta. Tale rilievo esige che si tenga conto, in primo luogo, della dimensione geografica della portata del contrassegno, ossia del territorio sul quale esso è utilizzato per identificare l’attività economica del suo titolare, come risulta da un’interpretazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE. In secondo luogo, occorre tener conto della dimensione economica della portata del contrassegno, valutata in base al periodo durante il quale esso ha assolto la propria funzione nella normale prassi commerciale e all’intensità del suo uso, tenendo conto della cerchia dei destinatari tra i quali il segno di cui trattasi è divenuto noto quale elemento distintivo, vale a dire i consumatori, i concorrenti nonché i fornitori, oppure della diffusione data al contrassegno, ad esempio, tramite pubblicità o in Internet (24/03/2009, T-318/06 e T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

Tutti i suddetti criteri devono essere soddisfatti dalle prove addotte a sostegno del contrassegno anteriore rivendicato.

Nelle sue osservazioni, la titolare adduce che le prove fornite dalla richiedente attestano un numero limitato di vendite che non sono sufficienti a dimostrare un uso del segno di portata territoriale non puramente locale. A tal riguardo, la titolare rileva che la documentazione prodotta non comprende prove che indichino la partecipazione del marchio presso eventi di rilevanza nazionale o internazionale, né che il segno sia stato menzionato su riviste o guide di settore.

Ciononostante, la Divisione di Annullamento è dell’avviso che il materiale probatorio è, nel suo complesso, idoneo a dimostrare che il segno ‘SALGARI’ è stato utilizzato nella normale prassi commerciale e con portata non puramente locale nel territorio italiano con riferimento a vini.

Nel caso di specie, si osserva che sebbene le prove non includano materiale attinente alla partecipazione ad eventi o alla menzione del segno de quo su riviste di settore, le prove fornite comprendono numerose fatture che certificano la vendita di vino a marchio ‘SALGARI’ dal 1985 al 2019.

Il contenuto della documentazione proveniente dalla richiedente consta di 134 fatture emesse precedentemente la data di deposito del MUE contestato (All. da 25 a 37), seguite da 688 fatture datate sino al momento del deposito della presente azione di nullità (All. da 55 a 76). I criteri richiamati nella citata sentenza ‘General Optica’ - ossia, la dimensione territoriale dell’uso del segno, la dimensione economica di tale uso, nonché la funzione di identificazione svolta dal segno usato nella prassi commerciale - vengono, pertanto, soddisfatti.

Quanto al primo requisito, nonostante circa 70 fatture siano state emesse a clienti esteri, dai destinatari delle fatture, si evince un chiaro riferimento al mercato italiano. Va, infatti, rilevato che le fatture coprono la grande maggioranza delle regioni italiane. Nonostante la titolare rilevi che le vendite abbiano interessato in maniera prevalente la provincia veronese, dai dati contenuti nella documentazione prodotta si osserva che bottiglie di vino sono state vendute a clienti residenti, tra le altre, nelle province di Alessandria, Aosta, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Como, Cremona, Genova, Lodi, Lucca, Milano, Napoli, Novara, Padova, Parma, Pescara, Piacenza, Pordenone, Rimini, Roma, Torino, Trento, Treviso, Venezia, Vibo Valentia e Vicenza.

Per quanto riguarda la dimensione economica dell’uso, benché la titolare adduca che le fatture non menzionino elevati importi né cospicue quantità di vino vendute, esse, ciononostante, rivelano una concreta presenza del marchio sul mercato italiano, e ciò anche in considerazione del numero ingente di fatture emesse che mostrano un’attività di vendita protratta per un arco temporale di più di trent’anni. Tale uso risulta, complessivamente, coprire l’intero arco temporale sopra indicato, ovvero il periodo precedente il momento del deposito della domanda del MUE contestato fino al deposito della domanda di nullità. La Divisione di Annullamento rileva che le fatture costituiscono validi strumenti per dimostrare la portata e la continuità dello sfruttamento commerciale del segno sul mercato. Il materiale documentale presentato dalla richiedente, nel complesso, fa riferimento a vini e dimostra l'uso del segno di cui trattasi nell'ambito di un’attività commerciale diretta ad un vantaggio economico e non nella sfera privata (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17; 12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C 48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18).

La titolare, inoltre, contesta che tale attività non sia stata contraddistinta dall’uso del marchio non registrato “SALGARI”, il quale non comparirebbe sulle fatture con data anteriore al deposito del MUE contestato. A sua detta, molte fatture fanno riferimento alla vendita di vino sfuso sul quale non sarebbe apposto alcun marchio. Secondo la titolare, non potrebbe escludersi che i prodotti presenti nelle fatture facciano riferimento ad altri segni.

A tal riguardo, in primo luogo, si rileva che alcune fatture emesse con data anteriore al 1997, ossia prima del deposito del marchio impugnato (26/05/1997), indicano nella descrizione la vendita di vino da tavola. Ciononostante, la gran maggioranza di prodotti venduti sono bottiglie di vino. Ad ogni modo, posto che può aversi uso di un marchio anche quando lo stesso non è direttamente apposto sui prodotti rilevanti, in via di principio, non può escludersi che vi sia uso del segno anche per vino sfuso.

Ciò detto, in secondo luogo, tra le 129 fatture (All. 25-37) emesse tra il 20/05/1985 e il 18/02/1997, nove fatture - a partire dal 18/04/1996 - riportano nell’intestazione il segno ‘SALGARI’ insieme all’indicazione “azienda agricola Salgari Dario”. Tutte le precedenti fatture fanno unico riferimento alla ditta del Sig. Salgari.

Tuttavia, l’indicazione di un segno nell’intestazione delle fatture può, a seconda delle modalità in cui esso appare, essere sufficiente a supportarne l'uso rispetto ai prodotti indicati nelle fatture (v., per analogia, 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45). Inoltre, l'uso simultaneo del nome di un ditta e di un marchio sulle fatture può, quando le due indicazioni possono essere chiaramente distinte, provare l'uso del segno come indicatore dell'origine commerciale dei prodotti e servizi rilevanti, indipendentemente dal fatto che le fatture possano anche far riferimento all'uso di altri sotto-marchi (v., per analogia, 03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82-84).

Nella fattispecie, nelle nove fatture di cui sopra il segno appare utilizzato nella seguente forma:

Ebbene, appare evidente che il contrassegno ‘SALGARI’ sia utilizzato in forma indipendente rispetto alla denominazione dell’azienda agricola del Sig. Dario Salgari e al simbolo araldico, il quale, ad ogni modo, assume una valenza meramente decorativa nel settore vitivinicolo.

Quanto al fatto che solo un numero limitato di fatture anteriori al 1997 mostrano chiaramente il segno, si rammenta che le prove agli atti vanno valutate nel loro complesso e che le informazioni rilevanti possono essere tratte da più elementi probatori. Nel caso di specie, si rileva che le immagini di etichette (All. 18-19) e bottiglie (All. 20-23) presentano il segno ‘SALGARI’ così come di seguito riportato:

Pur non contenendo riferimenti temporali (se non l’anno delle vendemmia apposto sulle bottiglie), si osserva che la natura e lo scopo di questo materiale non è di indicare l’arco temporale in cui i prodotti recanti il marchio sono stati offerti in vendita, quanto di raffigurare il marchio in esame e di associarne l’uso ai prodotti rilevanti. Pertanto, la rilevanza probatoria di tali elementi va considerata in relazione con gli altri documenti recanti una data certa, in particolare le fatture.

Alla luce di quanto sopra, è possibile concludere che il segno ‘SALGARI’ è stato utilizzato nella normale prassi commerciale ed è di portata non puramente locale in Italia in relazione a vini nel periodo di riferimento. Sebbene la richiedente abbia rivendicato un uso per bevande alcooliche (tranne le birre); essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool, dalle prove è possibile attestare l’uso del segno solo in relazione ai vini rientranti nella categoria generale delle bevande alcooliche (tranne le birre).

Diritto di vietare l’uso di un marchio successivo in base alla normativa nazionale

Occorre ricordare che l’articolo 8, paragrafo 4, RMUE enuncia la condizione secondo cui, in base al diritto dello Stato membro applicabile al segno invocato sul fondamento di questo medesimo articolo, tale segno deve conferire al suo titolare il diritto di vietare l’utilizzo di un marchio successivo. Inoltre, l’onere di provare che tale condizione è soddisfatta grava sulla richiedente la nullità (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 188-189).

In tale contesto, occorre tener conto, in particolare, della normativa nazionale fatta valere a sostegno della domanda di nullità e delle decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro interessato, e su tale base, la richiedente deve dimostrare che il segno in questione rientra nell’ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e permette di vietare l’uso di un marchio successivo (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 189-190).

Nella fattispecie, la richiedente ha dichiarato di ritenere applicabile la tutela prevista dal Codice italiano della Proprietà Industriale (C.P.I.) (All. A) ed ha in particolar modo rivendicato la protezione conferita dagli articolo 12, paragrafo 1, lettera a), di detto Codice, secondo cui:

“..non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda.. siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni [omissis]” (sottolineatura aggiunta).

Dal contenuto della giurisprudenza prodotta dalla richiedente si evince che la nozione di notorietà di un marchio non registrato riguarda la portata territoriale dell’uso del segno, il quale ai fini invalidanti del marchio successivo deve essere un uso con portata non puramente locale.

Nel caso specifico, in conformità della legge che disciplina il segno in questione, un marchio non registrato (indicato nella prassi italiana anche come “marchio di fatto”) è definito come “un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi” immessi sul mercato. Secondo l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), C.P.I., il segno anteriore deve essere notoriamente conosciuto. Inoltre, alla richiedente è conferito il diritto di vietare l’uso di marchi successivi qualora sussista un rischio di confusione, che può consistere anche in un rischio di associazione.

- Segno noto come marchio o segno distintivo nel mercato

Come visto nella sezione precedente, il marchio non registrato deve, secondo l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), C.P.I., essere notoriamente conosciuto nel mercato. Nel presente caso, la Divisione di Annullamento è del parere che detto requisito sia pienamente soddisfatto rispetto al prodotto vino.

Dalla giurisprudenza prodotta dalla richiedente (All. 84-86) emerge che un uso con notorietà non puramente locale possa riconoscersi, in certe circostanze, anche a seguito di un’estensione provinciale o regionale dell’uso. Sebbene la titolare contesti l’applicazione di tale giurisprudenza al caso di specie, si nota, ad ogni modo, che nella la documentazione agli atti, come già sopra menzionato, attesti un uso del segno in varie provincie italiane. Difatti, richiamando le conclusioni di cui sopra inerenti all’uso del segno di portata non puramente locale, i documenti prodotti dimostrano che nel periodo di riferimento la richiedente ha posto in essere un’attività commerciale diffusa in varie regioni del territorio italiano. Tale attività è sicuramente idonea a dimostrare una notorietà diffusa del marchio nel territorio italiano, oltre a denotare un uso del segno continuato nel tempo per un arco temporale superiore a trent’anni. Il volume d’affari comprovabile grazie alle fatture di prodotti inviati a clienti residenti nelle regioni italiane, permette, dunque, di determinare che il segno “SALGARI” sia “noto come marchio o segno distintivo” in Italia in relazione a vino.

- Rischio di confusione

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

Nel caso di specie, occorre dunque procedere a un confronto dei prodotti e dei segni in conflitto.

a) I prodotti

Dalle prove fornite risulta che il marchio non registrato della richiedente è stato utilizzato con riferimento a vini.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Bevande alcooliche (tranne le birre); essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool.

I prodotti contestati bevande alcoliche (tranne le birre) includono, in quanto categoria più ampia, i vini della richiedente. È impossibile per la Divisione di Annullamento filtrare questi prodotti dalla categoria sopra menzionate. Poiché la Divisione di Annullamento non può scorporare ex officio l'ampia categoria dei prodotti della titolare, i prodotti in questione sono considerati identici.

Per contro, essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool sono considerati dissimili dai vini della richiedente. Difatti, tali prodotti non coincidono in termini di canali di distribuzione, origine commerciale, consumatore finale e destinazione d’uso.

b) I segni

SALGARI	CA' SALGARI
Marchio anteriore	Marchio contestato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

In via preliminare, si rileva che i marchi in conflitto sono segni puramente denominativi costituiti da un elemento comune, la parola “SALGARI”, la quale verrà riconosciuta dal pubblico rilevante come un cognome italiano.

Per quanto concerne la parte inziale del MUE contestato, l’elemento CA’ costituisce un antico troncamento della parola “casa”, il cui uso rimane presente in alcune zone italiane, in particolare nella regione del Veneto (v. definizione di ca’ da Vocabolario Treccani online). Nei rimanenti territori italiani non può escludersi che l’elemento CA’ sia percepito come un termine privo di significato.

Ciò premesso, il possibile contenuto semantico dell’elemento CA’ non rende dubbio il fatto che il pubblico italiano percepirà la parola ‘SALGARI’ del marchio impugnato come un cognome e, come tale, come l’elemento maggiormente distintivo del segno (v., in tal senso, 20/02/2013, T-631/11, B Berg, EU:T:2013:85, § 48; 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285). Nel segno anteriore non possono identificarsi elementi maggiormente distintivi posto che si compone di un’unica parola.

Sotto il profilo concettuale, pertanto, la presenza dell’abbreviazione CA’, seppur contenente una valenza semantica per una parte del pubblico, non è sufficiente a escludere una somiglianza concettuale tra i segni. Pertanto, poiché entrambi i segni fanno riferimenti allo stesso cognome, essi sono da considerarsi altamente simili dal punto di vista concettuale.

Sotto i profili visivo e fonetico, i segni coincidono nella parola “SALGARI”, che equivale all’unico elemento verbale del segno anteriore e all’elemento verbale più lungo, nonché dotato di maggiore capacità distintiva, del marchio impugnato. Sebbene il marchio della titolare contenga l’elemento inziale CA’, tale differenza non è in grado di escludere un alto grado di somiglianza tra i segni a entrambi i livelli.

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano altamente simili nel loro complesso, seppur non identici come sostenuto dalla richiedente.

- Conclusioni sulle condizioni ai sensi della legislazione applicabile

Per quanto concerne i marchi non registrati, il Codice italiano della Proprietà Industriale pone a condizione della loro tutela l’uso tale che essi siano notoriamente conosciuti in Italia o in una parte sostanziale del paese. Questo requisito, come visto sopra, è da considerarsi adempiuto.

Inoltre, i marchi non registrati vengono in generale protetti contro i marchi successivi nel caso dell’esistenza di un rischio di confusione e, quindi, in base agli stessi criteri applicabili ai conflitti tra marchi registrati, in particolare in base ai criteri dell’identità o somiglianza dei segni, dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi. In questi casi, i criteri elaborati dai giudici e dall'Ufficio per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, possono facilmente essere trasposti all’articolo 8, paragrafo 4, RMUE.

Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Inoltre, tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel presente caso i prodotti contestati sono in parte identici e in parte dissimili ai prodotti utilizzati dalla richiedente.

Quanto al raffronto tra i segni, nonostante il MUE contestato presenti un elemento aggiuntivo nella parte inziale, tale differenza non è stata ritenuta sufficiente ad escludere una elevata somiglianza complessiva posto che l’unico elemento del segno anteriore è interamente incluso nel marchio impugnato, nel quale, tra l’altro, costituisce la componente maggiormente distintiva.

Posto quanto sopra, la Divisione di Annullamento conclude che vi sia il rischio che i consumatori italiani siano indotti a ritenere che i prodotti recanti il MUE contestato provengano dalla medesima impresa produttrice dei prodotti identici contraddistinti dal segno anteriore o da imprese economicamente collegate.

Ne discende che il MUE contestato deve essere dichiarato nullo per i seguenti prodotti considerati identici così come previsto dalla legislazione applicabile di cui l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), C.P.I.

Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), C.P.I., la domanda deve invece essere respinta nella parte in cui è diretta contro i restanti prodotti ritenuti dissimili.

Conclusione

In considerazione di quanto sopra, la Divisione di Annullamento ritiene che la domanda di nullità risulta parzialmente fondata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, RMUE, in combinato disposto con l’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Ne consegue che la domanda deve essere accolta in parte e che il marchio dell’Unione europea contestato deve essere dichiarato parzialmente nullo per i seguenti prodotti contestati: bevande alcooliche (tranne le birre) nella classe 33

Il marchio della titolare rimane registrato per i rimanenti prodotti, ossia essenze alcooliche; estratti alcoolici; estratti di frutta con alcool in classe 33.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. A norma dell’articolo 109, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l’equità lo richieda, la divisione di annullamento decide una ripartizione differente.

Poiché l’annullamento è accolto solamente per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti risultano soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

La Divisione di Annullamento

Jessica LEWIS

Pierluigi M. VILLANI

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.