LÖSCHUNG Nr. 37 631 C (VERFALL)

Bössinger GmbH, Pagenstecherstraße 143, 49090 Osnabrück, Deutschland (Antragstellerin), vertreten von RF Rechtsanwälte Richter . Fritsche, Heger-Tor-Wall 24, 49078 Osnabrück, Deutschland (zugelassene Vertreter)

g e g e n

Gunnebo Deutschland GmbH, Siemensstraße 1, 85716 Unterschleißheim, Deutschland (Inhaberin der Unionsmarke), vertreten von CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Nymphenburger Str. 12, 80335 München, Deutschland (zugelassene Vertreter).

Am 16/07/2020 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG

1. Dem Antrag auf Erklärung des Verfalls wird stattgegeben.

2. Die Unionsmarke Nr. 2 815 918 wird mit Wirkung ab dem 23/08/2019 vollständig für verfallen erklärt.

3. Die Inhaberin der Unionsmarke trägt die Kosten, die auf 1 080 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG

Die Antragstellerin hat einen Antrag auf Erklärung des Verfalls der Unionsmarke Nr. 2 815 918 (Bildmarke) (nachstehend die Unionsmarke genannt) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen alle Waren und Dienstleistungen, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen

Klasse 6: Wertschutzräume und -türen, Wertschutzschränke (Panzerschränke), Heim- und Geschäftstresore, Waffenschränke, Aktenschränke, Daten-, Dokumentenschränke, Möbeleinbau-Wertschränke, Wertsacheneinwurfbehältnisse, Briefkästen, Brandschutzschlüsselkästen.

Klasse 9: Selbstbedienungsautomaten, Bankautomaten, insbesondere Überweisungsautomaten, Geldeinzahlungs- und Auszahlungsautomaten, Kundenmietfachanlagen, Briefe-, Dokumente-, Wertsachenabholanlagen, Geldkartenladevorrichtungen, Mietfachsteuerungen, Wertsachenschleusen, insbesondere Geldschleusen, Zutrittskontrollvorrichtungen, Identifizierungsvorrichtungen, insbesondere Kartenleser, Brandschutzfreischalter, Zeiterfassungsvorrichtungen, elektronische Schlösser, insbesondere elektronische Sicherheitsschlösser.

Klasse 42: Erstellen und Vermieten von Software, insbesondere für Selbstbedienungsautomaten, Mietfachsteuerungen, Mietfachverwaltungen, und Zutrittskontrollen.

Die Antragstellerin berief sich auf Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV.

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Die Antragstellerin führt an, die Unionsmarke sei während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden.

Die Inhaberin der Unionsmarke reicht Benutzungsunterlagen ein.

Sie trägt vor, der Antrag sei jedenfalls hinsichtlich der Waren der Klasse 6 unbegründet. Sie habe die Marke in den letzten fünf Jahren ernsthaft und kontinuierlich benutzt.

Bei den unter der Unionsmarke angebotenen und verkauften Safes handle es sich jedenfalls um Wertschutzschränke (Panzerschränke) sowie um Heim- und Geschäftstresore. Aufgrund der Warennähe reiche die Nutzung für Safes zudem aus, um eine markenmäßige Benutzung auch für die weiter aufgeführten, in der Klasse 6 eingetragenen Waren zu belegen.

Hinsichtlich des Benutzungsumfangs sei zu berücksichtigen, dass es nicht allein auf die Anzahl der verkauften Tresore ankomme, um eine ernsthafte Benutzung nachzuweisen. Zu berücksichtigen sei der Umstand, dass Tresore keine Alltagsware seien, sondern meist einmalige Anschaffungen, die auch der Installation durch einen Fachmann bedürften. In dieser Hinsicht verweist sie auf die Entscheidungen des Gerichtshofs vom 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, sowie der Beschwerdekammern vom 11/01/2010, R‑0571/2009‑1, VitAmour/VITALARMOR und vom 07/07/2011, R‑1123/2010‑4, Duracryl/DURATINT.

Hinsichtlich der Dauer der Benutzung müsse die Benutzung der Marke nicht für einen ununterbrochenen Fünfjahreszeitraum nachgewiesen werden. Es genüge, dass die Marke während eines Teils des relevanten Zeitraumes benutzt worden sei (16/12/2008,

T‑86/07, Deitech).

Die Antragstellerin weist darauf hin, dass die einst unter der Marke „Leicher“ vertriebenen Safes nunmehr unter dem Zeichen „Chubbsafes“ vertrieben würden. Dies gehe aus Angaben auf den Websites der Markeninhaberin, darunter www.leicher.de, hervor. Entsprechende Unterlagen sind beigefügt, darunter ein Auszug aus der Website leicher.de über die WaybackMachine (web.archive.org) vom 20/03/2018 mit der Angabe „aus Leicher wurde Chubbsafes“.

Darüber hinaus habe die Markeninhaberin im Wesentlichen lediglich geschwärzte Auftragsbestätigungen über den Verkauf von Safes dem EUIPO als Benutzungsbeispiele für den angeblichen Nachweis der auch rechtserhaltenden Benutzung eingereicht. Eine

Auftragsbestätigung stelle jedoch keinen zuverlässigen Benutzungsnachweis dar. Denn

Auftragsbestätigungen könnten einseitig erstellt und damit betriebsintern ohne die Beteiligung Dritter fingiert werden. Hingegen stellten versendete Rechnungen einen nicht mehr ohne Weiteres rückgängig zu machenden Betriebsablauf dar. Denn Rechnungsläufe würden zu einem festen Bestandteil der Buchführung im Unternehmen.

Darüber hinaus sei es nicht möglich, die Echtheit der von der Markeninhaberin übermittelten, im überwiegenden Teil hinsichtlich des Namens sowie der Adresse des jeweiligen angeblichen Abnehmers zu überprüfen.

Vor diesem Hintergrund gehe die Antragstellerin davon aus, dass es sich bei den übermittelten Auftragsbestätigungen vielmehr um fingierte Benutzungsbeispiele handle.

Die Inhaberin der Unionsmarke weist darauf hin, dass die von ihr eingereichten Beweismittel zulässig und zudem nicht inhaltlich manipuliert seien. Es seien lediglich aus Datenschutzgründen die Namen der privaten Käufer geschwärzt worden.

Ferner erläutert sie die einzelnen Beweismittel.

Für den Umfang der Benutzung gelte, dass die Benutzung nicht immer umfangreich zu

sein braucht, um als ernsthaft eingestuft zu werden (11/3/2003, C-40101, Ansul BV/Ajax Brandbeveiliging BV). Denn für die Frage der Ernsthaftigkeit komme es auf sämtliche Umstände des Einzelfalles an, auch auf die Art der betreffenden Waren und die Merkmale des jeweiligen Marktes. Selbst eine geringfügige Benutzung könne eine ernsthafte sein. Dies gelte etwa bei nichtalltäglichen Produkten (27/02/2014,T-225112, LIDL express; Maller in BeckOK UMV, Stand 28/05/2018, Art.18 Rn. 80). Da es sich bei Tresoren und Safes um Gegenstände handle, die kein alltägliches Konsumgut seien, reiche der dargestellte Verkaufsumfang aus, um eine ernsthafte Benutzung zu belegen. Auf die Anzahl der verschiedenen Kunden komme es nicht an, es könne bereits ausreichend sein, an nur einen Abnehmer zu verkaufen (08/07/2004,T‑203/02, VITAFRUIT).

BEGRÜNDUNG DER ENTSCHEIDUNG

Gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV wird die Unionsmarke auf Antrag beim Amt für verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Es liegt eine ernsthafte Benutzung einer Marke vor, wenn die Marke gemäß ihrer wesentlichen Funktion benutzt wird, d. h. zur Gewährleistung der Identität des Ursprungs der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, um einen Absatz für diese Waren oder Dienstleistungen zu schaffen oder zu erhalten. Eine ernsthafte Benutzung erfordert eine tatsächliche Benutzung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen auf dem Markt und beinhaltet keine symbolische Benutzung zum alleinigen Zweck der Erhaltung der mit der Marke verknüpften Rechte oder ausschließlich interne Benutzung (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, insbesondere § 35-37, 43).

Bei der Beurteilung, ob eine ernsthafte Benutzung der Marke vorliegt, müssen alle Fakten und Umstände gewürdigt werden, die für die Entscheidung relevant sind, ob die kommerzielle Nutzung der Marke tatsächlich erfolgt, insbesondere aber ob solch eine Benutzung als im betreffenden Wirtschaftssektor geeignet betrachtet wird, um einen Marktanteil für die von der Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu erhalten oder zu schaffen (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Der Zweck der Voraussetzung, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, besteht jedoch nicht darin, den kommerziellen Erfolg zu beurteilen oder die wirtschaftliche Strategie eines Unternehmens zu prüfen, und bezweckt auch nicht die Beschränkung des Markenschutzes auf Fälle, bei denen eine umfassende kommerzielle Benutzung der Marken erfolgt (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Gemäß Artikel 19 Absatz 1 DVUM in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 3 DVUM dienen zum Nachweis der Benutzung Hinweise auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.

Bei Verfallsverfahren aufgrund Nichtbenutzung liegt die Beweislast bei der Inhaberin der Unionsmarke, da von der Antragstellerin der Nachweis einer negativen Tatsache nicht erwartet werden kann, nämlich dass die Marke während eines Zeitraums von fünf Jahren in Folge nicht benutzt worden ist. Daher muss die Inhaberin der Unionsmarke die ernsthafte Benutzung innerhalb der Europäischen Union nachweisen oder triftige Gründe für die Nichtbenutzung vorbringen.

Im vorliegenden Fall erfolgte die Eintragung der Unionsmarke am 09/07/2004. Der Antrag auf Erklärung des Verfalls ging am 23/08/2019 ein. Daher erfolgte die Eintragung der Unionsmarke vor mehr als fünf Jahren vor dem Tag der Einreichung des Antrags. Die Inhaberin der Unionsmarke musste die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Unionsmarke während des fünfjährigen Zeitraums vor dem Tag des Antrags auf Erklärung des Verfalls, d. h. vom 23/08/2014 bis einschließlich 22/08/2019, für die im obigem Abschnitt „Begründung“ aufgeführten angegriffenen Waren und Dienstleistungen nachweisen.

Am 04/11/2019 hat die Inhaberin der Unionsmarke einen Benutzungsnachweis erbracht.

Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:

1. Auftragsbestätigung vom 01/11/2018 an die CLAVIS Deutschland GmbH über den Verkauf von 22 Leicher Safes mit einer Gesamtsumme von EUR 5 499.

2. Auftragsbestätigung vom 07/08/2017 an Herrn Bernhard [Nachname geschwärzt] über den Verkauf eines Leicher Safes für EUR 882.

3. Auftragsbestätigung vom 19/05/2017 an Frau Mareile [Nachname geschwärzt] über den Verkauf eines Leicher Safes für EUR 1 461,34 nebst Bodenverankerung.

4. Auftragsbestätigung vom 15/03/2017 an die Fedrigoni Deutschland GmbH über den Verkauf eines Leicher Safes für EUR 882.

5. Auftragsbestätigung vom 10/02/2017 an Herrn und Frau Peter und Daniela [Nachname geschwärzt] über den Verkauf eines Leicher Safes für EUR 663 nebst Rückwandverankerung.

6. Screenshot der Webseite www.tresore.eu/unternehmen.html der Clavis Deutschland GmbH vom 04/11/2019. Die Unionsmarke ist nicht abgebildet.

7. Eidesstattliche Versicherung des Herrn Andreas Ross, Key Account Manager bei der Gunnebo Deutschland GmbH, vom 04/11/2019. Herr Ross erklärt, das Unternehmen habe 2015 beschlossen, die Traditionslinie „Leicher“ im Bereich des Direktvertriebs weiter zu nutzen. Daher sei im März 2017 eine entsprechende Broschüre erstellt und zwischen 2017 und 2018 Safes der Marke „Leicher“ vertrieben worden. Es seien Safes auch über Wiederverkäufer wie die Clavis Deutschland GmbH vertrieben worden. Alle Safes hätten die Unionsmarke getragen. Der eidesstattlichen Versicherung ist das Foto eines in einem Kleiderschrank verbauten Safes beigefügt, der das daneben groß gezeigte Zeichen zu tragen scheint. Darunter sind Produktinformationen angegeben. Ferner sei der Stellungnahme die Produktbroschüre aus 2017 beigefügt – diese findet sich in den eingereichten Unterlagen jedoch nicht.

Beurteilung der ernsthaften Benutzung – Faktoren

Gemäß Artikel 10 Absatz 3 DVUM dienen Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art
der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die
sie eingetragen wurde, zum Nachweis der Benutzung. Diese Anforderungen an den Benutzungsnachweis sind kumulativ (05/10/2012, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Das bedeutet, dass die Widersprechende jede dieser erforderlichen Angaben nicht nur vortragen, sondern auch nachweisen muss.

Diese Regeln sind sinngemäß auf Löschungsverfahren anzuwenden.

Aus Gründen der Verfahrensökonomie prüft die Löschungsabteilung die ernsthafte Benutzung der Unionsmarke zuerst in Bezug auf den Benutzungsumfang.

Benutzungsumfang

Zur Prüfung in einem bestimmten Fall, ob die Benutzung der älteren Marke ernsthaft ist, muss eine umfassende Beurteilung anhand aller relevanten Faktoren des jeweiligen Einzelfalls erfolgen. Beim Umfang der Benutzung sind insbesondere das Handelsvolumen der Benutzung insgesamt sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung der Marke zu würdigen. Diese Beurteilung beinhaltet eine bestimmte Abhängigkeit der berücksichtigten Faktoren untereinander. So kann etwa ein geringes Volumen an Waren, die unter dieser Marke vermarktet werden, durch eine hohe Intensität der Benutzung oder eine bestimmte Konstanz bezüglich der Dauer der Benutzung dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, §§ 35 f.).

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass die Benutzung der Marke nicht immer umfangreich zu sein braucht, um als „ernsthaft“ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Waren oder Dienstleistungen auf dem entsprechenden Markt abhängt (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).

Es ist nicht möglich, im Vorfeld und abstrakt eine mengenmäßige Grenze festzulegen, um zu bestimmen, ob die Benutzung als ernsthaft anzusehen ist. Ein Mindestmaß der Benutzung (eine De-minimis-Regel) kann deshalb nicht aufgestellt werden. Daher kann eine selbst geringfügige Benutzung, wenn sie wirtschaftlich tatsächlich gerechtfertigt ist, als ausreichend angesehen werden, um das Vorliegen der Ernsthaftigkeit zu belegen. (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).

Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.

Je geringer das Handelsvolumen bei Benutzung der Marke jedoch ist, desto höher ist die Anforderung an die Inhaberin der Unionsmarke, einen zusätzlichen Nachweis zu erbringen, um mögliche Zweifel bezüglich der Ernsthaftigkeit zu zerstreuen (08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

In der Tat muss die Benutzung nicht während des gesamten Fünfjahreszeitraums erfolgt sein, sondern lediglich innerhalb dieses Zeitraums. In den Bestimmungen zur Benutzungspflicht wird keine ununterbrochene Benutzung verlangt (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

Die Prüfung der Umstände des Einzelfalls kann es rechtfertigen, dass unter anderem die Art der Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des jeweiligen Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke berücksichtigt werden (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).

Aus den fünf eingereichten Auftragsbestätigungen geht hervor, dass in einem Zeitraum von etwas über eineinhalb Jahren, nämlich zwischen dem 10/02/2017 und dem 01/11/2018, 26 „Leicher“ Safes vertrieben worden sind.

Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Inhaberin erst im Jahr 2017 die Benutzung der Unionsmarke wieder aufgenommen hat, reicht das belegte Handelsvolumen in der Gesamtschau mit der Dauer und Häufigkeit sowie der Größe des Gebiets der Benutzung nicht aus, um eine ernsthafte Benutzung der Unionsmarke zu belegen.

Zwar handelt es sich bei den betreffenden Waren, wie von der Inhaberin der Unionsmarke vorgetragen, nicht um alltägliches Konsumgut, jedoch auch nicht um besonders hochpreisige Luxusgüter, die einen derart geringen Absatz rechtfertigen würden.

Hinzu kommt, dass die Waren an einen Großhändler in Kassel sowie vier Privatkunden im Großraum München vertrieben wurden. Sowohl das Gebiet, in welchem die Marke benutzt wurde, als auch die Abnehmerzahl sind mithin als begrenzt zu bewerten.

Weitere Hinweise auf eine Benutzung der Unionsmarke finden sich in den eingereichten Dokumenten nicht.

Der vorgelegte Screenshot der Webseite www.tresore.eu/unternehmen.html enthält in dieser Hinsicht keinerlei Informationen, und die in der eidesstattlichen Versicherung erwähnte Produktbroschüre aus dem Jahr 2017 liegt der Löschungsabteilung nicht vor. Auch wurden keinerlei Angaben zur Verbreitung dieser Broschüre gemacht.

Ferner lässt sich nicht feststellen, dass der Vertrieb von Waren unter der Marke innerhalb der zwei Jahre bis zum Zeitpunkt der Antragstellung zunächst langsam angelaufen wäre, um dann immer umfangreicher zu werden. Die letzte von der Inhaberin der Unionsmarke vorgelegte Auftragsbestätigung datiert vom 01/11/2018, also weit vor der Antragstellung am 23/08/2019.

Die Inhaberin der Unionsmarke hat keine Gründe für die Nichtbenutzung vorgetragen.

In der Gesamtschau sind die eingereichten Unterlagen nicht ausreichend, um eine ernsthafte Benutzung der Unionsmarke innerhalb des relevanten Zeitraums zu belegen.

Aus dem Vorhergehenden folgt, dass die Inhaberin der Unionsmarke eindeutig keinen Nachweis für den Umfang der Benutzung erbracht hat. Somit wurde einer der Faktoren der ernsthaften Benutzung der Marke nicht nachgewiesen. Bei Prüfung der anderen Faktoren kann das Ergebnis in Bezug auf die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Unionsmarke kein anderes sein.

Schlussfolgerung

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass der von der Inhaberin der Unionsmarke erbrachte Nachweis keine ernsthafte Benutzung der Marke für die Waren, für welche sie eingetragen ist, belegt. Somit ist dem Antrag auf Erklärung des Verfalls vollständig stattzugeben und die angegriffene Unionsmarke ist vollständig für verfallen zu erklären.

Gemäß Artikel 62 Absatz 1 UMV tritt die Erklärung des Verfalls am Tag des Antrags auf Erklärung des Verfalls in Kraft, d. h. am 23/08/2019.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Inhaberin der Unionsmarke die unterliegende Partei ist, trägt sie die Löschungsgebühr sowie die der Antragstellerin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Artikel 109 Absätze 1 und 7 sowie Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii UMDV sind die an die Antragstellerin zu zahlenden Kosten die Löschungsgebühr und die Vertretungskosten, die auf Grundlage der dort festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Löschungsabteilung

Judit NÉMETH

Natascha GALPERIN

María Belén IBARRA DE DIEGO

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.