ANULACIÓN Nº 15 119 C (NULIDAD)

Residencial Palladium, S.L., C/ Cataluña nº 8 1° 2ª, 07800 Ibiza, España (solicitante), representado por Diego Solana, Calle Jorge Juan, 30, 6° planta, 28001 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Fiesta Hotels & Resorts, S.L., Avenida Bartolomé Roselló, 18, 07800 Ibiza (Baleares), España (titular de la MEU), representado por Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, España (representante profesional).

El 30/11/2018, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se desestima la solicitud de declaración de nulidad en su totalidad.

2. Recaerán en el solicitante las costas, que se fijan en 450 EUR.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra todos los servicios de la marca de la Unión Europea nº 2 915 304 . La solicitud está basada en el artículo 59, apartado 1, letra b) del RMUE y en el artículo 60, apartado 1, letra c) en relación con el artículo 8, apartado 4 del RMUE en base al nombre comercial no registrado y nombre de empresa ‘GRAND HOTEL PALLADIUM’, utilizado en el tráfico económico de España para los servicios de alojamiento temporal y restauración.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante afirma que en el año 2000 se constituyó la sociedad Residencial Palladium S.A. (posteriormente Residencial Palladium S.L.) y desde entonces, viene utilizando el nombre comercial no registrado PALLADIUM, primero en la forma ‘THERME DI PALLADIUM’ y posteriormente como ‘GRAND HOTEL PALLADIUM’, con un alcance internacional.

Entre el signo anterior y la marca impugnada existe riesgo de confusión como se ha confirmado en varias sentencias, entre ellas, la del Tribunal General de la Unión Europea (en adelante TGUE), en el asunto T-217/15, de 30 de noviembre de 2016.

En el momento de solicitud de la MUE, el ahora titular conocía que el solicitante venía utilizando con anterioridad el signo PALLADIUM para identificar servicios de restauración y alojamiento, por lo que la única finalidad de la solicitud de registro era la de competir deslealmente tratando de apropiarse de ese signo distintivo.

En apoyo de sus observaciones, el solicitante presentó las siguientes pruebas:

Anexo 1: Copia de la escritura de la constitución de la sociedad Residencial Palladium S.A.

Anexo 2: Certificado que asegura que la denominación Sanotel-Palladium S.A. no se encuentra registrada a fecha 02/02/2000.

Anexo 3: Copia de un artículo publicado en el periódico alemán Der Immobilien-Markt, del 14-15/10/2000 con un reportaje sobre el hotel utilizando la denominación Therme di Palladium.

Anexo 4: Numerosas facturas expedidas o imputadas a Residenza Terme di Palladium, Residencia Palladium (S.A.), Residencial Palladium (S.A.), Palladium S.A. y Grand Hotel Palladium a varios clientes nacionales (de distintas provincias españolas) e internacionales desde el año 2000.

Anexos 5-7: Copia de pago del impuesto sobre Actividades Económicas y solicitud de D. Baldassare Spina, pago de tasa y concesión de la licencia de apertura y funcionamiento de un establecimiento de alojamiento turístico, fechados en el 2001.

Anexo 8: Copia del libro de registro de viajeros de Residencia Termal Palladium, en el periodo 2000-2010.

Anexo 9: Copia de un artículo publicado en la revista alemana Ibiza Heute, de junio del 2002, con una fotografía del Grand Hotel Palladium y una entrevista a su director. Se acompaña de su correspondiente traducción al castellano.

Anexo 10: Acta notarial que acredita la veracidad de dos fotografías de placas conmemorativas por el patrocinio del Grand Hotel Palladium de la II Maraton de Sta. Eulalia, con fecha 31/03/2001.

Anexo 11: Copia de factura expedidas por Gran Hotel Palladium fechadas en 2016.

Anexos 12-13: Sentencia del Tribunal de Palma de Mallorca en el juicio ordinario nº 431/09 donde se desestima la demanda de Fiesta Hotels & Resort SL contra Residencial Palladium solicitando el cese del uso del rótulo o marca Palladium, y sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el recurso de apelación 378/2011 desestimando el recurso.

Anexo 14: Decisiones de la EUIPO en el procedimiento de anulación nº 7056C y de oposición nº 2 174 939; resolución de la Sala de Recurso en los procedimientos R-2391/2013 y del TGUE en el asunto T-217/15.

Anexo 15: Copia del auto de admisión a trámite de la demanda presentada por Fiesta Hotel & Resorts, S.L. contra Grand Hotel Palladium empresa hotelera mbH & Co KG por infracción de marca.

Anexo 16: Impresión de Google Maps con fecha 25/05/2017 donde se observa la proximidad a 180 metros entre el Grand Hotel Palladium y el Palladium Hotel Don Carlos.

Anexo 17: Acta notarial que acredita el contenido de varias web.

El titular de la MUE alega que a comienzos del año 2000 nace la marca PALLADIUM HOTEL & RESORTS para hoteles de la categoría superior de la cadena hotelera iniciada por la familia Matutes a finales de los años sesenta y con objeto de proteger dicha denominación, se solicitan los registros de las primeras marcas, entre ellas la MUE impugnada en el año 2002. Con los años, el titular de la MUE se expande, adquiriendo reputación y notoriedad a nivel internacional, con más de 50 hoteles en propiedad y gestión en la Unión Europea y Latinoamérica.

Desde el año 2006 el titular tiene abierto con conocimiento y consentimiento del solicitante, un hotel con la denominación ‘PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA’. Esta denominación puede considerarse notoriamente conocida en vista de la fecha de introducción en el mercado, su volumen de ventas, penetración en el sector hotelero y su pertenencia al grupo Fiesta Hotels & Resorts. Por lo tanto, esta marca viene siendo usada por el titular de la marca comunitaria impugnada desde al año 2006.

El titular de la MUE afirma que la solicitante conocía la existencia y registro de la marca PALLADIUM, entre ellas, la MUE impugnada, y si bien inició actuaciones contra un registro en España, ha tolerado el uso y registro por parte del titular de la MUE impugnada además de otras marcas que incluyen la denominación PALLADIUM. Prueba del conocimiento de la MUE impugnada por parte del solicitante es que el 02/03/2006 el solicitante presentó una solicitud de nulidad contra ese registro. Con ello, queda acreditado que el solicitante ha tolerado durante más de cinco años consecutivos el uso de la MUE posterior en España donde el signo anterior está protegido, con conocimiento pleno de dicho uso.

En la anterior solicitud de nulidad contra la MUE nº 2 915 304 no se alegó entre los derechos anteriores el nombre comercial no registrado en el que se basa la presente solicitud de nulidad el cual, según el solicitante, lleva utilizándose desde el año 2000. Por lo tanto, en la fecha de solicitud de la anterior declaración de nulidad, el demandante ya habría adquirido derechos sobre el nombre comercial ‘Grand Hotel Palladium’ estando en posición de alegarlo. Por consiguiente, en aplicación del artículo 60, apartado 4 del RMUE, la solicitud de nulidad es inadmisible ya que el solicitante no puede presentar ahora otra solicitud de nulidad sobre un derecho que pudo alegar en la primera demanda.

En cuanto al uso del derecho anterior en que se basa la solicitud de nulidad, el titular de la MUE alega que mientras que el formulario de la demanda se identifican los derechos anteriores como nombre comercial y nombre de la empresa y se alega como tales la denominación ‘Grand Hotel Palladium’, la documentación muestra que el nombre de la empresa es Residencial Palladium, S.A. Además, parte de los documentos aportados no son válidos para acreditar el uso del nombre comercial. Por ejemplo, el periódico Der Immobilieren Markt hace referencia al hotel Residenza Therme di Palladium; las facturas no contienen todos los elementos básicos para ser consideradas válidas y en todo caso, se refieren a un plazo temporal muy reducido; en el documento identificado como libro de huéspedes consta la denominación Residencia Termal Palladium y como titular la sociedad Baldaespina S.L. y muestra demás un limitado número de clientes.

La denominación PALLADIUM se utiliza en España de forma amplia. Existen otros signos distintivos que conviven pacíficamente con el nombre comercial no registrado del solicitante, por lo que la presente reclamación de nulidad es improcedente. Además, no existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados ya que la distintividad del elemento en común PALLADIUM es limitada ya que existen varios hoteles que utilizan la misma denominación.

En relación a las acusaciones sobre la actuación de mala fe en el momento de la solicitud de la MUE impugnada por parte de Fiesta Hotels & Resorts, S.L., esta señala que no queda probado que en ese momento conociese la existencia del derecho anterior ya que su grado de protección era nulo (no existían registros y su uso de existir, sería mínimo). Las sentencias del TGUE, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y de la propia Oficina aportadas por la solicitante excluyen la existencia de mala fe.

Por último, el titular de la MUE señala que no existe competencia desleal puesto que ha actuado de forma leal y conforme a derecho, creando y registrando sus propias marcas.

En apoyo de sus observaciones, el titular de la MUE presentó los siguientes documentos:

Anexo 1: Listado de marcas PALLADIUM propiedad del titular de la MUE.

Anexos 2 y 4: Impresiones de la página web del titular www.palladiumhotelgroup.com con información sobre la historia del grupo y los distintos hoteles del titular.

Anexo 3: Copia de certificados de premios obtenidos por el titular de la marca impugnada en relación con varios hoteles de su propiedad.

Anexo 5: Copia de publicaciones y noticias de Internet en las que se mencionan los establecimientos ‘Grand Palladium’ de Fiesta Hotels & Resorts S.L.

Anexo 6: Certificados emitidos por el Presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera que aseguran que el establecimiento que Fiesta Hotels & Resorts tiene en Ibiza se llama ‘PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT’ y esta denominación viene usándose desde el año 2006.

Impresiones de la página web del titular www.palladiumhotelgroup.com.

Impresiones de la página web www.booking.com donde aparece el hotel ‘PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT’.

Anexo 7: Copia del convenio de colaboración entre Abel Matutes, presidente del establecimiento Palladium Palace Ibiza Resort & SPA y Baldassare Spina, administrador de Residencial Palladium S.A. y el titular de la MUE, con fecha 30 de marzo de 2006.

Anexo 8: Escritura de cesión de la marca PALLADIUM al titular de la MUE por parte de Baldassare Spina, administrador de Residencial Palladium S.A.

Anexo 9: Dos certificados de agencias de viajes que acreditan el uso de la marca PALLADIUM por parte del titular de la MUE desde el año 2003.

Anexo 10: Impresiones de la página web del gobierno de España sobre el contenido de facturas.

Anexo 11: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 14 de Noviembre de 2017.

Anexo 12: Copia de certificación que acredita que con fecha 02/10/2013 no existe inscrito en el Registro general del consejo insular de Ibiza, ningún hotel o complejo hotelero bajo la denominación ‘GRAN HOTEL PALLADIUM’.

Anexo 13: Copia de certificación que acredita que con fecha 14/10/2009 no existe inscrito en el Registro general del consejo insular de Ibiza un alojamiento turístico que detente la denominación ‘PALLADIUM’.

Anexo 14: Extractos de la base de datos de la EUIPO y la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) de registros que contienen el término ‘PALLADIUM’ para designar servicios en la clase 43.

Anexo 15: Recurso de casación interpuesto por el titular de la MUE contra la sentencia del TGUE de fecha 30 de noviembre del 2016 en el asunto T-217/15.

Anexo 16: Sentencia del Landgericht München I de 23 de Mayo de 2017, en alemán y su traducción al español.

Anexo 17: Impresiones de Wikipedia con información sobre Santa Eulalia del Río.

Anexo 18: Documentación sobre la anterior solicitud de declaración de nulidad contra la misma MUE ahora impugnada presentada por el solicitante en el año 2006.

Anexo 19: Impresión de la página web https://whois.icann.org, con información sobre el dominio grandhotelpalladium.com

En su contestación, el solicitante aporta la sentencia del TGUE de 19 de abril de 2018 en el asunto C-75/17 en la que se desestima el recurso de casación interpuesto por el titular de la MUE. Además, reitera sus observaciones presentadas en relación a la actuación de mala fe del titular de la MUE en el momento de solicitud de la marca impugnada y sobre la existencia de un nombre comercial no registrado anterior a la solicitud de la MUE, que confiere al solicitante la facultad de prohibir la utilización de una marca posterior, y existencia de competencia desleal.

A continuación reitera los argumentos previamente presentados y refuta todos los argumentos del titular de la MUE, como se resume a continuación.

En primer lugar aclara que el nombre comercial en el que basa la solicitud de nulidad es ‘GRAND HOTEL PALLADIUM’ mientras que Residencial Palladium S.L. (y anteriormente Residencial Palladium S.A.) son el nombre de la sociedad.

En cuanto a la inadmisibilidad de la presente solicitud de nulidad en aplicación del artículo 60, apartado 4 del RMUE, el solicitante alega que no procede en el presente caso puesto que solo es aplicable en aquellos supuestos en los que se haya tomado una decisión de fondo. La solicitud de declaración de nulidad presentada el 02/03/2006 fue retirada antes de un pronunciamiento de fondo de la EUIPO.

Tampoco es de aplicación la caducidad por tolerancia puesto que el solicitante no ha admitido y tolerado el uso de las marcas del titular de la MUE en la UE, de hecho el solicitante ha actuado contra todos los registros de marca presentados por el titular de la MUE bien ante la EUIPO o ante Tribunales españoles o europeos.

En relación a la existencia de mala fe, el solicitante reitera que el titular de la MUE conocía que Residencial Palladium, S.L. venía utilizando con anterioridad el signo Palladium para identificar servicios de restauración, alojamiento temporal, spa y balneario. Por ello, detrás de la solicitud de registro de la MUE impugnada, la intención del titular de la MUE era competir deslealmente tratando de apropiarse de un signo distintivo para la identificación de un establecimiento de alojamiento temporal e impedir el uso pacífico que el solicitante venía realizando desde el año 2000 sobre el término PALLADIUM.

Por último, señala que existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados puesto que comparten el término PALLADIUM y los elementos diferenciadores son genéricos o descriptivos.

ADMISIBILIDAD

En el asunto que nos ocupa, el 02/03/2006 Residencial Palladium, S.L., presentó una solicitud de anulación en la Oficina basándose en otros derechos anteriores de los cuales es titular, en concreto los registros de marca españoles nº 94 047 y nº 2 503 994, el registro de marca italiano nº 597 136 y el nombre de empresa ‘Residencial Palladium’.

El titular de la MUE afirma que en esa solicitud previa de nulidad contra la MUE nº 2 915 304 no se alegó entre los derechos anteriores el nombre comercial no registrado ‘GRAND HOTEL PALLADIUM’ en el que se basa la presente solicitud de nulidad.

Según el solicitante, el nombre comercial no registrado ‘GRAND HOTEL PALLADIUM’ lleva utilizándose desde el año 2000. Como prueba aporta los documentos incluidos en los anexos 1-9 (arriba listado), entre ellos facturas y un acta notarial donde se observa, por ejemplo, este nombre comercial en una placa conmemorativa del año 2002. Por lo tanto, y de acuerdo con las alegaciones del solicitante, en la fecha de la solicitud anterior de declaración de nulidad en el año 2006, el solicitante ya habría adquirido derechos sobre el nombre comercial ‘GRAND HOTEL PALLADIUM’ estando en posición de alegarlo.

El 18/07/2017 la Oficina consideró la presente solicitud de nulidad admisible de conformidad con lo dispuesto en la regla 40, apartado 1, del REMU, no obstante, no se procedió en ese momento al examen de la admisibilidad de la solicitud de nulidad en base al artículo 60, apartado 4, del RMUE.

De conformidad con el artículo 60, apartado 4, del RMUE, el solicitante no podrá presentar una nueva solicitud de nulidad fundada en otros derechos anteriores que hubiera podido alegar en apoyo de la primera demanda o reconvención, sin que sea necesario, en contra de lo alegado por el solicitante, que haya un pronunciamiento de fondo en la solicitud previa.

Por lo tanto, debe desestimarse por inadmisible la presente solicitud en la medida en que se basa en el nombre comercial no registrado y nombre de empresa ‘GRAND HOTEL PALLADIUM’, utilizado en el tráfico económico de España para los servicios de alojamiento temporal y restauración.

CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA – ARTÍCULO 59, APARTADO 1, LETRA  b), DEL RMUE

Principios generales

El artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE establece que se declarará la nulidad de la marca de la Unión Europea cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

No existe una definición jurídica precisa del término «mala fe», por lo que queda abierta a diversas interpretaciones. La mala fe es un estado subjetivo que se basa en las intenciones del solicitante a la hora de presentar una marca de la Unión Europea. Por norma general, las intenciones propias no están sujetas a consecuencias legales. Para apreciar mala fe debe concurrir, en primer lugar, alguna acción del titular de la MUE que refleje claramente una intención deshonesta y, en segundo lugar, una norma objetiva que sirva como referente para evaluar dicha acción y a continuación calificarla como constitutiva de mala fe. Existe mala fe cuando la conducta del solicitante de una marca de la Unión Europea se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, y que puede identificarse valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas (Dictamen de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston de 12/03/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

Si el titular de una MUE ha actuado de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de marca debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

Apreciación de la mala fe

De acuerdo con el solicitante, en el momento de solicitud de la MUE impugnada en el año 2002, el titular de la MUE tenía conocimiento de la utilización del nombre comercial no registrado ‘GRAND HOTEL PALLADIUM’ para identificar servicios de alojamiento temporal ya que su uso se remonta al año 2000. La MUE impugnada y el nombre comercial no registrado comparten el término PALLADIUM, y ambos designan servicios idénticos, por lo que existe riesgo de confusión entre el público.

No obstante, como ha señalado la jurisprudencia, el hecho de que el titular de la MUE sepa o deba saber que el titular de la nulidad ha venido utilizando un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que pueda dar lugar o no a confusión no basta para acreditar la mala fe (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Para determinar si ha existido mala fe, deben tenerse en cuenta las intenciones del titular de la MUE en el momento de la presentación.

Como se ha mencionado anteriormente, en la solicitud de una marca se presume la existencia de buena fe salvo prueba en contrario por lo que la carga de la prueba de la existencia de mala fe recae en el solicitante de nulidad.

El solicitante alega que la finalidad del titular de la MUE con la solicitud de la MUE fue competir deslealmente tratando de apropiarse del signo distintivo del solicitante para que su establecimiento hotelero pudiera identificarse como Hotel Palladium Ibiza.

Puede existir un indicio de mala fe si el titular de la MUE solicita una marca que es idéntica o similar a la de un tercero para productos y servicios engañosamente similares o idénticos y el derecho anterior está legalmente protegido en cierta medida y el único fin del titular de la MUE es competir de manera desleal beneficiándose del derecho anterior (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).

No obstante, el solicitante no ha demostrado que el único fin del titular de la MUE es competir de manera desleal beneficiándose del derecho anterior.

En sus observaciones en respuesta, el titular de la MUE alega que a comienzos del año 2000 se inauguraron varios hoteles, naciendo con ellos su propia marca PALLADIUM Hotel & Resort, y que para proteger dicha denominación se solicitó el registro de varias marcas, entre ellas, la MUE impugnada.

Por lo tanto, a falta de alegaciones o pruebas adicionales, no queda demostrado en el presente caso que la única intención del titular de la MUE fuera aprovecharse intencionadamente del conocimiento en el mercado del nombre comercial no registrado PALLADIUM. Como consecuencia, no se puede considerar que la solicitud de registro de la MUE, aun siendo similar al nombre comercial no registrado del solicitante por incluir también el término PALLADIUM, constituya una manifestación de mala fe.

Conclusión

A falta de otros argumentos o pruebas relevantes por parte del solicitante la División de Anulación concluye que debe denegarse la solicitud de anulación como infundada en la medida en que se basa en el motivo de mala fe.

Y, en consecuencia, la solicitud de anulación debe ser desestimada en su totalidad.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar los costes en los que haya incurrido el titular de la MUE durante este procedimiento.

De conformidad con el artículo 109, apartado 7, del RMUE, y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al titular de la MUE son los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.

La División de Anulación

Jose GARRIDO OTAOLA

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Elena NICOLÁS GOMEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).