ANULACIÓN Nº 14948 C (CADUCIDAD)

Lionel Andres Messi Cuccittini, Gran Vía Carlos III, 53, 08028 Barcelona, España (solicitante), representado por Jean-Yves Teindas Maillard, Av. Diagonal 191, 08018 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

J.M.-E.V. e Hijos, S.R.L., Corró 199, 08401 Granollers, España (titular de la MUE), representado por Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelona, España (representante profesional).

El 19/07/2019, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima parcialmente la solicitud de caducidad.

2. Los derechos del titular de la MUE respecto de la marca de la Unión Europea nº 3 436 607 se declaran caducados a partir del 11/05/2017 para algunos de los productos impugnados, en concreto:

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; Pieles de animales; Baúles y maletas; Paraguas, sombrillas y bastones; Fustas y artículos de guarnicionería y, en particular, bolsas de viaje y bolsas de herramientas.

3. La marca de la Unión Europea continuará registrada para los restantes productos y servicios, en concreto:

Clase 18: Bolsas de deporte, mochilas.

Clase 25: Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte.

Clase 35: Servicios de venta al por menor en tiendas y a través de redes mundiales informáticas.

4. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de caducidad de la marca de la Unión Europea nº 3 436 607 ‘MASSI’ (marca denominativa) (la MUE). La solicitud se dirige contra algunos de los productos y servicios cubiertos por la MUE, en concreto contra los siguientes productos:

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; Pieles de animales; Baúles y maletas; Paraguas, sombrillas y bastones; Fustas y artículos de guarnicionería y, en particular, bolsas de deporte, mochilas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas, estando todos los antedichos productos no vinculados a la práctica del ciclismo.

Clase 25: Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte, no vinculados a la práctica del ciclismo.

El solicitante alegó el artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante afirma que la marca impugnada no ha sido objeto de un uso efectivo por un periodo continuado de cinco años para todos los productos designados de las clases 18 y 25 sino solamente para los productos de estas clases que están directamente vinculados al ciclismo. Por lo tanto, según el solicitante, el titular tendrá que acreditar que efectivamente ha utilizado la marca impugnada para los productos que no se destinen a la práctica del ciclismo. Además, el solicitante explica que en el momento que se solicitó la marca impugnada, existía la subcategoría ropa para ciclistas dentro de la Clase 25 en la Clasificación de Niza.

El solicitante alega asimismo que tal como declaró el Tribunal de Justica en la sentencia de 19/06/2012, C-307/10, ‘IP Translator’, todo solicitante de una marca de la Unión tiene la obligación de designar de forma clara y precisa los concretos productos y/o servicios para los que aquella pretende ser utilizada, no siendo admisible realizar una identificación genérica de los mismos en base al título de la clase. Por lo tanto, la marca designada en base al título de las clases 18 y 25 no cumple los criterios de precisión y claridad requeridos por el artículo 28.2 del RMUE.

Además, prosigue el solicitante, a través de la marca el titular está impidiendo Ia actividad mercantil del solicitante, a pesar de que el solicitante, actuando con total buena fe, ha limitado sus marcas de la Unión Europea y españolas para que no entren en conflicto con los productos y servicios del ámbito del ciclismo que vende el titular.

En apoyo de sus alegaciones, el solicitante aportó los siguientes documentos:

• Documento nº 1: Decisión de la División de Anulación 6973 C de 28/11/2013.

• Documento nº 2: Extracto de la Oficina Española de Patentes y Marcas relativo a la marca nº 3 564 899 ‘Messi’ (figurativa).

• Documento nº 3: Decisión de la División de Anulación 8140 C de 28/08/2014 por la que se estimó parcialmente la solicitud de caducidad contra la marca ahora impugnada. Concretamente, se probó el uso de la marca impugnada ‘MASSI’ para los productos de la Clase 25 en relación al deporte.

• Documento nº 4: Copia del requerimiento enviado por el solicitante al titular de Ia marca impugnada con fecha 21/02/2017 con el fin de llegar a un acuerdo.

• Documento nº 5: Auto del Juzgado de Marca de Ia Unión Europea nº 1 de Alicante de 13/09/2017 donde consta la presentación de las diligencias preliminares requeridas por el titular al solicitante con fecha 06/09/2017.

• Documento nº 6: Artículo publicado en el diario Expansión el 03/08/2016 donde se identifican los deportes más practicados en España.

• Documento nº 7: Dos artículos de prensa que recogen los datos publicados en el Informe emitido por Ia Asociación Española de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) sobre el sector de la bicicleta en España y el aumento de su facturación.

• Documento nº 8: Acta de presencia del solicitante ante Notario el 26/03/2018 para que acceda a las páginas de Internet y deje constancia del contenido de las impresiones de las siguientes páginas web: (i) secciones de la página web de MASSI; (ii) secciones de la página web actual de MASSI; (iii) sitios web de distribuidores oficiales de MASSI; (iv) sitios web de terceros distribuidores de MASSI; así como protocolización notarial de las mismas.

• Documento nº 9: Copia de la entrevista concedida por el Presidente de Masferrer el 16/04/2015 en el que se menciona el mercado de las bicicletas en el que está activa la marca MASSI.

• Documento nº 10: Cuentas anuales de Casa Masferrer en los ejercicios 2012 a 2016, ambos incluidos.

• Documento nº 11: Dossier con información relativa a los 15 puntos de venta no automáticamente adscritos a la práctica del ciclismo, acreditando su vinculación directa o indirecta con dicho sector. Aparece ‘MASSI’ en relación a bicicletas.

• Documento nº 12: Dossier con detalle de las especificaciones técnicas de los productos a los que el titular atribuye usos distintos al ciclismo, junto a referencias al sitio web de ‘MASSI’, de sus distribuidores y de terceros presentándolos como productos especialmente dirigidos a la práctica del ciclismo.

En respuesta, el titular de la MUE aporta pruebas del uso que se analizarán posteriormente y afirma que dichos documentos demuestran el uso habitual de la marca impugnada en las clases 18 y 25 durante todo el periodo relevante. Rechaza el argumento del solicitante de que los productos registrados de la clase 25 adolezcan de claridad y precisión. Además, la categoría de productos para los que está registrada la marca impugnada no se puede ceñir a la subcategoría de ciclismo ya que las evidencias de uso prueban que la marca se ha utilizado para esos productos para ciclismo pero también para otros deportes. Por lo tanto, según el titular, dicha limitación es artificial y contraria a la práctica real y al mercado objetivo del titular de la marca. Además, expone que la sentencia ‘IP Translator’ no se aplica a este caso.

Además, el titular explica que algunos artículos de ropa, calzado y sombrerería ‘MASSI’ ofrecen ciertas características técnicas, de protección contra el agua, el viento, absorción del calor corporal o transpiración que son muy apreciadas por deportistas de todo tipo, incluso por los consumidores que, practicando o no un deporte, puedan quedar expuestos a condiciones climáticas adversas. Dichas consideraciones se aplican también a los productos de la clase 18.

Por otro lado, el titular puntualiza que las partes están confrontadas por un conflicto de marca causado por el solicitante, pues desde el año 2007 pretende registrar para los mismos productos de las clases 18 y 25 la marca consistente en su apellido, ‘MESSI’, sin importar los derechos registrales del titular anterior.

Por el contrario, el solicitante deniega la validez de la prueba presentada por el titular y además reitera los argumentos expuestos anteriormente. Asimismo, el solicitante insiste en que el ciclismo, la ropa y demás accesorios relacionados tienen entidad propia como para ser considerados como una sub-categoría de las clases 18 y 25 por la sofisticación y especialidad de las prendas dirigidas a la práctica de este deporte. Además, se ajusta a la realidad social y comercial actual. A la vista de las pruebas, según el solicitante, el exclusivo propósito que lleva a un consumidor a comprar productos ‘MASSI’ no es otro que la práctica del ciclismo. En apoyo de sus alegaciones, el solicitante hace referencia a decisiones anteriores de la Oficina.

Finalmente, el titular insiste en que, valorando los documentos de prueba, si bien hay algunos artículos en las clases 18 y 25 específicos del ciclismo, hay muchos otros que no lo son, por lo que la limitación que pretende el solicitante resultaría parcial e injusta en la medida en que vulneraría los derechos del titular sobre su marca. La red de distribución europea, la plataforma de Internet para vender los productos, los acuerdos con fabricantes de ciertos materiales que posteriormente forman parte de la ropa, el calzado y la sombrerería ‘MASSI’, responden al proyecto global de su titular de vender productos ‘MASSI’ a un amplio espectro del público.

MOTIVOS DE LA RESOLUCIÓN

Con arreglo al artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE, se declarará la caducidad de los derechos del titular de la marca de la Unión Europea mediante solicitud presentada ante la Oficina si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso.

Una marca es objeto de un uso efectivo cuando su uso es acorde con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los cuales haya sido registrada, con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios. El uso efectivo supone la utilización de este en el mercado de los productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca además de los usos meramente internos (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particular § 35-37, 43).

En la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Por el contrario, la disposición que exige que la marca anterior haya sido efectivamente utilizada «no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes» (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

De conformidad con el artículo 19, apartado 1, del RDMUE junto con el artículo 10, apartado 3, del RDMUE, las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y/o servicios para los cuales está registrada.

En el procedimiento de caducidad basado en los motivos de falta de uso, la carga de la prueba recae en el titular de la MUE ya que no cabe esperar que el solicitante acredite un hecho negativo, en concreto que la marca no ha sido utilizada durante un periodo ininterrumpido de cinco años. Por lo tanto, corresponde al titular de la MUE demostrar el uso efectivo dentro de la Unión Europea, o presentar las causas justificativas de la falta de uso.

En el caso que nos ocupa la MUE fue registrada el 03/09/2007. La solicitud de caducidad se presentó el 11/05/2017. Por lo tanto, la MUE estaba registrada más de cinco años antes de la fecha de la presentación de la solicitud de caducidad. El titular de la MUE tiene por tanto que acreditar el uso efectivo de la MUE impugnada durante el periodo de cinco años anterior a la fecha de la solicitud de caducidad, es decir, desde el 11/05/2012 a 10/05/2017 incluidos, para los productos impugnados enumerados en la sección anterior «Motivos».

El 17/11/2017 el titular de la MUE presentó pruebas del uso.

Dado que el titular de la MUE solicitó el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en las pruebas presentadas, la División de Anulación se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos. Las pruebas son las siguientes:

• Anexo 1: Más de doscientas facturas emitidas por Casa Masferrer S.A., y dirigidas a clientes en España y en otros países como Bélgica, Francia, Portugal, Italia, Inglaterra, Polonia, Estonia, República Checa y Suecia entre 2012 y 2017. Se incluyen los códigos de los productos, la descripción de los mismos (entre otros, guantes, culotte, maillot, casco, manguitos, impermeable, portaequipajes, sillín, bolsa sillín, cadena, linterna delantera, chaqueta, pantalón, zapatillas, hidro-bolsas, jersey, perneras, cubre zapatillas, bolsas) y los precios de los productos en Euros. Junto a algunos productos aparece la marca ‘MASSI’.

• Anexo 2: Catálogos Sport Wear entre 2012 y 2017 que muestran diversos productos tales como camisetas, mochilas, zapatillas, chaquetas, pantalones, maillots, impermeables, cintas para la cabeza, calcetines, cubre brazos, cubre piernas, zapatos, hidro-bolsas, mostrando la marca . Además, aparecen los códigos de los productos junto con las tallas (S, M, L, XL, XXL, XXXL) y la mayoría de los productos son para la práctica de deportes.

• Anexo 3: Tarifas de precios Sport Wear entre 2012 y 2017 relativas a artículos ‘MASSI’. Aparecen los códigos de los productos así como la descripción de los mismos (bolsas, maillots, chalecos, calcetines, chaquetas, paravientos, impermeables, camisetas, manguitos, perneras, zapatillas, trajes anatómicos, mochilas de hidratación) y los precios de venta.

• Anexo 4: Informe de auditoría llevado a cabo por Audinform el 15/11/2017 sobre información referida a la comercialización de diversos productos y prendas deportivas (excluyendo ciclismo) durante los ejercicios 2012 a 2016. Se muestra un desglose de las unidades vendidas de los productos así como los importes vendidos en Euros.

• Anexo 5: Decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la concesión parcial de la marca MESSI así como decisiones anteriores de la Oficina respecto a la existencia de riesgo de confusión entre las marcas MESSI (figurativa) vs MASSI.

El 03/08/2018, el propietario aportó prueba adicional que consiste en los siguientes documentos:

• Anexo 6: Extracto que muestra búsquedas en amazon.es, alltricks.es y runnerinn.com sobre ropa deportiva ‘MASSI’ en relación a camisetas, zapatillas, culottes, algunos de ellos en relación a ciclismo.

• Anexo 7: Extractos que muestran tiendas en las que se venden productos ‘MASSI’ en Francia, España, el Reino Unido y Bélgica.

• Anexo 8: Un catálogo de 2015 sobre ropa para deporte .

Observaciones preliminares

Presentación tardía de pruebas adicionales

El 03/08/2018, el titular presentó pruebas adicionales fuera del plazo establecido.

El artículo 82 del RDMUE indica, expresamente, que el artículo 19 no se aplicará a las peticiones de prueba del uso presentadas con anterioridad al 01/10/2017. Por lo tanto, el Reglamento (CE) nº 2868/95 ha de aplicarse al presente caso.

Si bien, con arreglo a la regla 40, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 2868/95, el titular de la MUE debe presentar la prueba de uso en el plazo establecido por la División de Anulación, esta disposición no evita que se tengan en cuenta pruebas complementarias si surgen nuevos factores (12/12/2007, T‑86/05 P, Corpo livre, EU:T:2007:379, apartado 50). La Oficina debe ejercer los poderes discrecionales que le otorga el artículo 95, apartado 2, del RMUE (18/07/2013, C‑621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 30).

Los factores que deben evaluarse al ejercer estos poderes discrecionales son: en primer lugar, si el material presentado fuera de plazo puede ser pertinente a primera vista para el resultado del procedimiento y, en segundo lugar, si la fase del procedimiento en la que tiene lugar la presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a tener en cuenta estas cuestiones (18/07/2013, C‑621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 33). Es poco probable que se acepten las pruebas adicionales extemporáneas si el titular de la marca de la UE o del registro internacional ha abusado de los plazos establecidos utilizando tácticas dilatorias o mostrando una negligencia manifiesta (18/07/2013, C‑621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).

En este caso y en relación a la prueba adicional aportada por el titular el 03/08/2018, la cuestión de si la Oficina debe ejercer los poderes discrecionales que le otorga el artículo 95, apartado 2, del RMUE para aceptarla se deja abierta ya que la evidencia inicialmente aportada dentro del periodo relevante es suficiente para probar el requerido carácter efectivo de la marca de la MUE para algunos de los productos para los que se registró y la prueba adicional no contiene ninguna referencia al resto de productos impugnados.

Uso por parte de un tercero

El titular alega que si bien el titular de la marca es J.M.-E.V. e Hijos, S.R.L., la empresa comercializadora de los productos es Casa Masferrer S.A., de ahí que sea esta empresa la que expide las facturas.

En virtud del artículo 18, apartado 2, del RMUE, el uso de la marca de la Unión Europea con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular.

En este sentido, y de conformidad con el artículo 18, apartado 2, del RMUE, la División de Anulación considera que el uso realizado por esa otra empresa se llevó a cabo con el consentimiento del titular de la MUE, como se prueba anteriormente, y equivale por lo tanto al uso realizado por el propio titular de la MUE.

Apreciación del uso efectivo – factores

Momento del uso

Las pruebas deben demostrar el uso efectivo de la marca de la Unión Europea en el periodo de referencia.

En el presente caso, la información contenida en las facturas, en los catálogos, en las tarifas de precios así como en el Informe de Auditoría que se refiere a las ventas de los productos entre los años 2012 y 2016 muestran suficiente información sobre el período relevante, es decir, del 11/05/2012 al 10/05/2017 incluidos.

Como la norma que prescribe el uso no implica que éste tenga que ser probado durante todo el período de los cinco años sino que el uso efectivo debe ser mostrado dentro del período correspondiente, la duración del uso que ha sido mostrado en este caso es suficiente.

Lugar de uso

Las pruebas deben demostrar que la marca de la Unión Europea impugnada ha sido efectivamente utilizada en la Unión Europea (véase el artículo 18, apartado 1, y el artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE).

En este caso, es posible establecer de las pruebas de uso aportadas, que la marca tiene una presencia destacada sobre todo en España. Esto se puede deducir de la lengua de los documentos y la divisa mencionada en las facturas (Euros). Algunas facturas muestran que los productos se han dirigido a clientes del territorio español y otras se producen en España y se dirigen a clientes en otros países como Bélgica, Francia, Portugal, Italia, Inglaterra, Polonia, Estonia, República Checa y Suecia, por lo tanto, prueban uso en exportación. Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

Por todo ello, de la información contenida en las pruebas, queda suficientemente demostrado que la marca de la Unión Europea ha sido usada sobre todo en España. Se debe por lo tanto establecer que el uso efectivo supone que la marca se encuentre presente en una parte sustancial del territorio en el que está protegida (12/12/2002, T‑39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 37).

Por lo tanto, el requisito del lugar de uso se cumple en este caso.

Naturaleza del uso: uso como marca

La naturaleza del uso exige, entre otros, que la marca de la Unión Europea impugnada se utilice como marca, es decir, para identificar el origen para que el público destinatario pueda diferenciar entre los productos y servicios de distintos proveedores.

En este caso, la mayoría de los documentos muestran que los signos ‘MASSI’, tanto en su forma verbal como en su forma figurativa se usan en relación a ciertos productos en cuestión y por lo tanto se usan como marca. Como consecuencia de ello, los consumidores pueden distinguir entre los productos de distintos proveedores.

Naturaleza del uso: uso de la marca tal como ha sido registrada

La «naturaleza del uso» en el contexto del artículo 10, apartado 3, del RDMUE también exige pruebas del uso de la marca tal como ha sido registrada, o de una variación de la misma de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE que no altere el carácter distintivo de la marca de la Unión Europea impugnada.

En este caso, algunos documentos aportados, esto es, las facturas, los catálogos y las tarifas de precios muestran los signos y ‘MASSI’.

La División de Anulación considera que el hecho de que algunas pruebas muestren el signo ligeramente estilizado y con colores , no son suficientes para afirmar que se está produciendo una variación sustancial del signo como fue registrado alterando su carácter distintivo, ya que estos elementos figurativos no son más que meros elementos decorativos. Además, hay otras muchas evidencias que sí muestran la marca tal cual se registró ‘MASSI’. Por lo tanto, el uso de la marca está en conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE.

Por lo tanto, la División de Anulación estima que de las pruebas aportadas es posible establecer que la marca de la Unión Europea se usó como marca en la forma en la que fue registrada o en una forma que no altera su carácter distintivo.

Alcance del uso

Por lo que respecta al alcance del uso, es jurisprudencia consolidada que es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos (por ejemplo, 08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

El Tribunal ha considerado que «no es necesario que el uso […] sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente» (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).

No es posible determinar a priori, y de modo abstracto, el umbral cuantitativo para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo. Por consiguiente, no cabe establecer una norma de minimis. Por lo tanto, cuando responde a una verdadera justificación comercial, un uso, aun mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).

En este caso, si bien es cierto que algunas facturas aportadas incluyen importes no excesivamente altos teniendo en cuenta el tipo de productos de que se trata, la mayoría de las facturas describen la cantidad de productos efectivamente vendidos. Además, las facturas incluyen la marca ‘MASSI’ junto con algunos productos. Para aquellos productos en los que no aparece la marca impugnada, el código que se muestra permite identificar el producto en los catálogos aportados (anexo 2). Además, dichas facturas incluyen las unidades de los productos vendidos así como los importes totales, lo que permite constatar que los productos se han vendido en el mercado y que no se han destinado a un uso interno de la propia compañía ni a un uso puramente simbólico.

Es necesario establecer que aunque debe demostrarse un alcance del uso mínimo, en qué consiste exactamente este alcance mínimo dependerá de las circunstancias de cada caso. La norma general es que, cuando responde a una verdadera justificación comercial, un uso, incluso mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo, dependiendo de los productos y servicios, y el mercado de referencia (sentencias de 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 y la citada jurisprudencia; 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42). Dicho de otro modo, bastará con que la prueba del uso demuestre que el titular de la marca ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trate y que no haya usado la marca únicamente con la intención de conservar los derechos inherentes a la misma (uso simbólico).

Tomando en consideración la naturaleza de los productos impugnados, la cantidad expresada en las facturas junto con el resto de pruebas (listados de precios, catálogos), incluyendo el informe de auditoría, elaborado por una empresa independiente y, contrariamente a lo alegado por el solicitante, con unas normas en cuanto a la verificación de las cuentas, alcanza el mínimo requerido para algunos de los productos impugnados. Por ello, las pruebas, consideradas globalmente, son suficientes para demostrar el alcance de uso de la marca registrada y excede por lo tanto un uso simbólico al menos para ciertos productos.

Por todo lo anterior, la División de Anulación considera que los documentos aportados en su conjunto, proporcionan información suficiente sobre el volumen comercial, la duración y la frecuencia de uso al menos en relación a parte de los productos impugnados.

Uso respecto de los productos registrados impugnados

El artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE y el artículo 10, apartado 3, del RDMUE exigen que el titular de la marca de la Unión Europea demuestre el uso efectivo para los productos y servicios impugnados para los que la marca de la Unión Europea ha sido registrada.

La MUE se impugnó para ciertos productos de las clases 18 y 25. Sin embargo, las pruebas presentadas por el titular de la MUE no demuestran el uso efectivo de la marca para todos los productos impugnados.

De conformidad con el artículo 58, apartado 2, del RMUE, si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca impugnada, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o servicios de que se trate.

En sus alegaciones, el solicitante impugnó los productos incluidos en las clases 18 y 25 no vinculados a la práctica del ciclismo ya que considera que el propietario ha utilizado la marca impugnada única y exclusivamente para productos de ciclismo. Por lo tanto, según el solicitante, el titular tendrá que acreditar que efectivamente ha utilizado la marca impugnada para los productos que no se destinen a la práctica del ciclismo. Además, una marca designada en base al título de las clases 18 y 25 no cumple los criterios de precisión y claridad requeridos por el artículo 28.2 del RMUE.

Por su parte, el titular rechaza el argumento del solicitante de que los productos registrados de la clase 25 adolecen de claridad y precisión. Además, la categoría de productos para los que está registrada la marca impugnada no se puede ceñir a la subcategoría de ciclismo ya que las evidencias de uso prueban que la marca se ha utilizado para esos productos para ciclismo pero también para otros deportes.

En este caso, la División de Anulación estima que la mayoría de las pruebas (facturas, catálogos, listados de precios) muestran que la marca impugnada ha sido usada principalmente para culottes, maillots, cascos, manguitos, impermeables, chaquetas, pantalones, zapatillas, jersey, perneras, cubre zapatillas, todo ello para la práctica del deporte. Dichos productos se incluyen en las categorías más amplias ropa, calzado y sombrerería para la práctica del deporte. No es necesario que el titular presente pruebas de todas las formas posibles de productos o servicios sino únicamente de productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes. La razón subyacente es que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro.

Por lo tanto, la División de Anulación concuerda con los argumentos del titular y considera que a la luz de las pruebas presentadas, los productos están dirigidos a aquellos que practican todo tipo de deportes y no solamente a la práctica del ciclismo. Además, dichas prendas también se dirigen a consumidores que las compran para actividades al aire libre sin necesidad de realizar ningún deporte.

El solicitante se refiere a la decisión 8140 C de la División de Anulación de 28/08/2014 y traduce algunos pasajes en relación al uso respecto de los productos impugnados. Es necesario recordar que, si bien en principio la Oficina no está vinculada por sus resoluciones anteriores ya que cada asunto debe tratarse por separado y atendiendo a sus particularidades y únicamente a la luz del RMUE, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la EUIPO, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

En dicha decisión, la División de Anulación reconoció que a la luz de las pruebas aportadas, la marca impugnada se había usado para artículos dirigidos a ciclistas, para bicicletas y ropa, calzado y sombrerería para la práctica del ciclismo. Sin embargo, la División de Anulación consideró que el ‘…establecimiento de una subcategoría ropa para ciclistas es demasiado limitada ya que la ropa, el calzado y las cintas para el pelo que se muestran con la marca impugnada se pueden usar perfectamente por cualquier consumidor para cualquier actividad al aire libre y es bastante habitual comprar artículos de ropa para la práctica del deporte de un fabricante especializado en un deporte para que se use para otro tipo de actividades deportivas…’ con lo que la actual División de Anulación concuerda.

Además, este procedimiento es independiente del anterior con su propia prueba. Según dicha prueba aportada, la marca se usó para artículos de deporte en general y no se puede inferir de los documentos que los únicos productos vendidos con la marca se destinan solo a los aficionados al ciclismo.

El solicitante explica que tanto el canal de distribución de los productos MASSI como el enfoque que se haga de ellos, presentándolos al consumidor como un producto específicamente dirigido al ciclismo, no hacen sino imposibilitar, más si cabe, la vinculación de los productos de la titular en las clases 18 y 25 a todo deporte o actividad que no sea la del ciclismo. Ni las facturas, ni los catálogos, ni las tarifas de precios, ni siquiera el informe pueden ser tenidos en cuenta dado que las únicas ventas que soportan son las de productos vinculados claramente a la práctica del ciclismo y como tales no muestran prueba de uso. En este sentido, el solicitante aportó documentos con la finalidad de demostrar que la marca impugnada se utiliza exclusivamente en el mercado sofisticado de las bicicletas.

En este sentido, la División de Anulación considera que las disposiciones del artículo 47 del RMUE que permiten reputar registrada la marca únicamente para aquella parte de los productos y servicios con respecto a la cual se ha probado el uso efectivo de la marca i) constituyen una limitación de los derechos que el titular de la marca obtiene de su registro y ii) deben conciliarse con el interés legítimo de dicho titular en poder ampliar en el futuro su gama de productos o servicios, dentro del límite de los términos que hacen referencia a los productos o servicios para los que se ha registrado la marca, beneficiándose de la protección que el registro de dicha marca le confiere. Así ocurre sobre todo cuando, como en el caso de autos, los productos y servicios para los que se registró la marca constituyen una categoría suficientemente circunscrita (sentencia de 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 51). Por lo tanto, el establecimiento de una categoría tan restringida como la que plantea el solicitante dentro de la práctica del deporte, no se concilia con el interés legítimo de dicho titular en poder ampliar en el futuro su gama de productos o servicios.

Por lo tanto, a la luz de las pruebas y los documentos aportados y tomando en consideración todo lo anterior, la División de Anulación estima que la marca impugnada se usó para prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte en la Clase 25 y rechaza los argumentos del solicitante por infundados.

Respecto a los productos de la Clase 18, las facturas y los catálogos, así como las tarifas de precios hacen referencia a bolsas de deporte o mochilas de hidratación. Si bien los importes de las facturas no son excesivamente altos, el resto de pruebas muestra que el titular de la marca ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trate en relación a dichos productos. Por lo tanto, la División de Anulación sostiene que la marca impugnada se utilizó para bolsas de deporte, mochilas en la Clase 18.

Para el resto de productos impugnados de la Clase 18, esto es, cuero y cuero de imitación, pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; Fustas y artículos de guarnicionería, no hay ninguna prueba o no existe prueba suficiente que muestre que el titular haya intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trata para dichos productos.

Respecto a los productos de estas materias no comprendidos en otras clases; no hay ninguna evidencia de que las bolsas de deporte o las mochilas para las que sí se probó el uso, se encuentren incluidos en esta categoría amplia ya que no se ha probado que sean productos elaborados en cuero o en cuero de imitación. El mismo razonamiento se aplica para los restantes productos impugnados bolsas de viaje y bolsas de herramientas, ya que los documentos aportados no muestran que el titular haya intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trata para dichos productos.

Finalmente, es necesario mencionar que la solicitud se dirigió contra todos los productos de las Clases 18 y 25 no vinculados a la práctica del ciclismo.

En primer lugar, es necesario recordar que la solicitud podrá incluir una indicación de los productos y servicios contra los que va dirigida la solicitud; a falta de dicha indicación, se considerará que la solicitud va dirigida contra todos los productos y servicios del registro impugnado. Si el solicitante indica que la solicitud va dirigida únicamente contra una parte de los productos y servicios del registro impugnado, deberá enumerar claramente estos productos y servicios. Si no lo hace, se considerará que la solicitud va dirigida contra todos los productos y servicios del registro impugnado.

Asimismo, el solicitante tiene derecho a limitar el ámbito de su solicitud excluyendo subcategorías de productos o servicios para las que se ha registrado la marca impugnada (véase, en relación con las solicitudes de caducidad, la sentencia de 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

El artículo 33, apartado 1, del RMUE exige que los productos y servicios que se compararán se clasifiquen con arreglo a la Clasificación de Niza. La Clasificación de Niza servirá exclusivamente a efectos administrativos y, por lo tanto, no permite extraer conclusiones en lo concerniente a la similitud de los productos y servicios.

Con respecto a la Clase 25, la División de Anulación se remite a lo explicado anteriormente.

Con respecto a los productos impugnados de la Clase 18, la División de Anulación considera que dichos productos no se han razonablemente diseñado para la práctica del ciclismo como una categoría independiente del resto de productos de esta clase. Por lo tanto, en este caso, se debe considerar que la solicitud de caducidad se dirigió contra todos los productos de esta Clase en su integridad.

Con todo ello, las pruebas demuestran el uso efectivo de la marca para los siguientes productos:

Clase 18: Bolsas de deporte, mochilas.

Clase 25: Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte.

Por lo tanto, la División de Anulación declara la caducidad de la MUE para el resto de los productos para los que está registrada la marca y contra los que está dirigida la solicitud.

Conclusión

De lo anterior se deduce que el titular de la MUE no ha demostrado el uso efectivo de la marca impugnada para los siguientes productos, para los cuales debe declararse la caducidad de la marca:

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; Pieles de animales; Baúles y maletas; Paraguas, sombrillas y bastones; Fustas y artículos de guarnicionería y, en particular, bolsas de viaje y bolsas de herramientas.

Por lo tanto, el titular de la MUE ha demostrado el uso para el resto de productos impugnados; por lo tanto, no se admitirá la solicitud en este sentido.

De conformidad con el artículo 62, apartado 1, del RMUE, la caducidad surtirá efectos a partir de la fecha de la solicitud de caducidad, es decir, a partir de 11/05/2017.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte. De conformidad con el artículo 109, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Anulación dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Dado que la anulación tiene éxito solo para parte de los productos impugnados, ambas partes han perdido respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio. Por consiguiente, cada parte correrá con sus propias costas.

La División de Anulación

Michaela SIMANDLOVA

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).