RESOLUCIÓN

de la Quinta Sala de Recurso

de 11 de Enero de 2021

En los asuntos acumulados R 1981/2019-5 y R 2023/2019-5

Lionel Andrés Messi Cuccittini
Avenida Diagonal, 682 - 9º 08034 Barcelona España	Solicitante de anulación / Parte recurrente en R 1981/2019-5 Parte demandada en R 2023/2019-5

representado por Jean-Yves Teindas Maillard, Av. Diagonal 191, 08018 Barcelona, España

contra

J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L.
Corró 199 08401 Granollers España	Titular de la MUE / Parte demandada en R 1981/2019-5 Parte recurrente en R 2023/2019-5

representado por Jordi Güell Serra, Av. Diagonal 622, 3º, 08021 Barcelona, España

RECURSO relativo al procedimiento de anulación nº 14 948 C (marca de la Unión Europea registrada nº 3 436 607)

LA QUINTA sala de recurso

integrada por V. Melgar (Presidente y Ponente), A. Pohlmann (Miembro) y C. Govers (Miembro)

Secretaría: H. Dijkema

dicta la siguiente

Resolución

Resumen de los hechos

1. El 31 de octubre de 2003, JAIME MASFERRER COMA solicitó el registro de la siguiente marca denominativa

MASSI

para distinguir los siguientes productos y servicios:

Clase 18 – Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería y, en particular, bolsas de deporte, mochilas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas;

Clase 25 – Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte;

Clase 35 – Servicios de venta al por menor en tiendas y a través de redes mundiales informáticas.

2. La solicitud se publicó el 19 de julio de 2004 y la marca fue registrada el 3 de septiembre de 2007.

3. Posteriormente, el 17 de mayo de 2012 se cedió la MUE nº 3 436 607 “MASSI” a J.M.-E.V. E HIJOS, S.R.L. (“la titular de la MUE”).

4. El 11 de mayo de 2017, Lionel Andrés Messi Cuccittini (“el solicitante de anulación”) presentó una solicitud de caducidad contra parte de los productos y servicios de la marca registrada (“la marca impugnada”), a saber:

Clase 18 - Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones, fustas y artículos de guarnicionería y, en particular, bolsas de deporte, mochilas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas, estando todos los antedichos productos vinculados a la práctica del ciclismo.

Clase 25 - Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte, no vinculados a la práctica del ciclismo.

5. El motivo invocado en la solicitud de caducidad fue el artículo 58, apartado 1, letra a), RMUE, caducidad por falta de uso.

6. El solicitante de anulación afirmó que la marca impugnada no había sido objeto de un uso efectivo por un periodo continuado de cinco años para todos los productos designados de las clases 18 y 25 sino solamente para los productos de estas clases que están directamente vinculados al ciclismo.

7. Por lo tanto, según el solicitante de anulación, la titular de la MUE tendrá que acreditar que efectivamente ha utilizado la marca impugnada para los productos que no se destinen a la práctica del ciclismo.

8. Además, el solicitante de anulación explica que en el momento que se solicitó la marca impugnada, existía la subcategoría ropa para ciclistas dentro de la clase 25 en la Clasificación de Niza. El solicitante de anulación alega asimismo que tal como declaró el Tribunal de Justica en la sentencia de 19 de junio de 2012, C‑307/10, “IP Translator”, todo solicitante de una marca de la Unión tiene la obligación de designar de forma clara y precisa los concretos productos y/o servicios para los que aquella pretende ser utilizada, no siendo admisible realizar una identificación genérica de los mismos en base al título de la clase.

9. Por lo tanto, la marca designada en base al título de las clases 18 y 25 no cumple los criterios de precisión y claridad requeridos por el artículo 28, apartado 2, RMUE. Además, prosigue el solicitante de anulación, a través de la marca la titular de la MUE está impidiendo la actividad mercantil del solicitante de anulación, a pesar de que el solicitante de anulación, actuando con total buena fe, ha limitado sus marcas de la Unión Europea y españolas para que no entren en conflicto con los productos y servicios del ámbito del ciclismo que vende la titular de la MUE.

10. En apoyo de sus alegaciones, el solicitante de anulación aportó los siguientes documentos:

• Documento n.º 1: Decisión de la División de Anulación 6973 C de 28 de noviembre de 2013.

• Documento n.º 2: Extracto de la Oficina Española de Patentes y Marcas relativo a la marca n.º 3 564 899 “Messi” (figurativa).

• Documento n.º 3: Decisión de la División de Anulación 8140 C de 28 de agosto de 2014 por la que se estimó parcialmente la solicitud de caducidad contra la marca ahora impugnada. Concretamente, se probó el uso de la marca impugnada “MASSI” para los productos de la clase 25 en relación al deporte.

• Documento n.º 4: Copia del requerimiento enviado por el solicitante de anulación a la titular de la marca impugnada con fecha 21 de febrero de 2017 con el fin de llegar a un acuerdo.

• Documento n.º 5: Auto del Juzgado de Marca de la Unión Europea n.º 1 de Alicante de 13 de septiembre de 2017 donde consta la presentación de las diligencias preliminares requeridas por la titular de la MUE al solicitante con fecha 6 de septiembre de 2017.

• Documento n.º 6: Artículo publicado en el diario Expansión el 3 de agosto de 2016 donde se identifican los deportes más practicados en España.

• Documento n.º 7: Dos artículos de prensa que recogen los datos publicados en el Informe emitido por la Asociación Española de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) sobre el sector de la bicicleta en España y el aumento de su facturación.

• Documento n.º 8: Acta de presencia del solicitante de anulación ante Notario el 26 de marzo de 2018 para que acceda a las páginas de Internet y deje constancia del contenido de las impresiones de las siguientes páginas web: (i) secciones de la página web de MASSI; (ii) secciones de la página web actual de MASSI; (iii) sitios web de distribuidores oficiales de MASSI; (iv) sitios web de terceros distribuidores de MASSI; así como protocolización notarial de las mismas.

• Documento n.º 9: Copia de la entrevista concedida por el Presidente de Masferrer el 16 de abril de 2015 en el que se menciona el mercado de las bicicletas en el que está activa la marca MASSI.

• Documento n.º 10: Cuentas anuales de Casa Masferrer en los ejercicios 2012 a 2016, ambos incluidos.

• Documento n.º 11: Dossier con información relativa a los 15 puntos de venta no automáticamente adscritos a la práctica del ciclismo, acreditando su vinculación directa o indirecta con dicho sector. Aparece “MASSI” en relación a bicicletas.

• Documento n.º 12: Dossier con detalle de las especificaciones técnicas de los productos a los que la titular de la MUE atribuye usos distintos al ciclismo, junto a referencias al sitio web de “MASSI”, de sus distribuidores y de terceros presentándolos como productos especialmente dirigidos a la práctica del ciclismo.

11. En respuesta, la titular de la MUE aportó pruebas del uso y afirma que los documentados presentados demuestran el uso habitual de la marca impugnada en las clases 18 y 25 durante todo el periodo relevante. Rechaza el argumento del solicitante de anulación de que los productos registrados de la clase 25 adolezcan de claridad y precisión. Además, la categoría de productos para los que está registrada la marca impugnada no se puede ceñir a la subcategoría de ciclismo ya que las evidencias de uso prueban que la marca se ha utilizado para esos productos para ciclismo, pero también para otros deportes. Por lo tanto, según la titular de la MUE, dicha limitación es artificial y contraria a la práctica real y al mercado objetivo de la titular de la MUE de la marca. Además, expone que la sentencia “IP Translator” no se aplica a este caso. La titular de la MUE explica que algunos artículos de ropa, calzado y sombrerería “MASSI” ofrecen ciertas características técnicas, de protección contra el agua, el viento, absorción del calor corporal o transpiración que son muy apreciadas por deportistas de todo tipo, incluso por los consumidores que, practicando o no un deporte, puedan quedar expuestos a condiciones climáticas adversas. Dichas consideraciones se aplican también a los productos de la clase 18. Por otro lado, la titular de la MUE puntualiza que las partes están confrontadas por un conflicto de marca causado por el solicitante de anulación, pues desde el año 2007 pretende registrar para los mismos productos de las clases 18 y 25 la marca consistente en su apellido, “MESSI”, sin importar los derechos registrales de la titular de la MUE anterior.

12. Por el contrario, el solicitante de anulación deniega la validez de la prueba presentada por la titular de la MUE y además reitera los argumentos expuestos anteriormente. Asimismo, el solicitante de anulación insiste en que el ciclismo, la ropa y demás accesorios relacionados tienen entidad propia como para ser considerados como una subcategoría de las clases 18 y 25 por la sofisticación y especialidad de las prendas dirigidas a la práctica de este deporte. Además, se ajusta a la realidad social y comercial actual. A la vista de las pruebas, según el solicitante de anulación, el exclusivo propósito que lleva a un consumidor a comprar productos “MASSI” no es otro que la práctica del ciclismo. En apoyo de sus alegaciones, el solicitante de anulación hace referencia a decisiones anteriores de la Oficina.

13. Finalmente, la titular de la MUE insiste en que, valorando los documentos de prueba, si bien hay algunos artículos en las clases 18 y 25 específicos del ciclismo, hay muchos otros que no lo son, por lo que la limitación que pretende el solicitante de anulación resultaría parcial e injusta en la medida en que vulneraría los derechos de la titular de la MUE sobre su marca. La red de distribución europea, la plataforma de Internet para vender los productos, los acuerdos con fabricantes de ciertos materiales que posteriormente forman parte de la ropa, el calzado y la sombrerería “MASSI”, responden al proyecto global de su titular de vender productos “MASSI” a un amplio espectro del público.

14. Mediante resolución de 19 de julio de 2019 (“la resolución impugnada”), la División de Anulación estimó parcialmente la solicitud de caducidad, concretamente, para

Clase 18 - Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería y, en particular, bolsas de viaje y bolsas de herramientas.

En concreto, su razonamiento puede resumirse del siguiente modo:

• La MUE fue registrada el 3 de septiembre de 2007. La solicitud de caducidad se presentó el 11 de mayo de 2017. Por lo tanto, la MUE estaba registrada más de cinco años antes de la fecha de la presentación de la solicitud de caducidad. La titular de la MUE de la MUE tiene por tanto que acreditar el uso efectivo de la MUE impugnada durante el periodo de cinco años anterior a la fecha de la solicitud de caducidad, es decir, desde el 11 de mayo de 2012 a 10 de mayo de 2017 incluidos, para los productos impugnados.

• El 17 de noviembre de 2017 la titular de la MUE presentó pruebas del uso.

• Dado que la titular de la MUE solicitó el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en las pruebas presentadas, la División de Anulación se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos. Las pruebas son las siguientes:

• Anexo 1: Más de doscientas facturas emitidas por Casa Masferrer S.A., y dirigidas a clientes en España y en otros países como Bélgica, Francia, Portugal, Italia, Inglaterra, Polonia, Estonia, República Checa y Suecia entre 2012 y 2017. Se incluyen los códigos de los productos, la descripción de los mismos (entre otros, guantes, culote, maillot, casco, manguitos, impermeable, portaequipajes, sillín, bolsa sillín, cadena, linterna delantera, chaqueta, pantalón, zapatillas, hidro-bolsas, jersey, perneras, cubre zapatillas, bolsas) y los precios de los productos en Euros. Junto a algunos productos aparece la marca “MASSI”.

• Anexo 2: Catálogos Sport Wear entre 2012 y 2017 que muestran diversos productos tales como camisetas, mochilas, zapatillas, chaquetas, pantalones, maillots, impermeables, cintas para la cabeza, calcetines, cubre brazos, cubre piernas, zapatos, hidro-bolsas, mostrando la marca. Además, aparecen los códigos de los productos junto con las tallas (S, M, L, XL, XXL, XXXL) y la mayoría de los productos son para la práctica de deportes.

• Anexo 3: Tarifas de precios Sport Wear entre 2012 y 2017 relativas a artículos “MASSI”. Aparecen los códigos de los productos, así como la descripción de los mismos (bolsas, maillots, chalecos, calcetines, chaquetas, paravientos, impermeables, camisetas, manguitos, perneras, zapatillas, trajes anatómicos, mochilas de hidratación) y los precios de venta.

• Anexo 4: Informe de auditoría llevado a cabo por Audinform el 15 de noviembre de 2017 sobre información referida a la comercialización de diversos productos y prendas deportivas (excluyendo ciclismo) durante los ejercicios 2012 a 2016. Se muestra un desglose de las unidades vendidas de los productos, así como los importes vendidos en Euros.

• Anexo 5: Decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la concesión parcial de la marca MESSI, así como decisiones anteriores de la Oficina respecto a la existencia de riesgo de confusión entre las marcas MESSI (figurativa) vs MASSI.

• El 3 de agosto de 2018, el propietario aportó prueba adicional que consiste en los siguientes documentos:

• Anexo 6: Extracto que muestra búsquedas en amazon.es, alltricks.es y runnerinn.com sobre ropa deportiva “MASSI” en relación a camisetas, zapatillas, culotes, algunos de ellos en relación a ciclismo.

• Anexo 7: Extractos que muestran tiendas en las que se venden productos
  “MASSI” en Francia, España, el Reino Unido y Bélgica.

• Anexo 8: Un catálogo de 2015 sobre ropa para deporte.

• En relación a la prueba adicional aportada por la titular de la MUE el 3 de agosto de 2018, la cuestión de si la Oficina debe ejercer los poderes discrecionales que le otorga el artículo 95, apartado 2, RMUE para aceptarla se deja abierta ya que la evidencia inicialmente aportada dentro del periodo relevante es suficiente para probar el requerido carácter efectivo de la marca de la MUE para algunos de los productos para los que se registró y la prueba adicional no contiene ninguna referencia al resto de productos impugnados.

Uso por parte de un tercero

• La titular de la MUE alega que si bien la titular de la MUE es J.M.-E.V. e Hijos, S.R.L., la empresa comercializadora de los productos es Casa Masferrer S.A., de ahí que sea esta empresa la que expide las facturas.

• En virtud del artículo 18, apartado 2, RMUE, el uso de la marca de la Unión Europea con el consentimiento de la titular de la MUE se considerará como hecho por la titular de la MUE.

• En este sentido, y de conformidad con el artículo 18, apartado 2, RMUE, la División de Anulación considera que el uso realizado por esa otra empresa se llevó a cabo con el consentimiento de la titular de la MUE, como se prueba anteriormente, y equivale por lo tanto al uso realizado por el propio titular de la MUE.

Momento del uso

• Las pruebas deben demostrar el uso efectivo de la marca de la Unión Europea en el periodo de referencia.

• En el presente caso, la información contenida en las facturas, en los catálogos, en las tarifas de precios, así como en el Informe de Auditoría que se refiere a las ventas de los productos entre los años 2012 y 2016 muestran suficiente información sobre el período relevante, es decir, del 11 de mayo de 2012 al 10 de mayo de 2017 incluidos.

• Como la norma que prescribe el uso no implica que éste tenga que ser probado durante todo el período de los cinco años, sino que el uso efectivo debe ser mostrado dentro del período correspondiente, la duración del uso que ha sido mostrado en este caso es suficiente.

Lugar de uso

• Es posible establecer de las pruebas de uso aportadas, que la marca tiene una presencia destacada sobre todo en España. Esto se puede deducir de la lengua de los documentos y la divisa mencionada en las facturas (Euros). Algunas facturas muestran que los productos se han dirigido a clientes del territorio español y otras se producen en España y se dirigen a clientes en otros países como Bélgica, Francia, Portugal, Italia, Inglaterra, Polonia, Estonia, República Checa y Suecia, por lo tanto, prueban uso en exportación. Por consiguiente, las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

• Por todo ello, de la información contenida en las pruebas, queda suficientemente demostrado que la marca de la Unión Europea ha sido usada sobre todo en España. Se debe por lo tanto establecer que el uso efectivo supone que la marca se encuentre presente en una parte sustancial del territorio en el que está protegida.

• Por lo tanto, el requisito del lugar de uso se cumple en este caso.

Naturaleza del uso: uso como marca

• La mayoría de los documentos muestran que los signos “MASSI”, tanto en su forma verbal como en su forma figurativa se usan en relación a ciertos productos en cuestión y por lo tanto se usan como marca. Como consecuencia de ello, los consumidores pueden distinguir entre los productos de distintos proveedores.

Naturaleza del uso: uso de la marca tal como ha sido registrada

• Algunos documentos aportados, esto es, las facturas, los catálogos y las tarifas de precios muestran los signos “MASSI”.

• El hecho de que algunas pruebas muestren el signo ligeramente estilizado y con colores, no son suficientes para afirmar que se está produciendo una variación sustancial del signo como fue registrado alterando su carácter distintivo, ya que estos elementos figurativos no son más que meros elementos decorativos. Además, hay otras muchas evidencias que sí muestran la marca tal cual se registró “MASSI”. Por lo tanto, el uso de la marca está en conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra a), RMUE.

• Por lo tanto, de las pruebas aportadas es posible establecer que la marca de la Unión Europea se usó como marca en la forma en la que fue registrada o en una forma que no altera su carácter distintivo.

Alcance del uso

• Si bien es cierto que algunas facturas aportadas incluyen importes no excesivamente altos teniendo en cuenta el tipo de productos de que se trata, la mayoría de las facturas describen la cantidad de productos efectivamente vendidos. Además, las facturas incluyen la marca “MASSI” junto con algunos productos. Para aquellos productos en los que no aparece la marca impugnada, el código que se muestra permite identificar el producto en los catálogos aportados (anexo 2). Además, dichas facturas incluyen las unidades de los productos vendidos, así como los importes totales, lo que permite constatar que los productos se han vendido en el mercado y que no se han destinado a un uso interno de la propia compañía ni a un uso puramente simbólico.

• Tomando en consideración la naturaleza de los productos impugnados, la cantidad expresada en las facturas junto con el resto de pruebas (listados de precios, catálogos), incluyendo el informe de auditoría, elaborado por una empresa independiente y, contrariamente a lo alegado por el solicitante de anulación, con unas normas en cuanto a la verificación de las cuentas, alcanza el mínimo requerido para algunos de los productos impugnados. Por ello, las pruebas, consideradas globalmente, son suficientes para demostrar el alcance de uso de la marca registrada y excede por lo tanto un uso simbólico al menos para ciertos productos.

• Por todo lo anterior, se considera que los documentos aportados en su conjunto, proporcionan información suficiente sobre el volumen comercial, la duración y la frecuencia de uso al menos en relación a parte de los productos impugnados.

Uso respecto de los productos registrados impugnados

• La MUE se impugnó para ciertos productos de las clases 18 y 25. Sin embargo, las pruebas presentadas por la titular de la MUE no demuestran el uso efectivo de la marca para todos los productos impugnados.

• En este caso, se estima que la mayoría de las pruebas (facturas, catálogos, listados de precios) muestran que la marca impugnada ha sido usada principalmente para culotes, maillots, cascos, manguitos, impermeables, chaquetas, pantalones, zapatillas, jersey, perneras, cubre zapatillas, todo ello para la práctica del deporte. Dichos productos se incluyen en las categorías más amplias ropa, calzado y sombrerería para la práctica del deporte. No es necesario que la titular de la MUE presente pruebas de todas las formas posibles de productos o servicios sino únicamente de productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes. La razón subyacente es que resulta imposible, en la práctica, que la titular de la MUE de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro.

• Por lo tanto, la División de Anulación concuerda con los argumentos de la titular de la MUE y considera que, a la luz de las pruebas presentadas, los productos están dirigidos a aquellos que practican todo tipo de deportes y no solamente a la práctica del ciclismo. Además, dichas prendas también se dirigen a consumidores que las compran para actividades al aire libre sin necesidad de realizar ningún deporte.

• El solicitante de anulación se refiere a la decisión 8140 C de la División de Anulación de 28 de agosto de 2014 y traduce algunos pasajes en relación al uso respecto de los productos impugnados. Es necesario recordar que, si bien en principio la Oficina no está vinculada por sus resoluciones anteriores ya que cada asunto debe tratarse por separado y atendiendo a sus particularidades y únicamente a la luz del RMUE, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la EUIPO, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

• En dicha decisión, la División de Anulación reconoció que, a la luz de las pruebas aportadas, la marca impugnada se había usado para artículos dirigidos a ciclistas, para bicicletas y ropa, calzado y sombrerería para la práctica del ciclismo. Sin embargo, la División de Anulación consideró que el “…establecimiento de una subcategoría ropa para ciclistas es demasiado limitada ya que la ropa, el calzado y las cintas para el pelo que se muestran con la marca impugnada se pueden usar perfectamente por cualquier consumidor para cualquier actividad al aire libre y es bastante habitual comprar artículos de ropa para la práctica del deporte de un fabricante especializado en un deporte para que se use para otro tipo de actividades deportivas…” con lo que la actual División de Anulación concuerda.

• Además, este procedimiento es independiente del anterior con su propia prueba. Según dicha prueba aportada, la marca se usó para artículos de deporte en general y no se puede inferir de los documentos que los únicos productos vendidos con la marca se destinan solo a los aficionados al ciclismo.

• El solicitante de anulación explica que tanto el canal de distribución de los productos MASSI como el enfoque que se haga de ellos, presentándolos al consumidor como un producto específicamente dirigido al ciclismo, no hacen sino imposibilitar, más si cabe, la vinculación de los productos de la titular en las clases 18 y 25 a todo deporte o actividad que no sea la del ciclismo. Ni las facturas, ni los catálogos, ni las tarifas de precios, ni siquiera el informe pueden ser tenidos en cuenta dado que las únicas ventas que soportan son las de productos vinculados claramente a la práctica del ciclismo y como tales no muestran prueba de uso. En este sentido, el solicitante de anulación aportó documentos con la finalidad de demostrar que la marca impugnada se utiliza exclusivamente en el mercado sofisticado de las bicicletas.

• En este sentido, la División de Anulación considera que las disposiciones del artículo 47 del RMUE que permiten reputar registrada la marca únicamente para aquella parte de los productos y servicios con respecto a la cual se ha probado el uso efectivo de la marca i) constituyen una limitación de los derechos que la titular de la MUE de la marca obtiene de su registro y ii) deben conciliarse con el interés legítimo de dicho titular en poder ampliar en el futuro su gama de productos o servicios, dentro del límite de los términos que hacen referencia a los productos o servicios para los que se ha registrado la marca, beneficiándose de la protección que el registro de dicha marca le confiere. Así ocurre sobre todo cuando, como en el caso de autos, los productos y servicios para los que se registró la marca constituyen una categoría suficientemente circunscrita. Por lo tanto, el establecimiento de una categoría tan restringida como la que plantea el solicitante de anulación dentro de la práctica del deporte, no se concilia con el interés legítimo de dicho titular en poder ampliar en el futuro su gama de productos o servicios.

• Por lo tanto, a la luz de las pruebas y los documentos aportados y tomando en consideración todo lo anterior, la División de Anulación estima que la marca impugnada se usó para prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte en la clase 25 y rechaza los argumentos del solicitante de anulación por infundados.

• Respecto a los productos de la clase 18, las facturas y los catálogos, así como las tarifas de precios hacen referencia a bolsas de deporte o mochilas de hidratación. Si bien los importes de las facturas no son excesivamente altos, el resto de pruebas muestra que la titular de la MUE de la marca ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trate en relación a dichos productos. Por lo tanto, la División de Anulación sostiene que la marca impugnada se utilizó para bolsas de deporte, mochilas en la clase 18.

• Para el resto de productos impugnados de la clase 18, esto es, cuero y cuero de imitación, pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; Fustas y artículos de guarnicionería, no hay ninguna prueba o no existe prueba suficiente que muestre que la titular de la MUE haya intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trata para dichos productos.

• Respecto a los productos de estas materias no comprendidos en otras clases; no hay ninguna evidencia de que las bolsas de deporte o las mochilas para las que sí se probó el uso, se encuentren incluidos en esta categoría amplia ya que no se ha probado que sean productos elaborados en cuero o en cuero de imitación. El mismo razonamiento se aplica para los restantes productos impugnados bolsas de viaje y bolsas de herramientas, ya que los documentos aportados no muestran que la titular de la MUE haya intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trata para dichos productos.

• Finalmente, es necesario mencionar que la solicitud se dirigió contra todos los productos de las clases 18 y 25 no vinculados a la práctica del ciclismo.

• En primer lugar, es necesario recordar que la solicitud podrá incluir una indicación de los productos y servicios contra los que va dirigida la solicitud; a falta de dicha indicación, se considerará que la solicitud va dirigida contra todos los productos y servicios del registro impugnado. Si el solicitante de anulación indica que la solicitud va dirigida únicamente contra una parte de los productos y servicios del registro impugnado, deberá enumerar claramente estos productos y servicios. Si no lo hace, se considerará que la solicitud va dirigida contra todos los productos y servicios del registro impugnado.

• Asimismo, el solicitante de anulación tiene derecho a limitar el ámbito de su solicitud excluyendo subcategorías de productos o servicios para las que se ha registrado la marca impugnada.

• El artículo 33, apartado 1, RMUE exige que los productos y servicios que se compararán se clasifiquen con arreglo a la Clasificación de Niza. La Clasificación de Niza servirá exclusivamente a efectos administrativos y, por lo tanto, no permite extraer conclusiones en lo concerniente a la similitud de los productos y servicios.

• Con respecto a la clase 25, la División de Anulación se remite a lo explicado anteriormente.

• Con respecto a los productos impugnados de la clase 18, la División de Anulación considera que dichos productos no se han razonablemente diseñado para la práctica del ciclismo como una categoría independiente del resto de productos de esta clase. Por lo tanto, en este caso, se debe considerar que la solicitud de caducidad se dirigió contra todos los productos de esta clase en su integridad.

• Con todo ello, las pruebas demuestran el uso efectivo de la marca para los siguientes productos:

Clase 18 - Bolsas de deporte, mochilas;

Clase 25 - Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte.

• Por lo tanto, la División de Anulación declara la caducidad de la MUE para el resto de los productos para los que está registrada la marca y contra los que está dirigida la solicitud.

Conclusión

• De lo anterior se deduce que la titular de la MUE no ha demostrado el uso efectivo de la marca impugnada para los siguientes productos, para los cuales debe declararse la caducidad de la marca:

Clase 18 - Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería y, en particular, bolsas de viaje y bolsas de herramientas.

• Por lo tanto, la titular de la MUE ha demostrado el uso para el resto de productos impugnados; por lo tanto, no se admitirá la solicitud en este sentido.

• De conformidad con el artículo 62, apartado 1, RMUE, la caducidad surtirá efectos a partir de la fecha de la solicitud de caducidad, es decir, a partir de 11 de mayo de 2017.

15. El 6 de septiembre de 2019, el solicitante de anulación interpuso un recurso (R 1981/2019-2) contra la resolución, solicitando que fuera anulada parcialmente, en la medida en que no se declaró la caducidad de la marca impugnada para “bolsas de deporte no destinadas a ciclismo y mochilas” en la clase 18 y “prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte distinto al ciclismo’ en la clase 25. El escrito de motivación del recurso fue presentado el 18 de noviembre de 2019.

16. En su respuesta, presentada el 19 de enero de 2020, la titular de la MUE pidió que se desestimara el recurso.

17. El 10 de septiembre de 2019, la titular de la MUE interpuso un recurso (R 2023/2019-2) contra la resolución, solicitando que fuera anulada parcialmente, en la medida en que la solicitud de caducidad fue aceptada para los productos “maletas, bolsas de viajes y bolsas de herramientas” en la clase 18. El escrito de motivación del recurso fue presentado el 17 de noviembre de 2019.

18. En su respuesta, presentada el 16 de enero de 2020, el solicitante de anulación pidió que se desestimara el recurso.

Pretensiones y alegaciones de las partes

Recurso 1981/2019-2

19. Los argumentos presentados por el solicitante de anulación en el escrito de motivación del recurso pueden resumirse como sigue:

La pertinencia de crear una subcategoría en la Clasificación de Niza

• La caducidad parcial sigue sin ajustarse a la explotación real que lleva a cabo su titular, ni a los productos para los que la MUE, de acuerdo con la Decisión de la División de Anulación, continúa registrada. Asimismo, se considera que dicha caducidad parcial tampoco se ajusta a la realidad y lógica de los mercados actuales.

• La indiscutible e incesante evolución de los mercados ha de tomarse en cuenta. En contra de la supuesta limitación artificial e irracional que supone, según se sostiene en la Decisión, la creación de una subcategoría en el marco de las clases 18 y 25 del Nomenclátor Internacional, es necesario poner el acento sobre la diversificación de los motivos y tipos de compra que se ha producido en la sociedad a lo largo de los últimos años.

• La jurisprudencia y decisiones previas que avalan la creación de subcategorías a la luz de la concreta realidad aplicable. Resulta necesario resaltar 14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § x y la Decisión de la Sala de Recursos de la EUIPO 13/03/2013 R1857/2012-1, Aquos.

• La titular de la MUE no sólo no utiliza la marca para la explotación de productos más allá del mundo del ciclismo, sino que, además, no posee ningún interés en extender sus productos más allá de dicho sector, al que desde el inicio ha dedicado todos sus esfuerzos. La falta de vulneración del interés legítimo de la titular de la MUE ante la imposibilidad de conceder en este caso un monopolio registral inmutable está clara.

• Por lo cual es pertinente reconocer la pertinencia de crear subcategorías dentro de las clases 18 y 25.

La falta de prueba de un uso efectivo y real durante el período relevante

• La División de Anulación no ha valorado detenidamente y en su justa medida todo el material probatorio que desmontaría la prueba de uso aportada por la titular de la MUE. La apreciación de la comercialización global y real de los productos de la marca y de la totalidad de los documentos aportados por ambas partes a lo largo de este procedimiento demuestran que la explotación de la marca por parte de su titular se ha limitado a productos destinados a la práctica del ciclismo. Tales productos se dirigen, además, exclusivamente, a los apasionados y profesionales de dicho deporte.

• La falta de soporte probatorio que acredite la utilización de la Marca para productos dirigidos a cualquier tipo de deporte distinto al ciclismo es obvia.

El fin y la presentación de los productos como elementos definidores de su naturaleza

• El análisis del destino de los productos de la marca deba hacerse en atención al criterio que guía al consumidor antes de comprar el producto y a la necesidad que el mismo pretende inicialmente satisfacer.

• A vista de forma de presentación en el mercado y los canales de distribución escogidos es incontestable que los productos de la MUE se dirigen exclusivamente a ciclistas.

20. Los argumentos presentados por la titular de la MUE en respuesta al recurso R 1981/2019-2 pueden resumirse como sigue:

• El solicitante de anulación invoca la sentencia 14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288 y alega que, según dicha sentencia, es posible crear subcategorías “en aquellos casos en los que un conjunto de productos homogéneos por su naturaleza (p. ej. por su dedicación a la práctica deportiva), puedan ser considerados suficientemente heterogéneos a la luz de circunstancias tales como su destino (el ciclismo), su tipo de consumidor final (ciclistas altamente especializados) o los canales de distribución empleados (enfocados de algún modo a la práctica del ciclismo)”.

• Contrariamente a lo que afirma el solicitante de anulación, la subcategoría “prendas de vestir, calzado y sombrerería para la práctica del deporte” está definida de forma suficientemente clara, precisa y restringida, de modo que la subcategoría “prendas de vestir, calzado y sombrerería para la práctica del ciclismo” no constituye una subcategoría coherente que pueda considerarse de forma autónoma, sino que su división en subcategorías resultaría arbitraria.

• Tal y como recoge la resolución impugnada, en un caso con un paralelismo evidente con el caso que nos ocupa al tratase de una acción de caducidad por falta de uso de la misma marca donde se aportaron pruebas de uso muy similares a las que obran en este procedimiento, la División de Anulación, en su Decisión de 28/08/2014 (Caducidad 8140 C), decidió limitar la marca de la Unión Europea n.º 3 436 607 “MASSI” de la categoría general “prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería” a “prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte”.

• En ese procedimiento, la División de Anulación aclaró expresamente que la lista de la marca “MASSI” en la clase 25 no podía circunscribirse a prendas de vestir para ciclistas porque, considerando la totalidad de las pruebas, dicha subcategoría resultaba demasiado estrecha y limitada.

• La jurisprudencia europea se ha pronunciado en diversas ocasiones en el sentido de considerar irracional la limitación de productos en casos como el presente. En la sentencia del Tribunal General de la UE de 18/10/2016 (asunto T-367/14 ORIGAY § 39-40).

• De toda la prueba practicada es evidente que existe uso de la marca “MASSI” en relación con camisetas, maillots de triatlón, gorros, calcetines, calzado de trekking, bolsas de deporte y, en general, para productos que van más allá de los productos para el ciclismo. La titular de la MUE de la marca opera en el sector del deporte en general y no solo del ciclismo.

• Efectivamente, tanto los catálogos aportados como anexo 2, como las listas de precio aportados como anexo 3 y los informes de auditoría aportados como anexo 4, acreditan el uso de la marca “MASSI” en relación con productos para la práctica del deporte en general, y no solo del ciclismo.

• El propio título de los catálogos “SPORT WEAR + año” evidencia que la titular de la MUE de la marca “MASSI” no pretende ceñir su oferta de productos al ámbito del ciclismo sino del deporte en general.

• Es habitual que incluso los maillots que comercializa la titular de la MUE de la marca sean habitualmente utilizados por practicantes de disciplinas deportivas combinadas o incluso en gimnasios, donde el spinning es un deporte con muchos adeptos y no es estrictamente “ciclismo”.

• El hecho de que en la clase 25 exista la categoría de productos “equipamiento para ciclistas” no implica necesariamente que la categoría “prendas, calzado y sombrerería para la práctica del deporte” sea poco clara y precisa, y deba limitarse.

Recurso R- 2023/2019-2

21. Los argumentos presentados por la titular de la MUE en el escrito de motivación del recurso R 2023/2019-2 pueden resumirse como sigue:

• El presente recurso se dirige contra la caducidad de la marca “MASSI” para los productos en clase 18 al considerar la titular de la MUE que la División de Anulación se extralimitó al caducar la marca para estos productos puesto que el solicitante de anulación únicamente pretendía que se ciñeran estos productos a aquellos para la práctica del ciclismo y no su caducidad total.

• De forma subsidiaria, y solo para el caso de que no se estime la alegación de incongruencia, se dirige el recurso contra la caducidad de la marca en relación con “maletas, bolsas de viajes y bolsas de herramientas” pues constan aportadas pruebas de uso en relación con dichos productos.

Incongruencia de la decisión recurrida

• La decisión que ahora se impugna debió desestimar completamente la solicitud de caducidad, pues la pretensión de caducidad parcial de la marca a la subcategoría de productos para el ciclismo o vinculados por el ciclismo fue desestimada de plano por la División de Anulación.

• Al declarar la caducidad de los productos de la clase 18 se han quebrantado las normas reguladoras de cualquier resolución judicial o administrativa, a la que en este caso atribuimos falta de congruencia.

• En efecto, la caducidad total de la marca no fue alegada por el solicitante por lo que al declarar la caducidad de parte de los productos de la clase 18 la EUIPO fue más allá de lo solicitado por el Sr. Lionel Andrés Messi.

• Este defecto de la decisión es de gran trascendencia y debe sin duda llevar a la revocación de la resolución impugnada.

Errónea apreciación de la División de Anulación en cuanto a los productos “maletas, bolsas de viajes y bolsas de herramientas” (clase 18)

• Tanto los catálogos aportados como anexo 2, como las listas de precio aportados como anexo 3 y los informes de auditoría aportados como anexo 4, acreditan el uso de la marca “MASSI” en relación con maletas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas.

• Que un producto sea considerado una bolsa de deporte no impide que también pueda ser considerado una bolsa de viaje o una maleta. Nada impide que, debido a la naturaleza versátil de un producto, este pueda entrar dentro de más de una categoría. Se hace referencia a la Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 12 de junio de 2015 (asunto R 927/2014) donde se consideró que los productos “mochilas, bolsos y bolsas de viaje y deporte” eran idénticos a las “maletas; bolsas de campamento; bolsas de montañismo; macutos” debido a su idéntica naturaleza.

• En estas circunstancias, es evidente que la División de Anulación erró al caducar la marca “MASSI” por falta de uso en relación con “maletas, bolsas de viajes y bolsas de herramientas” al constar acreditado el uso de la marca en relación con estos productos.

22. Los argumentos presentados por el solicitante de anulación en respuesta al recurso pueden resumirse como sigue:

Inexistencia de incongruencia

• La titular de la MUE centra su Escrito de Motivación en la supuesta incongruencia ultra petita en que incurre la Decisión al caducar totalmente la Marca para una serie de productos de la clase 18 para los que la titular de la MUE no ha logrado acreditar el uso real y efectivo de la marca. En particular, la titular de la MUE sostiene que, a través de su solicitud de caducidad de la Marca, el solicitante de anulación pretendía únicamente la limitación de los productos registrados en clases 18 y 25 a los destinados exclusivamente a la práctica del ciclismo.

• Lo que el solicitante de anulación pretendió desde el inicio del procedimiento de caducidad es “que la marca quede limitada a los productos en clases 18 y 25 del Nomenclátor Internacional para los que aquélla ha sido efectivamente utilizada”. Por lo tanto, y con independencia de lo que intenta ahora sostener la titular de la MUE, es claro que la “genuina” pretensión del solicitante de anulación es plenamente acorde a los fines previstos por el procedimiento de caducidad: limitar el registro de la Marca a los productos para los que se acredite un uso real y efectivo.

• Por tanto, la caducidad estimada por la Decisión no se aleja en ningún caso de la causa de pedir del solicitante de anulación y no incurre, pues, en incongruencia ultra petita, pues éste simplemente pretendía, cabe reiterar, la caducidad de la Marca para los productos para los que su titular no la hubiese explotado, que es exactamente lo que la Decisión ha valorado y estimado.

• La Decisión impugnada recae plenamente bajo el objeto de la controversia sin alejarse en modo alguno del mismo y sin causar indefensión a ninguna de las partes.

• En cualquier caso, el principio iura novit curia permite a los tribunales apartarse de la literalidad de las pretensiones de las partes para estimar lo que, ajustado a derecho, consideren procedente, especialmente en aquellos supuestos en los que lo acordado resultase una pretensión implícita o una consecuencia necesaria de la cuestión principal debatida por las partes, como sucedería (en todo caso) en el supuesto objeto de análisis.

Sobre la falta de uso efectivo de la marca durante el período relevante para “maletas, bolsas de viajes y bolsas de herramientas”

• La titular de la MUE no ha logrado probar el uso real y efectivo de la misma para los Productos Controvertidos y, en caso de existir un tal uso, el mismo resultaría meramente aislado y simbólico.

• Es evidente que la titular de la MUE no centra sus esfuerzos en comercializar ni promocionar bolsas de viaje, de herramientas o maletas. El (muy limitado) volumen de ventas de los Productos Controvertidos así lo deja patente, así como la frecuencia del uso de la Marca para los mismos. Qué duda cabe que la titular de la MUE no busca adquirir u obtener una posición comercial en el mercado relevante (como señala acertadamente la Decisión) para los Productos Controvertidos, prefiriendo centrarse, como es comprensible, en la venta de bicicletas, de ropa y calzado para la práctica del ciclismo, o de accesorios que permitan la práctica de dicho deporte, (tales como, entre otros, candados, cuentakilómetros, portabicicletas, lubricantes y grasas, infladores o faros), productos por los que es conocido y distinguido por los consumidores.

• El hecho de que los consumidores otorguen eventualmente a las bolsas de deporte y a las mochilas comercializadas bajo la Marca una finalidad distinta a aquella para las que han sido concebidos los productos (empleándolas, por ejemplo, como bolsas de viaje o portaherramientas) resulta irrelevante a efectos marcarios y no permite extender la protección conferida a la Marca a tales categorías de productos alternativas para las que, además, el uso real y efectivo de la Marca no haya sido probado por su titular, como sucede en este supuesto.

23. El 16 de noviembre de 2020, la Secretaria de la Salas informó a ambas partes de la reasignación del recurso a la Quinta Sala de recurso.

Fundamentos

24. Dado que ambos recursos van dirigidos contra la misma resolución impugnada, serán examinados de forma conjunta de conformidad con el artículo 35, apartado 5, RDMUE.

25. Todas las referencias en esta resolución al RMUE se entenderán hechas al RMUE (UE) n.º 2017/1001 (DO 2017 L 154, p. 1), que codifica el Reglamento (CE) n.º 207/2009, a no ser que se indique específicamente de otro modo.

26. Ambos recursos relacionados se ajustan a los artículos 66, 67 y al artículo 68, apartado 1, RMUE. Son admisibles.

Ámbito de los recursos

27. En el asunto R 1981/2019-5, el solicitante de anulación recurre parcialmente la resolución impugnada en la medida en que no se declaró la caducidad de la MUE para los siguientes productos:

Clase 18 - Bolsas de deporte y mochilas;

Clase 25 - Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrería para la práctica del deporte distinto al ciclismo.

28. Con respecto al asunto R 2023/2019-5, la titular de la MUE también recurre parcialmente la resolución impugnada solicitando la anulación de la caducidad para algunos los productos en la clase 18, particularmente para los siguientes productos:

Clase 18 - Maletas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas.

29. Por lo tanto, el ámbito del presente procedimiento está limitado a la cuestión de si la resolución impugnada acertadamente llegó a concluir que se probó el uso de la marca impugnada para los productos impugnados en la clase 18 y 25, y si se ha probado el uso para los productos “maletas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas” en la clase 18.

Cuestiones preliminares

1. Confidencialidad

30. La titular de la MUE no ha solicitado ni en su recurso ni en sus observaciones que se mantenga la confidencialidad de determinados datos comerciales contenidos en las pruebas. Sin embargo, la Sala mantiene la petición admitida por la División de Anulación, en la medida en que se refiere a parte de la prueba (es decir, la información comercial contenida en algunos de los documentos). En este sentido, la Sala se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos.

2. Inexistencia de incongruencia extra petita

31. En el presente asunto, la titular de la MUE argumenta que la División de Anulación incurre en incongruencia extra petita en cuanto que la resolución impugnada falla sobre cuestiones diferentes a las planteadas al caducar la marca para los productos en la clase 18 cuando el solicitante de anulación únicamente pretendía que se ciñeran estos productos a aquellos para la práctica del ciclismo y no su caducidad total. Así mismo, la titular adjunta extractos de la solicitud de caducidad donde, según su punto de vista, el solicitante pretendía únicamente la limitación de los productos registrados en las clases 18 y 25 a los destinados exclusivamente a la práctica del ciclismo.

32. Sin embargo, analizando el escrito de solicitud de caducidad, la Sala coincide con el solicitante de anulación en que, en el presente asunto, no existe incongruencia extra petita en la resolución impugnada.

33. Así pues, la titular de la MUE no ha comprendido correctamente la solicitud de caducidad. Como bien señala el solicitante en el escrito de solicitud de caducidad se reivindica que “la Marca quede limitada a los productos en clases 18 y 25 del Nomenclátor Internacional para los que aquella ha sido efectivamente utilizada”.

34. El solicitante de anulación en ningún momento pide que el examen de caducidad se limite únicamente a aquellos productos no dirigidos al ciclismo, sino que, por el contrario, solicita que se pruebe el uso de los productos en las clases impugnadas y que se limite el registro de la Marca a los productos para los que se acredite un uso real y efectivo.

35. Por lo tanto, el escrito está dirigido contra todos los productos de las clases impugnadas. No obstante, esto no es óbice para que el solicitante aclare que, a su juicio, la explotación realizada de la MUE por su titular se limita a productos destinados a la práctica del ciclismo y, según el solicitante, perfectamente encuadrables en una subcategoría dentro de las clases 18 y 25. Sin perjuicio de que esta apreciación por parte del solicitante, posteriormente fuese evaluada por la División de Anulación.

36. De esta manera, lo que alega el solicitante de anulación es que, a su ver, la titular no hace un uso de la marca para todos los productos para los que fue registrada, si no que todos los productos para los que realmente se hace un uso efectivo de la MUE estarían vinculados a la práctica del ciclismo. Para ello, pidió que la prueba de uso efectivo para todos los productos de las clases 18 y 25. Así pues, la División de Anulación no incurrió en incongruencia extra petita, si no como efectivamente se solicitó en el escrito de anulación, realizó un examen de la prueba de uso aportada por la titular de la MUE y concluyó acertadamente que las pruebas aportadas llevaban a concluir que no se acreditó el uso efectivo de algunos de los productos en la clase 18, en particular:

Clase 18 - Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería y, en particular, bolsas de viaje y bolsas de herramientas.

37. Por lo tanto, la caducidad estimada para los productos pertinentes en la clase 18 no se aleja en ningún caso de la causa de pedir del solicitante de anulación y no incurre, pues, en incongruencia extra petita. La resolución impugnada recae plenamente bajo el objeto de la controversia sin alejarse en modo alguno del mismo y sin causar indefensión a ninguna de las partes.

Sobre el motivo de caducidad previsto en el artículo 58, apartado 1, letra a), RMUE

38. A tenor del artículo 58, apartado 1, letra a), RMUE, una MUE será declarada caducada por falta de uso si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso.

39. Según la jurisprudencia, una marca es objeto de un “uso efectivo” cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (11/03/2003, C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, § 37; 25/04/2018, T-213/16, Chatka, EU:T:2018:221, § 94; 19/04/2018, T-25/17, Proticurd, EU:T:2018:195, § 50).

40. De conformidad con lo previsto en el artículo 10, apartado 3, RDMUE, las pruebas del uso consistirán en indicaciones sobre la naturaleza, tiempo, alcance y lugar del uso de la marca impugnada respecto a los productos y servicios para los que estén registradas y en los que se base la oposición. Estas condiciones son acumulativas.

41. El uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).

42. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

43. Por lo que respecta a la importancia del uso, se deben tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del periodo durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 41, y 08/11/2007, T-169/06, Charlott France entre Luxe et Tradition, EU:T:2007:337, § 36).

44. La jurisprudencia aplicable ha considerado que no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante desde el punto de vista cuantitativo para calificarse de efectivo; es suficiente que la utilización de la marca en el mercado sea el resultado de un uso efectivo y no meramente simbólico o con el único fin de mantener vigentes los derechos conferidos por la marca (08/07/2004, T 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42, y 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).

45. Por lo tanto, aunque un uso sea mínimo puede ser suficiente para calificarse de efectivo, siempre que se considere justificado, en el sector económico pertinente, para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o los servicios protegidos por la marca. Según reiterada jurisprudencia, no cabe excluir que un conjunto de pruebas permita acreditar los hechos que se pretenden demostrar, aunque cada una de esas pruebas, considerada aisladamente, sea insuficiente para demostrar la exactitud de tales hechos (17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 36; 24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 34).

46. En el presente asunto, el uso efectivo de la marca impugnada debía acreditarse durante el periodo de cinco años antes de la fecha de la presentación de la solicitud de caducidad, es decir para el periodo desde el 11 de mayo de 2012 al 10 de mayo de 2017.

Duración del uso

47. Por lo que respecta a la duración del uso, ya se ha declarado que las sanciones previstas por el artículo 18, apartado 1, RMUE, se aplican únicamente a las marcas cuyo uso efectivo se hubiera suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. Por consiguiente, basta que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante parte del período pertinente para librarse de tales sanciones (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

48. Del mismo modo, el artículo 10, apartado 3, RDMUE establece el criterio de la duración del uso sin exigir que se demuestre su continuidad durante el plazo de cinco años y lo distingue, en particular, de los criterios del alcance y de la naturaleza del uso, que, solamente considerados globalmente, permiten declarar el carácter efectivo del uso de la marca anterior. En efecto, es suficiente que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante una parte de ese período (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) /TVR et al., EU:T:2015:503, § 52‑53).

49. En el presente asunto, la Sala coincide con la resolución impugnada en que la información en las facturas, catálogos, tarifas de precios, así como en el Informe de Auditoría que se refiere a las ventas de los productos entre los años 2012 y 2016 proporcionan indicaciones suficientes sobre el uso de la misma dentro del período relevante.

Lugar del uso

50. El ámbito territorial del uso no es una condición distinta de uso efectivo sino uno de los factores que determinan el uso efectivo, lo que debe incluirse en el análisis global y ser examinado a la vez que los otros factores.

51. Puesto que la marca impugnada es una MUE, el uso de la marca ha de ser demostrado en el territorio de la UE. Debe interpretarse que debe tenerse en cuenta que las fronteras territoriales de los Estados miembros deben ser ignoradas a la hora de evaluar si una MUE ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 44).

52. No es necesario que la marca se utilice en una extensión geográfica extensa para calificarse de uso efectivo, ya que tal cualificación dependerá de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente (19/12/2012, C149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 54-55).

53. En el presente asunto, las pruebas de uso demuestran que la marca tiene una presencia destacada en España. Esta conclusión se desprende de que los documentos presentados por la titular de la MUE son en español y la divisa mencionada en las facturas es el Euro. Si bien es cierto que algunas de las facturas muestran productos que van dirigidos a clientes en otros países como Bélgica, Francia, Portugal, Italia, Inglaterra, Polonia, Estonia, República Checa y Suecia, por lo tanto, prueban uso en exportación. Consecuentemente, las pruebas presentadas se dirigen al territorio de referencia.

54. Por lo tanto, la Sala confirma que la documentación aportada prueba el lugar del uso de la MUE.

Naturaleza del uso

55. En virtud del artículo 18, apartado 1, letra a), RMUE, el uso de una marca de la Unión Europea incluye el uso en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada.

56. El artículo 18, apartado 1, letra a), RMUE, que evita imponer una conformidad estricta entre la forma utilizada de la marca y la forma en que está registrado, es permitir a su titular, en la explotación comercial del signo, aportar variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. En situaciones similares, cuando el signo utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente de manera insignificante, y por lo tanto puede considerarse que los dos signos son globalmente equivalentes, la disposición anteriormente citada prevé que la obligación de uso de la marca la que ha sido registrada podrá cumplirse aportando la prueba del uso del signo que constituye la forma en la que se utiliza en el comercio (27/02/2014, T-226/12, LIDL, EU:T:2014:98, § 49).

57. En el presente asunto, la mayoría de las pruebas aportadas por la titular de la MUE muestran que los signos , y “MASSI”, en su forma denominativa y figurativa, se usan en relación con los productos relevantes.

58. La Sala coincide con la resolución impugnada en que el hecho de que algunas pruebas muestren el signo ligeramente estilizado y con colores, no son suficientes para afirmar que se está produciendo una variación del signo como fue registrado alterando así su carácter distintivo. Esto no ha sido controvertido por el solicitante de anulación.

59. En consecuencia, la prueba aportada establece que la MUE es utilizada de forma que no altere el carácter distintivo de la misma.

Relativa a si se ha usado la marca de la Unión Europea para los productos impugnados y si es necesario la creación de una subcategoría en la Clasificación de Niza

60. Con arreglo al artículo 58, apartado 2, RMUE, si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, se declarará la caducidad de los derechos de la titular solo para los productos o los servicios de que se trate.

3. Pruebas de uso para prendas de vestir, calzados, artículos de sombrería para la práctica del deporte en la clase 25

61. El solicitante de anulación argumenta que el uso de la MUE por parte de su titular se ha limitado a productos destinados a la práctica del ciclismo, más en particular, a los profesionales de este deporte.

62. A la vista de las pruebas aportadas, la Sala considera que el uso efectivo ha sido probado para ropa, calzado y sombrerería para la práctica del deporte en general en la clase 25 tal y como ostenta la División de Anulación. En particular, las pruebas demuestran que la marca impugnada se utilizó en relación con prendas de vestir que pueden utilizarse para diversas actividades del deporte. A modo de ejemplo, en el Catálogo “Sport Wear 2017” (anexo 2) se muestra el uso de la marca impugnada en bodis de triatlón o calzado para cualquier tipo de actividad al aire libre, p. ej.:

63. Así pues, la resolución impugnada acierta en que la mayoría de la documentación aportada muestran que la MUE ha sido usada principalmente para culotes, maillots de triatlón, cascos, manguitos, impermeables, chaquetas, pantalones, zapatillas, jersey, perneras, cubre zapatillas, calcetines todo ello para la práctica del deporte.

64. Dichos productos se incluyen en las categorías más amplias de la clase 25 ropa, calzado y sombrerería para la práctica del deporte del deporte en general, y no solo el ciclismo. No es necesario que la titular de la MUE presente pruebas de todas las formas posibles de productos o servicios sino únicamente de productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes. La razón subyacente es que resulta imposible, en la práctica, que la titular de la MUE de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro.

65. Por lo tanto, la Sala coincide con los argumentos de la titular de la MUE y considera que, tomando en cuenta las pruebas en su conjunto, los productos están dirigidos a todo consumidor que practica todo tipo de deportes y no únicamente el ciclismo.

4. Pruebas de uso para bolsas de deporte, mochilas en la clase 18

66. Tras un minucioso examen de las pruebas aportadas (facturas, catálogos, tarifas e informe de auditoría), la Sala constata que dichas pruebas hacen referencia a las bolsas de deporte o mochilas de hidratación, p.ej.:

67. Pese a que el importe de las facturas no es excesivamente alto en comparación con otros productos, el resto de pruebas muestran que la titular de la MUE ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado relevante en relación con las bolsas de deporte y mochilas en clase 18.

68. En este sentido, estos productos no pueden limitarse únicamente al sector del ciclismo puesto que, al igual que los productos en la clase 25, dichos productos también son usados por el consumidor para otro tipo de deportes, incluso para actividades al aire libre sin necesidad de practicar ningún deporte.

69. Por lo tanto, la Sala coincide con la resolución impugnada en que se ha probado el uso efectivo para bolsas de deportes y mochilas en la clase 18.

5. Pruebas para maletas, bolsas de viajes y bolsas de herramientas en la clase 18

70. La resolución impugnada concluyó que la prueba de uso no había sido suficientemente probada para determinados productos en la clase 18, ya que la documentación aportada no mostraba que la titular de la MUE hubiese intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trata para dichos productos.

71. Según la titular de la MUE, los catálogos aportados, las listas de precios, así como el informe de auditoría acreditan el uso de la marca “MASSI” en relación con las maletas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas en clase 18.

72. De los catálogos del anexo 2 se desprende que se comercializan bolsas de viaje o maletas de viaje bajo el nombre “BOLSA MASSI TEAM COMPETITION” y otras bolsas portabultos o alforjas que, si bien pueden servir para transportar objetos, entre los cuales también puede ser herramientas de acuerdo con las pruebas aportadas por la titular de la MUE en el escrito de motivación del recurso R 2023/2019-5.

73. Además, también podemos encontrar los mismos productos tanto en las listas de tarifas en el anexo 3 como en el informe de auditoría del anexo 4.

74. Por lo tanto, en lo que respecta a las maletas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas en la clase 18, de los documentos aportados se desprende que la titular de la MUE ha probado suficientemente el uso y se muestra que ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trata para dicho producto en concreto.

75. Por esta razón, contrariamente a lo concluido por la resolución impugnada, la Sala considera que, teniendo en cuenta la prueba aportada en su conjunto, se ha probado el uso efectivo de la marca “MASSI” para las maletas y bolsas de viaje, y para las bolsas de herramientas en la clase 18. Quedando el registro para la clase 18 de la siguiente manera:

Clase 18 – Maletas, bolsas de deporte, mochilas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas.

6. Subcategoría en la Clasificación de Niza

76. En el presente asunto, el solicitante de anulación insiste en que la titular de la MUE demuestra que la explotación de la marca “MASSI” se ha limitado a productos destinados a la práctica del ciclismo y que tales productos se dirigen exclusivamente a los apasionados y profesionales de dicho deporte.

77. Así pues, el solicitante argumenta en su escrito de motivación del asunto R 1981/2019 que es necesaria la creación de una subcategoría destinada al ciclismo en el marco de las clases 18 y 25 del Nomenclátor Internacional. En este sentido, el solicitante justifica su razonamiento en base a jurisprudencia y decisiones que podrían avalar su razonamiento (14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288 y 13/03/2013 R1857/2012-1, Aquos).

78. Conforme a la jurisprudencia reiterada, si una marca ha sido registrada para una categoría de productos suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de dichos productos solo implica la protección de la subcategoría a la que pertenecen los productos realmente utilizados (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 61; 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).

79. Sin embargo, si los productos o servicios para los que se protege la marca se han definido de manera que no es posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso cubre necesariamente toda la categoría (18/10/2016, T-367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 28).

80. A este respecto, como se ha concluido anteriormente, la titular de la MUE ha demostrado que los productos ofertados bajo la marca “MASSI” sirven tanto para el ciclismo como para otro tipo de deportes como es el triatlón, spinning u otros deportes o actividades al aire libre. Por tanto, los productos bajo la marca “MASSI” han sido definidos de tal manera que una división de los mismos resultaría injustificada y arbitraria.

81. Además, la resolución impugnada acierta al considerar las disposiciones del artículo 47, RMUE. De acuerdo con esto, la Sala recuerda que como señaló el Tribunal en el asunto “Aladin”: “... las disposiciones del artículo 43 del Reglamento n.º 40/94 (ahora artículo 47, RMUE) únicamente permiten considerar registrada una marca anterior respecto de la parte de los productos o servicios para los que se ha establecido (i) una limitación de los derechos que la titular de la marca anterior se beneficia de su registro... y (ii) debe conciliarse con el interés legítimo de la titular por poder en el futuro ampliar su abanico de productos o servicios, dentro de los plazos de los términos en que se describen los productos o servicios para los que se registró la marca, al utilizar la protección que le confiere la marca que posee la marca. Y ello especialmente cuando, como aquí, los productos y servicios para los que la marca ha sido registrada forman una categoría suficientemente definida...” (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 51).

82. Teniendo en cuenta la jurisprudencia anterior y las pruebas aportadas, la Sala concluye que crear una subcategoría es innecesario ya que los productos relevantes no están dirigidos únicamente al ciclismo y, además, limitaría el interés legítimo de la titular de la MUE para poder en el futuro ampliar aún más su abanico de productos y servicios.

Alcance del uso

83. Para determinar el alcance del uso de la marca en cuestión, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU: T:2004:223, § 35).

84. La prueba de uso no pretende evaluar el éxito comercial o controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36 a 38, y la jurisprudencia 18 allí citada). Sin embargo, sí es necesario que se aporten datos relativos a las ventas de los productos que distingue la marca anterior (31/01/12, T-378/09, Spa Group, EU:T:2012:34, § 82).

85. La prueba del uso debe consistir en elementos concretos y objetivos que acrediten un uso efectivo y eficiente (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). La Sala subraya que el requisito del alcance del uso no significa que la oponente deba revelar el volumen completo de ventas o cifras de volumen de negocio. Basta con presentar pruebas que demuestren que se ha superado el umbral mínimo para que se pueda considerar que se ha producido un uso efectivo (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).

86. De ello resulta que no es posible determinar a priori, y de modo abstracto, el umbral cuantitativo para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo. Una norma de minimis, que permita a la Oficina o, en caso de recurso, el Tribunal General, valorar todas las circunstancias del litigio antes de la misma, no puede por tanto ser establecida (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25).

87. En lo que respecta a los otros productos en la clase 18 y en la clase 25, si bien es cierto que algunas facturas no son exhaustivas, la mayoría de las facturas describen la cantidad de productos efectivamente vendidos.

88. Por otra parte, se supone que la prueba de uso no refleja exactamente todas las ventas realizadas, sino que en general es una muestra del uso efectivo de la marca, pues la titular de la MUE está obligada solo a probar un uso efectivo de la marca, no todas las ventas realizadas ni el éxito comercial. Por consiguiente, la prueba se considera suficiente para probar que el uso de la MUE es efectivo.

89. En este sentido, debe recordar que no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo; es suficiente que el uso de la marca en el mercado sea el resultado de un uso efectivo y no con carácter simbólico con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

90. Para aquellos productos en los que no aparece la marca impugnada, el código que se muestra permite identificar el producto en los catálogos aportados (anexo 2). Además, dichas facturas incluyen las unidades de los productos vendidos, así como los importes totales, lo que permite constatar que los productos se han vendido en el mercado y que no se han destinado a un uso interno de la propia compañía ni a un uso puramente simbólico.

91. En este caso, se estima que la mayoría de las pruebas (facturas, catálogos, listados de precios) muestran que la marca impugnada ha sido usada principalmente para mochilas, bolsas de deporte, mochilas de hidratación, bolsas de viaje, bolsas de herramientas, culotes, maillots, cascos, manguitos, impermeables, chaquetas, pantalones, zapatillas, jersey, perneras, cubre zapatillas, todo ello para la práctica del deporte. Dichos productos se incluyen en la clase 18 y en la clase 25.

92. Tomando en consideración la naturaleza de los productos impugnados, la cantidad expresada en las facturas junto con el resto de pruebas (incluyendo el informe de auditoría), alcanza el mínimo requerido para los productos impugnados.

93. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, y a la luz de la jurisprudencia citada, se considera que el alcance del uso de la MUE ha sido suficiente para que este pueda ser calificado como efectivo.

Apreciación del conjunto de la prueba aportada

94. De los principios generales de evaluación de la prueba de uso se desprende que con el fin de examinar si la MUE ha sido objeto de un uso efectivo se debe proceder a una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes (29/02/2012, T-77/10 y T78/10, L112, EU:T:2012:95, § 57).

95. Así pues, a la vista de las pruebas presentadas por la titular de la MUE, la Sala considera que los productos registrados bajo la marca “MASSI” no están restringidos exclusivamente al deporte del ciclismo, si no como bien se ha podido observar en las pruebas, los productos pertinentes están dirigidos a otras áreas del deporte, así como actividades al aire libre. Por lo tanto, la creación de una subcategoría se considera arbitraría y limita los derechos de la titular de la MUE para que en un futuro pueda ampliar aún más la gama de productos ofertados.

96. Por lo tanto, la Sala concluye que la marca impugnada ha sido objeto de uso efectivo en relación con los siguientes productos:

Clase 18 – Maletas, bolsas de deporte, mochilas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas;

Clase 25 – Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte.

97. En consecuencia, se admite el recurso R 2023/2019-5 de la titular de la MUE puesto que, si se ha probado el uso efectivo de maletas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas en la clase 18. Se debe, por tanto, anular la resolución impugnada en la medida que se revoca la marca impugnada para algunos de los productos en la clase 18, en particular:

Clase 18 – Maletas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas.

98. Se rechaza el recurso del solicitante de anulación en el asunto R 1981/2019-5 y se confirma la resolución impugnada en la medida en que ha indicado que se ha utilizado la MUE para:

Clase 18 – Bolsas de deporte, mochilas;

Clase 25 - Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte.

Costas

99. En el asunto R 1981/2019-5, el solicitante de la anulación es la parte vencida. De conformidad con el artículo 109, apartado 1, RMUE y el artículo 18, REMUE, el solicitante de la anulación deberá sufragar los gastos de la titular de la MUE de los procedimientos de anulación y de recurso.

100. En el caso del procedimiento de anulación, la División de anulación ordenó que cada parte sufragara sus propias costas. Puesto que la solicitud de caducidad también ha sido desestimada para el resto, el solicitante de la anulación debe sufragar la totalidad de los gastos de la titular de la MUE, es decir, los gastos de representación profesional de 450 EUR.

101. Por lo que respecta al procedimiento de recurso, estas costas consisten en los gastos de representación profesional de la titular de la MUE de 550 EUR.

102. La cuantía total de ambos procedimientos se fija en 1 000 EUR.

103. En el asunto R 2023/2019-5, con arreglo al artículo 109, apartado 1, RMUE y el artículo 18, REMUE, el solicitante de la anulación deberá sufragar los gastos de la titular de la MUE en ambos procedimientos.

104. En el caso del procedimiento de anulación, la División de Anulación ordenó que cada parte sufragara sus propias costas. Puesto que la solicitud de anulación también ha sido desestimada en cuanto al resto, el solicitante de la anulación debe sufragar la totalidad de los gastos de la titular de la MUE, es decir, los gastos de representación profesional de 450 EUR.

105. Por lo que respecta al procedimiento de recurso, estas costas consisten en la tasa de recurso de 720 EUR y los gastos de representación profesional de la titular de la MUE de 550 EUR.

106. El importe total de ambos procedimientos es de 1 720 EUR.

Fallo

En virtud de todo lo expuesto,

LA SALA

resuelve:

1. Desestimar el recurso R 1981/2019-5.

2. Estimar el recurso R 2023/2019-5 y anular la resolución impugnada en la medida en que la MUE fue revocada para “maletas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas” en la clase 18.

3. Se mantiene el registro de la Marca de la Unión Europea para:

Clase 18 – Maletas, bolsas de deporte, mochilas, bolsas de viaje y bolsas de herramientas.

Clase 25 – Prendas de vestir, calzados y artículos de sombrerería para la práctica del deporte.

4. Condenar al solicitante de nulidad al pago de un total de 1 000 EUR por los procedimientos de nulidad y de recurso en el asunto R 1981/2019-5.

5. Condenar al solicitante de nulidad al pago de un total de 1 720 EUR por los procedimientos de nulidad y de recurso en el asunto R 2023/2019-5.

Firmado V. Melgar

Firmado A. Pohlmann

Firmado C. Govers

Secretaría: Firmado p.o. R. Vidal