ANULACIÓN Nº 14695 C (CADUCIDAD)

Ursus-3 Capital A.V., S.A., C/ Juan Hurtado de Mendoza 15, 28036 Madrid,
España (solicitante), representado por Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal 78, 28043 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Pablo Erik Alvargonzález Ramos, C/ Jorge Juan 39 – 3, 28001 Madrid, España (titular de la MUE), representado por Sugrañes Patentes y Marcas, C/ Provenza 304, 08008 Barcelona, España (representante profesional).

El 05/02/2019, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima parcialmente la solicitud de caducidad.

2. Los derechos del titular de la MUE respecto de la marca de la Unión Europea nº 5 641 303 se declaran caducados a partir del 27/03/2017 para algunos de los servicios impugnados, en concreto:

Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios.

3. La marca de la Unión Europea continuará registrada para los restantes servicios, en concreto:

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36: Negocios inmobiliarios.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

4. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de caducidad de la marca de la Unión Europea nº 5 641 303 (marca figurativa) (la MUE). La solicitud se dirige contra algunos de los servicios cubiertos por la MUE, en concreto contra los servicios de la clase 36: seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

El solicitante alegó el artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

Las alegaciones de las partes serán descritas y evaluadas en la sección correspondiente a la evaluación de la prueba de uso.

MOTIVOS DE LA RESOLUCIÓN

Con arreglo al artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE, se declarará la caducidad de los derechos del titular de la marca de la Unión Europea mediante solicitud presentada ante la Oficina si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso.

Una marca es objeto de un uso efectivo cuando su uso es acorde con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los cuales haya sido registrada, con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios. El uso efectivo supone la utilización de este en el mercado de los productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca además de los usos meramente internos (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particular § 35-37, 43).

En la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Por el contrario, la disposición que exige que la marca anterior haya sido efectivamente utilizada «no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes» (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

De conformidad con el artículo 19, apartado 1, del RDMUE junto con el artículo 10, apartado 3, del RDMUE, las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y/o servicios para los cuales está registrada.

En el procedimiento de caducidad basado en los motivos de falta de uso, la carga de la prueba recae en el titular de la MUE ya que no cabe esperar que el solicitante acredite un hecho negativo, en concreto que la marca no ha sido utilizada durante un periodo ininterrumpido de cinco años. Por lo tanto, corresponde al titular de la MUE demostrar el uso efectivo dentro de la Unión Europea, o presentar las causas justificativas de la falta de uso.

En el caso que nos ocupa la MUE fue registrada el 26/03/2008. La solicitud de caducidad se presentó el 27/03/2017. Por lo tanto, la MUE estaba registrada más de cinco años antes de la fecha de la presentación de la solicitud de caducidad. El titular de la MUE tiene por tanto que acreditar el uso efectivo de la MUE impugnada durante el periodo de cinco años anterior a la fecha de la solicitud de caducidad, es decir, desde el 27/03/2012 a 26/03/2017 incluidos, para los servicios impugnados enumerados en la sección anterior «Motivos».

El 28/09/2017 el titular de la MUE presentó pruebas de la prueba del uso.

Dado que el titular de la MUE solicitó el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en las pruebas presentadas, la División de Anulación se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos.

Las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

• Documento 1: Catálogo titulado “Décimo tercer congreso Anual DEUTSCHE GRI2017”.

• Documento 2: Requerimiento amistoso al solicitante requiriendo el cese en el uso de la marca URSUS para evitar cualquier riesgo de confusión en el consumidor y así poder proteger los derechos marcarios del propietario.

• Documento 3: Nuevo requerimiento por parte del propietario de fecha 04/04/2017 para que el solicitante cese en el uso de su marca.

• Documento 4:

• Sobre la participación del propietario en congresos de asociaciones internacionales como “GRI GLOBAL REAL ESTATE INSTITUTE” se incluye documentación sobre:

  • ESPAÑA GRI2015, (20-21 mayo). En la página 10 del documento aparece mencionada la participación del CEO de Ursus Kapital, Sr. Alvargonzález Ramos, titular de la marca impugnada.

  • ESPAÑA GRI2016 (18-19 mayo) con la explicación “Conecta con los altos cargos inversores, desarrolladores y financieros del real estate español”. En la página 20 del documento aparece, como participante en uno de los debates, del Sr. Alvargonzález Ramos.

  • GRI EUROPE SUMMIT 2013 (14-15 septiembre); con una mención a la participación anunciada del Sr. Alvargonzález Ramos.

• copia de la página web Metros2.com “Noticias de Aguirre Newman” con fecha de 17/04/2015, en el que se reproduce un artículo titulado “Los inversores buscan proyecto en MIPIM” sobre la participación del fundador de URSUS Kapital, Sr. Alvargonzález Ramos, en el MIPIM y en el que aparece el fundador junto con una fotografía de la marca tal y como fue registrada (fotografía nº 15 de la página 3 del documento).

• factura emitida por el CIRCULO INMOBILIARIO MERIDIANA, S.L. a URSUS KAPITAL INVERSIONES INMOBILIARIAS, fechada 27/01/2014 por el concepto “participación en el stand Madrid -MIPIM 2014”.

• artículo publicado en el www.mipim.es de fecha 23/01/2015 sobre la participación de varios actores en el sector financiero/inmobiliario entre los que se encuentra URSUS Kapital (página 48), con la siguiente explicación de los servicios que proporciona la compañía URSUS KAPITAL: “proporciona un servicio de gestión integral de patrimonio inmobiliario”.

• Documento 5: Dos propuestas preliminares de inversión con fechas 18/05/2012 y 30/04/2013 respecto a inmuebles situados en la ciudad de Berlín; en los documentos aparece la marca tal y como fue registrada y los servicios que se ofrecen son los de valoración del inmueble, el rendimiento, los posibles costes financieros de la deuda, la amortización del préstamo, y entre otros aspectos, una valoración de los riesgos y beneficios en la adquisición del inmueble, una propuesta preliminar de inversión, una comparativa con otras inversiones similares, y un análisis de sensibilidad de los retornos por la compra del edificio– los nombres de los clientes han sido eliminados por motivos de confidencialidad. Ambas propuestas mencionan los ‘honorarios del bróker’ con cifras substanciales.

• Documento 6: Copia de un contrato fechado 07/10/2012 por la prestación de servicios de gestión de inmuebles para la constitución y posterior gestión de una cartera inmobiliaria en Berlín, entre URSUS Kapital y su cliente en Berlín (cuyos datos de identificación han sido eliminados por razones de confidencialidad).

Según la cláusula primera del contrato, los servicios prestados por URSUS Kapital son:

constituir una cartera diversificada y equilibrada de inmuebles a través de una gestión activa de activos (pequeñas reformas, rotación inquilinos, etc.); constituir el vehículo de inversión en Alemania (constitución de una sociedad) que adquirirá y enajenará inmuebles, y se encargará de la administración, explotación y desarrollo urbanístico de los inmuebles, identificación oportunidades de inversión, audición del inmueble, elaboración de propuestas de inversión y búsqueda de financiación bancaria; gestionar el inmueble incluyendo la inspección y seguimiento de los servicios prestados por terceros en relación con los activos inmobiliarios, la colaboración con abogados en la negociación de contratos de arrendamiento, supervisar ofertas de terceros para cualquier potencial operación de inversión o de remodelación en los inmuebles de la cartera, coordinar auditores externos, elaborar trimestralmente un informe de gestión de la evolución del plan de negocios, presentación de balances y cuentas bancarias y recomendaciones para la optimización de la cartera; colaborar y coordinar la venta de los inmuebles, y ejecutar la venta.

La cláusula sexta del contrato establece los honorarios de prestación de servicios en un contrato con vigencia de cinco años; las cifras mencionadas son sustanciales.

• Documento 7: Doce facturas correspondientes al periodo 2012-2016 emitidas tanto por URSUS Kapital España como por la sociedad del grupo con sede en Alemania en concepto de servicios de gestión y asesoría en la gestión por la optimización de una cartera de inmuebles.

El solicitante cuestiona la validez de todos y cada uno de los documentos aportados por el titular para probar el uso con el motivo de que en algunos de ellos no aparece la marca impugnada, o aparece no como marca sino como nombre de una empresa, o aparece como mero signo verbal sin que conste el logotipo figurativo, en otros documentos no aparece la fecha, parte de los documentos proceden del titular mismo y no de fuentes independientes, en las facturas no se explica en relación a qué servicios fueron extendidas, y parte de los documentos aparecen en una lengua distinta de la del procedimiento y no se ha aportado traducción. Por lo tanto concluye que “las pruebas aportadas resultan mínimas, y de las mismas no se desprende ni un volumen relevante de servicios prestados bajo la marca ni una fuerte intensidad ni constancia en el tiempo. Se trata, claramente, de un uso residual y no como marca, del signo”.

Los argumentos del solicitante se basan en una evaluación individual de cada elemento de prueba en relación con todos los factores pertinentes. No obstante, al apreciar el uso efectivo, la División de Anulación deberá tener en cuenta la prueba en su totalidad. Aunque determinados factores pertinentes no estén cubiertos por ciertos elementos de prueba, la combinación de todos los factores pertinentes en los elementos de prueba en su conjunto puede indicar, con todo, un uso efectivo.

Respecto a la falta de traducción de ciertos documentos (o de partes de los mismos) se ha de hacer constar en primer lugar que el solicitante no tiene la obligación de traducir la prueba del uso, salvo si la Oficina así lo solicita específicamente (artículo 10, apartado 6, del RDMUE, aplicable por analogía al procedimiento de anulación). Por otro lado, en su carta del 18/05/2018 el titular aportó una traducción parcial de las partes de los documentos cuestionados por el solicitante.

Si bien la prueba aportada no es, como observa el mismo titular, abundante, evaluada en su conjunto es suficiente para probar el uso en el periodo correspondiente en el territorio correspondiente. A este respecto hay que recordar que El Tribunal ha indicado que no es posible indicar de forma abstracta, qué umbral cuantitativo ha de considerarse para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo y, en consecuencia, no puede existir el objetivo de la norma de minimis para establecer a priori el nivel de uso necesario para que sea «efectivo». Por lo tanto, aunque debe demostrarse un alcance del uso mínimo, en qué consiste exactamente este alcance mínimo dependerá de las circunstancias de cada caso. La norma general es que, cuando responde a una verdadera justificación comercial, un uso, incluso mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo, dependiendo de los productos y servicios, y el mercado de referencia (23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35; 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

Respecto al tiempo del uso cabe mencionar que la gran mayoría de los documentos están fechados en el periodo correspondiente o hacen referencia al mismo, y cubren en su conjunto prácticamente los cinco años relevantes.

En relación al lugar del uso hay que hacer constar que las pruebas se refieren tanto a España -lugar donde se ha documentado la presencia del titular de la marca en seminarios y congresos con presencia de empresas de un ámbito europeo-, como a Alemania respecto al documento 5 (propuestas preliminares de inversión) y documento 6 (copia de un contrato), así como las facturas que se presentaron como documento 7.

Uno de los elementos más contenciosos en las alegaciones del solicitante es el requisito de probar la naturaleza del uso, tanto en el sentido de que el signo haya sido utilizado tal y como fue registrado, como que haya sido utilizado como marca, es decir, para identificar el origen para que el público destinatario pueda diferenciar entre los productos y servicios de distintos proveedores. La División de Anulación considera que ambos aspectos han quedado suficientemente acreditados.

En primer lugar cabe decir que el uso de un signo como nombre de empresa puede considerarse un uso como marca, siempre que los propios productos o servicios pertinentes sean identificados y ofrecidos en el mercado con este signo (13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). En el caso que nos ocupa la marca distingue servicios y no productos y, como observa el titular de la marca impugnada, las marcas no pueden utilizarse directamente «sobre» los servicios, y además en este caso no es común para servicios inmobiliarios contar con catálogos u otro tipo de documentos donde pueda aparecer el signo como marca. En consecuencia, el uso de las marcas registradas de este tipo de servicios se puede documentar a través de documentos tales como los que ha aportado el titular, por ejemplo las propuestas de inversión y la copia del contrato (documentos 5 y 6) así como las facturas (documento 7), en los que se vincula una serie de servicios inmobiliarios con el signo ‘URSUS KAPITAL’. Si bien este signo aparece en su versión denominativa puesto que la naturaleza misma de muchos documentos implica que el signo no aparezca con logotipos, hay indicios suficientes en la prueba de que se utiliza en el tráfico económico tal y como fue registrado, en su versión gráfica, con la figura de los dos osos sosteniendo una casa sobre la denominación (por ejemplo en alguna fotografía presente en el documento 4).

Otro de los aspectos controvertidos para el solicitante en la prueba aportada es el alcance del uso. En este sentido, es jurisprudencia consolidada que es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos (por ejemplo, 08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). Los documentos contables aportados por el titular (documentos 5, 6 y 7) aportan información importante en este sentido. El solicitante alega que el documento 5 procede de parte interesada y podría habría sido manipulado; sin embargo, el titular alega que la autenticidad de la documentación viene avalada por la aceptación de los proyectos contenidos en el documento a través de la firma de un miembro del comité o representante del cliente como consta en la última página del documento. Por otra parte, el contrato contenido en el documento 6 (fechado en el periodo correspondiente y referido al territorio relevante) vincula la prestación de una serie de servicios inmobiliarios con el signo URSUS KAPITAL, por cantidades importantes. El contenido de este documento puede ser evaluado conjuntamente con las facturas contenidas en el documento 7 que, si bien no muestran grandes cantidades, dan fe de que una serie de servicios (debidamente identificados al contrario de lo que argumenta el solicitante) han sido prestados a entidades situadas en Berlín. El hecho de que el nombre de esta(s) entidad(es) haya(n) sido ocultado(s) por motivo de confidencialidad no invalida en absoluto el valor de este medio de prueba.

En relación a los servicios prestados, es evidente que todos ellos se refieren a una multiplicidad de actividades englobadas bajo el paraguas de ‘servicios inmobiliarios’.

De conformidad con el artículo 58, apartado 2, del RMUE, si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca impugnada, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o servicios de que se trate.

De acuerdo con la jurisprudencia, al aplicar la anterior disposición debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas autónomamente, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a efectos de la oposición.

En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de la misma para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de "parte de los productos o servicios" pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes.

[Además,] permiten reputar como registrada la marca anterior únicamente para aquella parte de los productos y servicios respecto a la cual se ha probado el uso efectivo de la marca, constituyen una limitación de los derechos que el titular de la marca anterior obtiene de su registro, de forma que no pueden interpretarse tan extensivamente como hace la EUIPO, y, por otra parte, deben conciliarse con el interés legítimo de dicho titular en ampliar en el futuro su gama de productos o servicios, dentro del límite de los términos que hacen referencia a los productos o servicios para los que se ha registrado la marca, beneficiándose de la protección que el registro de dicha marca le confiere.

(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

Debido a la la variedad respecto a los servicios mencionados para los que existe prueba del uso (véase las descripciones realizadas en las páginas 4 y 5 de la presente resolución) se justifica que se reconozca el uso para la categoría general negocios inmobiliarios.

Conclusión

De lo anterior se deduce que el titular de la MUE no ha demostrado el uso efectivo de la marca impugnada para los siguientes servicios, para los cuales debe declararse la caducidad de la marca:

Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios.

Por lo tanto, el titular de la MUE ha demostrado el uso para el resto de servicios impugnados (servicios inmobiliarios); en consecuencia, no se admitirá la solicitud en este sentido.

De conformidad con el artículo 62, apartado 1, del RMUE, la caducidad surtirá efectos a partir de la fecha de la solicitud de caducidad, es decir, a partir de 27/03/2017.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte. De conformidad con el artículo 109, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Anulación dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Dado que la anulación tiene éxito solo para parte de los servicios impugnados, ambas partes han perdido respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio. Por consiguiente, cada parte correrá con sus propias costas.

La División de Anulación

Michaela SIMANDLOVA

María Belén IBARRA DE DIEGO

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).