ANULACIÓN Nº 17463 C (CADUCIDAD)

Baptist Health Care Corporation, 1717 North "E" Street, Suite 320, Pensacola Florida 32501, United States of America (solicitante), representado por Finnegan Europe LLP, 1 London Bridge, City of London SE1 9BG, United Kingdom (representante profesional)

c o n t r a

Andreus Golfhotel S.R.L., Kellerlahne, 3, 39015 San Leonardo In Passiria (BZ), Italy (titular de la MUE), representado por D'Agostini Organizzazione S.L., San Telmo, 7, 03002 Alicante, España (representante profesional).

El 20/12/2019, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima parcialmente la solicitud de caducidad.

2. Los derechos del titular de la MUE respecto de la marca de la Unión Europea nº 8 398 604 se declaran caducados a partir del 10/11/2017 para algunos de los servicios impugnados, en concreto:

Clase 41: Servicios de esparcimiento en vivo y esparcimiento musical; educación; formación; esparcimiento; organización de actividades de ocio; servicios culturales; Organización y dirección de funciones, conferencias, convenciones, exposiciones, seminarios y reuniones; reserva de billetes de teatro, ópera y concierto, servicios deportivos y recreativos deportivos excepto golf.

Clase 43: Motel; alquiler de locales para funciones, conferencias, convenciones, exposiciones, seminarios y reuniones.

Clase 44: Servicios de salones de belleza, salones de peluquería, barberías; servicios de aparatos para broncearse (sun beds); servicios de aromaterapia; asesoramiento sobre belleza, marcado del cabello; Servicios prestados por establecimientos de institutos de belleza, centros médicos y de higiene.

3. La marca de la Unión Europea continuará registrada para los restantes servicios, en concreto:

Clase 41: Servicios para el golf.

Clase 43: Alquiler de alojamiento temporal; realización de reservas de alojamientos temporales; servicios de hotel, bar, café-restaurante, restaurante, banquete y catering.

Clase 44: Servicios de masajes; servicios de un balneario (servicios de sauna, hidromasaje, baños turcos, solárium); curas terapéuticas; Servicios prestados por establecimientos de baño y de cura.

4. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de caducidad de la marca de la Unión Europea nº 8 398 604 ‘ANDREUS’ (marca denominativa) (la MUE). La solicitud se dirige contra todos los servicios cubiertos por la MUE, en concreto:

Clase 41: Servicios de esparcimiento en vivo y esparcimiento musical; educación; formación; esparcimiento; organización de actividades de ocio; servicios deportivos y recreativos deportivos y culturales; Organización y dirección de funciones, conferencias, convenciones, exposiciones, seminarios y reuniones; reserva de billetes de teatro, ópera y concierto.

Clase 43: Alquiler de alojamiento temporal; realización de reservas de alojamientos temporales; servicios de hotel, motel, bar, café-restaurante, restaurante, banquete y catering; alquiler de locales para funciones, conferencias, convenciones, exposiciones, seminarios y reuniones.

Clase 44: Servicios de salones de belleza, salones de peluquería, barberías; servicios de masajes; servicios de un balneario (servicios de sauna, hidromasaje, baños turcos, solarium y aparatos para broncearse (sun beds); servicios de aromaterapia; curas terapéuticas; asesoramiento sobre belleza, marcado del cabello; Servicios prestados por establecimientos de baño y de cura, institutos de belleza, centros médicos y de higiene.

El solicitante alegó el artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante afirma que la marca impugnada no ha sido objeto de un uso efectivo desde su registro en la Unión Europea en relación con los servicios para los cuales fue registrada, y no existen causas justificativas para su falta de uso, por lo que debe ser declarada su caducidad.

El titular de la MUE aporta prueba del uso de la marca impugnada que se analizará posteriormente y afirma que dicha marca se usa para los servicios para los que se registró.

El solicitante en respuesta alega que la evidencia proporcionada por el titular es insuficiente para demostrar que la marca se había utilizado efectivamente en el territorio relevante durante el período de tiempo relevante en relación con los servicios relevantes y de acuerdo con su función esencial para garantizar la identidad del origen de los servicios relevantes y con el fin de crear o preservar una salida para esos servicios.

El solicitante solicita que parte de los servicios para los que el titular no reivindica uso o no presenta evidencia sean revocados directamente. Para los restantes servicios para los que el titular reivindica explícitamente el uso de la marca, el solicitante estima que la evidencia es insuficiente para probar el uso ya que o no están fechados o no están corroborados por fuentes independientes o no muestran el uso como marca sino más bien como una mera indicación del titular. Además, algunos de los documentos están en italiano y por lo tanto no están dirigidos a todos los consumidores relevantes de la UE. El solicitante explica que no se pretende crear una cuota de mercado sino más bien se trata de servicios dirigidos a los huéspedes del hotel únicamente como servicio complementario durante su estancia y no como un servicio independiente. Por otro lado, también alega que las facturas no muestran el uso de la marca sino que se refieren al nombre y dirección de la compañía y algunas de ellas no hacen referencia alguna a cantidades de ventas específicas.

Por otra parte, el solicitante puntualiza que las facturas procedentes de los suministradores de servicios de terceros no muestran el uso de la marca en relación con los servicios relevantes ya que son los músicos, los operarios pirotécnicos y otros profesionales los que proporcionan los servicios reivindicados y, en este caso, el titular es un mero usuario de estos servicios.

El titular responde que las pruebas han de evaluarse globalmente y no individualmente y puntualiza algunos detalles de los documentos presentados anteriormente. Además, rechaza los argumentos del solicitante sobre el uso del signo impugnado como marca y que los servicios se ofrecen limitadamente a los clientes del hotel. El titular también explica que los clientes proceden de toda Europa, lo que demuestra que el uso de la marca no está limitado sino está extendido a toda la Unión Europea. Además, puntualiza que las facturas muestran los precios y los servicios durante los 5 años.

El solicitante reitera que las evidencias no son suficientes para establecer el lugar, el tiempo, el alcance, y la naturaleza de uso de la marca registrada. Respecto a los servicios hoteleros en particular, la evidencia revela sólo un uso muy limitado en términos de territorio, además de la falta de prueba del volumen y el alcance comercial.

Finalmente, el titular responde a las observaciones del solicitante y reitera sus alegaciones anteriores sobre la suficiencia de las pruebas para mostrar el uso de la marca impugnada. Además, afirma que es el propio solicitante el que sostiene que las actividades han sido desempeñadas en el Hotel Andreus y que se prestan diariamente durante todo el año. Los importes que pagan los clientes por los servicios se muestran claramente en los documentos.

MOTIVOS DE LA RESOLUCIÓN

Con arreglo al artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE, se declarará la caducidad de los derechos del titular de la marca de la Unión Europea mediante solicitud presentada ante la Oficina si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso.

Una marca es objeto de un uso efectivo cuando su uso es acorde con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los cuales haya sido registrada, con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios. El uso efectivo supone la utilización de este en el mercado de los productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca además de los usos meramente internos (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particular § 35-37, 43).

En la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Por el contrario, la disposición que exige que la marca anterior haya sido efectivamente utilizada «no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes» (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

De conformidad con el artículo 19, apartado 1, del RDMUE junto con el artículo 10, apartado 3, del RDMUE, las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y/o servicios para los cuales está registrada.

En el procedimiento de caducidad basado en los motivos de falta de uso, la carga de la prueba recae en el titular de la MUE ya que no cabe esperar que el solicitante acredite un hecho negativo, en concreto que la marca no ha sido utilizada durante un periodo ininterrumpido de cinco años. Por lo tanto, corresponde al titular de la MUE demostrar el uso efectivo dentro de la Unión Europea, o presentar las causas justificativas de la falta de uso.

En el caso que nos ocupa la MUE fue registrada el 24/12/2009. La solicitud de caducidad se presentó el 10/11/2017. Por lo tanto, la MUE estaba registrada más de cinco años antes de la fecha de la presentación de la solicitud de caducidad. El titular de la MUE tiene por tanto que acreditar el uso efectivo de la MUE impugnada durante el periodo de cinco años anterior a la fecha de la solicitud de caducidad, es decir, desde el 10/11/2012 a 09/11/2017 incluidos, para los servicios impugnados enumerados en la sección anterior «Motivos».

El 23/01/2018 el titular de la MUE presentó pruebas del uso que consiste en los siguientes documentos:

1. Extractos de la página web www.andreus.it en italiano que muestran los diferentes servicios del hotel como servicios deportivos, sauna, baños, solárium, belleza, masajes, golf, masajes, fisioterapia. También muestra los servicios de alojamiento y los precios de dicho alojamiento así como los precios de los tratamientos de belleza y golf.

2. Extractos en italiano en los que, según el titular, se trata del programa semanal de representaciones y eventos (entretenimiento musical, exposición de joyerías y pinturas) organizados por Andreus Hotel en 2013, 2014 y 2015. Se muestran los signos y . Según el titular, los programas se distribuyen a los clientes en el interior del hotel.

3. Más de veinte facturas emitidas por varias empresas y dirigidas al Hotel Andreus entre 2013 y 2017 en las que le facturan por servicios de animación nocturna, alquiler de un sistema de audio, representaciones musicales, representaciones artísticas, servicios culturales y espectáculo pirotécnico. Además, también se muestran curso de seguridad de conducción de vehículos y cursos de sommelier, éste último se ofrece a los clientes del hotel a cambio de un precio.

4. Más de cuarenta facturas emitidas por el Hotel Andreus entre 2013 y 2017 y dirigidas a clientes en Francia, Austria, Italia, Suiza y Alemania en las que le facturan por los servicios de alojamiento y el paquete de golf y belleza. También se incluyen servicios de restaurante y bar así como de belleza y masajes. En la parte superior de las facturas se muestra el signo .

5. Más de treinta facturas emitidas por el Hotel Andreus en 2013, 2014 y 2016 dirigidas a clientes en las que le facturan por los servicios de pedicura, manicura, corte de pelo, facial, depilación, Spa, solárium, fisioterapia, cambio dolor de cejas. En la parte superior de las facturas se muestra el signo .

El 20/09/2018, el titular presentó además los siguientes documentos:

6. Un extracto en italiano de 2013 con el fin de mostrar la conferencia impartida en el Hotel.

7. Traducciones de algunos de los documentos presentados anteriormente del italiano a otras lenguas como el inglés y el alemán.

8. Documentos en formato PDF que, según el titular, se trata de pruebas adicionales como facturas.

El 10/04/2019, el titular presentó documentos adicionales que consisten en los mismos extractos y las mismas facturas que presentó el 23/01/2018 junto con una explicación sobre las mismas.

Cuestiones Preliminares

Sobre la traducción de las evidencias de uso

El solicitante afirma que el titular de la MUE presentó documentos en italiano, por lo tanto, no están dirigidos a todos los consumidores relevantes de la UE ni muestran un intento de crear una cuota de mercado de la Unión Europea.

Sin embargo, el titular de la MUE no tiene la obligación de traducir la prueba del uso, salvo si la Oficina así lo solicita específicamente (artículo 10, apartado 6, del RDMUE, aplicable por analogía al procedimiento de anulación).

En este caso, el titular presentó traducciones parciales de los documentos y explicó en sus observaciones, aportadas junto con los documentos, el contenido de los mismos. Respecto a las facturas, no es necesario aportar una traducción completa de las mismas debido al carácter evidente de su contenido en las que se identifican los clientes, los importes y la fecha, así como la marca. En este caso, el titular explicó y tradujo los servicios prestados que aparecían en las facturas.

Por ello, teniendo en cuenta la naturaleza de los documentos que no han sido traducidos completamente y que se consideran pertinentes para el actual procedimiento, en concreto, las facturas o los extractos de páginas de Internet que contienen fotografías, junto con las traducciones parciales aportadas por el titular sobre la información relevante y el carácter evidente del contenido de dichas pruebas, la División de Anulación considera que no es necesario solicitar una traducción. Respecto al resto de documentos, ya se estableció anteriormente que el titular aportó explicación del contenido de los mismos o una traducción parcial a español y por lo tanto, tampoco es necesario solicitar una traducción.

Por lo tanto, la alegación del solicitante se rechaza por infundada.

Sobre las pruebas presentadas fuera de plazo

El 20/09/2018 y el 10/04/2019, el titular presentó pruebas adicionales.

Aunque, de conformidad con el artículo 19, apartado 1, del RDMUE, el titular debe presentar la prueba del uso dentro de un plazo fijado por la Oficina, el artículo 10, apartado 7, del RDMUE (aplicable al procedimiento de anulación en virtud del artículo 19, apartado 1, del RDMUE) invita a la Oficina, expresamente, a ejercer su facultad discrecional si se han presentado a tiempo las pruebas pertinentes y, una vez expirado el plazo, se han presentado pruebas complementarias.

Según el artículo 10, apartado 7, del RDMUE, en caso de que, vencido el plazo fijado por la Oficina, se presenten indicaciones o pruebas que complementen las indicaciones o pruebas pertinentes ya presentadas dentro de dicho plazo, la Oficina podrá tener en cuenta las pruebas presentadas fuera de plazo como resultado del ejercicio de la facultad discrecional que le confiere el artículo 95, apartado 2, del RMUE. A la hora de ejercer su facultad discrecional, la Oficina deberá tener en cuenta, en particular, la fase del procedimiento y si los hechos o las pruebas pueden ser, a primera vista, pertinentes para la solución del asunto y si existen motivos válidos para la presentación fuera de plazo de los hechos o de las pruebas.

A este respecto, la División de Anulación considera que el titular de la MUE presentó pruebas pertinentes dentro del plazo inicial establecido por la Oficina y, por consiguiente, las pruebas posteriores pueden considerarse adicionales.

El hecho de que el solicitante haya cuestionado las pruebas iniciales presentadas por el titular de la MUE justifica la presentación de pruebas adicionales en respuesta a la objeción (29/09/2011, T‑415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, C‑621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).

Las pruebas adicionales tan solo clarifican las pruebas presentadas inicialmente, pues no introducen nuevos elementos de prueba, sino que simplemente son las mismas pruebas junto con una explicación sobre las mismas.

Por estas razones y en el ejercicio de los poderes discrecionales que le otorga el artículo 95, apartado 2, del RMUE, la División de Anulación decide tener en cuenta las pruebas adicionales presentadas el 20/09/2018 y el 10/04/2019.

Respecto a los documentos presentados el 20/09/2018, el solicitante tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ellos mientras que respecto a los del 10/04/2019 se cerró el procedimiento de nulidad sin que el solicitante comentara al respecto. Sin embargo, como los documentos aportados el 10/04/2019 no cambian el resultado de la decisión, la División de Anulación no procederá a reabrir el procedimiento con el fin de que el solicitante se pronuncie sobre dichos documentos.

Apreciación del uso efectivo – factores

Momento del uso

Las pruebas deben demostrar el uso efectivo de la marca de la Unión Europea en el periodo de referencia.

En el presente caso, aunque algunos documentos como son los extractos de la página web del titular (documento nº1) no contienen fecha, la información contenida en las facturas (documentos nº3-5) y en el informe semanal del programa de actividades (documento nº2) muestran suficiente información sobre el período relevante, es decir, del 10/11/2012 a 09/11/2017 incluidos.

Como la norma que prescribe el uso no implica que éste tenga que ser probado durante todo el período de los cinco años sino que el uso efectivo debe ser mostrado dentro del período correspondiente, la duración del uso que ha sido mostrado en este caso es suficiente, contrariamente a lo alegado por el solicitante.

Lugar de uso

Las pruebas deben demostrar que la marca de la Unión Europea impugnada ha sido efectivamente utilizada(o) en la Unión Europea (véase el artículo 18, apartado 1, y el artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE).

El solicitante alega que nada de la evidencia proporcionada indica claramente el lugar de la provisión de los servicios indicados. Por lo tanto, el lugar alegado de la marca está confinado a una única ubicación de St. Leonhard en Passeier, en el sur del Tirol al norte de Italia.

Efectivamente, el Andreus, Spa&Golf Resort se encuentra situado en St. Leonhard en Passeier, en el sur del Tirol, al norte de Italia y a unos 35 km al norte de Bolzano.

Con el fin de establecer el uso, debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como, entre otros, las características del mercado de referencia, la naturaleza de los servicios amparados por la marca.

Por ello, aunque el hotel se encuentre sito en una localidad del norte de Italia, de las facturas queda establecido que los servicios se prestaron a clientes procedentes de Italia, Francia, Austria, Suiza y Alemania, por lo que queda demostrado que ha ofrecido sus servicios a clientes provenientes de fuera del territorio donde se halla el hotel. El extracto de la página web explica que la selección alemana de fútbol se alojó en el hotel y además, el sur del Tirol es un destino popular de vacaciones entre los aficionados a las montañas y la práctica de deportes alpinos.

Por lo tanto, se muestra el lugar del uso, al menos, en Italia para ciertos servicios.

El solicitante también alega que el uso de la marca en tres países no es suficiente para reclamar protección en toda la UE.

Sin embargo, la División de Anulación considera que de la información contenida en las pruebas, queda suficientemente demostrado que la marca de la Unión Europea ha sido usada sobre todo en Italia.

Se debe por lo tanto establecer que el uso efectivo supone que la marca se encuentre presente en una parte sustancial del territorio en el que está protegida (12/12/2002, T‑39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 37).

Por las razones mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta que Italia es una parte sustancial del territorio europeo, el requisito del lugar de uso se cumple en este caso.

Naturaleza del uso: uso como marca

La naturaleza del uso exige, entre otros, que la marca de la Unión Europea impugnada se utilice como marca, es decir, para identificar el origen para que el público destinatario pueda diferenciar entre los productos y servicios de distintos proveedores.

El solicitante alega que las facturas no muestran el uso de la marca sino que se refieren al nombre y dirección de la compañía.

El uso de un signo como nombre de empresa o nombre comercial no puede considerarse un uso como marca, salvo que los propios productos y servicios sean identificados y ofrecidos en el mercado con este signo. El hecho de que un término sea utilizado como nombre de empresa no impide su uso como marca para identificar productos (30/11/2009, T‑353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Por su parte, el titular establece que las facturas muestran el uso del signo como marca ya que la denominación de la empresa se muestra como Andreus Golfhotel GmbH.

En este caso, la mayoría de los documentos muestran que los signos ‘ANDREUS’, tanto en su forma verbal como en su forma figurativa con diferentes variantes, entre otros, se usan en relación a ciertos servicios en cuestión y por lo tanto se usan como marca. Como consecuencia de ello, los consumidores pueden distinguir entre los servicios de distintos proveedores, contrariamente a los establecido por el solicitante.

Naturaleza del uso: uso de la marca tal como ha sido registrada

La «naturaleza del uso» en el contexto del artículo 10, apartado 3, del RDMUE también exige pruebas del uso de la marca tal como ha sido registrada, o de una variación de la misma de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE que no altere el carácter distintivo de la marca de la Unión Europea impugnada.

Las facturas, las fotografías y los extractos de la página de Internet muestran los signos y o HOTEL ‘ANDREUS’.

La División de Anulación considera que el hecho de que algunas pruebas muestren las estrellas doradas, que hacen referencia a la categoría del hotel, y que, por tanto, son menos distintivas y no dominantes que la palabra ‘ANDREUS’ no son suficientes para afirmar que se está produciendo una variación sustancial del signo como fue registrado alterando su carácter distintivo. Este elemento es menos distintivo y los colores, el elemento figurativo de la bandera con una A en el interior y la estilización de las letras son ornamentales, y por lo tanto el uso de la marca está en conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE.

Tampoco altera el carácter distintivo del signo en cuestión el hecho de que ‘ANDREUS’ aparezca junto con las palabras ‘Golf’, ‘Spa’, ‘Resort’ y el símbolo & que hace referencia a la conjunción ‘y’. Se trata de palabras de uso corriente ampliamente extendidas en todo el territorio europeo que hace referencia a un complejo hotelero que provee servicios de deportes como es el golf con instalaciones para la práctica del mismo así como instalaciones para tratamientos, terapias, o sistemas de relajación usando el agua. El mismo razonamiento se aplica a la palabra HOTEL.

Teniendo en cuenta que algunos de los servicios relevantes son hospedaje temporal, servicios de belleza o servicios deportivos, se trata de elementos débiles y/o no distintivos. Por lo tanto, su adición no altera el carácter distintivo de la marca impugnada en cuestión.

Por lo tanto, la División de Anulación estima que de las pruebas aportadas es posible establecer que la marca de la Unión Europea se usó como marca en la forma en la que fue registrada o en una forma que no altera su carácter distintivo.

Alcance del uso y uso respecto de los servicios registrados

El titular afirma que las pruebas del uso son suficientes ya que las facturas cifran los precios y demuestran un uso en todos los cinco años durante muchos meses con gran frecuencia.

Por lo que respecta al alcance del uso, es jurisprudencia consolidada que es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos (por ejemplo, 08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Por lo que respecta al uso respecto de los productos y servicios registrados, el artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE y el artículo 10, apartado 3, del RDMUE exigen que el titular de la marca de la Unión Europea demuestre el uso efectivo para los productos impugnados para los que la marca de la Unión Europea ha sido registrada.

De conformidad con el artículo 58, apartado 2, del RMUE, si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca impugnada, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o servicios de que se trate.

En este caso, la MUE impugnada está registrada para los servicios de las Clases 41, 43 y 44.

En primer lugar, es necesario establecer que las fotografías y los extractos de la página de Internet del titular meramente prueban la existencia de la marca impugnada para ciertos servicios. Sin embargo, dichos documentos, per se, no proporcionan ninguna indicación sobre cifras de ventas y volumen de negocio como alegó el solicitante.

Además, el solicitante considera que las facturas proporcionadas no permiten establecer una comercialización que tiende a adquirir o mantener cuotas de mercado y no queda demostrada la relación entre la marca y los servicios reivindicados.

En primer lugar y respecto a ciertos servicios impugnados como servicios de salones de belleza, salones de peluquería, barberías; servicios de aparatos para broncearse (sun beds); servicios de aromaterapia; asesoramiento sobre belleza, marcado del cabello; institutos de belleza, centros médicos y de higiene en la Clase 44, la División de Anulación estima que las evidencias aportadas no son suficientes ya que las facturas muestran unos importes relativamente bajos tratándose de productos de gran consumo y el resto de pruebas, esto es, las fotografías de la página del propio titular, que no proceden de una fuente independiente, no permiten establecer, sin recurrir en presunciones, que el titular de la marca ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trate y que no haya usado la marca únicamente con la intención de conservar los derechos inherentes a la misma (uso simbólico) para dichos servicios como argumentó el solicitante.

Respecto a los servicios de la clase 41, servicios de esparcimiento en vivo y esparcimiento musical; educación; formación; esparcimiento; organización de actividades de ocio; servicios culturales; Organización y dirección de funciones, conferencias, convenciones, exposiciones, seminarios y reuniones; reserva de billetes de teatro, ópera y concierto, el solicitante puntualiza que las facturas procedentes de los suministradores de servicios de terceros no muestran el uso de la marca en relación con los servicios relevantes ya que son los músicos, los operarios pirotécnicos y otros profesionales los que proporcionan los servicios reivindicados y, en este caso, el titular es un mero usuario de estos servicios. El solicitante explica que no se pretende crear una cuota de mercado sino más bien se trata de servicios dirigidos a los huéspedes del hotel únicamente como servicio complementario durante su estancia y no como un servicio independiente.

Efectivamente, la División de Anulación concuerda con este argumento. Las pruebas presentadas muestran que terceras empresas prestan los servicios dentro de las instalaciones del hotel y reciben un precio por dichos servicios por parte de dicho hotel. Pero no muestran que el titular presta dichos servicios bajo la marca impugnada y que el titular de la marca ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trate y que no haya usado la marca únicamente con la intención de conservar los derechos inherentes a la misma (uso simbólico) para dichos servicios.

El mismo argumento se aplica a los servicios de alquiler de locales para funciones, conferencias, convenciones, exposiciones, seminarios y reuniones de la Clase 43, no queda demostrado que el titular presta dichos servicios bajo la marca impugnada. Ha cedido su espacio a ciertas actividades culturales, pero no ha quedado probado que las haya ofrecido bajo su marca, o en todo caso no se prueba los factores de momento y alcance de uso de manera que pueda afirmarse sin recurrir a probabilidades o presunciones, que la marca fue objeto de un uso efectivo para estos servicios (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43) contrariamente a lo alegado por el titular.

Por otro lado y respecto a los servicios de motel de la Clase 43, un motel es un establecimiento público, situado generalmente fuera de los núcleos urbanos y en las proximidades de las carreteras, en el que se facilita alojamiento en departamentos con entradas independientes desde el exterior, y con garajes o cobertizos para automóviles, próximos o contiguos a aquellos. Dicha definición no concuerda con los servicios prestados por el titular en este caso ya que se trata de un Resort con instalaciones de un tamaño considerable para albergar actividades deportivas y de Spa y por lo tanto no se demuestra el uso para los servicios de motel.

Sin embargo, respecto a los servicios deportivos y recreativos deportivos impugnados en la Clase 41, las facturas incluyen los importes totales que se han facturado a los clientes que se han hospedado en el hotel como paquete de servicios de golf independientes del alojamiento y se otros servicios del hotel.

La MUE impugnada está registrada para servicios deportivos y recreativos deportivos en la Clase 41.

De acuerdo con la jurisprudencia, al aplicar la anterior disposición debe tenerse en cuenta lo siguiente:

si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas autónomamente, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a efectos de la oposición.

En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de la misma para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de "parte de los productos o servicios" pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes.

[Además,] permiten reputar como registrada la marca anterior únicamente para aquella parte de los productos y servicios respecto a la cual se ha probado el uso efectivo de la marca, constituyen una limitación de los derechos que el titular de la marca anterior obtiene de su registro, de forma que no pueden interpretarse tan extensivamente como hace la EUIPO, y, por otra parte, deben conciliarse con el interés legítimo de dicho titular en ampliar en el futuro su gama de productos o servicios, dentro del límite de los términos que hacen referencia a los productos o servicios para los que se ha registrado la marca, beneficiándose de la protección que el registro de dicha marca le confiere.

(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288)

En la medida en que el consumidor busca ante todo un producto o un servicio que pueda satisfacer sus necesidades específicas, la finalidad del producto o del servicio de que se trate tiene un carácter esencial en la orientación de su elección. Por ello, es un criterio primordial en la definición de una subcategoría de productos o de servicios (13/02/2007, T‑256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).

Resulta evidente que esta categoría de servicios es lo suficientemente amplia para poder distinguir dentro de ella varias categorías. Las pruebas demuestran que la MUE impugnada ha sido utilizado para servicios de golf. Basándose en el destino de los servicios utilizados, la División de Anulación considera que el uso para servicios de golf, que entra dentro de la categoría amplia de servicios deportivos y recreativos deportivos, constituye un uso para la subcategoría servicios de golf. Sin embargo, no se prueba el uso para el resto de servicios deportivos y recreativos deportivos.

Respecto a los servicios alquiler de alojamiento temporal; realización de reservas de alojamientos temporales; servicios de hotel, bar, café-restaurante, restaurante, banquete y catering impugnados (Clase 43), el solicitante alega que las pruebas no son suficientes para probar dichos servicios. Sin embargo, la División de Anulación establece que las facturas incluyen las unidades de los servicios prestados así como los importes totales lo que permite constatar que los servicios se han prestado en el mercado y que no se han destinado a un uso interno de la propia compañía ni a un uso puramente simbólico. El solicitante alega que los servicios de reserva no los proporciona el propietario sino que es un servicio complementario. Sin embargo, la División de Anulación considera que la realización de reservas es un servicio prestado por el titular de la MUE bajo la marca impugnada y por lo tanto no se considera como un servicio complementario.

El mismo razonamiento se aplica a los servicios impugnados servicios de masajes; servicios de un balneario (servicios de sauna, hidromasaje, baños turcos, solárium); curas terapéuticas; servicios prestados por establecimientos de baño y de cura en la clase 44, las facturas incluyen las unidades de los servicios prestados así como los importes totales lo que permite constatar que los servicios se han prestado en el mercado y que no se han destinado a un uso interno de la propia compañía ni a un uso puramente simbólico contrariamente a lo que estableció el solicitante.

El solicitante establece que la evidencia presentada por el titular no contiene indicación alguna sobre el volumen comercial conseguido bajo la marca para los servicios para los que se registró y las facturas no contienen referencia alguna a cantidades de ventas específicas.

La División de Anulación considera que si bien es cierto que algunas facturas aportadas incluyen importes no excesivamente altos teniendo en cuenta el tipo de servicios de que se trata, la mayoría de las facturas describen la cantidad de servicios efectivamente prestados junto con el resto de extractos de la página web que muestran que el hotel dispone de instalaciones para sauna, masajes etc. por lo que facturan cantidades a los clientes respecto a esos servicios. Además, en los extractos de su página web se muestran los precios en Euros de por ejemplo los masajes o los servicios de golf.

Aunque debe demostrarse un alcance del uso mínimo, en qué consiste exactamente este alcance mínimo dependerá de las circunstancias de cada caso. La norma general es que, cuando responde a una verdadera justificación comercial, un uso, incluso mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo, dependiendo de los productos y servicios, y el mercado de referencia (sentencias de 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 y la citada jurisprudencia; 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42). Dicho de otro modo, bastará con que la prueba del uso demuestre que el titular de la marca ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trate y que no haya usado la marca únicamente con la intención de conservar los derechos inherentes a la misma (uso simbólico).

Es necesario establecer que el Tribunal ha considerado que «no es necesario que el uso […] sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente» (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).

No es posible determinar a priori, y de modo abstracto, el umbral cuantitativo para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo. Por consiguiente, no cabe establecer una norma de minimis. Por lo tanto, cuando responde a una verdadera justificación comercial, un uso, aun mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25 y 27).

Las facturas incluyen el signo en la parte superior. La División de Anulación aprecia que, tomando en consideración la naturaleza de los servicios impugnados, la cantidad expresada en las facturas junto con el resto de pruebas, aunque no siendo muy abundantes, alcanza el mínimo requerido. Por ello, las pruebas, tomadas globalmente, son suficientes para demostrar el alcance de uso de la marca registrada y excede por lo tanto un uso simbólico para los servicios para el golf (clase 41); Alquiler de alojamiento temporal; realización de reservas de alojamientos temporales; servicios de hotel, bar, café-restaurante, restaurante, banquete y catering (clase 43); servicios de masajes; servicios de un balneario (servicios de sauna, hidromasaje, baños turcos, solárium); curas terapéuticas; Servicios prestados por establecimientos de baño y de cura (clase 44).

Por lo tanto, la División de Anulación declara la caducidad de la MUE para los restantes servicios para los que no se probó el alcance de uso.

Apreciación global

Para poder examinar, en un caso concreto, el carácter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos. Esta apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa (08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).

De lo anterior se deduce que el titular de la MUE no ha demostrado el uso efectivo de la marca impugnada para los siguientes servicios, para los cuales debe declararse la caducidad de la marca:

Clase 41: Servicios de esparcimiento en vivo y esparcimiento musical; educación; formación; esparcimiento; organización de actividades de ocio; servicios culturales; Organización y dirección de funciones, conferencias, convenciones, exposiciones, seminarios y reuniones; reserva de billetes de teatro, ópera y concierto, servicios deportivos y recreativos deportivos excepto golf.

Clase 43: Motel; alquiler de locales para funciones, conferencias, convenciones, exposiciones, seminarios y reuniones.

Clase 44: Servicios de salones de belleza, salones de peluquería, barberías; servicios de aparatos para broncearse (sun beds); servicios de aromaterapia; asesoramiento sobre belleza, marcado del cabello; Servicios prestados por establecimientos de institutos de belleza, centros médicos y de higiene.

Por lo tanto, el titular de la MUE ha demostrado el uso para el resto de servicios impugnados; por lo tanto, no se admitirá la solicitud en este sentido.

De conformidad con el artículo 62, apartado 1, del RMUE, la caducidad surtirá efectos a partir de la fecha de la solicitud de caducidad, es decir, a partir de 10/11/2017. A instancia de parte podrá fijar una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad.

En el asunto que nos ocupa, el solicitante ha solicitado una fecha anterior. El solicitante alega que tiene un interés legítimo en asegurarse de que se declara la caducidad desde una fecha anterior a la de la presentación de la solicitud de caducidad en cuestión, ya que la marca impugnada ha sido utilizada por su titular para fundamentar su oposición a la solicitud de la marca de la Unión Europea del solicitante n º 1 656 2795 que se presentó el 6 de abril de 2017 (B 2 924 440). Así, la revocación debería de tener efecto a partir del 25/12/2014 o alternativamente desde el 05/04/2017.

Sin embargo, la División de Anulación considera que en el caso de que la marca anterior deje de existir por cualquier circunstancia, cualquier procedimiento de oposición vinculado a ésta se cerrará independientemente de la fecha efectiva en la que la marca dejó de existir. Esto se debe al principio de que la marca anterior debe ser válida en el momento de tomar la decisión. Por lo tanto, la fecha efectiva anterior por la que el solicitante pide que se anule la marca impugnada no es relevante para el procedimiento de oposición mencionado.

Por ello, ejerciendo su discrecionalidad en el asunto, la División de Anulación considera que, en este caso, no es conveniente acceder a esta demanda, ya que el solicitante no ha demostrado un interés jurídico suficiente que apoye su solicitud.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte. De conformidad con el artículo 109, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Anulación dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Dado que la anulación tiene éxito solo para parte de los servicios impugnados, ambas partes han perdido respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio. Por consiguiente, cada parte correrá con sus propias costas.

La División de Anulación

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Michaela SIMANDLOVA

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).