ANULACIÓN Nº 15 177 C (NULIDAD)

Residencial Palladium, S.L., C/ Cataluña nº 8 1° 2ª, 07800 Ibiza, España (solicitante), representado por Cremades & Calvo-Sotelo, Calle Jorge Juan, 30, 6° planta, 28001 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Fiesta Hotels & Resorts, S.L., Avenida Bartolomé Roselló, 18, 07800 Ibiza (Baleares), España (titular de la MUE), representado por Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, España (representante profesional).

El 30/05/2019, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima la solicitud de declaración de nulidad.

2. Se declara nula la marca de la Unión Europea nº 8 564 701 en su totalidad.

3. Recaerán en el titular de la MUE las costas, que se fijan en 1 080 EUR.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra todos los servicios de la marca de la Unión Europea nº 8 564 701 , registrada para servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal en la clase 43.

La solicitud está basada en el artículo 59, apartado 1, letra b) del RMUE y en el artículo 60, apartado 1, letra c) en relación con el artículo 8, apartado 4 del RMUE en base al nombre comercial no registrado y nombre de empresa GRAND HOTEL PALLADIUM, utilizado en el tráfico económico de España para los servicios de alojamiento temporal y restauración.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante afirma que en el año 2000 se constituyó la sociedad Residencial Palladium S.A. (posteriormente Residencial Palladium S.L.) y desde entonces, viene utilizando el nombre comercial no registrado PALLADIUM, primero en la forma ‘THERME DI PALLADIUM’ y posteriormente como ‘GRAND HOTEL PALLADIUM’, con un alcance internacional.

Entre el signo anterior y la marca impugnada existe riesgo de confusión como se ha confirmado en varias sentencias, entre ellas, la del Tribunal General de la Unión Europea (en adelante TGUE), en el asunto T-217/15, de 30 de noviembre de 2016.

En el momento de la solicitud de la MUE, el ahora titular conocía que el solicitante venía utilizando con anterioridad el signo PALLADIUM para identificar servicios de restauración y alojamiento, por lo que la única finalidad de la solicitud de registro era la de competir deslealmente tratando de apropiarse de ese signo distintivo.

En apoyo de sus observaciones, el solicitante presentó las siguientes pruebas:

Anexo 1: Copia de la escritura de la constitución de la sociedad Residencial Palladium S.A.

Certificado que asegura que la denominación Residencial Palladium S.A. no se encuentra registrada a fecha 16/06/2000.

Anexo 2: Copia del certificado bancario que acredita la aportación dineraria para la constitución de la sociedad Residencial Palladium S.A.

Anexo 3: Copia de un artículo publicado en el periódico alemán Der Immobilien-Markt, del 14-15/10/2000 con un reportaje sobre el hotel utilizando la denominación Therme di Palladium.

Anexo 4: Numerosas facturas expedidas o imputadas a Residenza Terme di Palladium, Residencia Palladium (S.A.), Residencial Palladium (S.A.), Palladium S.A. y Grand Hotel Palladium a varios clientes nacionales (de distintas provincias españolas) e internacionales desde el año 2000.

Anexo 5: Acta notarial que acredita el contenido de varias webs.

Anexos 6-8: Copia de pago del impuesto sobre Actividades Económicas y solicitud de D. Baldassare Spina, pago de tasa y concesión de la licencia de apertura y funcionamiento de un establecimiento de alojamiento turístico, fechados en el 2001.

Anexo 9: Copia de un artículo publicado en la revista alemana Ibiza Heute, de junio del 2002, con una fotografía del Grand Hotel Palladium y una entrevista a su director. Se acompaña de su correspondiente traducción al castellano.

Anexo 10: Copia del libro de registro de viajeros del hotel en el periodo 2000-2010.

Anexo 11: Acta notarial que acredita la veracidad de dos fotografías de placas conmemorativas por el patrocinio del Grand Hotel Palladium de la II Maratón de Sta. Eulalia, con fecha 31/03/2001.

Anexo 12: Copia de facturas expedidas por Gran Hotel Palladium fechadas en 2016.

Anexos 13-14:Sentencia del Tribunal de Palma de Mallorca en el juicio ordinario nº 431/09 donde se desestima la demanda de Fiesta Hotels & Resort SL contra Residencial Palladium solicitando el cese del uso del rótulo o marca Palladium, y sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el recurso de apelación 378/2011 desestimando el recurso.

Anexo 15: Copia de factura expedidas por Gran Hotel Palladium fechadas en 2009.

Anexo 16: Decisiones de la EUIPO en el procedimiento de anulación nº 7056C y de oposición nº 2 174 939; resolución de la Sala de Recurso en el procedimiento R-2391/2013 y del TGUE en el asunto T-217/15.

Anexo 17: Copia del auto de admisión a trámite de la demanda presentada por Fiesta Hotel & Resorts, S.L. contra Grand Hotel Palladium empresa hotelera mbH & Co KG por infracción de marca.

Anexo 18: Impresión de Google Maps con fecha 25/05/2017 donde se observa la proximidad a 180 metros entre el Grand Hotel Palladium y el Palladium Hotel Don Carlos.

El titular de la MUE alega que a comienzos del año 2000 nace la marca PALLADIUM HOTEL & RESORTS para hoteles de la categoría superior de la cadena hotelera iniciada por la familia Matutes a finales de los años sesenta y con objeto de proteger dicha denominación, se solicitan los registros de las primeras marcas en el año 2002. Con los años, el titular de la MUE se expande, adquiriendo reputación y notoriedad a nivel internacional, con más de 50 hoteles en propiedad y gestión en la Unión Europea y Latinoamérica.

Desde el año 2006, el solicitante conocía el uso de las marcas PALLADIUM por parte de Fiesta Hotels & Resorts, como muestra un convenio de colaboración firmado entre las partes para la solución de las diferencias surgidas entre ambos con respecto al uso de la denominación PALLADIUM. El uso de la denominación PALLADIUM fue consentido a partir de la firma del convenio, en cuyo cumplimiento, el representante de Residencial Palladium, S.L. transfirió a Fiesta Hotel & Resorts los derechos marcarios sobre la denominación de los que era titular en ese momento, consistentes en la marca internacional nº 900 491 PALLADIUM.

Si bien el solicitante inició actuaciones contra un registro en España, ha tolerado el uso y registro por parte del titular de la MUE impugnada además de otras marcas que incluyen la denominación PALLADIUM desde que comenzaron a usarse. Además, de acuerdo con el titular de la MUE, el solicitante manifestó su conformidad al uso de la marca PALLADIUM por parte Fiesta Hotel & Resorts mediante la retirada de la nulidad instada en 2006 contra el registro de MUE nº 2 915 304 y la transferencia de la marca internacional nº 900 491 PALLADIUM. Esta denominación puede considerarse notoriamente conocida en vista de la fecha de introducción en el mercado, su volumen de ventas, penetración en el sector hotelero y su pertenencia al grupo Fiesta Hotels & Resorts.

En cuanto al uso del derecho anterior en que se basa la solicitud de nulidad, el titular de la MUE alega que mientras que el formulario de la demanda se identifican los derechos anteriores como nombre comercial y nombre de la empresa y se alega como tales la denominación ‘Grand Hotel Palladium’, la documentación muestra que el nombre de la empresa es Residencial Palladium, S.A. Además, parte de los documentos aportados no son válidos para acreditar el uso del derecho anterior. Por ejemplo, el periódico Der Immobilieren Markt hace referencia al hotel Residenza Therme di Palladium; las facturas no contienen todos los elementos básicos para ser consideradas válidas y en todo caso, se refieren a un plazo temporal muy reducido; en el documento identificado como libro de huéspedes consta la denominación Residencia Termal Palladium y como titular la sociedad Baldaespina S.L. y muestra un limitado número de clientes. Además, no existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

Fiesta Hotels & Resorts, S.L. es titular de la MUE nº 2 915 304, solicitada el 30/10/2002 para servicios en la clase 43 así como de la marca internacional que designa la UE nº 900 491 PALLADIUM, de 17/05/2006 que protege servicios en las clases 35 y 43, y conforme al principio de continuidad registral formulado por la doctrina de los Tribunales españoles y la práctica de la Oficina Española de Patentes y Marcas, tales registros prioritarios amparan el uso y el registro de la MUE impugnada. De esta jurisprudencia se deduce que el signo invocado no puede oponerse válidamente a la utilización de la marca controvertida, puesto que el uso del signo invocado es posterior a la presentación de la solicitud de registro de la marca de la MUE nº 2 915 304, debido al derecho de prioridad de que goza esta última.

En relación a las acusaciones sobre la actuación de mala fe en el momento de la solicitud de la MUE impugnada por parte de Fiesta Hotels & Resorts, S.L., esta señala que antes de la solicitud de la marca impugnada, el titular ya había adquirido la marca internacional nº 900 491 PALLADIUM que designa la UE y se aseguró de que no hubiera otra entidad que explotara alojamientos turísticos en Baleares bajo la denominación PALLADIUM solicitando ante el organismo competente la oportuna certificación. Además, en el momento de la solicitud de la MUE, ya se había producido la reconvención en el procedimiento en España No. 431/09, al que se refieren las Sentencias aportadas por el solicitante, en la que no se impugna la venta de la marca internacional nº 900 491, ni se toman acciones contra el Convenio de Colaboración o la cesión de la marca nº 900 941, por lo que, en vigencia del convenio y como titular de la marca PALLADIUM (en clases 35 y 43) vigente en la UE, Fiesta Hotels & Resorts solicitó la MUE impugnada de buena fe.

Además, en el momento de la solicitud de la MUE impugnada, Fiesta Hotels & Resorts, S.L. era ya desde el año 2002 titular de la MUE nº 2 915 304. Por ello, el titular defiende que la solicitud de registro de la MUE impugnada es parte de su estrategia comercial y no un acto de mala fe. Además, las sentencias del TGUE, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y de la propia Oficina aportadas por el solicitante excluyen la existencia de mala fe.

El titular de la MUE alega que procede la desestimación de la presente solicitud de anulación en aplicación del apartado 2 del artículo 61 del RMUE, ya que el titular del signo anterior ha tolerado durante más de cinco años consecutivos el uso de la marca de la UE en el estado miembro en que ese signo anterior está supuestamente protegido, con conocimiento de dicho uso.

En apoyo de sus observaciones, el titular de la MUE presentó los siguientes documentos:

Anexo 1: Listado de marcas PALLADIUM propiedad del titular de la MUE.

Anexos 2 y 4: Impresiones de la página web del titular www.palladiumhotelgroup.com con información sobre la historia del grupo y los distintos hoteles del titular.

Anexo 3: Copia de certificados de premios obtenidos por el titular de la marca impugnada en relación con varios hoteles de su propiedad.

Anexo 5: Copia de publicaciones y noticias de Internet en las que se mencionan los establecimientos ‘Grand Palladium’ de Fiesta Hotels & Resorts S.L.

Anexo 6: Certificados emitidos por el Presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera que aseguran que el establecimiento que Fiesta Hotels & Resorts tiene en Ibiza se llama ‘PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT’ y esta denominación viene usándose desde el año 2006.

Impresiones de la página web del titular www.palladiumhotelgroup.com.

Impresiones de la página web www.booking.com donde aparece el hotel ‘PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT’.

Anexo 7: Copia del convenio de colaboración entre Abel Matutes, presidente del establecimiento Palladium Palace Ibiza Resort & SPA y Baldassare Spina, administrador de Residencial Palladium S.A. y el titular de la MUE, con fecha 30 de marzo de 2006.

Anexo 8: Escritura de cesión del registro de marca internacional nº 900 491 PALLADIUM al titular de la MUE por parte de Baldassare Spina, administrador de Residencial Palladium S.A.

Anexo 9: Dos certificados de agencias de viajes que acreditan el uso de la marca PALLADIUM por parte del titular de la MUE desde el año 2003.

Anexo 10: Impresiones de la página web del gobierno de España sobre el contenido de facturas.

Anexo 11: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares con fecha 14/11/2017.

Anexo 12: Copia de certificación que acredita que con fecha 02/10/2013 no existe inscrito en el Registro General del Consejo Insular de Ibiza, ningún hotel o complejo hotelero bajo la denominación ‘GRAN HOTEL PALLADIUM’.

Anexo 13: Copia de certificación que acredita que con fecha 14/10/2009 no existe inscrito en el Registro General del Consejo Insular de Ibiza un alojamiento turístico que detente la denominación ‘PALLADIUM’.

Anexo 14: Extractos de la base de datos de la EUIPO y la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) de registros que contienen el término ‘PALLADIUM’ para designar servicios en la clase 43.

Anexo 15: Recurso de casación interpuesto por el titular de la MUE contra la sentencia del TGUE de fecha 30 de noviembre del 2016 en el asunto T-217/15.

Anexo 16: Sentencia del Landgericht München I de 23 de Mayo de 2017, en alemán y su traducción al español.

Anexo 17: Impresiones de Wikipedia con información sobre Santa Eulalia del Río.

Anexo 18: Sentencias referentes al principio de continuidad registral en derecho español.

En su contestación, el solicitante aporta la sentencia del TGUE de 19 de abril de 2018 en el asunto C-75/17 en la que se desestima el recurso de casación interpuesto por el titular de la MUE, así como la resolución de la 5ª Sala de recurso de fecha 11/05/2018 en el asunto R1402/2014-5 que confirma la decisión de la División de Anulación en el caso 7056C. Además, reitera sus observaciones presentadas en relación a la actuación de mala fe del titular de la MUE en el momento de solicitud de la marca impugnada y sobre la existencia de un nombre comercial no registrado anterior a la solicitud de la MUE, que confiere al solicitante la facultad de prohibir la utilización de una marca posterior.

A continuación refuta todos los argumentos del titular de la MUE, como se resume a continuación.

El solicitante aclara que el nombre comercial en el que basa la solicitud de nulidad es GRAND HOTEL PALLADIUM mientras que Residencial Palladium S.L. (y anteriormente Residencial Palladium S.A.) son el nombre de la sociedad.

En relación a la existencia de mala fe, el solicitante reitera que el titular de la MUE conocía que Residencial Palladium, S.L. venía utilizando con anterioridad el signo Palladium para identificar servicios de restauración, alojamiento temporal, spa y balneario. Por ello, detrás de la solicitud de registro de la MUE impugnada, la intención del titular de la MUE era competir deslealmente tratando de apropiarse de un signo distintivo para la identificación de un establecimiento de alojamiento temporal e impedir el uso pacífico que el solicitante venía realizando desde el año 2000 sobre el término PALLADIUM.

Tampoco es de aplicación la caducidad por tolerancia puesto que el solicitante no ha admitido y tolerado el uso de las marcas del titular de la MUE en la UE sino que ha actuado contra todos los registros de marca presentados por el titular de la MUE bien ante la EUIPO o ante Tribunales españoles o europeos.

Por último, señala que existe riesgo de confusión entre los signos enfrentados puesto que comparten el término PALLADIUM y los elementos diferenciadores son genéricos o descriptivos.

En sus observaciones finales, el titular de la MUE reitera que en ningún caso se puede considerar que en el momento de la solicitud de la MUE impugnada actuara de mala fe, puesto que se encontraba legitimado en virtud del anterior registro y uso de la MUE nº 2 915 304 en el año 2006 y de la adquisición de la marca internacional nº 900 941 PALLADIUM, titularidad entonces del ahora solicitante. Además, la mala fe no ha sido estimada en ninguna de las decisiones emitidas hasta la fecha. Reitera también sus argumentos en relación a la excepción por tolerancia.

Hace también un análisis pormenorizado de la documentación aportada por el solicitante como prueba de uso del derecho anterior para explicar porque esta no demuestra el uso de la denominación Gran Hotel Palladium para servicios hoteleros.

CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA – Artículo 59, apartado 1, letra  b), del RMUE

Principios generales

El artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE establece que se declarará la nulidad de la marca de la Unión Europea cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

No existe una definición jurídica precisa del término «mala fe», por lo que queda abierta a diversas interpretaciones. La mala fe es un estado subjetivo que se basa en las intenciones del solicitante a la hora de presentar una marca de la Unión Europea. Por norma general, las intenciones propias no están sujetas a consecuencias legales. Para apreciar mala fe debe concurrir, en primer lugar, alguna acción del titular de la MUE que refleje claramente una intención deshonesta y, en segundo lugar, una norma objetiva que sirva como referente para evaluar dicha acción y a continuación calificarla como constitutiva de mala fe. Existe mala fe cuando la conducta del solicitante de una marca de la Unión Europea se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, y que puede identificarse valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas (Dictamen de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston de 12/03/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

Si el titular de una MUE ha actuado de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de marca debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

Apreciación de la mala fe

De acuerdo con el solicitante, en el momento de solicitud de la MUE impugnada el 22/09/2009, el titular de la MUE tenía conocimiento de la utilización del nombre comercial no registrado ‘GRAND HOTEL PALLADIUM’ para identificar servicios de alojamiento temporal ya que su uso se remonta al año 2000. La MUE impugnada y el nombre comercial no registrado comparten el término PALLADIUM, y ambos designan servicios idénticos, por lo que existe riesgo de confusión entre el público.

No obstante, como ha señalado la jurisprudencia, el hecho de que el titular de la MUE sepa o deba saber que el titular de la nulidad ha venido utilizando un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que pueda dar lugar o no a confusión no basta para acreditar la mala fe (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Para determinar si ha existido mala fe, deben tenerse en cuenta las intenciones del titular de la MUE en el momento de la presentación.

Como se ha mencionado anteriormente, en la solicitud de una marca se presume la existencia de buena fe salvo prueba en contrario por lo que la carga de la prueba de la existencia de mala fe recae en el solicitante de nulidad.

El solicitante alega que la finalidad del titular de la MUE con la solicitud de la MUE fue competir deslealmente tratando de apropiarse del signo distintivo del solicitante, cuya existencia conocía.

Puede existir un indicio de mala fe si el titular de la MUE solicita una marca que es idéntica o similar a la de un tercero para productos y servicios engañosamente similares o idénticos y el derecho anterior está legalmente protegido en cierta medida y el único fin del titular de la MUE es competir de manera desleal beneficiándose del derecho anterior (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47).

No obstante, el solicitante no ha demostrado que el único fin del titular de la MUE es competir de manera desleal beneficiándose de su derecho anterior. De hecho, en sus observaciones en respuesta, el titular de la MUE alega que a comienzos del año 2000 se inauguraron varios hoteles, naciendo con ellos su propia marca PALLADIUM Hotel & Resort, y que para proteger dicha denominación se fue solicitando el registro de varias marcas. Por ello, a pesar del conocimiento que el titular de la MUE impugnada pudo haber tenido del nombre comercial GRAND HOTEL PALLADIUM en el momento de la solicitud de la MUE impugnada, ya con anterioridad era titular de otras marcas que incluían el termino PALLADIUM, como la MUE nº 2 915 304 , solicitada el 30/10/2002, registrada el 26/09/2005 y debidamente renovada hasta el 30/10/2022. Esta marca guarda similitudes con la marca ahora impugnada, puesto que reproduce el mismo elemento figurativo en la parte superior, los elementos verbales ‘PALLADIUM’ y ‘RESORTS’, así como una misma configuración, es decir, la manera en que los elementos aparecen ordenados. Asimismo, Fiesta Hotels & Resorts es titular de otras marcas a nivel europeo e internacional, como prueban documentos aportados. Todas estas marcas comparten elementos en común, entre ellos el mismo elemento figurativo situado en la parte superior y el elemento denominativo ‘PALLADIUM’, lo cual permite considerar que forman una serie o familia de marcas.

En base a esto, el titular defiende que la solicitud de registro de la MUE impugnada es parte de su estrategia comercial y no un acto de mala fe. La existencia de derechos anteriores con elementos gráficos o denominativos en común, como el registro de MUE nº 2 915 304 desde el año 2002, demuestra que la motivación del titular para la solicitud de la marca impugnada no era tanto perseguir una finalidad fraudulenta o abusiva o realizar una actuación contraria a las prácticas leales en la industria o el comercio, si no perseguir un legítimo interés en obtener el registro de una nueva marca que comparte elementos con otras marcas anteriores de su titularidad y que con ello pase a formar parte de su serie o familia de marcas.

Por lo tanto, a falta de alegaciones o pruebas adicionales, no queda demostrado en el presente caso que la única intención del titular de la MUE fuera aprovecharse intencionadamente del conocimiento en el mercado del nombre comercial no registrado PALLADIUM del solicitante. Es más, la existencia de marcas anteriores similares a la ahora impugnada prueba un legítimo interés del titular en ampliar su cartera de marcas. Como consecuencia, no se puede considerar que la solicitud de registro de la MUE impugnada, aun siendo similar al nombre comercial no registrado del solicitante por incluir el término PALLADIUM, constituya una manifestación de mala fe.

Conclusión

A falta de otros argumentos o pruebas relevantes por parte del solicitante la División de Anulación concluye que debe denegarse la solicitud de anulación como infundada en la medida en que se basa en el motivo de mala fe.

EXCEPCIÓN POR TOLERANCIA - Artículo 61 del RMUE

En virtud del artículo 61, apartados 1 y 2, del RMUE, el titular de una marca o signo anterior que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión Europea posterior en el territorio en que dicha marca o signo anterior está protegido, con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea posterior se hubiese efectuado de mala fe.

La carga de la prueba recaerá en el titular de la MUE impugnada, que deberá demostrar que:

a) la MUE impugnada se utilizó en la Unión Europea (o en el Estado miembro en el que la marca anterior está protegida) durante al menos cinco años consecutivos.

b) el solicitante de la nulidad tenía conocimiento de ello.

c) aunque el solicitante de la nulidad podría haber puesto fin al uso, sin embargo, siguió sin hacer nada (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). No es el caso cuando existía una relación de licencia o distribución entre las partes, de manera que el solicitante de la nulidad no podría oponerse legítimamente al uso del signo.

Deben cumplirse las tres condiciones. En tal caso, la limitación de la tolerancia será aplicable únicamente a los productos o servicios impugnados para los que la MUE posterior se ha utilizado.

El período de limitación como consecuencia de la tolerancia transcurre desde el momento en que el titular de la marca anterior tiene conocimiento del uso de la MUE posterior. Dicha fecha debe ser, necesariamente, posterior a la del registro de la MUE impugnada, es decir, a la fecha en que se obtienen los derechos en una MUE y se utiliza como marca registrada en el mercado con terceros y, por lo tanto, se tiene conocimiento de su uso. Es en ese momento que tiene la posibilidad de no tolerar su uso y, por tanto, de oponerse a ella o solicitar la declaración de nulidad de la marca posterior (28 /06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56).

En el asunto que nos ocupa, el titular de la MUE reivindica que el solicitante ha tolerado el uso de la MUE impugnada durante más de cinco años consecutivos. Alega que ya desde el 2006 el solicitante conocía la utilización de la denominación PALLADIUM y el registro de las marcas PALLADIUM en la UE por parte de Fiesta & Resorts S.L., como prueba, por ejemplo, un convenio de colaboración firmado entre las partes para la solución de las diferencias surgidas entre ambos con respecto al uso de la denominación PALLADIUM, o la existencia de varios procedimientos entre las partes. Además, afirma que ha usado de forma pública y notoria sus marcas PALLADIUM en la UE, las cuales han adquirido gran renombre y notoriedad.

Si bien las alegaciones y pruebas presentadas por el titular de la MUE permiten suponer el uso y el conocimiento por parte del solicitante del uso de marcas similares a la MUE impugnada, pertenecientes a la misma familia de marcas, en ningún caso aparecen indicios del uso continuado y conocimiento del uso por parte del solicitante de la MUE ahora impugnada. Sólo la reacción del solicitante ante la marca impugnada es de relevancia para la aplicación del artículo 61 del RMUE. Por tanto, las pruebas que muestran el uso de marcas similares a la MUE no son pertinentes en este asunto. Del mismo modo, el hecho de que, por ejemplo, el solicitante cediera la marca internacional nº 900 491 PALLADIUM a Fiesta Hotel & Resorts, no es pertinente para el presente asunto, pues se trata de derechos distintos a los de la MUE ahora impugnada.

El titular de la MUE no ha proporcionado pruebas de que la marca impugnada en concreto se utilizó en España durante al menos cinco años consecutivos. Por lo tanto, ya en principio, uno de los requisitos indispensables del artículo 61 del RMUE no se cumple y por ello no es de aplicación. Además, el titular de la MUE impugnada tampoco ha presentado indicios que permitan determinar el momento a partir del cual el solicitante tuvo conocimiento de la utilización de la marca impugnada después de su registro.

Por consiguiente, la División de Anulación considera que, a falta de otras pruebas, la excepción por tolerancia alegada por el titular de la MUE se desestima.

MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO – Artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE junto con el Artículo 8, apartado 4 del RMUE

De conformidad con el artículo 60, apartado 1, letra c) del RMUE, la marca de la UE se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

(a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión Europea;

(b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 4, del RMUE están sujetos, pues, a los siguientes requisitos:

• el signo debe haberse utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local antes de la presentación de la marca impugnada;

• con arreglo a la legislación que lo regule, antes de la presentación de la marca impugnada, la parte oponente debe haber adquirido derechos sobre el signo en que se base la oposición, incluido el derecho a prohibir el uso de una marca posterior;

• las condiciones para que pueda prohibirse el uso de una marca posterior deben cumplirse en relación con la marca impugnada.

Tales condiciones son acumulativas. Así, si el signo no cumple alguna de ellas, no podrá prosperar la oposición basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

Asimismo y de conformidad con el artículo 60, apartado 1, letra c) del RMUE las condiciones anteriores deben seguir vigentes en el momento de presentación de la solicitud de anulación.

Cuestión preliminar

El solicitante indicó en la solicitud de nulidad que el derecho anterior es un nombre comercial y un nombre de empresa utilizado en el tráfico económico en España. Sin embargo, en sus alegaciones, el solicitante se refiere exclusivamente al nombre comercial GRAND HOTEL PALLADIUM, por lo que en el análisis de la solicitud de nulidad, se tendrá en cuenta únicamente la denominación GRAND HOTEL PALLADIUM como nombre comercial.

a) Utilización anterior en el tráfico económico de alcance no únicamente local

La condición que exige la utilización en el tráfico económico es un requisito fundamental sin el cual el signo en cuestión no puede gozar de protección frente al registro de una marca de la Unión Europea, independientemente de los requisitos que deban cumplirse en virtud del derecho nacional para adquirir derechos exclusivos. Además, dicha utilización debe indicar que el signo en cuestión es de alcance no únicamente local.

A este respecto, procede recordar que el objeto del requisito establecido por el artículo 8, apartado 4, del RMUE, relativo a la utilización en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local, es limitar los conflictos entre los signos, impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva marca de la Unión Europea. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente. Para poder oponerse al registro de un nuevo signo, aquel que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse, efectivamente, de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo pueda considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una parte considerable de dicho territorio. Para determinar si es así, debe tenerse en cuenta la duración y la intensidad de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son tanto los compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la publicidad y en la correspondencia comercial. Por otro lado, la apreciación del requisito relativo al uso en el tráfico económico debe realizarse separadamente para cada uno de los territorios en los que el derecho invocado esté protegido. Por último, debe probarse la utilización del signo controvertido en el tráfico económico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión Europea (29/03/2011, C 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166). Además, se debe tener en cuenta que en los procedimientos de anulación, el solicitante también tiene que probar que el signo se usó en el tráfico económico con un alcance no únicamente local en otro momento, esto es, en la fecha de la solicitud de nulidad.

Ciertamente y por analogía con el requisito de que un signo anterior registrado debe ser válido en la fecha de interposición de la solicitud de nulidad con el fin de que sea usado para atacar una marca europea posterior, la misma condición se debe aplicar, en esencia, para los signos no registrados. Para ese tipo de signos el uso implica una premisa fáctica que significa la existencia de ese signo por lo que la misma premisa fáctica debe todavía existir y ser probada, en el momento en que la solicitud de nulidad fue presentada.

Por lo tanto, en este caso, el solicitante debe probar el uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local en España del nombre comercial no registrado GRAND HOTEL PALLADIUM antes de la fecha de solicitud de la MUE impugnada, es decir el 22/09/2009 y a su vez antes de la fecha de la solicitud de nulidad, el 03/07/2017.

Debe probarse, además, que el signo del solicitante se ha utilizado en el tráfico económico en relación con servicios de alojamiento temporal y restauración en la clase 43.

A la hora de establecer la importancia real del signo invocado en el territorio afectado, la División de Anulación no debe, por tanto, limitarse a una apreciación puramente formal de a la extensión geográfica del uso, sino que debe también examinar el impacto económico producido por el signo en el territorio en cuestión (29/03/2011, C 96/09 P, Anheuser-Busch EU:C:2011:189). Un signo tiene un alcance no únicamente local en el territorio pertinente cuando su impacto no se limita a una parte reducida de este territorio, como lo es, por lo general, una ciudad o una provincia (24/03/2009, asuntos acumulados T-318/06 a T-321/06, General Óptica, EU:T:2009:77, § 41).

Con fecha 03/07/2017, el solicitante aportó pruebas de uso de su nombre comercial GRAND HOTEL PALLADIUM en el tráfico económico de alcance no únicamente local en España, ya enunciadas anteriormente.

La mayoría de las facturas aportadas por el solicitante están fechadas con anterioridad a una o ambas fechas relevantes arriba mencionadas. Otros documentos, como el artículo publicado en Ibiza Heute data del año 2002 o la impresión de Google Maps (incluida en el anexo 15) fechada en mayo del 2017. Asimismo, el registro de viajeros incluido entre la prueba aportada por el solicitante corresponde al periodo 2000-2010.

Además, aunque esta prueba no es determinante, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en su sentencia del día 28/11/2011 reconoce expresamente que “…la entidad RESIDENCIAL PALLADIUM SA ha acreditado un uso de su nombre comercial como marca de su establecimiento hotelero de cinco estrellas de categoría de la localidad de Santa Eulalia al menos con cuatro años de anterioridad a su utilización por la cadena hotelera Fiesta en la misma isla... Se trata de una utilización efectiva, manifestada al exterior, como distintivo de una actividad empresarial, no ocasional o aislada, sino continuada durante dicho tiempo como hotel abierto al público, si bien, según indica su administrador, cierra fuera de la temporada turística”. Del mismo modo,

la sentencia del TGUE de 19 de abril de 2018 en el asunto C-75/17 en la que se desestima el recurso de casación interpuesto por el titular de la MUE y se confirma el uso del nombre comercial Grand Hotel Palladium en el mercado español de alcance no meramente local con anterioridad al año 2012. Con todo ello, se considera que es un derecho anterior a la MUE impugnada.

Por otro lado, en la mayoría de las facturas aparece la denominación GRAND HOTEL PALLADIUM para designar el establecimiento mercantil, en concreto un hotel, de la empresa Residencial Palladium S.A., y por tanto, se ha utilizado como nombre comercial.

El alcance geográfico de la utilización de un nombre de establecimiento depende principalmente del número de establecimientos que operen con el nombre en cuestión y de si el alcance de éstos no es únicamente local. Además, en determinadas circunstancias, el alcance de un establecimiento único puede no ser únicamente local debido a la dispersión geográfica de su clientela y/o a el renombre de que goce entre el público en un ámbito nacional o incluso internacional (por ejemplo, un parque de atracciones o temático o un hotel célebre al que se conoce y se promueve fuera de la zona donde se ubica y cuya clientela no es únicamente local). Las pruebas aportadas apuntan a que así sucede en el caso del signo del solicitante. De hecho, por las numerosas facturas aportadas dirigidas a clientes provenientes de diferentes provincias españolas así como, además, de otros países europeos, se deduce que el alcance del uso del nombre comercial GRAND HOTEL PALLADIUM no es meramente local. Del mismo modo, el registro de clientes corrobora el alcance internacional de las actividades del solicitante. Además, otros documentos aportan información complementaria sobre el uso efectivo y real del nombre comercial GRAND HOTEL PALLADIUM, como son los artículos en prensa o los que muestran ejercicios de patrocinio. Los documentos aportados, y en especial, las facturas aportadas, facilitan información suficiente sobre el volumen comercial de la utilización, la duración y la frecuencia de uso de este nombre comercial para servicios de alojamiento temporal.

Considerando lo anteriormente expuesto, la División de Anulación concluye que las pruebas aportadas por el solicitante son suficientes para demostrar que el nombre comercial GRAND HOTEL PALLADIUM se ha utilizado efectivamente en el tráfico económico de alcance no únicamente local dentro del territorio de referencia para designar un hotel, es decir un establecimiento comercial que ofrece servicios de alojamiento temporal.

No existen, sin embargo, suficientes pruebas del uso del nombre comercial GRAND HOTEL PALLADIUM para servicios de restauración.

b) Existencia del derecho en virtud de la legislación aplicable y derecho del solicitante frente a la marca impugnada

De conformidad con el artículo 95, apartado 1, del RMUE, en el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

De acuerdo con el artículo 16, apartado 1, letra c), del RDMUE, si la solicitud de nulidad se basa en un derecho anterior en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE, el solicitante deberá aportar, entre otras cosas, pruebas de su adquisición, existencia continuada y ámbito de protección que incluya, en caso de que se aduzca el derecho anterior con arreglo a la legislación de un Estado miembro, una identificación clara del contenido del derecho nacional alegado mediante la aportación de publicaciones de las disposiciones pertinentes o jurisprudencia.

Por lo tanto, recaerá sobre el solicitante la responsabilidad de aportar toda la información necesaria para adoptar la resolución, en particular, determinar la legislación aplicable y aportar toda la información necesaria para su correcta aplicación. De acuerdo con la jurisprudencia, es responsabilidad de la parte solicitante «… presentar a la EUIPO no solo los datos que demuestren el cumplimiento de los requisitos exigidos, de acuerdo con la legislación nacional cuya aplicación se solicita, … sino también los elementos que determinan el contenido de dicha legislación» (05/07/2011, C‑263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).

La solicitud de nulidad se basa en un nombre comercial no inscrito, en concreto, GRAND HOTEL PALLADIUM, que con arreglo a la legislación española permite prohibir el uso de una marca ulterior. En primer lugar se hace referencia expresa al artículo 9, apartado 1 de la Ley 17/2001 Española de Marcas. El contenido de la legislación nacional invocada puede encontrarse en las decisiones de la Oficina aportadas por el solicitante, en concreto en la decisión de la División de Anulación en el procedimiento nº 7056C y en la resolución de la Sala de Recurso en el procedimiento R-2391/2013, así como en la decisión del TGUE en el asunto T-217/15.

Los nombres comerciales son los nombres utilizados por las empresas para identificarse como tales. Los nombres comerciales suelen estar protegidos frente a marcas posteriores con arreglo a los mismos criterios que se aplican a los conflictos entre las marcas registradas, a saber, la identidad o similitud de los signos, la identidad o similitud de los productos o servicios y la existencia de riesgo de confusión. En estos casos, los criterios desarrollados por los tribunales y por la Oficina para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE pueden trasladarse fácilmente al artículo 8, apartado 4, del mismo.

En el presente caso, el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas, establece que “sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.”

Por lo tanto, de acuerdo con la legislación que regula el signo en cuestión, el titular de un nombre comercial no inscrito tiene derecho a prohibir una marca posterior en la medida en que se dé un supuesto de riesgo de confusión. Asimismo, se requiere prueba del uso o conocimiento notorio de dicho signo en el conjunto del territorio nacional.

El artículo 8, apartado 4, del RMUE impone de forma explícita un derecho que confiere a su titular el derecho a prohibir el uso de una marca posterior. No obstante, la Oficina aplica la disposición en sentido amplio, sobre la base de una interpretación orientada por su finalidad, lo que significa que una acción de nulidad basada en disposiciones de la legislación nacional sobre la prohibición de un registro posterior no sería desestimada automáticamente.

En varios asuntos, el Tribunal General y las Salas de Recurso aceptaron que pueda invocarse válidamente una disposición por la que se prohíbe el registro de una marca posterior dentro de la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMUE.

Este planteamiento se apoya en una serie de consideraciones: cabe argumentar que el derecho de prohibir el registro de un signo posterior implica, a fortiori, la prohibición de utilizar ese signo en el mercado. El registro puede considerarse como la primera forma o, al menos, una indicación de la voluntad de utilizar una marca (la finalidad de un signo distintivo es identificar productos o servicios y no permanecer en el Registro). El derecho de prohibir el registro abarca, por tanto, el derecho de prohibir el uso. Lo importante es el hecho de que el derecho nacional contenga disposiciones que protejan las marcas no registradas.

Con anterioridad se ha examinado el uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local del nombre comercial GRAND HOTEL PALLADIUM. Los resultados obtenidos bajo ese análisis son igualmente válidos como prueba del uso en España del nombre comercial no registrado contemplado en la legislación nacional relevante.

El requisito restante para la aplicación del artículo 9, apartado 1 de la Ley de Marcas, es por lo tanto, la existencia de riesgo de confusión entre el público por razón de la identidad o similitud entre los signos y su respectivo ámbito de aplicación.

Los criterios jurisprudenciales desarrollados para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE pueden aplicarse aquí por analogía. Por lo tanto, existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, suponiendo que llevan las marcas (o signos) correspondientes, proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas relacionadas económicamente. Por lo tanto, la existencia de riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

a) Los servicios

El nombre comercial del solicitante se utiliza en relación con:

Clase 43: Servicios de alojamiento temporal.

La solicitud de nulidad se dirige contra los siguientes servicios de la marca impugnada:

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los servicios incluyen, en particular, la naturaleza y la finalidad de los servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los servicios de hospedaje temporal impugnados son idénticos a los servicios de alojamiento temporal del signo anterior, a pesar de su diferente denominación.

Los servicios de restauración (alimentación) impugnados son, a menudo, ofrecidos como servicios complementarios a los servicios de alojamiento temporal del solicitante. Es frecuente que empresas como hoteles ofrezcan, junto al alojamiento temporal, comida y bebida a sus huéspedes. Los servicios en comparación comparten un mismo destinatario y canales de distribución. Por todo ello, se consideran que son servicios similares.

b) Los signos

GRAND HOTEL PALLADIUM
Signo anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Para valorar la similitud de los signos, se lleva a cabo un análisis acerca de si los componentes coincidentes tienen carácter descriptivo, evocador o, por el contrario, débil, a fin de determinar en qué medida estos componentes coincidentes tienen mayor o menor capacidad de indicar la procedencia empresarial. Establecer que el público pueda confundirse respecto al origen, puede ser más difícil debido a similitudes que tienen que ver meramente con elementos no distintivos.

El elemento GRAND HOTEL del signo anterior se percibirá como referente a un establecimiento capaz de alojar huéspedes que destaca por su calidad. Se trata por lo tanto de un elemento descriptivo en relación con los servicios en cuestión y por ello, carece de carácter distintivo.

Por otro lado, el elemento PALLADIUM, incluido en ambos signos, no tiene ningún significado para el público destinatario y, por lo tanto, es distintivo.

En cuanto a los elementos adicionales de la marca impugnada, HOTEL se percibirá como referente a un alojamiento turistico y por lo tanto, se trata de un elemento descriptivo puesto que hace referencia a la naturaleza de los servicios.

Los elementos verbales GARDEN y BEACH se percibirán, al menos por parte del público de referencia, como términos ingleses que significan jardín y playa respectivamente. Tenido en cuenta el tipo de servicios en cuestión, estos elementos tiene un carácter distintivo débil puesto que aluden a características del establecimiento de alojamiento temporal, es decir, que cuenta con un jardín y está situado cercano a una playa.

El elemento figurativo situado en la parte superior del signo se percibirá como un elemento de fantasía, y por tanto tiene un grado medio de distintividad.

Por último, los elementos figurativos en forma de cuatro estrellas situados en la parte inferior del signo impugnado se asociarán a un distintivo utilizado para indicar la calidad de los hoteles y por lo tanto, se trata de elementos descriptivos carentes de distintividad alguna.

En la marca impugnada, la expresión HOTEL GARDEN BEACH junto con los elementos figurativos en forma de estrellas son, por su posición y menor tamaño, elementos secundarios en relación con el resto de elementos, visualmente dominantes, que componen el signo.

Visualmente, los signos son similares en la medida en que coinciden en el elemento distintivo PALLADIUM, además de en el elemento descriptivo HOTEL. Por otro lado, difieren en el elemento verbal GRAND del signo anterior y en los elementos verbales y figurativos adicionales de la marca impugnada. No obstante, parte de ellos, se encuentran en una posición secundaria como se ha explicado anteriormente.

Además, en cuanto a las diferencias debidas a los elementos figurativos de la MUE impugnada debe tenerse en cuenta que cuando los signos constan de elementos figurativos y denominativos, rige el principio de que el elemento denominativo del signo suele tener mayor impacto en el consumidor que el elemento figurativo. Esto obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal. Por lo tanto, es probable que los consumidores retengan los elementos verbales más que la forma en que están representados o los elementos figurativos que acompañan a la marca impugnada.

Por consiguiente, los signos tienen visualmente un grado de similitud medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido del elemento distintivo PALLADIUM y del elemento descriptivo HOTEL (en el caso de que sea pronunciado en la marca impugnada). La pronunciación difiere en el sonido del primer elemento verbal del signo anterior GRAND que no tiene equivalente en la marca impugnada, asi como en el sonido de los elementos verbales GARDEN BEACH de la marca impugnda. No puede excluirse la posibilidad de que por motivos de economia del lenguaje, los elementos verbales situados en una posición secundaria en la marca impugnada no se pronuncien. En este caso, los signos tienen un grado de similitud fonético alto.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. En la medida que ambos signos se refieren a un lugar de alojamiento temporal para el turismo, los signos son similares. No obstate, puesto que coinciden en un elemento descriptivo, se puede considerar que desde el punto de vista conceptual los signos son similares en un grado muy bajo, sin impacto en la comparacion de los signos.

Teniendo en cuenta que los signos se consideran similares al menos en un aspecto de la comparación, el examen seguirá su curso.

c) Cumplimiento de las condiciones establecidas por la legislación nacional

Los servicios impugnados son idénticos o similares a los servicios que se ofrecen bajo el nombre comercial del solicitante. Estos servicios se dirigen al público en general con un nivel medio de atención.

Como se ha mencionado los signos son visualmente similares en un grado medio y fonéticamente similares en un grado alto en la medida en que ambos incluyen el término distintivo PALLADIUM. En cuanto a los elementos divergentes en cada marca, GRAND HOTEL de la marca anterior así como HOTEL, GARDEN y BEACH y los elementos figurativos en forma de estrellas de la marca impugnada, son elementos con un carácter distintivo bajo o incluso carentes de él.

Por tanto, en vista de lo precedente, y teniendo además en cuenta el hecho de que el público tiene sólo raramente la oportunidad de comparar los signos uno al lado del otro y que debe más bien fiarse del recuerdo imperfecto que guarda de ellos, el hecho de que los signos coinciden en el elemento PALLADIUM, el cual es el elemento más distintivo del signo anterior y uno de los elementos más distintivos y el elemento verbal más dominante de la marca impugnada, la División de Anulación considera que existe riesgo de confusión entre el público.

Otras alegaciones

El titular de la MUE sostiene que desde 2002 es titular de varias marcas nacionales y de la Unión que contienen todas ellas el término PALLADIUM y que son anteriores a la adquisición del derecho al signo invocado. En aplicación del principio de continuidad registral formulado por la doctrina jurisprudencial española, el registro de una marca prioritaria ampara el uso y el registro de marcas similares y posteriores a favor del mismo titular.

Esta cuestión sobre la existencia de un eventual derecho nacional resultante de la jurisprudencia sobre las denominadas marcas intermedias es una cuestión de hecho, por lo que incumbe a la parte que sostiene la existencia de tal derecho, en este caso al titular de la MUE, demostrar no sólo que ese derecho resulta de la legislación nacional, sino también el alcance de esa legislación misma.

En este caso, el titular de la MUE hace referencia a la doctrina aportando extractos de sentencias del Tribunal Supremo español. Alega que es titular de la MUE nº 2 915 304, solicitada el 30/10/2002 y de la marca internacional que designa la UE nº 900 491 PALLADIUM, de 17/05/2006 y que tales registros prioritarios amparan el uso y el registro de la MUE impugnada. De la jurisprudencia invocada el titular de la MUE deduce que el signo invocado no puede oponerse válidamente a la utilización de la marca impugnada, puesto que el uso del signo invocado es posterior a las marcas del titular de la MUE mencionadas.

No obstante, la División de Anulación considera que la información aportada por el titular de la MUE no especifica las condiciones y alcance de la aplicabilidad de tal doctrina de las marcas intermedias para el presente caso. No existe referencia alguna a la aplicabilidad de tal doctrina en relación a conflictos entre marcas y nombres comerciales no registrados, como es el caso que nos ocupa. Por lo tanto, las alegaciones del titular de la MUE se rechazan por infundadas.

Conclusión

Considerando todo lo anteriormente expuesto, y puesto que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación nacional así como los requisitos del artículo, 8, párrafo 4 del RMUE, la División de Anulación estima que la solicitud está debidamente justificada en base al artículo 60, apartado 1, letra c) en relación al artículo 8, apartado 4 del RMUE sobre la base del signo anterior del solicitante, en relación con todos los servicios de la marca impugnada.

Por tanto, la MUE impugnada se declara nula en su totalidad.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que el titular de la MUE es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de anulación, así como los costes en los que haya incurrido el solicitante durante este procedimiento.

De conformidad con el artículo 109, apartados 1 y 7, y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al solicitante son la tasa de anulación y los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.

La División de Anulación

Michaela SIMANDLOVA

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).