ANNULLAMENTO N. 38 178 C (NULLITÀ)

Artsana S.p.A., Via Saldarini Catelli, 1, 22070 Grandate (Como), Italia (richiedente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Acme International GMBH, Weinbergerstr. 21-31, 16259 Beiersdorf-Freudenberg, Germania (titolare), rappresentata da Avv. Luca Gianelli, Via Taglio, 22, 41121 Modena, Italia (rappresentante professionale).

Il 17/11/2020, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è parzialmente accolta.

2. Il marchio dell’Unione europea n. 9 153 123 è dichiarato nullo per alcuni dei prodotti contestati, ossia:

Classe 5: Prodotti farmaceutici; prodotti igienici per scopi medici; prodotti per la distruzione degli animali nocivi.

3. Il marchio dell’Unione europea rimane registrato per tutti i restanti prodotti, ossia:

Classe 5: Prodotti veterinari; impiastri, materiale per fasciature; disinfettanti; incenso repellente contro gli insetti; fungicidi, erbicidi.

4. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 09/09/2019, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione europea n. 9 153 123 (nel prosieguo il ‘MUE contestato’), depositato il 04/06/2010 e registrato il 19/11/2010, per il segno tridimensionale qui di seguito rappresentato:

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; impiastri, materiale per fasciature; disinfettanti; incenso repellente contro gli insetti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi, fungicidi, erbicidi.

La richiedente ha invocato l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

In data 09/09/2019, la richiedente presenta, inter alia, i seguenti argomenti:

- Il MUE contestato è un segno tridimensionale che consiste in una spirale richiusa su sé stessa. Il segno è utilizzato per braccialetti repellenti contro gli insetti. Per le ragioni di seguito esposte, il marchio presenta elementi funzionali volti ad ottenere un risultato tecnico, che danno un valore sostanziale al prodotto e, in generale, è privo di carattere distintivo:

Articolo 7, paragrafo 1), lettera e), punto ii), RMUE

- Nonostante la forma a molla non sia l’unica possibile per i braccialetti antizanzare, essa offre la modalità più semplice per indossare un braccialetto. Difatti, la confezione del prodotto della titolare riporta la dicitura “facile da indossare”.

- La spirale presenta una struttura elastica, capace di allargarsi e restringersi, garantendo che il prodotto si adatti a polsi e caviglie di diverse dimensioni. La forma a spirale favorisce l’aderenza e la stabilità del bracciale.

- Il materiale in cui è realizzato il braccialetto - plastica flessibile - ne agevola la finalità tecnica. La titolare ha realizzato il braccialetto in materiale flessibile allo scopo di avvantaggiarsi dell’elasticità data dalla forma a molla.

- La forma in esame consente inoltre di impiegare un filamento più lungo a parità di dimensioni del bracciale, permettendo di aumentare la quantità di essenza immagazzinata nel prodotto.

- La presenza nel mercato di forme alternative che consentano di ottenere lo stesso risultato tecnico non esclude l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1), lettera e), punto ii), RMUE.

Articolo 7, paragrafo 1), lettera e), punto iii), RMUE

- La scelta della forma a spirale per un bracciale, anziché una forma lineare, è dovuta anche alla sua gradevolezza estetica. Il consumatore certamente acquisterà il braccialetto della titolare, oltre che per la sua funzione insetto-repellente e per la sua comodità d’uso, anche perché si tratta di un oggetto “carino” da indossare.

- Il concetto di “valore” deve essere interpretato non solo in termini commerciali o economici, ma anche in termini di attrattiva, vale a dire la possibilità che i prodotti vengano acquistati per la loro forma o per un’altra caratteristica. Quando altre caratteristiche possono dare al prodotto un valore sostanziale in aggiunta al suo valore estetico, come un valore funzionale, i motivi di cui all’articolo 7, paragrafo 1), lettera e), punto iii), RMUE non possono essere esclusi automaticamente. Il concetto di “valore” non può essere limitato unicamente alla forma o altra caratteristica dei prodotti aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale (18/09/2014, C 205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 29-32).

Articolo 7, paragrafo 1), lettera b) RMUE

- Il MUE contestato è costituito da una semplice spirale tridimensionale chiusa su sé stessa, priva di ulteriori elemento figurativi o verbali che possano conferire al segno un carattere distintivo.

- Il marchio è costituito da una spirale regolare, simmetrica rispetto al proprio asse e chiusa a forma di cerchio, creata senza alcun intervento creativo: non verrà dunque percepita dal consumatore come un’indicazione di origine del prodotto ma, al più, “con uno scopo funzionale o estetico” (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271).

- Nel caso del segno in esame non è possibile distinguere il segno tridimensionale dal prodotto stesso con la conseguenza che il pubblico non può percepire tale forma come marchio. Il mercato dei bracciali repellenti è fiorente, ma la forma oggetto del MUE contestato è una delle più diffuse in commercio e non si discosta da quelle tipicamente utilizzate per i prodotti rivendicati.

- La capacità distintiva del MUE contestato, peraltro, si riduce ulteriormente se si tiene in considerazione il fatto che il prodotto è commercializzato come braccialetto. I bracciali costituiti da una spirale chiusa di plastica sono utilizzati da decenni per svariate funzioni in diversi settori merceologici: alla data di deposito del marchio appaiono numerosi braccialetti assimilabili alla forma registrata dalla titolare.

- L’uso di spirali in plastica richiuse su sé stesse è infatti largamente diffuso, ad esempio per portachiavi ed elastici per capelli. Pur appartenendo a settori merceologici diversi da quello di riferimento, tali prodotti sono esteticamente indistinguibili dal MUE contestato, tenuto conto che è abitudine comune portare gli elastici per capelli al polso quando non utilizzati.

- In molte altre occasioni - in casi non identici, ma mutatis mutandis simili alla presente fattispecie - l’EUIPO ha rifiutato la registrazione di marchi tridimensionali costituiti essenzialmente da forme a spirale (v. decisone del 23/05/2002 sul ricorso nel caso n. R 1731/2011-2; decisione del 28/10/2005 sul ricorso nel caso n. R 583/2005-1; decisione del 12/12/2002 sul ricorso nel caso n. R 927/2001-2).

- In conclusione, tenuto conto che il marchio è utilizzato per un braccialetto antizanzare, i motivi assoluti sollevati possono applicarsi con particolare riferimento ai prodotti per la distruzione degli animali nocivi, fungicidi, erbicidi, ma anche ai rimanenti prodotti contestati. Qualsiasi prodotto costituito da una semplice spirale avrebbe i medesimi vantaggi funzionali e la sua forma sarebbe così banale da non poter essere associata ad alcuna specifica impresa.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Allegato 1: Estratti da Internet non datati contenti immagini di braccialetti antizanzare in vendita nella forma del MUE contestato in vari colori. Sulla confezione del prodotto viene indicata la comoda adattabilità del bracciale grazie alla sua leggerezza e flessibilità.

Allegato 2: Estratti non datati da siti web di vendita online (desertcart.co.uk; amazon.it; amazon.co.uk) di bracciali antizanzare con la forma del MUE contestato in vari colori.

Allegato 3: Risultati di una ricerca effettuata per “plastic coil wrist” nella sezione immagini del motore di ricerca ‘Google’ dalla quale appaiono immagini di portachiavi a forma circolare a spirale.

Allegato 4: Risultati di una ricerca effettuata per “elastico spirale capelli” nella sezione immagini del motore di ricerca ‘Google’ dalla quale appaiono diverse immagini di elastici a spirale per capelli.

In data 20/11/2019, la richiedente presenta ulteriori osservazioni in merito a un procedimento cautelare dinanzi il Tribunale di Genova avanzato dalla titolare sulla base del MUE contestato. La richiedente osserva che il Tribunale, nell’ordinanza del procedimento cautelare, confermata in sede di reclamo, ha respinto le richieste della titolare sostenendo che vi siano valide ragioni per dubitare della validità del marchio contestato.

A tale riguardo, la richiedente ha presentato la seguente documentazione:

Allegato 5: Copia dell’ordinanza del 02/10/2019 emessa dal Tribunale di Genova, con la quale è stato respinto il ricorso cautelare promosso dalla titolare sulla base del MUE contestato contro la richiedente per insussistenza del fumus ritenendo, inter alia, che vi fossero dubbi sulla validità del marchio in virtù della funzionalità della forma di cui il segno è costituito.

Allegato 6: Copia dell’ordinanza del 13/11/2019 con la quale il Tribunale di Genova ha rigettato il reclamo presentato dalla titolare condividendo le ragioni del primo giudice sulla sussistenza di valide ragioni per dubitare della validità del marchio della titolare.

In data 29/11/2019, la titolare presenta le proprie osservazioni di replica facendo riferimento, tra gli altri, al contenuto di una lettera ricevuta dai rappresentanti della richiedente in data 05/07/2019. Essa, inoltre, adduce quanto segue:

- I braccialetti antizanzare possono avere differenti forme (ad es. ad orologio, a corde intrecciate e lineari) che si distinguono chiaramente dalla forma a spirale del MUE contestato. Tali prodotti raggiungono il medesimo risultato tecnico prescindendo dalla forma o da qualsiasi altra caratteristica. Il MUE contestato, dunque, non contiene alcuna caratteristica necessaria per ottenere un risultato tecnico, né tantomeno a dare un valore sostanziale al prodotto.

- Seppur la forma a spirale possa ritenersi nota o banale in quanto tale, ciò va esaminato nel settore merceologico di competenza dei prodotti rivendicati. La tutela del segno non è stata concessa per braccialetti in quanto tali, bensì per i prodotti della classe 5. Pertanto, riferimenti a prodotti diversi da quelli in esame (ad es. fermacapelli) non sono rilevanti.

- Si segnala, inoltre, la presenza nel Registro dell’Ufficio del Design Comunitario n. 1058580-0014 “accessorio per capelli” il quale risulta validamente concesso. Per analogia, anche il marchio impugnato è da ritenersi valido.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito copia di una lettera ricevuta dalla titolare in data 05/07/2019 dai rappresentanti legali della richiedente in riposta alla diffida inviata dalla stessa titolare in data 01/07/2019 (Doc. 1).

In data 07/02/2020, la titolare ha prodotto ulteriori argomenti sulle ordinanze presentate dalla richiedente, sostenendo che l’esito del procedimento è scaturito dall’opinione di esperti facenti capo alla stessa richiedente ed il cui parere non può considerarsi neutrale. La titolare, inoltre, osserva che i giudici italiani non hanno sancito la nullità del MUE contestato.

Nella replica del 21/02/2020, la richiedente osserva che il Tribunale di Genova ha ritenuto il marchio nullo per mancanza dei requisiti di validità previsti dall’articolo 7 RMUE. La richiedente fa inoltre riferimento agli argomenti presentati nella precedente memoria sostenendo la funzionalità tecnica del marchio in esame. A sua detta, il fatto che esistano braccialetti antizanzare con forme diverse non ha alcuna rilevanza. Essa rileva che, anche in presenza di forme alternative, il marchio è da ritenersi nullo in quanto genera un diritto di esclusiva su caratteristiche funzionali del prodotto (ovverosia, leggerezza, economicità, stabilità, comodità di aggancio, etc.).

Sulla mancanza di carattere distintivo del marchio impugnato, la richiedente richiama la vasta diffusione sul mercato di bracciali antizanzare a forma di spirale, che, a sua detta sono assolutamente indistinguibili da quelli commercializzati dalla titolare. Essa aggiunge che, malgrado i prodotti contestati non includano i fermacapelli, tali prodotti risultano in una certa misura interscambiabili.

In data 13/03/2020 le osservazioni presentate dalla richiedente venivano trasmesse alla titolare con l’invito a depositare un’eventuale controreplica entro il termine del 18/05/2020. Poiché nessuna risposta era pervenuta entro tale termine, in data 26/06/2020 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase procedurale era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso.

RILIEVI PRELIMINARI

Sul regolamento applicabile al caso di specie

Secondo una giurisprudenza costante, al fine di esaminare se gli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE ostino alla registrazione di un marchio o debbano comportare la dichiarazione della nullità di un marchio già registrato, l’Ufficio deve fare riferimento alla data di deposito della domanda di registrazione (21/11/2013, T-313/11, Matrix-Energetics, EU:T:2013:603, § 47).

In data 23/03/2016, è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2015/2424 che modifica il regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea e che ha modificato, inter alia, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), come motivo di nullità assoluta. Nello specifico, il regolamento (UE) n. 2015/2424 ha modificato il testo dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), aggiungendo ai segni costituiti esclusivamente “dalla forma” imposta dalla natura stessa del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico o che dà un valore sostanziale al prodotto, il riferimento ad “altra caratteristica” del prodotto di cui trattasi. Tale modifica si applica unicamente ai marchi dell’Unione europea depositati il 23/03/2016 o successivamente a tale data.

Tenuto conto che il MUE contestato è stato depositato il 04/06/2010 e registrato il 19/11/2010, tale cambiamento non si applica al caso di specie e il presente procedimento verrà esaminato sulla base alle condizioni vigente al momento del deposito del marchio impugnato, vale a dire ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 207/2009, che, per facilità di riferimento, verrà indicato come RMUE secondo la terminologia introdotta dal regolamento (UE) n. 2015/2424 e attualmente in vigore ai sensi del regolamento (UE) n. 2017/1001.

Per completezza, si rileva che le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE non sono stato oggetto di modifica.

Sulla disputa nazionale tra le parti

Durante la fase in contraddittorio del procedimento, le parti hanno fornito prove e argomenti su un procedimento cautelare dinanzi il Tribunale di Genova avanzato dalla titolare, la quale aveva rivendicato la presunta contraffazione del MUE contestato da parte della richiedente. In merito a tale procedimento, la richiedente ha prodotto copia di due ordinanze (Allegati 5 e 6), dal cui contenuto si evince come i giudici italiani abbiano respinto nell’ordinanza del procedimento cautelare, confermata in sede di reclamo, le richieste della titolare ritenendo, inter alia, che vi fossero dubbi sulla validità del marchio impugnato.

Nelle sue osservazioni, la titolare questiona la rilevanza dell’esito di tale procedimento, il quale, essa aggiunge, non ha pronunciato la nullità del marchio controverso.

Sotto il profilo sostanziale, è principio consolidato che le decisioni dei giudici nazionali non hanno effetto vincolante per l’Ufficio, in quanto il regime dei marchi dell’Unione europea rappresenta un sistema autonomo la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). Inoltre, è opportuno rammentare che ogni questione relativa alla presunta contraffazione del MUE contestato nel territorio italiano rientra nelle competenze del giudice nazionale ed esula dalla portata del presente procedimento.

Ciò premesso, la Divisione di Annullamento prende atto dell’esito del procedimento cautelare nazionale osservando, tuttavia, che, come fatto valere dalla titolare, malgrado i giudici abbiano posto in discussione la conformità del MUE contestato alle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) ed e), RMUE, l’esame della validità del segno non rientrava dell’oggetto del procedimento citato. Tale questione verrà d’altronde esaminata nella fattispecie in esame.

Quanto ai riferimenti allo scambio di corrispondenza tra le parti conseguente a una diffida recapitata alla richiedente dalla titolare, tale circostanza non appare assumere particolare rilievo posto che si tratta di fatti inerenti alla disputa tra le parti nel territorio nazionale. Pertanto, gli argomenti presentati dalle parti sul contenuto della lettera della richiedente prodotta dalla titolare (Doc.1) non verranno presi in considerazione nella misura in cui riguardano la presunta contraffazione del marchio in esame e non l’aderenza dello stesso ai principi ex articolo 7, paragrafo 1, RMUE.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 7 RMUE

Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all’Ufficio un marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell’Unione europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 2, RMUE risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

Per quanto concerne la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 7 RMUE, che sono stati oggetto di un esame d’ufficio antecedente alla registrazione del marchio dell’Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la Divisione di Annullamento si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili (23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34).

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al periodo in cui è stata depositata la domanda di marchio dell’Unione europea, i fatti relativi ad un periodo successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla situazione al momento del deposito (23/04/2010, C‑332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE, nella sua versione vigente al momento del deposito della domanda di registrazione, è negata la registrazione di segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (26/03/2020, T-752/18, 3D, EU:T:2020:130, § 10).

Secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli impedimenti alla registrazione elencati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE deve essere interpretato alla luce dell’interesse generale che lo sottende. La Corte ha rilevato che tale disposizione mira ad evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto. Sotto tale profilo, le norme stabilite dal legislatore riflettono il bilanciamento tra due considerazioni, ciascuna delle quali è in grado di contribuire alla realizzazione di un sistema di concorrenza sano e leale. Da un lato, l’inserimento, nell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, del divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico garantisce che talune imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche. Infatti, quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, una tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e in maniera perpetua la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica. Nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale come quello sviluppato nell’Unione, le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato, in modo da poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43-46).

Dall’altro lato, circoscrivendo l’impedimento alla registrazione stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE, ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che ogni forma di prodotto è, in una certa misura, funzionale e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese (14/09/2010, C 48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 48).

Per quanto attiene alla condizione vertente sul fatto che in detto impedimento alla registrazione rientri ogni segno costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico, tale condizione è soddisfatta qualora tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica, mentre la presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica, in questo contesto, è irrilevante (14/09/2010, C 48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52).

Al fine di un’applicazione corretta dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE occorre che le caratteristiche essenziali del segno in questione siano debitamente individuate da parte dell’Ufficio (06/03/2014, C-337/12 P & C 340/12 P, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 46). L’espressione «caratteristiche essenziali» deve essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 69; 19/09/2012, T-164/11, Manico di coltello, EU:T:2012:443, § 25).

Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, occorre che l’Ufficio verifichi se tutte queste caratteristiche assolvano ad una funzione tecnica in relazione al prodotto in oggetto. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE non può trovare applicazione quando il marchio consiste in una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 52 e 72; 31/01/2018, T-44/16, Raffigurazione di un cerotto transdermico, EU:T:2018:48, § 24).

È alla luce dei suddetti principi che occorre esaminare gli argomenti sollevati dalla richiedente vertenti sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE rispetto al marchio impugnato, ossia il seguente segno tridimensionale:

Per quanto riguarda la prima tappa dell’analisi menzionata nella giurisprudenza supra, ovvero l’identificazione delle caratteristiche essenziali del segno, è possibile prendere in considerazione, oltre alla rappresentazione grafica e alle eventuali descrizioni presentate al momento del deposito della domanda di registrazione, ulteriori elementi utili a valutare ciò che il segno in questione rappresenta concretamente (24/10/2018, T- 447/16, DEVICE OF PIRELLI TYRE TREAD (fig.), EU:T:2018:709, § 50).

Inoltre, benché l’identificazione delle caratteristiche essenziali del marchio debba in linea di principio iniziare con la disamina della rappresentazione grafica di detto segno, è possibile far riferimento ad altri elementi di informazione che consentano di determinare correttamente tali caratteristiche (23/04/2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 30).

Parimenti, al fine di determinare se tali caratteristiche svolgono una funzione tecnica del prodotto, sebbene sia necessario partire dalla forma di cui trattasi, quale riprodotta graficamente nel segno in parola, questa seconda fase dell’analisi non può essere effettuata senza prendere in considerazione, all’occorrenza, gli elementi supplementari relativi alla funzione del prodotto concreto in causa (23/04/2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 33). Tale valutazione può prendere in considerazione tutta la documentazione pertinente, come le pubblicazioni scientifiche, i cataloghi e i siti Internet che descrivono le funzioni tecniche del prodotto (23/04/2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 34).

Nella specie, dal contenuto della descrizione presentata dalla titolare in sede di deposito, si legge che il marchio è costituito da una spirale tridimensionale richiusa su se stessa.

Ciò premesso, dalla rappresentazione grafica del segno, è possibile riconoscere quali caratteristiche essenziali del marchio contestato: i) una figura tridimensionale a molla (o a spirale); ii) una chiusura a cerchio.

Come risulta dalle prove fornite dalla richiedente (Allegati 1 e 2), il marchio impugnato coincide con un braccialetto elastico utilizzato come repellente contro zanzare e altri insetti. Le immagini presenti nella documentazione della richiedente mostrano come tale prodotto sia utilizzato da adulti e bambini ed indossato principalmente su polsi e caviglie, come mostrano le seguenti immagini:

Alla luce della rappresentazione grafica del segno in esame, e tenuto conto di quanto evidenziato dagli argomenti e dalle prove agli atti, è possibile determinare che la caratteristica essenziale descritta al punto i) ha evidentemente la funzione di rendere elastico il prodotto, il quale può allargarsi e restringersi adattandosi alla taglia del consumatore. Quanto alla caratteristica essenziale descritta al punto ii), essa consente al prodotto di essere indossato comodamente al polso o alla caviglia.

Pertanto, è possibile concludere che il segno tridimensionale in esame è costituito dalla

forma del prodotto, o di una parte di esso, necessaria per ottenere un risultato tecnico, rientrando pertanto nel divieto di registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), RMUE.

Nelle sue osservazioni, la titolare ribatte che il MUE contestato non contiene alcuna caratteristica necessaria per ottenere un risultato tecnico. Essa rileva che esistono braccialetti repellenti di varie forme e che la forma a spirale di per sé non è imprescindibile per svolgere una funzione tecnica.

In primo luogo, occorre ribadire che la norma in parola sancisce il divieto di registrazione di un segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Alla luce delle conclusioni di cui sopra, è stato riscontrato che la forma di cui trattasi consente al prodotto per il quale è utilizzata di ottenere una certo grado di elasticità adattabile a diverse taglie e di essere indossato facilmente come bracciale o cavigliera. Ne consegue che entrambe le caratteristiche essenziali del marchio, rispettivamente la struttura a molla e la forma circolare, consentono di ottenere un risultato tecnico.

In secondo luogo, la Divisione di Annullamento concorda con l’affermazione della titolare secondo cui la forma a molla può essere sostituita da forme alternative che soddisfano le medesime esigenze. Ciononostante, tale circostanza è irrilevante. Invero, il fatto che possano esservi forme alternative, con altre dimensioni o un altro disegno, che consentano di ottenere lo stesso risultato tecnico di per sé non esclude l’applicazione di tale disposizione (26/03/2020, T-752/18, 3D, EU:T:2020:130, § 32; 14/09/2010, C 48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 53-58).

La titolare infine richiama la presenza nel Registro dell’Ufficio del disegno/modello comunitario n. 1058580-0014, il quale risulta validamente concesso per accessori per capelli e che, a sua detta, dimostrerebbe che, per analogia, anche il marchio impugnato sia da ritenersi valido. Tale tesi, tuttavia, risulta manifestamente infondata posto che la titolare fa riferimento a un diretto di proprietà industriale i cui requisiti di registrabilità sono evidentemente distinti da quelli in vigore per un marchio.

Ne discende che gli argomenti sollevati dalla titolare non trovano accoglimento.

Posto quanto sopra, tenuto conto che il segno controverso rappresenta un bracciale repellente contro gli insetti (utilizzabile anche come cavigliera), nell’ambito del prodotti contestati nella classe 5, si ritiene che l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), RMUE sia applicabile a una parte dei prodotti in contestazione, ossia: prodotti farmaceutici; prodotti igienici per scopi medici; prodotti per la distruzione degli animali nocivi. In virtù del fatto che il segno rivendica le categorie generali prodotti farmaceutici e prodotti igienici per scopi medici, non può escludersi che un prodotto contenente sostanze repellenti possa rientrare in tali macrocategorie a seconda dei principi attivi in esso contenuti. Difatti, i prodotti farmaceutici possono comprendere farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti, mentre i prodotti igienici per scopi medici includono prodotti e articoli antisettici. Per quanto concerne i prodotti per la distruzione degli animali nocivi, tale categoria coincide con il bracciale o cavigliera contro gli insetti per il quale è utilizzato il marchio impugnato.

D’altra parte, sebbene la richiedente rivendichi l’applicazione della norma in parola a tutti i prodotti contestati, dalle prove agli atti non è possibile concludere che il prodotto per il quale il segno è utilizzato sia destinato all’uso per animali (v. prodotti veterinari). Difatti la documentazione allegata fa unico riferimento ad adulti e bambini come destinatari del prodotto. Allo stesso modo, il materiale documentale non presenta informazioni sul possibile uso del prodotto come disinfettante, né tantomeno che esso abbia proprietà per distruggere i funghi o di inibirne la crescita (v. fungicidi), né tantomeno che offra un’azione erbicida (v. erbicidi). Su tale punto, occorre infatti rammentare che nell’ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, la Divisione di Annullamento non è tenuta ad effettuare nuovamente l’esame d’ufficio dei fatti pertinenti ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, RMUE. Infatti, posto che la registrazione del MUE contestato beneficia di una presunzione di validità a decorrere dalla data di deposito della domanda di registrazione, spetta alla richiedente confutare la validità del segno mediante la produzione di elementi probatori rilevanti (v., per analogia, 08/05/2019, T-325/18, Bottiglia Rosa (3D), EU:T:2019:299, § 24; 28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 47-48). Quanto ai rimanenti prodotti contestati, è sufficiente osservare che la forma del prodotto non è assimilabile ad impiastri, materiale per fasciature e incenso repellente contro gli insetti.

Rispetto a prodotti veterinari; impiastri, materiale per fasciature; disinfettanti; incenso repellente contro gli insetti; fungicidi, erbicidi, pertanto, non è possibile concludere che la forma del segno sia necessaria per ottenere un risultato tecnico. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti (nel prosieguo della decisione indicati come ‘i rimanenti prodotti contestati’) vanno quindi esaminati gli altri motivi di nullità invocati.

Forma che dà un valore sostanziale al prodotto – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE, come applicabile alla data del deposito della domanda di registrazione, sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (v., per analogia, 08/05/2019, T-325/18, Bottiglia Rosa (3D), EU:T:2019:299, § 24).

Nell’ambito della presente analisi occorre considerare se la registrazione contestata ricade negli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE per i rimanenti prodotti contestati.

Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene che la forma a spirale del marchio in esame utilizzata per un braccialetto repellente è stata scelta per la sua gradevolezza estetica. A sua detta, il consumatore acquisterà il prodotto della titolare, oltre che per la sua funzione insetto-repellente e per la sua comodità d’uso, anche perché si tratta di un oggetto “carino” da indossare.

In primo luogo, si rileva che il fatto che la forma o altra caratteristica possa essere gradevole o attrattiva non è sufficiente per escludere il marchio dalla registrazione. Se così fosse, sarebbe praticamente impossibile immaginare qualsivoglia marchio di forma o altra caratteristica, dal momento che nell’economia moderna non esiste un prodotto di interesse industriale che non sia oggetto di studio, ricerca e disegno industriale prima della sua immissione in commercio (03/05/2000, R 395/1999‑3, Gancino quadrato singolo, § 1‑2, 22‑36).

In secondo luogo, come osservato supra, la documentazione apportata dalla richiedente mostra che la forma di cui è costituito il MUE contestato identifica un braccialetto (o una cavigliera) repellente antizanzare. Tale prodotto, tuttavia, non è assimilabile ad alcuno dei rimanenti prodotti contestati.

Tenuto conto che gli argomenti e le prove della richiedente sono indirizzati a sostenere che la forma di cui trattasi dà un valore sostanziale a un bracciale antizanzare, il fatto che, a seguito dell’analisi nella sezione precedente della decisione tale prodotto non rientri nell’ambito di protezione del marchio rende inapplicabile la disposizione in esame ai rimanenti prodotti contestati. Sulla base degli elementi a disposizione, la Divisione di Annullamento ritiene di poter escludere che le caratteristiche essenziali del marchio, la forma a molla e la struttura circolare, sia separatamente che considerate nel complesso, siano idonee a conferire un valore sostanziale ai prodotti di cui si discute.

Considerato che la stessa forma può, in linea di principio, essere protetta sia come disegno o modello che come marchio, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE nega la protezione del marchio solo per le forme in alcuni casi specifici, vale a dire quando il segno è costituito esclusivamente da una forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

Di conseguenza, il motivo di cui al combinato disposto dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), RMUE non può essere accolto.

Carattere non distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE

In forza del combinato disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla registrazione, e se registrati devono essere dichiarati nulli, i marchi privi di carattere distintivo. Tali segni “sono reputati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Il carattere distintivo di un marchio, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, va inteso nel senso che tale marchio permetta di identificare i prodotti per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese (20/10/2011, C 344/10 P & C 345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 42).

Questo carattere distintivo dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (20/10/2011, C 344/10 P & C 345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 43).

Nella presente valutazione, il carattere distintivo del marchio impugnato va valutato con riferimento a prodotti veterinari; impiastri, materiale per fasciature; disinfettanti; incenso repellente contro gli insetti; fungicidi, erbicidi nella classe 5. Tali prodotti sono rivolti tanto al vasto pubblico quanto ad una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze professionali specifiche (ovverosia nei settori dell’igiene, delle disinfestazione o veterinario). Il livello di attenzione varierà da medio ad alto.

Trattandosi di un marchio tridimensionale, il pubblico da tenere presente è quello dell’intera Unione europea.

Il marchio impugnato consiste in una forma tridimensionale a molla (o a spirale) chiusa a cerchio.

Più la forma che costituisce il marchio oggetto di valutazione si avvicina alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Solo un marchio che diverga in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, possa assolvere la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine, non è privo di carattere distintivo nel senso di detta disposizione (29/04/2004, C-468/01 P – C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 37; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 26).

Nella fattispecie, sebbene la forma di cui trattasi non possa considerarsi di per sé particolarmente originale, essa non è correlata ai rimanenti prodotti contestati e, pertanto, è in grado di distinguerli.

Le prove fornite dalla richiedente, oltre a non presentare riferimenti temporali attinenti alla data di deposito della domanda di registrazione, mostrano prodotti quali braccialetti repellenti, fermacapelli e portachiavi che nulla hanno a che vedere con i prodotti qui rilevanti.

Il MUE contestato non appare confondersi con l’aspetto di tali prodotti - prodotti veterinari; impiastri, materiale per fasciature; disinfettanti; incenso repellente contro gli insetti; fungicidi, erbicidi nella classe 5 - o con l’aspetto di una loro parte o della loro confezione, né verrà percepito come la rappresentazione di un dettaglio particolarmente interessante o attraente del prodotto in questione (09/11/2016, T-579/14, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:T:2016:650, § 23, 27-28). Né è possibile, nella fattispecie, giustificare la mancanza di carattere distintivo del marchio richiamando una presunta eccessiva semplicità dello stesso. Secondo la giurisprudenza, l’accertamento del carattere distintivo di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è subordinato alla constatazione di un certo livello di creatività o d’immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare del marchio (29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27).

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento considera che i documenti apportati non consentono di constatare che il MUE contestato si compone di una forma comunemente utilizzata per i rimanenti prodotti contestati.

Per completezza, si rileva che le decisioni delle Commissioni di ricorso cui la richiedente fa riferimento non presentano analogie con il caso di specie, posto che si tratta di casi che concernono la mancanza di capacità distintiva di forme considerate confondibili con la forma degli stessi prodotti da esse coperti. Tuttavia, come menzionato, tale circostanza non avviene nel caso del MUE contestato per i rimanenti prodotti contestati.

Il motivo di nullità dedotto dalla richiedente di cui al combinato disposto dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE deve pertanto essere respinto.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento conclude che la domanda è accolta parzialmente e il marchio dell’Unione europea deve essere dichiarato nullo per una parte dei prodotti, ossia: prodotti farmaceutici; prodotti igienici per scopi medici; prodotti per la distruzione degli animali nocivi in classe 5.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. A norma dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l’equità lo richieda, la Divisione di Annullamento decide una ripartizione differente.

Poiché l’annullamento è accolto solamente per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti risultano soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporta le proprie spese

La Divisione di Annullamento

Jessica LEWIS

Pierluigi M. VILLANI

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.