LÖSCHUNG Nr. 13 166 C (VERFALL)

MediTip-Medical MTM GmbH, Rathausplatz 14, 46359 Heiden, Deutschland (Antragstellerin), vertreten von Patentanwälte Dr. Stark & Partner mbB, Moerser Str. 140, 47803 Krefeld, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Karl Otto Braun GmbH & Co. KG, Lauterstraße 50, 67752 Wolfstein, Deutschland (Inhaberin der Unionsmarke), vertreten von Stumpf Patentanwälte PartGmbB, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 04/08/2021 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG

1. Dem Antrag auf Erklärung des Verfalls wird teilweise stattgegeben.

2. Die Unionsmarke Nr. 9 342 205 wird mit Wirkung ab dem 27/06/2016 für einen Teil der angegriffenen Waren für verfallen erklärt, nämlich für:

Klasse 10: Chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate; orthopädische Artikel, ausgenommen Bandagen; nur auf sich klebende Binden; orthopädische Orthesen; orthopädische Binden.

3. Die Unionsmarke bleibt für alle übrigen Waren eingetragen, nämlich für:

Klasse 10: Orthopädische Gelenkbandagen und Stützbandagen; orthopädische Bandagen; kohäsiver Stütz- und Entlastungsverband.

4. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

VORBEMERKUNG

Mit Wirkung vom 01/10/2017 wurden die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 und Verordnung (EG) Nr. 2868/95 aufgehoben und ersetzt durch die Verordnung (EU) Nr. 2017/1001 (kodifizierte Version, die UMV), die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2017/1430 (DVUM) und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2017/1431 (UMDV), unbeschadet bestimmter Übergangsvorschriften. Mit Wirkung vom 14/05/2018 wurden ferner die Delegierte Verordnung (EU) 2017/1430 und die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1431 kodifiziert und durch die Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 und die Durchführungsverordnung (EU) 2018/626 aufgehoben. Alle Bezugnahmen auf die UMV, DVUM und UMDV der vorliegenden Entscheidung sollen als Bezugnahmen auf die sich aktuell in Kraft befindlichen Verordnungen verstanden werden, außer wenn dies ausdrücklich anders angegeben ist.

BEGRÜNDUNG

Die Antragstellerin hat einen Antrag auf Erklärung des Verfalls der Unionsmarke Nr. 9 342 205 „MEDIRIP“ (Wortmarke) (nachstehend die Unionsmarke genannt) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen alle Waren, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen

Klasse 10: Chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate; orthopädische Artikel, einschließlich elastische Bandagen; nur auf sich klebende Binden; orthopädische Gelenkbandagen, Stützbandagen und Orthesen; orthopädische Binden und Bandagen; kohäsiver Stütz- und Entlastungsverband.

Die Antragstellerin berief sich auf Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV.

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Die Antragstellerin führt an, dass die Unionsmarke während eines ununterbrochenen Zeitraums von 5 Jahren nicht ernsthaft benutzt worden sei.

Die Inhaberin der Unionsmarke legt Beweismittel für die Benutzung der Marke vor.

Die Antragstellerin bestreitet die ernsthafte Benutzung der Marke weiterhin. Sie trägt vor, dass die Beweismittel als nicht ausreichend anzusehen seien.

Die Inhaberin legt weitere Beweismittel vor.

BEGRÜNDUNG DER ENTSCHEIDUNG

Gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV wird die Unionsmarke auf Antrag beim Amt für verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Es liegt eine ernsthafte Benutzung einer Marke vor, wenn die Marke gemäß ihrer wesentlichen Funktion benutzt wird, d. h. zur Gewährleistung der Identität des Ursprungs der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, um einen Absatz für diese Waren oder Dienstleistungen zu schaffen oder zu erhalten. Eine ernsthafte Benutzung erfordert eine tatsächliche Benutzung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen auf dem Markt und beinhaltet keine symbolische Benutzung zum alleinigen Zweck der Erhaltung der mit der Marke verknüpften Rechte oder ausschließlich interne Benutzung (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, insbesondere § 35-37, 43).

Bei der Beurteilung, ob eine ernsthafte Benutzung der Marke vorliegt, müssen alle Fakten und Umstände gewürdigt werden, die für die Entscheidung relevant sind, ob die kommerzielle Nutzung der Marke tatsächlich erfolgt, insbesondere aber ob solch eine Benutzung als im betreffenden Wirtschaftssektor geeignet betrachtet wird, um einen Marktanteil für die von der Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu erhalten oder zu schaffen (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Der Zweck der Voraussetzung, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, besteht jedoch nicht darin, den kommerziellen Erfolg zu beurteilen oder die wirtschaftliche Strategie eines Unternehmens zu prüfen, und bezweckt auch nicht die Beschränkung des Markenschutzes auf Fälle, bei denen eine umfassende kommerzielle Benutzung der Marken erfolgt (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Gemäß Artikel 19 Absatz 1 DVUM in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 3 DVUM dienen zum Nachweis der Benutzung Hinweise auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.

Bei Verfallsverfahren aufgrund Nichtbenutzung liegt die Beweislast bei der Inhaberin der Unionsmarke, da von der Antragstellerin der Nachweis einer negativen Tatsache nicht erwartet werden kann, nämlich dass die Marke während eines Zeitraums von fünf Jahren in Folge nicht benutzt worden ist. Daher muss die Inhaberin der Unionsmarke die ernsthafte Benutzung innerhalb der Europäischen Union nachweisen oder triftige Gründe für die Nichtbenutzung vorbringen.

Im vorliegenden Fall erfolgte die Eintragung der Unionsmarke am 27/01/2011. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit ging am 27/06/2016 ein. Daher erfolgte die Eintragung der Unionsmarke vor mehr als fünf Jahren vor dem Tag der Einreichung des Antrags. Die Inhaberin der Unionsmarke musste die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Unionsmarke während des fünfjährigen Zeitraums vor dem Tag des Antrags auf Erklärung des Verfalls, d. h. vom 27/06/2011 bis einschließlich 26/06/2016, für die im obigem Abschnitt „Begründung“ aufgeführten angegriffenen Waren nachweisen.

Am 12/12/2016 hat die Inhaberin der Unionsmarke einen Benutzungsnachweis erbracht.

Da die Inhaberin der Unionsmarke beantragte, bestimmte in den Unterlagen enthaltenen Angaben als vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen, wird die Löschungsabteilung die eingereichten Nachweise nur allgemein beschreiben ohne konkrete Daten daraus zu verwenden.

Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:

• Eidesstattliche Versicherung des Herrn Philipp Stradtmann, Geschäftsführer der Inhaberin der Unionsmarke, vom 05/12/2016. Er trägt vor, dass die Inhaberin die Marke seit 29/12/1979 zur Kennzeichnung von orthopädischen Bandagen, nämlich Stütz- und Kompressionsbandagen benutze. In der Europäischen Union sei zwischen 2011 und 2015 ein Gesamtumsatz von ca. 2,4 Millionen Euro erzielt worden. Der eidesstattlichen Versicherung wurde eine Auflistung der Umsatzentwicklung nach Ländern (Frankreich, Österreich, Tschechien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Italien, Niederlande, Polen, Spanien) beigelegt.

• Informationsbroschüre in englischer Sprache von 01/2012. In der Broschüre befindet sich eine Produktabbildung. Der Begleittext lautet in deutscher Sprache wie folgt:

• 41 Rechnungskopien aus den Jahren 2011-2015. Die Rechnungen wurden von der Inhaberin an Adressaten in Deutschland und Spanien ausgestellt. In den Rechnungen wurden Produkte mit dem Zeichen „Medirip“ berechnet. Die Namen und die Adressaten sowie die zusätzlichen Waren wurden geschwärzt. Die Rechnungen enthalten die Menge, den Nettopreis und die Endsumme.

Die Inhaberin reichte am 29/08/2017 nach Fristablauf ergänzende Beweismittel ein. Mit Schreiben vom 09/06/2017 wendet die Antragstellerin ein, dass die in der eidesstattlichen Versicherung erwähnten Verpackungskopien nicht vorgelegt wurden. Die Inhaberin reicht Produktabbildungen mit Verpackung ein.

Im vorliegenden Fall kann die Frage, ob das Amt das ihm gemäß Artikel 95 Absatz 2 UMV zustehende Ermessen dahin gehend ausüben kann, dass es die am 29/08/2017 ergänzend eingereichten Beweismittel in Betracht zieht, offenbleiben, da die Beweismittel, die innerhalb der gesetzten Frist eingegangen sind, ausreichen, um die erforderliche ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachzuweisen.

Die Löschungsabteilung kommt zu dem Ergebnis, dass die Inhaberin der Unionsmarke innerhalb der vom Amt ursprünglich festgesetzten Frist relevante Beweismittel eingereicht hat, sodass die verspätet vorgelegten Beweismittel als ergänzend angesehen werden können.

Die Tatsache, dass die Antragstellerin die ursprünglich von der Inhaberin der Unionsmarke eingereichten Beweismittel beanstandet hat, rechtfertigt das Einreichen ergänzender Beweismittel in Antwort hierzu (29/09/2011, T‑415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, C‑621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).

Die ergänzenden Beweismittel verstärken und verdeutlichen lediglich den Beweiswert der ursprünglich eingereichten Beweismittel, da sie keine neuen Beweiselemente in das Verfahren einführen, sondern nur die Beweiskraft der innerhalb der Frist eingereichten Beweismittel erhöhen.

Aus den vorgenannten Gründen und in Ausübung des ihr gemäß Artikel 95 Absatz 2 UMV zustehenden Ermessens entscheidet die Löschungsabteilung, die am 29/08/2017 eingereichten ergänzenden Beweismittel in Betracht zu ziehen.

Beurteilung der ernsthaften Benutzung – Faktoren

Zeit der Benutzung

Der Nachweis muss eine ernsthafte Benutzung der Unionsmarke innerhalb des relevanten Zeitraums belegen.

Alle Nachweise stammen aus dem relevanten Zeitraum. Somit gibt der von der Inhaberin der Unionsmarke erbrachte Nachweis die Zeit der Benutzung ausreichend an.

Ort der Benutzung

Der Nachweis muss belegen, dass die angegriffene Unionsmarke ernsthaft in der Europäischen Union benutzt worden ist (siehe Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV).

Die Unterlagen beweisen, dass der Benutzungsort unter anderem Deutschland und Spanien ist. Dies kann aus der Sprache der Dokumente (Deutsch, Spanisch) sowie den Adressen der Rechnungen abgeleitet werden. Die Nachweise beziehen sich also auf das maßgebliche Gebiet.

Art der Benutzung: Benutzung der Marke wie eingetragen

Die Art der Benutzung im Sinne von Artikel 10 Absatz 3 DVUM erfordert einen Nachweis der Benutzung der Marke wie eingetragen oder einer Variante hiervon, die gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV die Unterscheidungskraft der angegriffenen Unionsmarke nicht verändert.

Die Antragstellerin wendet ein, dass den Nachweisen nicht zu entnehmen sei, in welcher Form und Weise die Bezeichnung benutzt werde.

In den Rechnungen erscheint das Zeichen „Medirip“. Auf den Verpackungskopien erscheint das Zeichen wie folgt:

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine in allen Schreibweisen geschützten Wortmarke.

Die Löschungsabteilung ist der Ansicht, dass die blaufarbliche Darstellung und die Verwendung des Bindestriches die Unterscheidungskraft der Marke nicht verändert.

Mithin wurde die Marke in Übereinstimmung mit Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV benutzt.

Benutzungsumfang

Nach ständiger Rechtsprechung sind beim Umfang der Benutzung insbesondere das Handelsvolumen der Benutzung insgesamt sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung der Marke zu würdigen (08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Die eingereichten Rechnungen liefern ausreichende Information über die verkauften Mengen und die Endsummen. Somit ist der Benutzungsumfang nachgewiesen.

Benutzung in Bezug zu eingetragenen Waren und Dienstleistungen

Gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV und Artikel 10 Absatz 3 DVUM muss die Inhaberin der Unionsmarke eine ernsthafte Benutzung für die angegriffenen Waren und Dienstleistungen nachweisen, für welche die Unionsmarke eingetragen ist.

Die angegriffene Unionsmarke ist für chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate; orthopädische Artikel, einschließlich elastische Bandagen; nur auf sich klebende Binden; orthopädische Gelenkbandagen, Stützbandagen und Orthesen; orthopädische Binden und Bandagen; kohäsiver Stütz- und Entlastungsverband eingetragen. Der von der Inhaberin der Unionsmarke erbrachte Nachweis belegt aber keine ernsthafte Benutzung der Marke für alle Waren, für die sie eingetragen ist.

Wenn Verfallsgründe lediglich für einige der Waren oder Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehen, werden die Rechte der Inhaberin gemäß Artikel 58 Absatz 2 UMV ausschließlich für diese Waren und Dienstleistungen für verfallen erklärt.

Die Inhaberin trägt selbst vor, dass die Bezeichnung für orthopädische Artikel, einschließlich elastische Bandagen; nur auf sich klebende Binden; orthopädische Gelenkbandagen, Stützbandagen und Orthesen; orthopädische Binden und Bandagen; kohäsiver Stütz- und Entlastungsverband benutzt werde. In der eidesstattlichen Versicherung wird vorgetragen, dass die Marke für orthopädische Bandagen, nämlich Stütz- und Kompressionsbandagen benutzt werde.

Die Antragstellerin wendet ein, dass die Benutzung nicht nur hinsichtlich der chirurgischen und ärztlichen Instrumente und Apparate, sondern auch von orthopädischen Artikeln, nur auf sich klebende Binden; orthopädische Orthesen; orthopädische Binden nicht nachgewiesen worden sei.

Den Produktabbildungen und den Verpackungskopien ist zu entnehmen, dass die Marke für Bandagen benutzt wurde. Im Warenverzeichnis erscheint „orthopädische Artikel, einschließlich elastische Bandagen“.

Eine Auslegung des Wortlautes des Warenverzeichnisses ist erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche dieser Waren zu bestimmen.

Aus der Verwendung des Wortes „einschließlich “ im jeweiligen Warenverzeichnis der Inhabern ist ersichtlich, dass die genannten Waren lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, dieses Wort leitet eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

Die Kategorie „orthopädische Artikel“ umfasst jedoch eine breite Liste von Waren, wie beispielsweise Einlegesohlen, Schienen, Orthesen, Krücken, Gipsbinde oder Gehhilfen. Den Unterlagen ist eindeutig ersichtlich, dass das Zeichen lediglich für Bandagen benutzt wurde.

Des Weiteren erscheint im Warenverzeichnis der Inhaberin kohäsiver Stütz- und Entlastungsverband. Diese Waren überschneiden sich mit Bandagen, sie werden auch als Synonyme wahrgenommen.

Im vorliegenden Fall belegt der Nachweis die ernsthafte Benutzung der Marke für die folgenden Waren:

Klasse 10: Orthopädische Gelenkbandagen und Stützbandagen; orthopädische Bandagen; kohäsiver Stütz- und Entlastungsverband.

Daher erklärt die Löschungsabteilung die Unionsmarke für die anderen Waren, für die sie eingetragen ist, für verfallen.

Schlussfolgerung

Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass die Inhaberin der Unionsmarke eine ernsthafte Benutzung der Unionsmarke für die folgenden Waren nicht belegt hat, für die sie daher für verfallen erklärt werden muss:

Klasse 10: Chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate; orthopädische Artikel, ausgenommen Bandagen; nur auf sich klebende Binden; orthopädische Orthesen; orthopädische Binden.

Die Inhaberin der Unionsmarke hat eine ernsthafte Benutzung für die anderen angegriffenen Waren belegt; daher wird dem Antrag in dieser Hinsicht nicht stattgegeben.

Gemäß Artikel 62 Absatz 1 UMV tritt die Erklärung des Verfalls am Tag des Antrags auf Erklärung des Verfalls in Kraft, d. h. am 27/06/2016.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Wenn die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder es die Billigkeit erfordert, beschließt die Löschungsabteilung gemäß Artikel 109 Absatz 2 UMV eine andere Kostenverteilung.

Da die Löschung nur für einen Teil der angegriffenen Waren erfolgreich ist, unterliegen die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

Die Löschungsabteilung

Natascha GALPERIN

Judit NÉMETH

Plamen IVANOV

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.