LÖSCHUNG Nr. 12 730 C (NICHTIGKEIT)

Madison N.Y. Ltd., Suite 602, 6/F, West Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Hong Kong (Antragstellerin), vertreten von Andrae · Westendorp Patentanwälte Partnerschaft, Uhlandstraße 2, 80336 München, Deutschland (zugelassener Vertreter)

g e g e n

Alexander Hirschle, Bellerivestraße 55, 8008 Zürich (Inhaber der Unionsmarke) vertreten von Lichti Patentanwälte Partnerschaft mbB, Bergwaldstraße 1, 76227 Karlsruhe, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 16.02.2017 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG

1. Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird vollständig zurückgewiesen.

2. Die Antragstellerin trägt die Kosten, die auf 450 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG

Die Antragstellerin hat einen Antrag auf Nichtigerklärung der Unionsmarke Nr. 9 875 411 „Candy“ (Wortmarke, nachstehend die Unionsmarke genannt) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen alle Waren, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen:

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit nicht in anderen Klassen enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente.

Die Antragstellerin beruft sich auf Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 53 Absatz 2 UMV.

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Die Antragstellerin trägt vor, dass sie die Marke Nr. 010 541 357 „CANDY TIME“ mit großem Aufwand auf der Messe BASELWORLD 2011 beworben habe, welche vom 24 - 31/03/2011 stattgefunden habe. Die streitgegenständliche Marke Nr. 9 875 411 „CANDY“ sei am 25/03/2011 angemeldet worden. Seitdem versuche der Markeninhaber in regelmäßigen Abständen, der Antragstellerin eine Lizenz für die Verwendung des Zeichens CANDY TIME auf Basis der angegriffenen Marke anzubieten, und das trotz entgegenstehender älterer nationaler Schutzrechte (dänische Benutzungsmarke). Die ältere, nicht eingetragene, dänische Marke sei durch Benutzungshandlungen zumindest seit dem 20/08/2009 entstanden. Schließlich habe der Inhaber eine Löschungsantrag gegen die Unionsmarke Nr. 10 541 357 eingereicht und diesen auf die angegriffene Marke CANDY gestützt. Die Anmeldung der Streitmarke sei in der bösgläubigen Absicht erfolgt, die Antragstellerin im Geschäftsverkehr zu behindern.

Zur Stützung dieser Ausführungen hat die Antragstellerin folgende Unterlagen eingereicht:

• Eine deutschsprachige Werbeanzeige vom 20/08/2009 für ein Abonnement der Zeitschrift PETRA:

• Verschiedene Werbeeinschaltungen aus der BILD-Zeitung

Der Inhaber der Unionsmarke trägt vor, es sei zutreffend, dass die Messe Baselworld im angegebenen Zeitraum in Basel stattgefunden habe.

Der Markeninhaber habe sich zum ersten Mal am 17/01/2011 an sein Patentanwaltsbüro gewendet und die Absicht kundgetan das Zeichen „Candy“ als Marke (eingetragen unter Nr. 9 875 411) anzumelden. Diese Marke sei allerdings erst nach Begleichung einer Vorschussrechnung am 25/03/2011 beim HABM (jetzt EUIPO) eingereicht worden. Es bestünde daher kein Zusammenhang zur von der Antragstellerin erwähnten Messe in Basel. Die Anmeldung sei nicht bösgläubig erfolgt. Die Marke „Candy“ werde auch im geschäftlichen Verkehr seit der Markenanmeldung genutzt. Der Antrag sei – insoweit er sich auf markenrechtliche Bösgläubigkeit stützt - als unbegründet zurückzuweisen.

Insoweit ein älteres Markenrecht geltend gemacht werde, welches durch Benutzungsaufnahme entstanden sei, habe die Antragstellerin keinerlei Rechtsgrundlagen benannt, geschweige denn ihren Rechtsanspruch substantiiert. Der Nichtigkeitsantrag sei demnach insgesamt zurückzuweisen.

Zur Stützung dieser Ausführungen hat der Inhaber der Unionsmarke folgende Unterlagen eingereicht:

• Schreiben des Markeninhabers vom 17/01/2011 bezüglich der Markenanmeldung der Marke „Candy“.

• Vorschussrechnung vom 04/02/2011.

ABSOLUTE NICHTIGKEITSGRÜNDE – ARTIKEL 52 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Allgemeine Grundsätze

Gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird eine Unionsmarke für nichtig erklärt, wenn die Anmelderin bei Einreichung der Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat.

Es gibt keine genaue rechtliche Definition für den Begriff „Bösgläubigkeit“, der verschiedene Auslegungen zulässt. Bösgläubigkeit ist ein subjektiver Zustand, der in den Absichten des Anmelders bei Einreichung der Anmeldung einer Unionsmarke wurzelt. Grundsätzlich ziehen Absichten an sich keine rechtlichen Folgen nach sich. Damit Bösgläubigkeit bejaht werden kann, muss erstens ein Handeln des Inhabers der Unionsmarke vorliegen, das eindeutig ein unredliche Absicht erkennen lässt, und muss zweitens ein objektiver Bewertungsmaßstab existieren, anhand dessen solch ein Handeln gemessen und anschließend als bösgläubig qualifiziert werden kann. Es liegt Bösgläubigkeit vor, wenn das Verhalten des Anmelders der Unionsmarke von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht, was sich durch eine Würdigung der objektiven Umstände des Einzelfalls anhand dieser Maßstäbe ermitteln lässt(siehe Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 12/03/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

Ob der Inhaber einer Unionsmarke bei der Einreichung einer Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat, muss unter Berücksichtigung aller für den Einzelfall relevanten Faktoren einer Gesamtbeurteilung unterzogen werden (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

Die Beweislast für das Vorhandensein von Bösgläubigkeit obliegt dem Nichtigkeitsantragsteller; es gilt die Vermutung der Gutgläubigkeit, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Beschreibung der relevanten Fakten

Auf Grund der eingereichten Dokumente ist ersichtlich, dass der Markeninhaber am 17/01/2011 den Auftrag gab die verfahrensgegenständliche Marke anzumelden. Ein weiteres Dokument (Vorschusszahlung) gibt weitere Hinweise zur Anmeldung.

Außer Streit steht, dass in Basel eine Messe im März 2011 stattgefunden hat. Die zeitliche Abfolge der Ereignisse spricht somit nicht dafür, dass die Anmeldung mit Behinderungsabsicht erfolgte.

Beurteilung der markenrechtlichen Bösgläubigkeit

Die Nichtigkeitsantragstellerin hat keinen Nachweis darüber erbracht, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Unionsmarke der Inhaber der Unionsmarke Kenntnis von der Benutzung eines ähnlichen Zeichens für identische oder ähnlich Waren durch die Nichtigkeitsantragstellerin hatte bzw. gehabt haben muss, für das gegebenenfalls Verwechslungsgefahr vorlag. Ein tatsächlicher Zusammenhang zur Messe Baselworld wurde von der Antragstellerin nicht nachgewiesen. Vielmehr ergibt sich aus der Aktenlage, dass die Anmeldung der Streitmarke bereits lange vor dieser Messe in Auftrag gegeben wurde. Auch die Erläuterung der Umstände zur Zahlung dieser Marke wurden plausibel dargelegt.

In Anbetracht des Vorstehenden kommt die Löschungsabteilung zu dem Ergebnis, dass keine markenrechtliche Bösgläubigkeit nachgewiesen wurde und der Nichtigkeitsantrag insoweit unbegründet ist.

RELATIVER NICHTIGKEITSGRUND - ARTIKEL 53 ABSATZ 2 UMV in Verbindung mit ARTIKEL 8 ABSATZ 4 - Älteres Kennzeichenrecht in Dänemark

Artikel 53 UMV regelt relative Nichtigkeitsgründe und nimmt auf Artikel 8 Absatz 4 Bezug.

Artikel 8 Absatz 4 UMV besagt, dass auf Widerspruch der Inhaberin einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Union oder des Mitgliedstaats:

1. Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Unionsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind

2. dieses Kennzeichen seiner Inhaberin das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Die Eintragungshindernisse von Artikel 8 Absatz 4 UMV unterliegen somit den folgenden Anforderungen:

• Das ältere Kennzeichen muss vor der Einreichung der angefochtenen Marke im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt worden sein.

• Die Widersprechende muss nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht vor der Einreichung der angefochtenen Marke Rechte an dem Kennzeichen, auf das der Widerspruch gestützt wird, erworben haben, einschließlich des Rechts, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

• Die Bedingungen, unter denen die Benutzung einer jüngeren Marke untersagt werden kann, müssen in Bezug auf die angefochtene Marke erfüllt sein.

Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Erfüllt ein Zeichen eine dieser Voraussetzungen nicht, bleibt einem Widerspruch oder einem Nichtigkeitsantrag,, der auf eine ältere nicht eingetragene Marke oder andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, somit der Erfolg versagt.

1. Das für das ältere Kennzeichenrecht anwendbare Recht

Nach Artikel 76 Absatz 1 UMV ermittelt in einem Verfahren vor dem Amt das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist die Widerspruchsabteilung bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die verfahrensrechtlichen Anträge der Beteiligten beschränkt.

Gemäß Regel 37(b)(iii) UMDV muss die Antragstellerin, wenn der Nichtigkeitsantrag auf ein älteres Recht im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV gestützt, den Erwerb, den Fortbestand und den Schutzumfang dieses Rechts nachweisen.

Daher obliegt es der Antragstellerin, alle erforderlichen Informationen für die Entscheidung vorzulegen, einschließlich der Angabe des anwendbaren Rechts und Vorlage aller erforderlichen Informationen für dessen ordnungsgemäße Anwendung. Nach der Rechtsprechung obliegt es der Widersprechenden „… nicht nur, vor dem HABM die Angaben vorzubringen, die beweisen, dass sie die nach den nationalen Rechtsvorschriften, deren Anwendung sie begehrt, erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, ... sondern auch, die Angaben vorzubringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt.“ (Vergleiche für das Widerspruchsverfahren das Urteil vom 05/07/2011, C‑263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50). Die vorzulegenden Nachweise müssen es der Nichtigkeitsabteilung ermöglichen, mit Sicherheit festzustellen, dass in dem fraglichen Recht ein bestimmter Rechtsanspruch vorgesehen ist, sowie die Bedingungen für den Erwerb dieses Rechtsanspruches. Die Nachweise müssen ferner Klarheit darüber verschaffen, ob die Inhaberin des Rechts befugt ist, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, sowie die Bedingungen, unter denen dieser Rechtsanspruch gilt und gegenüber einer jüngeren Marke durchsetzbar ist.

Zur Anwendung von nationalem Recht muss die Antragstellerin die einschlägigen Bestimmungen der geltenden Rechtsvorschriften bezüglich der Voraussetzungen für den Erwerb von Rechten und des Schutzumfangs des Rechts anführen. Die Widersprechende muss Angaben zu den maßgeblichen Rechtsvorschriften (Artikelnummer sowie Nummer und Titel der Rechtsvorschrift) und zu deren Inhalt (Text) machen, indem sie diese entweder vorlegt oder in einer Veröffentlichung, die sie ihrem Antrag beifügt, entsprechend markiert (z. B. Auszüge aus einem Amtsblatt, eines Gesetzeskommentars oder eines Gerichtsurteils). Da die Antragstellerin verpflichtet ist, einen Nachweis über den Inhalt des anwendbaren Rechts zu erbringen, muss sie die anwendbare Rechtsvorschrift in der Originalsprache vorlegen. Handelt es sich dabei nicht um die Verfahrenssprache, muss die Antragstellerin zudem eine vollständige Übersetzung der geltend gemachten Rechtsvorschriften gemäß den Standardvorschriften über die Substantiierung einreichen.

Außerdem muss die Antragstellerin angemessene Nachweise über die Erfüllung der Voraussetzungen für den Erwerb und über den Schutzumfang des geltend gemachten Rechts erbringen und belegen, dass die Schutzbedingungen in Bezug auf die angefochtene Marke tatsächlich erfüllt sind. Insbesondere muss sie stichhaltige Beweise dafür vorlegen, dass es ihr nach geltendem Recht gelingen würde, die Benutzung der angefochtenen Marke zu untersagen.

Im vorliegenden Fall die Antragstellerin hat keine Informationen bezüglich des rechtlichen Schutzes für die Art des geltend gemachten gewerblichen Schutzzeichens (Benutzungsmarke) vorgelegt. Sie hat keine Informationen über den möglichen Inhalt des geltend gemachten Rechts oder die von der Widersprechenden zu erfüllenden Voraussetzungen, um die Benutzung der angefochtenen Marke in den einzelnen von der Widersprechenden angegebenen Mitgliedstaaten zu untersagen, vorgelegt.

Somit ist der Antrag insoweit er sich auf die ältere Benutzungsmarke ‚CANDY TIME‘ in Dänemark stützt, nicht begründet.

SCHLUSSFOLGERUNG

Da alle Nichtigkeitsgründe nicht greifen, ist der Nichtigkeitsantrag insgesamt unbegründet.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Antragstellerin die unterliegende Partei ist, trägt sie alle dem Inhaber der Unionsmarke in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absatz 3 und Absatz 7 Buchstabe d Ziffer iv UMDV sind die an die Inhaber der Unionsmarke zu zahlenden Kosten die Vertretungskosten, die auf Grundlage der dort festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Löschungsabteilung

Gregor SCHNEIDER

Wolfgang SCHRAMEK

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Löschungsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.