DECISIONE

della Seconda Commissione di ricorso

del 11 luglio 2016

Nel procedimento R 1012/2016-2

PERFETTI VAN MELLE S.P.A.
Via XXV Aprile, 7 20020 Lainate (Milano) Italia	Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Biraghi, Via XXV Aprile, 7, 20020 Lainate (Milan), Italia

RICORSO concernente la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea n. 10 261 105

The Seconda COMMISSIONE DI RICORSO

composta da C. Negro in qualità di membro unico ai sensi dell’articolo 135, paragrafi 2 e 5, RMUE, dell’articolo 1 quater, paragrafo 2, RP-CdR e dell’articolo 10 della decisione del Presidium sull’organizzazione delle Commissioni di ricorso nella versione attualmente in vigore e ai sensi della decisione della Seconda Commissione di ricorso n. 2014-1 del 3 giunio 2014 sulle decisioni monocratiche

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1. Con domanda depositata in data 13 settembre 2011, PERFETTI VAN MELLE S.P.A. (“la richiedente”) ha chiesto la registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo

MARGARITAS

per i seguenti prodotti:

Classe 30 − Confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommose, caramello, chewing gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca-lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao, caffè.

2. In data 10 ottobre 2011 l’esaminatrice ha notificato alla richiedente un’obiezione preliminare in base alla quale il marchio richiesto rimandava, in modo evidente, alla qualità e al tipo di prodotti oggetto della domanda. L’esaminatrice ha, in particolare, affermato che la parola “margaritas” corrisponde, in spagnolo, al plurale del termine “margherita” e che il marchio richiesto alludeva, pertanto, a prodotti aventi la forma di tale fiore, il che sarebbe immediatamente percepito dal consumatore ispanofono. Di conseguenza, secondo l’esaminatrice, detto marchio doveva essere escluso dalla registrazione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE. Per lo stesso motivo, secondo la medesima, tale marchio era altresì privo di carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

3. Il 6 dicembre 2011 la richiedente ha presentato osservazioni a tale riguardo.

4. Con decisione del 19 gennaio 2012 (“la decisione impugnata”), l’esaminatrice ha ritirato le sue obiezioni alla registrazione del marchio richiesto per taluni prodotti oggetto della domanda, ossia per “caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao, caffè”. Per quanto riguarda i restanti prodotti, la loro registrazione è stata negata in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE sulla base dei seguenti motivi:

• Il consumatore ispanofono deduce immediatamente e senza ulteriore riflessione che i prodotti in contestazione possiedono la forma di una margherita; infatti, nel mercato, esistono molteplici prodotti a forma di fiore; si tratta di un dato di comune esperienza;

• La richiedente afferma che sul mercato della pasticceria non esistono prodotti a forma di margherita ma non fornisce alcuna prova dell’asserita inesistenza;

• Dato che la forma è una caratteristica essenziale del prodotto, il marchio è al tempo stesso descrittivo e non distintivo.

5. In data 1 marzo 2012 la richiedente ha proposto ricorso (procedimento R 430/2012‑1) contro il rigetto parziale, da parte dell’esaminatrice, della domanda di registrazione del marchio.

6. Con notifica del 15 gennaio 2013, la Commissione di ricorso ha comunicato alla richiedente, conformemente all’articolo 63, paragrafo 2, RMUE, la sua decisione di estendere il provvedimento di diniego di registrazione ad altri prodotti indicati nella domanda di registrazione del marchio, e precisamente ai seguenti prodotti: “caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao” (“la notifica del 15 gennaio 2013”). La Commissione di ricorso ha, da un lato, sottolineato che, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, RMUE essa aveva, nell’ambito dell’esame del ricorso, le medesime prerogative dell’esaminatrice e poteva, pertanto, effettuare l’esame completo della domanda della richiedente. Dall’altro, ha affermato, in particolare, che, anche per i prodotti suindicati, l’uso della parola “margaritas” poteva indicare che essi fossero realizzati a forma di margherita o che fossero decorati con tale motivo floreale.

7. Il 15 marzo 2013 la richiedente ha fatto pervenire alla Commissione di ricorso le proprie osservazioni sulla notifica del 15 gennaio 2013.

8. Con decisione del 10 aprile 2013, la prima Commissione di ricorso ha respinto il ricorso proposto dalla richiedente avverso la decisione dell’esaminatrice. Inoltre, con questa stessa decisione, la Commissione di ricorso ha esteso gli impedimenti alla registrazione ai prodotti “caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao”, per i quali l’esaminatrice aveva in prima istanza ritirato la sua obiezione iniziale. Pertanto, la Commissione di ricorso ha respinto la domanda di registrazione per tutti i prodotti richiesti, a eccezione del “caffè”.

9. Avverso tale decisione, la richiedente ha proposto ricorso diretto all’annullamento, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 luglio 2013.

10. Con la sentenza nelle cause riunite 16/12/2015, T-381/13 & T-382/13, DAISY & MARGARITAS, EU:T:2015:983, il Tribunale ha accolto il ricorso della richiedente.

11. Innanzitutto, per quanto rileva nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione di ricorso avesse oltrepassato i limiti della sua competenza, quale definita dall’articolo 64, paragrafo 1, RMUE, laddove essa aveva rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i prodotti “caramello, liquirizia, zucchero, cioccolato, cacao”, rispetto ai quali l’esaminatrice aveva ritirato le sue obiezioni iniziali. Il Tribunale ha dunque annullato la decisione della Commissione nei limiti in cui quest’ultima aveva negato la registrazione del marchio richiesto per tali prodotti (§ 38), e nel prosieguo della sentenza il Tribunale ha analizzato i motivi della richiedente unicamente in relazione agli altri prodotti designati nel ricorso, vale a dire i prodotti rispetto ai quali sia l’esaminatrice sia la Commissione di ricorso avevano negato la registrazione del marchio richiesto (§ 42).

12. Ad avviso del Tribunale, sebbene il segno “MARGARITAS” potrà essere inteso dal pubblico ispanofono interessato come riferimento al fiore “margherita” (§ 59), contrariamente a quanto affermato dalla Commissione di ricorso nelle due decisioni impugnate, da ciò non si evince che esisterebbe una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno “MARGARITAS” e i prodotti di cui trattasi, affinché si possa ritenere che il marchio richiesto sia descrittivo di detti prodotti, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE (§ 60).

13. Il Tribunale ha ritenuto che la parola “margaritas” non presenti una relazione sufficientemente diretta con la caratteristica dei prodotti di cui trattasi consistente nella loro forma, in contrasto con quanto richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE e dalla relativa giurisprudenza (§ 63). Il Tribunale ha constatato, in particolare, che non soltanto detto termine presenta anche altri possibili significati, ma per di più, in mancanza di prove concrete prodotte dalla Commissione di ricorso, in base alle quali la forma di una margherita era utilizzata diffusamente, ovvero su larga scala, nel settore di riferimento, non è possibile concludere che una parte sostanziale o significativa dei consumatori vi si era abituata per via del suo carattere diffuso o in quanto si trattava di una forma riconosciuta come formalizzata o standardizzata per i prodotti di cui trattasi. Non si può ritenere che si tratti di fatti notori. La circostanza che, occasionalmente, i consumatori abbiano potuto vedere tali prodotti a forma di altri fiori o anche, per alcuni, precisamente a forma di una “margherita” non è sufficientemente rilevante perché essa possa essere ritenuta decisiva circa l’approccio che il pubblico adotterebbe di fronte ai marchi richiesti. Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, l’esistenza di una relazione tra la parola “margaritas” e i prodotti è meramente ipotetica, sicché occorre rilevare che la sua concreta sussistenza non è stata dimostrata in maniera sufficiente. Tale conclusione non può essere invalidata dalla circostanza che, eventualmente, i prodotti di cui trattasi potrebbero, in particolare in futuro, assumere la forma di una margherita, una forma assimilata o, infine, essere così decorati (§ 69). 

14. Il Tribunale ha perciò accolto il motivo vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE (§ 72), nonché quello vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) RMUE, in quanto la conclusione della Commissione di ricorso secondo la quale il segno in questione era privo di carattere distintivo derivava direttamente dalla sua considerazione in base alla quale esso presentava un carattere descrittivo in relazione alla forma dei prodotti (§ 83).

15. A seguito di tali considerazioni, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata laddove essa nega la registrazione del marchio “MARGARITAS”, per i seguenti prodotti: “confetteria, pasticceria, caramelle, caramelle morbide, caramelle gommose, caramello, chewing‑gum, gelatine (confetteria), liquirizia, lecca‑lecca, toffee, pasticche, zucchero, cioccolato, cacao” (§ 86).

Motivazione

16. Ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 6 RMUE, L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale.

17. Poiché l’atto annullato dal Tribunale è la decisione di una Commissione di ricorso, l’istanza che è tenuta ad adottare tali provvedimenti è, nuovamente, una Commissione di ricorso, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 quinquies del regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso (RP-CdR).

18. La Commissione prende nota del fatto che, nella sentenza 16/12/2015, T-381/13 & T-382/13, DAISY & MARGARITAS, EU:T:2015:983, il Tribunale ha annullato la decisione della prima Commissione di ricorso del 10 aprile 2013 – R 430/2012-1 – MARGARITAS, statuendo l’inapplicabilità alla fattispecie dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE.

19. Di conseguenza, la Commissione deve ora concludere che la decisione impugnata deve essere annullata e la domanda di registrazione del marchio deve essere ammessa a pubblicazione per tutti i prodotti ivi rivendicati.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. La decisione impugnata è annullata.

2. La domanda di registrazione del marchio è ammessa a pubblicazione per tutti i prodotti ivi rivendicati.

Signed C. Negro

Registrar: Signed H.Dijkema