ANNULATION Nº 24 503 C (NULLITÉ)

Gambling Commission, 4th Floor, Victoria Square House, Victoria Square, Birmingham B2 4BP, Royaume Uni (demanderesse), représentée par Keltie Llp, No. 1 London Bridge, London SE1 9BA, Royaume Uni (représentant professionnel)

c o n t r e

SI.SA. Loyalty Italia Srl, Via della Sapienza, 20, 80100 Napoli, Italie (titulaire de la marque de l’Union européenne)

Le 12/06/2019, la division d’annulation rend la présente

DÉCISION

1. Il est fait droit à la demande en nullité.

2. La marque de l’Union européenne nº 10 364 511 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS

La demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne nº 10 364 511 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:

Classe 16 : Machines à écrire; Caractères d'imprimerie; Clichés (stéréotypes).

Classe 28 : Décorations pour arbres de Noël.

La demanderesse invoque l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE (droit d’auteur au Royaume Uni).

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES

La demanderesse Gambling Commission (anciennement The National Lottery Commission jusqu’au 01/10/2013) affirme que la marque contestée, déposée le 24/02/2012, viole un dessin protégé par le droit d’auteur selon le droit du Royaume Uni. La demanderesse s’était déjà opposée avec succès à la marque contestée sur base de deux enregistrements n° 2 286 698 déposé le 27/11/2001 et n° 4 800 389 déposé le 07/12/2005, valables au Royaume Uni mais l’opposition a été rejetée pour quelques produits jugés dissimilaires. La demanderesse est titulaire de droits d’auteurs sur les dessins

(logo de 2000 et logo de 1993, ou logos aux doigts croisés). La demanderesse explique ses antécédents. Elle est l’organisme de règlementation de The UK National Lottery, la Loterie Nationale du Royaume Uni. La première version du logo en question aux doigts croisés a été créée en 1993. Depuis, le logo a été mis à jour en gardant ses caractéristiques essentielles. La demanderesse a octroyé à Camelot UK Lotteries Limited (Camelot) une licence exclusive d’utilisation du logo. Ce logo est le principal logo depuis 1994, il a été créé en sous traitance par Saatchi & Saatchi en 1993 et c’est par ce logo que le public reconnait The National Lottery au Royaume Uni. Il est utilisé à grande échelle depuis 1994 et figure dans tous les sports publicitaires télévisés, etc. La demanderesse expose ensuite la loi relative au droit d’auteur au Royaume Uni et fourni des traductions de la loi en Annexe 11.

À l’appui de ses observations, la demanderesse a déposé les éléments de preuve suivants (telles que succinctement listées par la division d’annulation, la demanderesse n’ayant pas fourni d’index):

• Annexe 1 : marques figuratives n° 2 286 698 déposée le 27/11/2001 et n° 4 800 389 déposée le 07/12/2005 de la demanderesse valables au Royaume Uni.

• Annexe 2 : documents en anglais du 12/09/2013 au sujet de la fusion entre la Gambling Commission et la National Lottery Commission.

• Annexe 3 : documents en anglais datés mars 2008 au sujet de « The National Lottery logo usage guidelines » montrant

• Annexe 4 : documents en anglais intitulés « Crosses Fingers Awarness Omnibus learning’s » daté de mars 2003 montrant que le logo aux doigts croisés est reconnu par 90% des personnes interrogées comme appartenant à The National Lottery.

• Annexe 5 : documents en anglais intitulés « Regulating the National Lottery » et Annual Report & Accounts 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006 and 2006/2007.

• Annexe 6 : Reproduction de cartes à gratter pour les années 1994 à 2006 portant le logo aux doigts croisés de The National Lottery, la date étant indiquée au verso accompagnées d’une déclaration solennelle attestant des dates.

• Annexe 7 : Document en anglais intitulé « Witness Statement » daté du 04/04/2008 au sujet de la vente des cartes à gratter.

• Annexe 8 : Document en anglais intitulé « A Lottery for the Nation, CAMELOT, Annual Report & Account 1995 » montrant .

• Annexe 9 : Document en anglais intitulé « National Lottery 1994-2004 » donnant des précisions sur les spots publicitaires télévisés créés pour le compte de Camelot se rapportant à The National Lottery entre 1994 et 2004 :

Annexe 10 : Documents en anglais intitulés « Romeike Media Check Out : Retail Industry Awards 2005 » montrant le logo suivi de nombreux articles de presse et publicités montrant le même logo.

• Annexe 11 : Loi en anglais sur le Copyright : Partie I, Chapitre I, Chapitre II, Chapitre V et Chapitre IX.

• Annexe 12 : Document en anglais daté du 06/08/1900 intitulé « The Law reports » au sujet d’une jurisprudence établissant les conditions pour définir en quoi une œuvre est originale.

Annexe 13 : Document en anglais intitulé « Relevance of Originality », publication donnant des indications sur comment apprécier la condition d’originalité au Royaume Uni.

• Annexe 14 : Document en anglais daté du 22/03/2012 au sujet du Cas n° HC 10 C 04545 National Lottery Commission et Camelot UK Lotteries Limited vs. Giuseppe de Gregorio et SI SA Loyalty Italia SRL. reconnaissant la paternité du logo aux doigts croisés à la National Lottery et donnant des détails sur la création de l’œuvre.

• Annexe 15 : Document en anglais intitulé « Witness Statement » daté du 29/09/2010 montrant et sa traduction en français. Déclaration de témoin du Derek Johnston, Georgina Noble et Stephen Payen, créateur de marque ayant participé à la création d’une identité pour la nouvelle loterie nationale du Royaume Uni (voir image en annexe 2).

• Annexe 16 : Document en anglais du 26/03/2008 et sa traduction en français : Déclaration de Colin Richard Sims, ayant participé aux échanges entre Camelot et the National Lotterry en 1993.

• Annexe 17 : Document en anglais du 01/04/2008 et sa traduction en français. Déclaration de Paul Burns employé par Saatchi confirmant que Saatchi a eu recours aux services de The Facilites Group pour concevoir le logo en annexe .

• Annexe 18 : Document en anglais du 01/04/2008 et sa traduction en français Déclaration de Nick Darke attestant de la création d’une identité pour la nouvelle loterie nationale du Royaume Uni par The Facilites Group avec en annexe  .

• Annexe 19 : Document en anglais du 21/11/2006 et sa traduction en français Cession des droits de propriété intellectuelle sur les logos crées par The Facilities Group à Camelot et The National Lottery avec en annexe .

• Annexe 20 : Documents en anglais du 29/07/1994 intitulés « Assignement of Trademark applications » avec en annexe et sa traduction en français « Cession de demandes de marques ».

• Document en anglais du 30/03/1995 et sa traduction en français « Cession de Droit d’auteur » portant sur

• Document en anglais daté du 04/03/2008 et traduction en français « Cession de Propriété Intellectuelle » avec en annexe .

• Annexe 21 : Jurisprudence en anglais de 2015 (ne portant pas sur le signe contesté).

La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas formulé d’observations en réponse.

CAUSES DE NULLITÉ RELATIVE – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2, POINT C), DU RMUE

Conformément à l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, une MUE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation européenne ou le droit national qui en régit la protection, et notamment d’un droit d’auteur.

Le demandeur en nullité devra mentionner la législation nationale en vigueur nécessaire et présenter une argumentation convaincante concernant la raison pour laquelle il parviendrait, en vertu de ladite législation nationale, à interdire l’usage de la marque contestée. Toute référence simple à la législation nationale ne pourra être considérée comme suffisante: il n’appartient pas à l’Office de développer cet argument pour le compte de la requérante (voir, par analogie, l’arrêt du 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Droit applicable

Le droit d’auteur invoqué est le droit du Royaume Uni et il porte sur un dessin crée en 1993 (à droite) et modernisé en 2000 (à gauche):

 .

La demanderesse a fourni le droit applicable en anglais (Annexe 1 1) ainsi que les traductions et analyses nécessaires dans ses observations.

L’Article 1, paragraphe 1, point a), de la loi britannique de 1988 sur les droits d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (Copyright Designs Patents Act 1988, «CDPA») dispose qu’un droit d’auteur protège notamment des œuvres artistiques originales.

L’Article 4, paragraphe 1, de la CDPA définit une «œuvre artistique» comme «une œuvre graphique, …indépendamment de la qualité artistique». L’Article 4, paragraphe 2, point a) de la CDPA inclut dans la définition d’une «œuvre graphique» les …dessins.

L’Article 16, paragraphe 1 de la CPDA détermine les droits exclusifs conférés par le droit d’auteur sur une œuvre et prévoit que le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a le droit exclusif de copier l’œuvre et que son utilisation peut être interdite conformément à l’Article 16, paragraphe 2, de la CPDA.

Titularité

Au Royaume Uni, l’Article 9 du Copyright Act prévoit que l’auteur d’une œuvre est la personne qui l’a créé. L’auteur d’une œuvre artistique est le premier titulaire de tout droit d’auteur, à moins qu’il ne s’agisse de la création d’un salarié dans le cadre de son contrat de travail. Dans ce cas, l’employeur est le premier titulaire de tout droit d’auteur sous réserve d’un accord contraire en vertu de l’article 11, paragraphe 2 du Copyright Act. La demanderesse a fourni la preuve que le logo est une œuvre crée par des designers employés en sous traitance de Saatchi & Saatchi pour Camelot en 1993 (Annexes 14 à 20) et que cette œuvre a été cédée et appartient donc bien à la demanderesse Gambling Commission, anciennement The National Lottery Commission jusqu’au 01/10/2013. Ce logo a été modernisé en 2000.

Originalité du dessin

(droit d’auteur antérieur de 2000) (marque contestée).

Le droit antérieur de 2000 est composé de la représentation stylisée, en noir et blanc, d’une main avec les doigts croisés. Cette dernière a des yeux et une bouche stylisés. Les dessins aux doigts croisés sont originaux car ils proviennent d’auteurs qui ont consacré un travail indépendant démontrant des compétences en matière graphique et ils sont donc protégés par le droit d’auteur au Royaume Uni (voir Annexes 11 à 13 sur les critères à appliquer pour définir l’originalité).

Reproduction du dessin de la demanderesse dans la marque contestée

La marque contestée comporte la même représentation stylisée d’une main avec les doigts croisés, comportant également des yeux et une bouche. Les seules différences entre les signes résident dans la couleur bleue, dans les zones d’ombre et de brillance de la marque contestée ainsi que dans les yeux qui sont orientés différemment. Toutefois, il convient de constater que l’orientation des yeux constitue un détail à peine perceptible et la couleur et les zones d’ombre et de brillance de la marque contestée sont susceptibles d’être perçues comme de simples éléments de décoration. En conséquence, les signes sont très similaires. Par ailleurs, la demanderesse a prouvé qu’elle utilisait son signe en bleu, ce qui rend la marque contestée encore plus proche du signe protégé par le droit d’auteur (voir Annexes 3, 8 et 9).

Le demandeur a établi que les deux logos de 1993 et sa version modernisée de 2000 ont été créés par leurs auteurs respectifs avant le dépôt de la demande de MUE. Les dessins en question peuvent être considérés comme respectant aussi les normes substantielles de protection du Royaume-Uni. Les dessins sont originaux et les similitudes «se présentent de telle sorte qu’elles donnent à penser que l’une est une copie de l’autre», soit, en d’autres termes, que les similitudes sont «suffisamment nombreuses ou importantes pour conclure à la copie de l’une sur l’autre». Par conséquent, les similitudes entre les droits d’auteur et la MUE contestée sont telles qu’elles sont suffisamment proches, nombreuses et importantes pour être le résultat d’une copie plutôt que d’une coïncidence. Pour les raisons susmentionnées, la MUE contestée doit être déclarée invalide, étant donné que son utilisation peut être interdite conformément à l’Article 16, paragraphe 2, de la CPDA, qui s’applique en vertu de l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.

La notion de protection du droit d’auteur s’applique indépendamment des produits et services couverts par la marque contestée. Elle s’applique dès lors que l’œuvre protégée, ou une partie de cette œuvre, est reproduite ou adaptée sans autorisation dans la marque contestée. Il s’ensuit que la similitude des produits n’est pas le critère pertinent à appliquer pour évaluer le risque de confusion.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de faire droit à la demande dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.

FRAIS

En vertu de l'article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d'annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie.

Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d'annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d'annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.

La division d’annulation

Frédérique SUPLICE

Jessica LEWIS

Richard BIANCHI

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.