NÁMIETKA Č. B 2 041 146

Prelika, a.s. Prešov, Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov, Slovensko (namietateľ), v zastúpení: Fajnor IP s.r.o., Krasovského 13, 851 01 Bratislava, Slovensko (oprávnený zástupca)

p r o t i

GAS Familia s.r.o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovensko (prihlasovateľ), v zastúpení: Ivan Belička, Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica, Slovensko (oprávnený zástupca).

Dňa 19. 11. 2019 námietkové oddelenie prijalo toto

ROZHODNUTIE:

1. Námietka č. B 2 041 146 sa zamieta v celom rozsahu.

2. Namietateľ znáša trovy konania stanovené vo výške 300 EUR.

ODÔVODNENIE

Namietateľ podal námietku proti všetkým tovarom a službám nárokovaným v rámci prihlášky ochrannej známky Európskej únie č. 10 480 416 (trojrozmerné označenie) , a to proti všetkým tovarom a službám patriacim do tried 16, 33 a 35. Námietka je založená na zápisoch ochrannej známky Európskej únie č. 8 114 423, českej ochrannej známky č. 323 276 a slovenskej ochrannej známky č. 201 579, pričom pri všetkých troch ide o slovnú známku „HOREC“. Namietateľ sa odvolal na článok 8 ods. 1 písm. b) a vo vzťahu k zápisu slovenskej ochrannej známky aj na článok 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ.

ZÁNIK ZÁPISU STARŠEJ OCHRANNEJ ZNÁMKY EURÓPSKEJ ÚNIE Č. 8 114 423

Podľa článku 46 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky EÚ môžu podať námietky proti zápisu ochrannej známky z dôvodov, pre ktoré ju nemožno zapísať podľa článku 8:

1. v prípade článku 8 ods. 1 a 5 majitelia starších ochranných známok uvedených v článku 8 ods. 2, ako aj držitelia licencií splnomocnení majiteľmi takýchto ochranných známok;

[…].

Okrem toho podľa článku 8 ods. 2 nariadenia o OZEÚ „staršia ochranná známka“ znamená:

1. ochranné známky s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky napadnutej ochrannej známky EÚ, berúc do úvahy prípadne právo prednosti uplatnené na podporu ochranných známok uvedených v článku 8 ods. 2 písm. a) nariadenia o OZEÚ;

2. prihlášky ochranných známok uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a) nariadenia o OZEÚ s výhradou ich zápisu;

3. ochranné známky, ktoré sú v niektorom členskom štáte všeobecne známe.

Pre právny základ námietky je preto potrebná existencia a platnosť staršieho práva v zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia o OZEÚ.

V tejto súvislosti možno uviesť, že ak staršie právo zanikne v priebehu konania (napr. z dôvodu vyhlásenia za neplatné alebo z dôvodu neobnovenia), právoplatné rozhodnutie nemôže byť založené na tomto práve. Námietka sa môže opierať len o také staršie právo, ktoré je v čase rozhodnutia platné. Dôvod zániku staršieho práva nemá na vec vplyv. Keďže prihláška OZEÚ a staršie právo, ktoré stratilo účinnosť, nemôžu viac spoločne existovať, námietky nemožno v tomto rozsahu prijať. Takéto rozhodnutie by bolo nezákonné (13/09/2006, T‑191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).

V prejednávanej veci sa námietka (podaná 16. 7. 2012) zakladá okrem iného najmä na uvedenom zápise ochrannej známky Európskej únie, ku ktorému bola podaná prihláška 19. 2. 2009 a k zápisu došlo 19. 4. 2011.

Uvedený zápis ochrannej známky bol však vymazaný rozhodnutím o výmaze č. 13 047 C (zrušenie) zo 16. 4. 2018. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

Z uvedených skutočností vyplýva, že uvedená staršia ochranná známka zanikla a teda nemôže predstavovať platnú ochrannú známku, na ktorej môže byť založená námietka v zmysle článku 46 ods. 1 písm. a) nariadenia o OZEÚ a článku 8 ods. 2 nariadenia o OZEÚ.

Preto musí byť námietka zamietnutá ako nedôvodná, pokiaľ je založená na tejto staršej ochrannej známke.

Námietkové oddelenie ďalej preskúma námietku založenú na zvyšných dvoch horeuvedených známkach.

PRAVDEPODOBNOSŤ ZÁMENY – ČLÁNOK 8 ODS. 1 PÍSM. B) NARIADENIA O OZEÚ

Pravdepodobnosť zámeny existuje vtedy, ak sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby, za predpokladu, že sú označené dotknutými ochrannými známkami, pochádzajú od tohto istého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. To, či pravdepodobnosť zámeny existuje, závisí od celkového posúdenia viacerých vzájomne súvisiacich faktorov. Medzi tieto faktory patria podobnosť označení, podobnosť tovarov a služieb; rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky,  rozlišujúce a dominantné prvky kolidujúcich označení a príslušná skupina verejnosti.

1. Tovary a služby

Tovary a služby, na ktorých je námietka založená, sú:

Zapísaná slovenská ochranná známka č. 201 579 (staršia známka 1):

Trieda 33: Alkoholické nápoje (okrem piva).

Zapísaná česká ochranná známka č. 323 276 (staršia známka 2):

Trieda 33: Alkoholické nápoje.

Trieda 35: Maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi.

Pri napadnutých tovaroch a službách ide o tieto:

Trieda 16: Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, katalógy, papierové darčeky, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo z lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo z plastických materiálov.

Trieda 33: Alkoholické nápoje okrem piva, všetko uvedené s chráneným zemepisným označením "SPIŠSKÁ BOROVIČKA".

Trieda 35: Sprostredkovanie obchodu s tovarom, odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja, predvádzanie tovaru.

Na úvod je potrebné pripomenúť, že podľa článku 33 ods. 7 nariadenia o OZEÚ sa tovary alebo služby nepovažujú za vzájomne podobné alebo nepodobné z toho dôvodu, že sú uvedené v rôznych triedach v rámci triedenia podľa Niceskej dohody.

Medzi relevantné faktory týkajúce sa porovnania tovarov alebo služieb patria okrem iného povaha a účel tovarov alebo služieb, distribučné reťazce, predajné miesta, výrobcovia, spôsob používania a skutočnosť, či si tovary alebo služby navzájom konkurujú alebo sa navzájom dopĺňajú.

Napadnuté tovary patriace do triedy 16

Napadnuté tovary v tejto triede predstavujú hlavne papier a lepenku a rôzne výrobky z týchto materiálov, tlačoviny ako sú knihy, brožúry, fotografie, materiály na tlač, obalové materiály, písacie a kancelárske potreby a papiernický tovar.

Všetky tieto tovary a tovary a služby namietateľa, ktoré predstavujú alkoholické nápoje a ich maloobchodný predaj, majú inú povahu, iné účely a iné spôsoby použitia. Vzájomne sa nedopĺňajú ani si nekonkurujú. Okrem toho nie sú vyrábané/poskytované tými istými podnikmi a zvyčajne sa distribuujú pomocou rôznych predajných kanálov. Preto nie sú podobné.

Napadnuté tovary patriace do triedy 33

Napadnuté tovary sú súčasťou širokej kategórie tovarov v rámci namietateľových starších ochranných známok 1 a 2, a to alkoholických nápojov (okrem piva) a alkoholických nápojov. Z toho dôvodu ide o zhodné tovary.

Napadnuté služby patriace do triedy 35

Pojem maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi uvedený v zozname služieb prihlasovateľa je synonymom pojmu uvedeného v zozname namietateľovej staršej ochrannej známky 2, maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi. Tieto služby sú preto zhodné.

Napadnuté služby maloobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi sa považujú za podobné službám v rámci namietateľovej staršej ochrannej známky 2, maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi. Predmetné služby majú rovnakú povahu, keďže v obidvoch prípadoch ide o maloobchodné služby, ktoré majú rovnaký účel spočívajúci v tom, že umožňujú spotrebiteľom pohodlné uspokojenie rôznych nákupných potrieb, a rovnaký spôsob používania.

Napadnuté služby veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi sú podobné službám v rámci namietateľovej staršej ochrannej známky 2, maloobchodné služby s alkoholickými nápojmi. Pri veľkoobchodnom predaji ide o predaj tovaru iným podnikom (maloobchodníkom), ktorí potom tovar predávajú konečným spotrebiteľom. Hoci sú príslušné verejné kanály a distribučné reťazce odlišné, tieto služby majú rovnakú povahu a účel a navzájom sa dopĺňajú. Okrem toho veľkoobchodníci niekedy poskytujú aj maloobchodné služby, a teda obchodný pôvod týchto služieb môže byť rovnaký.

Pokiaľ ide o ostatné napadnuté služby, sú to najmä služby v oblasti reklamy a marketingu (ich cieľom je poskytovať pomoc iným subjektom pri predaji ich tovarov a služieb prostredníctvom propagácie ich uvedenia na trh a/alebo predaja, alebo posilnenie postavenia klienta na trhu a získanie konkurenčnej výhody prostredníctvom reklamy), služby v oblasti riadenia obchodnej činnosti, poradenstva a pomoci, personálne poradenstvo, ktoré pomáhajú pri prevádzke obchodného podniku a niektoré osobitné služby prenájmu.

Maloobchodné služby namietateľa spočívajú v ponuke a predaji širokej škály rôznych výrobkov, na jednom mieste, konečnému spotrebiteľovi (jednotlivcom, respektíve domácnostiam). Toto nie je účelom uvedených napadnutých služieb.

Z tohto dôvodu sú účel, povaha a spôsoby použitia napadnutých služieb, ktorými sú sprostredkovanie obchodu s tovarom, odborné obchodné poradenstvo týkajúce sa vín a vinárstva, reklamná činnosť, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a na podporu predaja, predvádzanie tovaru odlišné od služieb namietateľa. Zameriavajú sa na rôzne segmenty verejnosti, nemajú rovnakých poskytovateľov a zvyčajne sa s nimi obchoduje prostredníctvom odlišných distribučných reťazcov. Tieto služby sa navyše ani nedopĺňajú ani si navzájom nekonkurujú. Preto nie sú podobné.

Uvedené napadnuté služby sa taktiež odlišujú od tovarov namietateľa, na ktoré sa vzťahujú obe staršie ochranné známky. Okrem toho, že majú rozdielnu povahu, vzhľadom na to, že služby sú nehmotné, zatiaľ čo tovary sú hmotné, slúžia aj na uspokojenie rôznych potrieb, a preto je ich účel iný. Uvedené tovary a služby majú navyše odlišné spôsoby použitia, a nekonkurujú si ani sa navzájom nedopĺňajú.

2. Príslušná skupina verejnosti – stupeň pozornosti

Priemerný spotrebiteľ dotknutej kategórie výrobkov sa považuje za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného. Nesmie sa zabúdať ani na to, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa bude pravdepodobne meniť v závislosti od kategórie daných tovarov alebo služieb.

V prejednávanej veci sú tovary a služby, ktoré boli posúdené ako zhodné alebo podobné, určené širokej verejnosti, ako aj obchodným zákazníkom, ktorí majú špecifické odborné vedomosti alebo odborné znalosti.

Stupeň pozornosti sa môže meniť od priemerného až po vysoký stupeň, a to v závislosti od ceny, osobitnej povahy alebo od podmienok používania kúpených tovarov a služieb.

3. Označenia

HOREC
Staršie ochranné známky	Napadnuté označenie

Príslušným územím pre staršiu ochrannú známku 1 je Slovensko a pre staršiu ochrannú známku 2 Česko.

Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti dotknutých ochranných známok sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišovacích a  dominantných prvkov (11. 11. 1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Obe staršie ochranné známky sú slovnými ochrannými známkami, ktoré pozostávajú z jedného slova „HOREC“. Napadnuté označenie je trojrozmerným tvarom fľaše, ktorý obsahuje mnoho slovných prvkov (niektoré z nich sú veľmi štylizované) a obrazových prvkov, zatiaľ čo v opise označenia sú uvedené slovné prvky „ORIGINAL SPIŠSKÁ HOREC BOROVIČKA“.

Slovný prvok „ORIGINAL“ v napadnutom označení je vďaka jeho blízkosti k slovenskému a českému ekvivalentu („originál“) ľahko pochopiteľný. Vzhľadom na svoj význam sa považuje za pochvalný vo vzťahu k príslušným tovarom a službám, keďže napríklad naznačuje, že sú pravé.

Pojem „SPIŠSKÁ BOROVIČKA“ v napadnutom označení je zemepisným označením alkoholických nápojov s „chuťou borievky“, ktoré sa ako také vníma bez akýchkoľvek pochybností a jeho rozlišovacia spôsobilosť (ak vôbec nejaká existuje) je vo vzťahu k tovarom patriacim do triedy 33 veľmi nízka. Tento pojem však nie je opisný pre napadnuté služby patriace do triedy 35. Napriek tomu je však veľmi pravdepodobné, že príslušná skupina verejnosti bude tento pojem vnímať vo vzťahu k týmto službám ako náznakový, t.j. že pôjde o predaj alkoholických nápojov s chuťou borievky. V súvislosti s týmito službami sa preto považuje za pojem so slabou rozlišovacou spôsobilosťou.

Spoločný prvok „HOREC“ odkazuje na rastlinu, ktorá zvyčajne rastie v horských regiónoch. Jej kvety môžu mať rôzne farby, ale najbežnejší druh má fialové alebo jasnomodré zvoncovité kvety . Českým ekvivalentom tohto slova je „HOŘEC“ a ako také bude slovo „HOREC“ ľahko pochopiteľné aj pre príslušnú skupinu verejnosti v Česku. Výťažky z horca sa bežne používajú v alkoholických aperitívoch a digestívach, ako aj v nealkoholických nápojoch. Výživové doplnky z koreňa horca môžu mať podobu čajov, výťažkov, tinktúr alebo práškov. Slovo „HOREC“ preto odkazuje na vlastnosť predmetných tovarov v triede 33, konkrétne vo vzťahu k alkoholickým nápojom označuje jednu z ich zložiek, respektíve ich príchuť, takže je opisné. Vzhľadom na to, že slovo „HOREC“ bolo zapísané ako ochranná známka na príslušnom území a že v námietkovom konaní voči prihláške ochrannej známky Európskej únie nemožno spochybniť platnosť národných ochranných známok (24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41), sa však usudzuje, že slovo „HOREC“ má aspoň minimálny stupeň rozlišovacej spôsobilosti, v tomto prípade veľmi nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti vo vzťahu k alkoholickým nápojom patriacim do triedy 33.

Vzhľadom na vyššie uvedené námietkové oddelenie konštatuje, že stupeň rozlišovacej spôsobilosti slovného prvku „HOREC“ vo vzťahu k príslušným službám patriacim do triedy 35 je taktiež veľmi nízky, keďže naznačuje skutočnosť, že tieto služby môžu byť zamerané na maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj tohto druhu (alkoholických) nápojov.

Okrem toho námietkové oddelenie považuje za potrebné poukázať na to, že vzhľadom na všetky prvky napadnutého označenia budú slovné prvky „SPIŠSKÁ HOREC BOROVIČKA“ podľa pravidiel gramatiky relevantných jazykov chápané ako „SPIŠSKÁ BOROVIČKA HOREC“ a budú vnímané spoločne ako jedna sémantická jednotka napadnutého označenia. Takáto kombinácia slov bude napriek veľmi obmedzenej rozlišovacej spôsobilosti pojmu „SPIŠSKÁ BOROVIČKA“ vnímaná ako odkaz na druh alkoholického nápoja, konkrétne na nápoj Spišská Borovička s príchuťou horca. Skutočnosť, že slovo „HOREC“ je umiestnené medzi slovami „SPIŠSKÁ“ a „BOROVIČKA“, na tomto vnímaní nič nemení.

Ostatné slovné prvky napadnutého označenia sú všetky takisto buď pochvalné, alebo informatívne, a preto nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho sú vzhľadom na ich umiestnenie a veľkosť v rámci označenia druhotné, ak nie priam zanedbateľné.

Pokiaľ ide o obrazové prvky napadnutého označenia, niektoré z nich, ako napríklad logo , vrátane štylizovaného písmena „S“, logo , vrátane štylizovaného písmena „G“, vzhľadom na použite červenej a zlatej farby, alebo ústredný obrazový prvok zobrazujúci hrad a kvety horca s koreňmi, sú pútavé. Tieto prvky spolu s výrazne štylizovaným slovom „SPIŠSKÁ“ — a menej štylizované slovné prvky „HOREC“ a „BOROVIČKA“ sú v skutočnosti dominantnými prvkami napadnutého označenia, a to aj v prípade, že posledne spomínané slovné prvky sú uvedené menšími písmenami než ostatné dva uvedené prvky. Pokiaľ ide o ich rozlišovaciu spôsobilosť, uvedené logo, ako aj písmeno „S“, a zobrazenie hradu majú priemernú rozlišovaciu spôsobilosť, ostatné obrazové prvky (napr. zobrazenie horca) majú pomerne slabú rozlišovaciu spôsobilosť.

Pokiaľ ide o tvar fľaše, spotrebitelia mu v prvom rade pripisujú jednoduchú funkciu balenia, vzhľadom na tovary a služby, pre ktoré sa napadnuté označenie nárokuje. Okrem toho tento tvar nemá žiadne špecifické vlastnosti. Tvar napadnutého označenia je teda len funkčný a nebude vnímaný ako označenie obchodného pôvodu. Preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Vizuálne sa označenia zhodujú v slovnom prvku „HOREC“. Odlišujú sa však vo všetkých ostatných (dodatočných) prvkoch napadnutého označenia. Ako už bolo uvedené, iba niektoré z nich majú rozlišovaciu spôsobilosť. Napriek tomu, že niektoré prvky v napadnutom označení nemajú rozlišovaciu spôsobilosť alebo ich rozlišovacia spôsobilosť je len obmedzená, ich farby a štylizácia, ako aj kombinácia všetkých prvkov napadnutého označenia, sú výrazné.

Vzhľadom na veľkosť a umiestnenie prvku „HOREC“ v napadnutom označení sú aj z tohto dôvodu označenia vizuálne podobné vo veľmi nízkej miere.

Foneticky sa označenia zhodujú vo výslovnosti slovného prvku „HOREC“, ktorý je zhodne prítomný v oboch označeniach. Výslovnosť sa líši pri ostatných slovných prvkoch napadnutého označenia, hoci je veľmi nepravdepodobné, že všetky budú vyslovované. Vzhľadom na ich veľkosť a umiestnenie sa námietkové oddelenie domnieva, že vyslovovať sa bude len „ORIGINAL SPIŠSKÁ HOREC BOROVIČKA“, pričom je veľmi pravdepodobné, že slovo „ORIGINAL“ sa vynechá, keďže nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Ako už bolo uvedené vyššie, vzhľadom na gramatické pravidlá príslušných jazykov budú ostatné slovné prvky chápané ako „SPIŠSKÁ BOROVIČKA HOREC“. Okrem toho vzhľadom na to, že spotrebitelia majú prirodzený sklon skracovať dlhé označenia, keď ich vyslovujú (pozri analogicky rozsudky z 03/07/2013, T‑206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, spojené veci T‑544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355 a T‑546/12, pensa, EU:T:2015:355, 30/11/2006; T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75), nemožno vylúčiť, že aspoň časť príslušnej skupiny verejnosti bude napadnuté označenie reprodukovať len „SPIŠSKÁ“. Námietkové oddelenie však považuje za nepravdepodobné, že príslušná skupina verejnosti bude odkazovať na napadnuté označenie len prostredníctvom slovného prvku “HOREC”, keďže tento pojem len opisuje vlastnosti relevantných tovarov a služieb, ako už bolo vysvetlené vyššie.

Označenia sa preto považujú za foneticky podobné v nízkej miere, resp. nepovažujú sa za podobné v prípade, ak sa bude vyslovovať len slovo „SPIŠSKÁ“.

Z významového hľadiska možno odkázať na predchádzajúce tvrdenia týkajúce sa sémantického obsahu, ktorý označenia sprostredkúvajú. Je potrebné poukázať na skutočnosť, že okrem zhodného slovného prvku „HOREC“ sa napadnuté označenie skladá z dodatočných prvkov, ktorými sa vytvárajú určité koncepčné rozdiely. Vzhľadom na kombináciu všetkých prvkov napadnutého označenia, ako sú prvky „SPIŠSKÁ BOROVIČKA“ alebo zobrazenie horca, bude slovo „HOREC“ jasne vnímané ako odkaz na zložku, príchuť, druh (alkoholických) nápojov. Vzhľadom na to a na skutočnosť, že napadnuté označenie je kombinovaným označením, pri ktorom vnímanie slova „HOREC“ ovplyvnia všetky dodatočné prítomné prvky, je koncepčná podobnosť medzi týmito dvoma označeniami nízka.

Keďže porovnávané označenia sú podobné aspoň v jednom aspekte porovnania, námietkové oddelenie pristúpi k preskúmaniu pravdepodobnosti zámeny.

4. Rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známok

Pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny je ako jeden z faktorov potrebné zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky.

Namietateľ sám uznáva, že prvotný význam prvku „HOREC“ poukazuje na horskú liečivú rastlinu. Zároveň však tvrdí, že tento prvok sa stal používaním hore uvedených starších ochranných známok prvkom identifikujúcim pôvod tovarov a služieb – teda plne funkčnými ochrannými známkami namietateľa.

Navyše podľa namietateľa má staršia ochranná známka 1 dobré meno, resp. vysokú mieru rozpoznávania u príslušnej skupiny verejnosti na Slovensku v súvislosti s tovarmi patriacimi do triedy 33,  pre ktoré je zapísaná. Toto tvrdenie je potrebné náležite posúdiť, keďže rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známok sa musí zohľadniť pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny. Pravdepodobnosť zámeny je tým vyššia, čím väčšia je rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky, a preto staršie ochranné známky, ktoré majú z dôvodu dobrého mena na trhu vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, sú chránené vo väčšom rozsahu ako tie, ktorých rozlišovacia spôsobilosť je nižšia (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

Vzhľadom na vyššie uvedené námietkové oddelenie v tejto časti posúdi nielen tvrdenia namietateľa týkajúce sa vyššej rozlišovacej spôsobilosti, ale aj jeho tvrdenia týkajúce sa dobrého mena staršej ochrannej známky 1. Povaha, faktory, dôkazy a posúdenie vyššej rozlišovacej spôsobilosti sú také isté ako v prípade dobrého mena. Aj keď sa oba pojmy týkajú rozpoznávania označenia príslušnou skupinou verejnosti, v prípade dobrého mena je hranica udelenia rozšírenej ochrany vyššia než v prípade vyššej rozlišovacej spôsobilosti. Z toho dôvodu nie je zistenie „vyššej rozlišovacej spôsobilosti“ podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o OZEÚ nevyhnutne rozhodujúce na účely článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ.

Pri posudzovaní dôkazov je potrebné zohľadniť, že relevantným dátumom na preukázanie vyššej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena je deň podania prihlášky napadnutého označenia. Čím sú dôkazy bližšie k rozhodujúcemu dátumu, tým jednoduchšie bude predpokladať, že staršia známka v danom čase nadobudla vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť/dobré meno.

Dňom podania prihlášky napadnutého označenia je 11/01/2012. Namietateľ bol preto povinný preukázať, že staršia ochranná známka nadobudla vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno pred týmto dátumom.

Dňa 19/10/2012 úrad poskytol namietateľovi na predloženie uvedených dôkazov lehotu do 05/10/2014. Dňa 24/09/2014 predložil namietateľ v stanovenej lehote tieto dôkazy:

• Objednávky rôznych podnikateľov a obchodných spoločností z rokov 2004-2008 obsahujúce okrem iného položky s nasledovným popisom: HOREC borovička, HOREC rubín, HOREC vodka, HOREC borovička s horcom, HOREC vodka s horcom, HOREC rubínový, Vodka s horcom Aperitív‚ Horec Black, Horec Gold, Horec rubínový, Vodka s horcom, Borovička s horcom (príloha 4).

• Faktúry a dodacie listy z rokov 2003-2008 obsahujúce okrem iného položky s nasledovným popisom: HOREC rubín MINI, Vod. s Horcom Mini, Bor. s Horcom Mini, Horec rubínový, Vodka s Horcom, Borov. s Horcom, Borovička s horcom, Vodka s horcom, HOREC Gold, HOREC Black, HOREC Cherry (príloha 5).

• Letáky veľkoobchodných a maloobchodných spoločností z rokov 2002-2008, kde okrem iných potravín a nápojov možno vidieť aj alkoholické nápoje, ktorých etikety obsahujú okrem iných prvkov aj slovo „HOREC“, pričom v popise niektorých z týchto produktov sú uvádzané ďalšie doplňujúce informácie ako napr. Vodka s horcom, Borovička s horcom, Horec Rubín, Horec rubínový, Horec vodka, Horec borovička, ako aj údaj o výrobcovi Prelika, a.s. (príloha 6, označené 21-30).

• Propagačné materiály (podľa namietateľa) z rokov 2004-2008. Ide o dokumenty bez dátumu, ktoré vyzerajú ako letáky, s informáciou o produktoch namietateľa, okrem iného aj alkoholických nápojov, na ktorých etikete je okrem iných prvkov aj slovo „HOREC“. Materiály obsahujú tiež doplňujúce informácie o zobrazených produktoch ako napr. Borovička s horcom, Horec rubínový, Vodka s horcom, Horec Borovička, Horec Vodka, Horec Black, Horec Cherry, Horec Rubín, Horec Gold, a údaj o ich výrobcovi, ktorým je Prelika, a.s., tzn. namietateľ (príloha 6, označené 31-39).

• Stránky z časopisov ako napríklad „instore slovakia“, „Slovenský výber“, „Český a Slovenský obchodní speciál“ z rokov 2007-2008 s inzerciou tovarov, na etikete ktorých sa okrem iných prvkov nachádza aj slovo, a údajom o ich výrobcovi, ktorým je namietateľ „HOREC“ (príloha 6, označené 40-50).

• Materiály, ktoré majú dokumentovať propagáciu tovarov s označením „HOREC“ do roku 2008. Podľa namietateľa predstavujú tieto materiály fotografie, námietkové oddelenie však vidí kresby, ktoré znázorňujú barmana v záhradnej reštaurácii, za stolom s alkoholickými nápojmi, niektoré s týchto fliaš majú označenie „HOREC“:

. Táto skupina materiálov obsahuje ďalej šesť kresieb billboardov a reklám na tovary s označením „HOREC“, avšak bez označenia miesta alebo dátumu ich uverejnenia (príloha 6, označené 51-53).

• Kópia internetovej stránky www-pokec.azet.sk, na ktorej podľa namietateľa v čase od 29/09/2008 do 13/10/2008 bola umiestnená reklama pre alkoholické nápoje „HOREC“. Zmluva s firmou Ataxo Slovakia s. r. o. z 11.12.2008, ktorej predmetom je správa PPC kampane. Zmluva je na 1000 klikov, kľúčové slová sú: staroslovanská, horec, horčica (príloha 6, označené 54-55).

• Certifikát ochrannej značky kvality – Zlatá medaila SLOVAK GOLD pre alkoholický nápoj s názvom „HOREC RUBÍNOVÝ“ z roku 2004. Platnosť tohto certifikátu je 18 mesiacov od jeho vydania (príloha 7).

• Cenník výrobkov namietateľa z roku 2008, ktorý obsahuje okrem iných výrobkov aj alkoholické nápoje obsahujúce slová „HOREC“ a „ s HORCOM“ v název položky, a to nasledovne:

(príloha 8).

• Fotografie buď alkoholických nápojov, ktorých etikety obsahujú okrem iných prvkov aj slovo „HOREC“, alebo plagátov obsahujúcich nasledovné vyobrazenie vo viacerých farebných prevedeniach. Podľa namietateľa tieto fotografie pochádzajú z výstavy Danubius Gastro 2009, Incheba, Bratislava a nasledovných akcií: Majstrovstvá SR v Enduro-Motocross 2010, Budimír; Motocross, Slovenský pohár 2012, Spišská Nová Ves; z rôznych párty usporiadaných v roku 2010 v baroch v Nitre,  Trnave, Spišskej Novej Vsi, Piešťanoch, Humennom; z párty z roku 2011 v Ibiza Club v Košiciach; a z „HOREC CASINO PARTY“ z roku 2012 usporiadanej v Casino Olympic, v Košiciach. Okrem toho sú priložené fotografie súťažiacej z majstrovstiev sveta v pretláčaní rukou 2012 (Armwrestling WordCup 2012) v Gdansku, Poľsko, ktorá ma na sebe tričko s logom obsahujúcim okrem iných prvkov aj slovo „HOREC“, ako aj fotografie, ktoré sú podľa namietateľa z „fotenia na katalóg Horec“, ktoré prebiehalo počas letných olympijských hier 2012 v Londýne. Tieto fotografie ukazujú mladú ženu ako pózuje v športovej aréne, pred Londýnskym okom, z Londýnskeho oka a pred Tower Bridge, pričom na sebe má oblečené  tričko obsahujúce okrem iných prvkov aj logo „HOREC“(príloha 9).

• Letáky veľkoobchodných a maloobchodných spoločností, napríklad spoločností Dona DN, a.s., Stella Poprad s.r.o., Girtabol Trading, Spirits, Delta, Diskonto z rokov 2009-2012, kde okrem iných potravín a/alebo iba nápojov možno vidieť alkoholické nápoje, ktorých etikety obsahujú okrem iných prvkov aj slovo „‚HOREC“. V popise niektorých z týchto produktov sú uvádzané ďalšie doplňujúce informácie ako napr. Horec Cherry, Horec rubínový, Vodka s horcom, Borovička s horcom, Horec Gold, Horec Aloe Vera, Horec Black, Prelika Horec Borovička, Prelika Horec Vodka, Prelika Horec Aloe Vera, Horec vodka, Horec borovička, Horec rubín, Horec borovička s horcom, Horec vodka s horcom, Horec Púpava, Horec Medovka, Horec Šalvia, ako aj údaj o výrobcovi Prelika, a.s. (prílohy 10-20). Napríklad:

V letáku zo siete predajní Dona 15/2009 sú výrobky namietateľa zobrazené takto

,

V letáku - diskonto, september 2012, zase takto

A v letáku nazvaného „SPIRITS“ z obdobia od 01/09/ do 30/09/2012 takto

• Faktúry a dodacie listy z rokov 2009-2012 obsahujúce okrem iného položky s nasledovným popisom: HOREC Aloe Vera, HOREC Cherry, Borov. s Horcom, Horec Black, Horec Gold, Vodka s horcom, Borovička s horcom, HOREC rubínový, Horec Šalvia, Horec Púpava, Horec Medovka, Horec Borovička, Horec Vodka (prílohy 21-27).

• Faktúry za inzercie a príklady inzercií v reklamných novinách,  časopisoch a na internete publikovaných v rokoch 2009-2012. Materiály sa týkajú inzercie výrobkov, konkrétne alkoholických nápojov, ktorých etikety obsahujú okrem iných údajov a prvkov aj slovný prvok „HOREC“ (prílohy 28-29).

• Kópie internetovej stránky http://kuzovo.cz zo dňa 16/04/2010 a 19/06/2014 (prílohy 30-31), ktorá ponúka hlavne slovenské liehoviny. Predložené kópie zobrazujú napríklad nasledovné výrobky:

• Kópia internetovej stránky www.luxusnialkohol.cz zo dňa 16/04/2010, ktorá zobrazuje alkoholický nápoj s názvom „Horec s Alore Vera“ s nasledovným popisom: „Chuť obohacená o výtažek horce pro neopakovatelný požitek“ a tiež nasledovné informácie:

• Faktúry a dodacie listy z rokov 2009-2012 vystavené pre subjekty z Českej republiky, obsahujúce okrem iného položkys nasledovným popisom: Borov. s Horcom, HOREC Cherry, Bor. s Horcom MINI, HOREC Borovička, HOREC Vodka, HOREC Aloe Vera, HOREC Šalvia, HOREC Púpava, HOREC Medovka, HOREC Black, HOREC Gold, HOREC Vodka s Horcom, Borovička s horcom, Vod. s Horcom MINI, HOREC rubín. MINI, HOREC rubín, Horec rubínový (prílohy 32-33).

Po preskúmaní uvedených materiálov námietkové oddelenie dospelo k záveru, že dôkazy predložené namietateľom nepreukazujú, že staršia ochranná známka 1 nadobudla na Slovensku vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, resp. dobré meno.

Vyššia rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno vyžadujú, aby podstatná časť príslušnej skupiny verejnosti ochrannú známku rozpoznávala. Pri ich posudzovaní je potrebné zohľadniť predovšetkým vnútorné vlastnosti ochrannej známky vrátane toho, či obsahuje alebo neobsahuje akýkoľvek prvok opisujúci tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná; podiel ochrannej známky na trhu; intenzitu, zemepisný rozsah a obdobie používania tejto ochrannej známky; výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu; pomer záujmových skupín, ktoré vďaka ochrannej známke identifikujú tovary alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku; vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr alebo iných profesijných organizácií (pozri v tomto zmysle 22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Z dokumentov, ktoré predložil namietateľ, najmä z faktúr, reklamných materiálov, ukážok z webovej stránky alebo z rôznych letákov vyplýva, že staršia ochranná známka 1 bola používaná na relevantnom trhu vo vzťahu k liehovinám s príchuťou horca.

Na preukázanie toho, že staršia ochranná známka nadobudla vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť, resp. dobré meno, je potrebné preukázať nielen používanie ochrannej známky, ale aj dosiahnutie určitej hranice známosti ochrannej známky u príslušnej skupiny verejnosti.

Uvedené dôkazy nepreukazujú stupeň rozpoznávania staršej ochrannej známky 1 u príslušnej skupiny verejnosti a najmä nepreukazujú vnímanie výlučne slovného prvku „HOREC“, čo je obzvlášť dôležité vzhľadom na slabú inherentnú rozlišovaciu spôsobilosť tohto prvku.

Skutočnosť, že výrobok namietateľa (HOREC RUBÍNOVÝ, liehovina s horkou chuťou 38 %) získal určité ocenenie (príloha 7), nevyhnutne neznamená, že ho príslušná skupina verejnosti pozná alebo n že identifikuje obchodný pôvod tohto výrobku len na základe slovného prvku „HOREC“, ktorý je okrem iných prvkov súčasťou jeho etikety. Určitá miera rozpoznania z daného ocenenia síce vyplýva, ale skôr pokiaľ ide o kvalitu samotného výrobku. Ocenenie bolo navyše časovo obmedzené, keďže jeho platnosť bola 18 mesiacov od 14. 4. 2014.

V predložených faktúrach (prílohy 5, 21 – 27) je zahrnutých mnoho položiek, nielen položky obsahujúce slovo „HOREC“. Okrem toho, pri číselných údajoch uvedených vo faktúrach chýba kontext relevantného trhu a konkurentov, a preto námietkové oddelenie nedokáže zistiť trhové postavenie tovarov namietateľa, ktoré boli označované staršou ochrannou známkou 1.

Okrem toho, predložené objednávky, cenník namietateľa, faktúry a dodacie listy (prílohy 4, 5, 8, 21-27), obsahujú odkazy na výrobky ako HOREC Borovička, HOREC Vodka, HOREC Vodka s Horcom, Borovička s Horcom, Vodka s Horcom. Predložené reklamné materiály (prílohy 6, 10-20, 28-29), ako sú letáky, inzercie v časopisoch, extrakty z internetovej stránky, zobrazujú výrobky, kde slovo „HOREC“ je iba jedným z prvkov a okrem toho sú tieto výrobky popísané ako - obsahujúce výťažky z horca. Samotné výrobky, zobrazené na týchto materiáloch, často obsahujú nasledovný text: „Chuť a vôňa slávnej byliny, chuť obohatená o výťažok z horca pre neopakovateľný pôžitok“.

Námietkové oddelenie zdôrazňuje, že z predložených faktúr, dodacích listov, internetových stránok, vyobrazení výrobkov namietateľa a reklamných materiálov vyplýva, že namietateľ používa označenie „HOREC“ len vo vzťahu k liehovinám, ktoré obsahujú príchuť (resp. výťažok z) horca, teda len ako údaj opisujúci vlastnosť takto označených liehovín.

Označenie príchute je pravidelnou súčasťou názvov liehovín, nakoľko tento údaj špecifikuje podstatu liehoviny a odlišuje ju od podobných liehovín s inou príchuťou.

Ako už bolo hore uvedené, „HOREC“ je horská liečivá rastlina (okrem iného) s modrým kvetom, ktorá je známa svojimi pozitívnymi účinkami pri problémoch s trávením. Okrem toho, je všeobecne známe, že horec sa používa v spojitosti s alkoholickými nápojmi, ktoré môžu slúžiť ako aperitív, resp, digestívum. Toto slovo sa teda bežne používa na označovanie špecifickej chuti (alkoholických) nápojov, ktorá sa nedá dosiahnuť iným spôsobom ako len použitím horca.

V žiadnom z predložených dokumentov sa neuvádzajú informácie o tom, ako príslušná skupina verejnosti vníma samotnú staršiu ochrannú známku 1.

Stručne povedané, námietkové oddelenie je toho názoru, že predložené dôkazy nepreukazujú, že staršia ochranná známka 1 je všeobecne známa a rozpoznávaná verejnosťou na príslušnom území, ani neobsahujú informácie o podiele príslušnej skupiny verejnosti, ktorý na základe výlučne slovného označenia „HOREC“ identifikuje takto ponúkaný tovar ako tovar pochádzajúci od určitého podniku.

Namietateľ tvrdí, že nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky 1 pozostávajúcej zo slova „HOREC“, pre alkoholické nápoje a vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky pre maloobchodné služby súvisiace s predajom alkoholických a nealkoholických nápojov v Slovenskej republike uznal úrad EUIPO už v konaní o zápise ochrannej známky EÚ č. 8 114 423.

Námietkové oddelenie však poukazuje na to, že uvedená prihláška (č. 8 114 423) bola v skutočnosti zamietnutá pre všetky tovary patriace do tried 32 a 33 vzhľadom na opisný charakter slova „HOREC“ pre tieto tovary, keďže výraz „HOREC“ braný ako celok okamžite informuje spotrebiteľov o tom, že tovary, pre ktoré sa zápis požaduje, sú alkoholické a nealkoholické nápoje obsahujúce výťažky horskej liečivej rastliny - horca. Tento výraz preto obsahuje zrejmé a priame informácie o druhu, resp. obsahu príslušných tovarov.

Pokiaľ ide o ostatné maloobchodné služby s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi patriace do triedy 35 v rámci namietateľom spomínanej OZEÚ č. 8 114 423, ako už bolo uvedené, táto staršia ochranná známka bola zrušená, keďže zrušovacie oddelenie vo svojom už citovanom rozhodnutí dospelo k záveru, že majiteľ OZEÚ (namietateľ v prejednávanej veci) nepreukázal skutočné používanie napadnutej OZEÚ pre žiadnu zo služieb, pre ktoré bola zapísaná.

Námietkové oddelenie preto nesúhlasí s tvrdením namietateľa, že rozlišovacia spôsobilosť slova „HOREC“ už bola uznaná úradom EUIPO a toto tvrdenie považuje za bezpredmetné.

Z uvedeného vyplýva, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky 1 závisí od jej vlastnej rozlišovacej spôsobilosti. Vzhľadom na vyššie uvedené sa rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky 1 pre všetky predmetné tovary musí považovať za veľmi nízku.

Pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého staršia ochranná známka 2 z dôvodu jej používania má bežnú mieru vlastnej rozlišovacej spôsobilosti, námietkové oddelenie pre úplnosť uvádza, že ukážky z webových stránok a faktúry predložené namietateľom nepreukazujú rozpoznávanie slova „HOREC“ ako ochrannej známky s rozlišovacou spôsobilosťou.

Výtlačky z webových stránok (prílohy 30-31) potvrdzujú, že označenie „HOREC“ sa používalo na fľašiach s alkoholickými nápojmi (spolu s inými prvkami), ale nepreukazujú žiadny súvis medzi staršou ochrannou známkou a skutočnými službami maloobchodného predaja pre iné subjekty. Faktúry sa týkajú služieb predaja alkoholických nápojov (aj nápojov, ktoré sú okrem iného označené slovným prvkom „HOREC“), ktoré poskytuje namietateľ pod svojím obchodným menom Prelika a nie pod názvom „HOREC“.

Z výtlačkov tejto webovej stránky teda vyplýva, že nezávislí maloobchodníci predávajú okrem iného liehoviny, ktoré na etikete obsahujú okrem iného slovo „HOREC“. Z faktúr vyplýva, že namietateľ predáva niektoré svoje výrobky v Českej republike. Hoci z týchto dôkazov vyplýva informácia o uvedení výrobkov namietateľa na trh alebo o ich predaji, neobsahujú žiadne informácie o rozpoznávaní slova „HOREC“ u príslušnej skupiny verejnosti ako ochrannej známky s rozlišovacou spôsobilosťou.

Námietkové oddelenie nespochybňuje platnosť zápisu staršej ochrannej známky 1. Na staršiu ochrannú známku sa totižto vzťahuje domnienka platnosti a v námietkovom konaní voči prihláške ochrannej známky Európskej únie nemožno spochybniť platnosť národných ochranných známok (24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41). Vzhľadom na informácie uvedené v časti c) tohto rozhodnutia sa rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známok pre všetky predmetné tovary a služby musí považovať za veľmi nízku.

5. Celkové posúdenie, iné tvrdenia a záver

Posudzovanie pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti závisí od mnohých faktorov, najmä od rozpoznania staršej ochrannej známky na trhu, asociácie, ku ktorej môže dôjsť v prípade zapísanej ochrannej známky, stupňa podobnosti medzi ochrannými známkami a medzi identifikovanými tovarmi alebo službami. Musí sa posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých faktorov podstatných pre okolnosti danej veci (2/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Napadnutý tovar a napadnuté služby sa považujú za čiastočne zhodné, čiastočne podobné a čiastočne nepodobné tovarom a službám namietateľa.

Namietateľ nepreukázal, že staršia ochranná známka 1 má vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu jej rozšíreného používania. Naopak, vlastná rozlišovacia spôsobilosť obidvoch starších ochranných známok sa považuje za veľmi nízku.

Porovnávané označenia zhodne obsahujú slovo „HOREC“, ktoré predstavuje jediný slovný prvok starších ochranných známok a ktoré je takisto súčasťou napadnutého označenia.

Hoci je pravda, že jediný slovný prvok starších ochranných známok je v celom rozsahu súčasťou napadnutého označenia, čo naznačuje, že medzi označeniami môže existovať určitá podobnosť, v prejednávanej veci táto podobnosť nie je dostatočná na to, aby viedla k pravdepodobnosti zámeny.

Ak majú ochranné známky spoločný prvok s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti, posúdenie pravdepodobnosti zámeny sa sústredí na vplyv nezhodných prvkov na celkový dojem ochranných známok. Zhoda v prvku s nízkym stupňom rozlišovacej spôsobilosti sama osebe nevedie automaticky k pravdepodobnosti zámeny. K pravdepodobnosti zámeny však môže dochádzať, ak ostatné prvky majú nižší (alebo rovnako nízky) stupeň rozlišovacej spôsobilosti alebo majú nevýznamný vizuálny vplyv a celkový dojem ochranných známok je podobný. K pravdepodobnosti zámeny môže dochádzať aj vtedy, ak je celkový dojem ochranných známok veľmi podobný alebo zhodný.

V prejednávanej veci je potrebné zohľadniť skutočnosť, že napadnuté označenie obsahuje dodatočné slovné a obrazové prvky. Napriek tomu, že niektoré z týchto prvkov nemajú žiadnu alebo majú len veľmi slabú rozlišovaciu spôsobilosť, sú vzhľadom na veľkosť a/alebo umiestnenie viacerých z nich, napríklad štylizované písmeno „S“ v kruhu, logo pozostávajúce zo štylizovaného písmena „G“ v červeno-zlatom kruhu, zobrazenie horca a hradu, slovný prvok „SPIŠSKÁ“, z vizuálneho hľadiska výraznejšie ako prvok, v ktorom sa zhodujú. Okrem toho niektoré z prvkov, napríklad zobrazenie hradu alebo loga vrátane štylizovaného písmena „S“, majú za normálnych okolností priemernú rozlišovaciu spôsobilosť.

Navyše ich kombinácia, ako aj štylizácia a farby sú veľmi výrazné. Okrem toho vzhľadom na kombináciu všetkých prvkov napadnutého označenia a vysvetlený význam slova „HOREC“, príslušná skupina verejnosti vníma uvedené slovo v napadnutom označení ako odkaz na druh, resp. príchuť (zložku) nápojov. Vzhľadom na vyššie uvedené príslušná skupina verejnosti nebude vnímať slovo „HOREC“ v napadnutom označení ako odkaz na staršie ochranné známky, ale bude spoľahlivo schopná kolidujúce označenia odlíšiť.

Namietateľ tvrdí, že slovný prvok označenia má silnejší vplyv na spotrebiteľa ako obrazový prvok. Slovný prvok označenia však nemá automaticky silnejší vplyv (rozsudok z31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) a v niektorých prípadoch môže byť obrazový prvok zloženej ochrannej známky vzhľadom na svoj tvar, veľkosť, farbu alebo polohu, okrem iného, v rámci označenia hodnotený rovnako ako slovný prvok (rozsudok z 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). Okrem toho, ak je staršia ochranná známka slovná známka, obrazové prvky napadnutého označenia môžu mať dokonca rozhodujúcu úlohu pri rozlíšení označení.

Ako už bolo uvedené vyššie, kombinácia všetkých týchto prvkov v napadnutom označení, ako aj ich grafické prevedenie, sa výrazne líšia od starších ochranných známok, čo relevantným spotrebiteľom umožní spoľahlivo rozlišovať medzi predmetnými označeniami. Rozdiely medzi označeniami teda prevažujú nad ich podobnosťami a napadnuté označenie nepripomína staršie ochranné známky.

Ďalej je potrebné preskúmať tvrdenie namietateľa, podľa ktorého staršie ochranné známky, ktoré sa všetky vyznačujú prítomnosťou rovnakého slovného prvku „HOREC“, predstavujú známkový rad. Podľa jeho názoru takáto okolnosť môže viesť k objektívnej pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ sa spotrebiteľ pri stretnutí s napadnutým označením, ktoré obsahuje rovnaký slovný prvok ako staršie ochranné známky, bude domnievať, že tovary a služby označené týmto označením môžu tiež pochádzať od namietateľa.

Koncepciu známkového radu Všeobecný súd podrobne analyzoval vo veci Bainbridge (23/02/2006, T‑194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65).

Ak je námietka proti ochrannej známke Európskej únie založená na niekoľkých starších ochranných známkach a tieto ochranné známky vykazujú vlastnosti, vďaka ktorým je možné ich považovať za súčasť jednej „série“ (známkového radu), pravdepodobnosť zámeny môže vzniknúť z dôvodu možnosti asociácie medzi napadnutou ochrannou známkou a staršími známkami tvoriacimi súčasť série. Pravdepodobnosť vyššie uvedenej asociácie prichádza do úvahy len vtedy, ak sú kumulatívne splnené dve podmienky.

Po prvé, majiteľ série starších ochranných známok musí poskytnúť dôkaz o používaní všetkých ochranných známok patriacich do série (známkového radu) alebo prinajmenšom o počte ochranných známok, ktoré môžu vytvoriť „sériu“.

V prejednávanej veci namietateľ nepreukázal, že používa zámkový rad ochranných známok „HOREC“, a že používa tento známkový rad v tých istých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje napadnuté označenie. Dôkazy, ktoré predložil namietateľ, sa týkajú len uvedených dvoch ochranných známok pre slovo „HOREC“, ktoré sú zapísané na Slovensku a v Česku. Tieto dve ochranné známky zapísané na dvoch rôznych územiach nepostačujú na to, aby vytvorili známkový rad.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti a aj pri zohľadnení zásady vzájomnej závislosti a zásady nedokonalej pamäti neexistuje pravdepodobnosť zámeny porovnávaných označení a ani pravdepodobnosť ich asociácie na strane verejnosti, a to ani v prípade zhodnosti kolíznych tovarov. Námietka sa preto musí zamietnuť, pokiaľ sa zakladá na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o OZEÚ.

DOBRÉ MENO – ČLÁNOK 8 ODS. 5 NARIADENIA O OZEÚ

Podľa článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ na základe námietky majiteľa zapísanej staršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia o OZEÚ napadnutá ochranná známka nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so staršou ochrannou známkou bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky Európskej únie má táto ochranná známka v Únii dobré meno alebo v prípade staršej národnej ochrannej známky ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a ak by používanie napadnutej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.

Dôvody na zamietnutie podľa článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ sa preto uplatňujú len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky.

· Označenia musia byť zhodné alebo podobné.

· Ochranná známka namietateľa musí mať dobré meno. Dobré meno musí existovať pred podaním prihlášky napadnutého označenia; musí existovať na dotknutom území a musí sa týkať tovarov a/alebo služieb, na ktorých je námietka založená.

· Riziko ujmy: používaním napadnutého označenia by sa neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.

Uvedené požiadavky sú kumulatívne, a preto ak ktorákoľvek z nich chýba, vedie to k zamietnutiu námietky podľa článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ (6/12/2010, T‑345/08 & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Splnenie všetkých uvedených podmienok však nemusí postačovať. Námietka môže byť neúspešná, ak prihlasovateľ preukáže náležitý dôvod na používanie napadnutého označenia.

V prejednávanej veci prihlasovateľ netvrdil, že mal náležitý dôvod na používanie napadnutého označenia. Vzhľadom na neexistenciu skutočností svedčiacich o opaku je potrebné predpokladať, že žiadny náležitý dôvod neexistuje.

1. Dobré meno staršej ochrannej známky

Dôkazy, ktoré predložil namietateľ s cieľom preukázať dobré meno a vysokú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky 1, už boli preskúmané na základe dôvodov podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o OZEÚ.

Námietkové oddelenie preto odkazuje na závery uvedené vyššie v súvislosti s posúdením námietky podanej podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o OZEÚ, ktoré sa mutatis mutandis uplatňujú na posúdenie dobrého mena staršej ochrannej známky 1. Vzhľadom na tieto úvahy námietkové oddelenie dospelo k záveru, že dôkazy predložené namietateľom nepreukazujú, že by staršia ochranná známka 1 nadobudla dobré meno na účely článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ.

2. Záver

Ako už bolo uvedené, aby sa námietke podanej podľa článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ vyhovelo, je potrebné, aby staršia ochranná známka mala dobré meno. Keďže nebolo preukázané, že staršia ochranná známka 1 má dobré meno, jedna z podmienok uvedených v článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ nie je splnená a námietka sa teda musí zamietnuť, aj pokiaľ sa zakladá na článku 8 ods. 5 nariadenia o OZEÚ.

TROVY KONANIA

Podľa článku 109 ods. 1 nariadenia o OZEÚ neúspešný účastník konania o námietkach znáša poplatky a trovy, ktoré vznikli druhému účastníkovi konania.

Vzhľadom na to, že namietateľ je neúspešným účastníkom konania, musí znášať trovy, ktoré prihlasovateľovi vznikli v rámci tohto konania.

Podľa článku 109 ods. 7 nariadenia o OZEÚ a článku 18 ods. 1 písm. c) bodu i) vykonávacieho nariadenia o OZEÚ [predtým pravidlo 94 ods. 3 a pravidlo 94 ods. 7 písm. d) bod ii) vykonávacieho nariadenia o OZEÚ, platné pred 1. 10. 2017] sú náklady, ktoré sa majú uhradiť prihlasovateľovi, nákladmi na zastupovanie, ktoré sa stanovia na základe maximálnej sadzby podľa uvedeného nariadenia.

Námietkové oddelenie

Vít MAHELKA

Renata COTTRELL

Martin MITURA

Podľa článku 67 nariadenia o OZEÚ sa každý účastník konania môže odvolať proti tomuto rozhodnutiu, ktorým mu nebolo vyhovené. Podľa článku 68 nariadenia o OZEÚ sa odvolanie musí podať na úrade písomne do dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva v jazyku konania, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania. Okrem toho sa do štyroch mesiacov od toho istého dátumu musí podať písomné odôvodnenie odvolania. Odvolanie sa bude považovať za podané len po uhradení poplatku za odvolanie vo výške 720 EUR.