ANNULATION Nº 15 280 C (DÉCHÉANCE)

Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5º, 03001 Alicante, Espagne (demanderesse),

c o n t r e

Edel Allian Gmbh, Moritschstrasse, 2 / III, 9500 Villach, Autriche (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Perani & Partners SpA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italie (représentant professionnel).

Le 07/06/2019, la division d’annulation rend la présente

DÉCISION

1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.

2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne nº 10 539 518 à compter du 21/07/2017 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:

Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical (à l’exception de la rosa canina) ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.

Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés (à l’exception des substituts du sel et des fruits secs) et cuits; Gelées, Compotes; Œufs; Lait et produits laitiers; Graisses comestibles; Bouillons.

Classe 30: Café, thé, cacao, succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisseries et confiseries; Glaces alimentaires; Sucre, miel, sirop de mélasse; Poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, Épices; Glace à rafraîchir; Poudings; En-cas à base de riz.

Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool (à l’exception des boissons à base de fruits et jus de fruits); Sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Classe 44: Services médicaux (à l’exception des services en relation avec la perte de poids); Services vétérinaires; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:

Classe 5: Aliments et substances diététiques à usage médical, à savoir rosa canina.

Classe 29: Fruits secs ; Confitures; Huiles comestibles ; Substituts du sel (légumes séchés).

Classe 30: Levure.

Classe 32: Boissons à base de fruits et jus de fruits.

Classe 44: Services médicaux en relation avec la perte de poids.

4. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS

La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne nº 10 539 518 « BIOIMIS » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir, après déclaration au sens de l’article 33, paragraphe 8, RMUE enregistrée en date du 13/07/2018:

Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.

Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Œufs; Lait et produits laitiers; Huiles comestibles, graisses comestibles; Bouillons.

Classe 30: Café, thé, cacao, succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisseries et confiseries; Glaces alimentaires; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Poudings; En-cas à base de riz.

Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Classe 44: Services médicaux; Services vétérinaires; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

Classe 45: Services juridiques; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES

La demanderesse conteste d’abord l’usage de la marque « BIOIMIS » pour tous les produits et services. Par la suite, au vue des preuves déposées, elle considère que l’usage sérieux de la marque pourrait être établi pour les services suivants de la classe 44 : programmes personnalisés de perte de poids ; éducation nutritionnelle et qu’aucune preuve pertinente n’a été fournie pour le reste des produits et services pour les raisons suivantes:

- les preuves sont en italien alors que la langue de procédure est en français,

- les preuves concernent uniquement le territoire italien,

- la marque contestée n’a pas été utilisée conformément à la fonction essentielle de la marque individuelle mais comme marque de certification.

- certaines preuves n’apportent pas d’informations concernant la date d’utilisation.

- les preuves démontrent un degré de l’usage de la marque insuffisant pour se prévaloir d’un usage sérieux.

- il n’y a aucune preuve pour les produits de la classe 5.

La demanderesse commente ensuite en détail les preuves contenues dans les annexes F à L. Elle estime qu’à l’Annexe F, les extraits du site internet de la titulaire montrent des images d’huiles comestibles, confitures, noix, levure et jus de fruit portant la marque « BIOIMIS » mais les captures d'écran ne sont pas datées ou elles énumèrent simplement la date de création du site internet plutôt que celle de la commercialisation des produits. L’Annexe G contient des listes de prix qui datent de 2013 à 2017 en italien et elles montrent uniquement les prix pour des huiles comestibles, confitures, noix, levure et jus de fruit. Dans les Annexes H et I Extraits de sites internet en italien ainsi qu’une brochure concernant les crèmes anti-âge et de réduction de cellulite Celfir, la seule référence à « BIOMIS » apparaît comme suit: approuvé par BIOIMIS. Les captures d'écran ne sont pas datées ou elles énumèrent simplement la date de création du site internet plutôt que celle de la commercialisation des produits. A l’Annexe L, les factures présentées sur les 115 premières pages ne contiennent aucune référence à « BIOIMIS ». En outre, même si le nom de l'entité qui passe la commande est visible, il n'y a aucun détail concernant le lieu d’établissement du propriétaire que ce soit en Europe ou ailleurs. Le numéro limité de factures restantes datent de 2017 et visent l'Italie.

La titulaire de la marque de l’Union européenne explique que le programme « BIOIMIS » est un programme qui a pour but de diffuser et garantir une alimentation saine et équilibrée adaptée à chaque phase de la vie de chaque individu pour lui permettre de vivre mieux. Elle a déposé les preuves décrites ci-après et affirme dans ses observations que si l’Office n’a pas demandé de traduction des preuves suite à la remarque de la demanderesse, c’est qu’il n’a pas considéré que cela était nécessaire dans la mesure où les documents sont intelligibles sans traduction. De surcroît, les documents sont, si nécessaire, accompagnés d’explications dans les premières observations déposées. Les preuves dans leur ensemble sont suffisantes pour couvrir tous les produits et services de la marque contestée et sont supportées par les deux déclarations sous serment. L’apposition d’une marque individuelle sur les produits concernés même en tant que label de qualité peut constituer un usage sérieux si la marque garantit simultanément aux consommateurs que ces produits proviennent d’une entreprise unique (08/06/2017, C-689/15 Gözze Frottierweberei GmbH). En l’espèce de surcroît, la marque contestée n’est pas utilisée comme marque de certification mais pour désigner un programme d’éducation alimentaire et les services de recherche associés. La marque contestée est également utilisée sur des produits comestibles et des cosmétiques. La marque est protégée en tant que marque verbale et est utilisée avec un graphisme particulier et des ajouts non distinctifs qui n’altèrent pas son caractère distinctif (Academia Alimentare). L’usage a été effectué par la titulaire et un licencié, ce qui est équivalent à un usage avec le consentement de la titulaire. En ce qui concerne l’utilisation de la marque contestée pour les produits de la classe 5, produits pharmaceutiques etc., ces produits sont similaires aux cosmétiques en classe 3 et complémentaires aux services médicaux de la classe 44. La « rosa canina » est utilisée comme médicament naturel en raison de ses propriétés anti-inflammatoires. Le territoire de l’usage est surtout le territoire italien mais également d’autres territoires tels que la France, l’Espagne, l’Angleterre, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Suède et l’Allemagne. La plupart des preuves se réfèrent à la période pertinente. En ce qui concerne l’étendue de l’usage, les preuves déposées ne le sont qu’à titre d’exemple. La titulaire et son licencié se sont efforcés, via la publicité, de s’assurer une part de marché pour les produits et services concernés de façon constante tout au long de la période. En ce qui concerne les services, la titulaire considère que les soins médicaux et les services personnels et sociaux sont interchangeables et donc similaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35‑37, 43).

Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu'elle prouve une négation, à savoir que la marque n'a pas été utilisée au cours d'une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.

Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 16/05/2012. La demande en déchéance a été déposée le 21/07/2017. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 21/07/2012 au 20/07/2017 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.

La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l'usage le 06/12/2017.

Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis-à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.

Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:

• Annexe A : Contrat conclu entre Edel Allian GmbH et son concessionnaire BIOIMIS pour l’Italie (la société Blue Srl) et Contrat entre Edel Allian Gmbh et Bioworld Srl (concessionnaire BIOIMIS pour Ie reste du monde).

• Annexe B: documents relatifs à la Plateforme Bioimis disponibles en plusieurs langues (i.e. extraits du site dans les différentes langues disponibles, extraits Whois contenant les détails des enregistrements des différents noms de domaine enregistrés).

• Annexe C: Dossier de Presse pour la présentation des produits et services BIOIMIS en Italien.

• Annexe D: preuves de la participation de la titulaire à de nombreux Congrès scientifiques en Italie et en Europe pour présenter les résultats des études scientifiques menés par le Centre de recherche BIOIMIS en collaboration avec des laboratoires d’universités italiennes (Turin, Padoue) et publications dans des revues scientifiques nationales italiennes et internationales des résultats de ces études:

  • Congrès national de la société italienne de néphrologie tenu à Florence du 25 au 28/09/2013, présentation de l’étude menée par le Centre de recherche Bioimis en collaboration avec des chercheurs de l’université de Turin et de l’université de Padoue ; article paru en 2014 dans la revue italienne de néphrologie « La sfida del dimagrimento nell’obeso in trattamento dialitico. Case report »; publication dans Ia revue scientifique internationale « NUTRIENTS » des résultats de la recherche menée par les chercheurs de l’Université de Turin en partenariat avec BIOIMIS en octobre 2017.

  • Dossier de présentation des résultats obtenus dans les études menées par le Centre de recherche Bioimis en collaboration avec des chercheurs et des universités italiennes qui démontrent comment le programme alimentaire Bioimis s’avère être une solution valable pour réduire rapidement et en toute sécurité l’excès de poids en mangeant à satiété (2017).

  • Article publié dans la revue « NUTRIENTS Weight Loss in Advanced Chronic Kidney Disease: Should We Consider Individualised, Qualitative, ad Libitum Diets? A Narrative Review and Case Study» (2017);

  • Poster de présentation des études menées par le Centre de recherche Bioimis en collaboration avec des chercheurs et des universités italiennes des congrès organisés en Italie (540 Congresso Nazionale SIN - Firenze 25/09/2013 / 56 Congresso Nazionale SIN, Rimini, 14/102015) et en Allemagne (Würzburg).

• Annexe E: Publication d’articles de presse et de publi-informations sur le site Internet de media nationaux ou dans des magazines italiens à tirage national (et disponibles dans la plupart des pays de l’Union Européenne) exposant le programme d’éducation alimentaire BIOIMIS:

  • Articles publiés sur les sites Internet de TG COM 24 (décembre 2013), DIETALAND (janvier 2013), DONNA MODERNA (septembre 2013);

  • Article LA DIETA CHE FA BENE ALLA SALUTE publié dans la rubrique Benessere du magazine PANORAMA le 30/10/2013;

  • Article de publi-information BIOIMIS: IL PIACERE Dl NON SENTIRSI A DIETA publié dans le magazine STARBENE de Mondadori de décembre 2013;

  • Article LE TRE DIETE DEL MOMENTO publié dans le magazine WELLNESS de Mondadori de décembre 2013;

  • Article de publi-information LA DIETA 2.0 HA PlU GUSTO publié dans le magazine STARBENE de Mondadori d’octobre 2013;  ;

  • Article de publi-information CIRCOLO VIRTUOSO Dl BIOIMIS publié dans le magazine PANORAMA du 30/10/2013;

  • Article de publi-information de BIOIMIS: IL PIACERE DI NON SENTIRSI A DIETA publié dans le magazine STARBENE de Mondadori de mars 2014;

  • Article de publi-information de BIOIMIS: LA DIETA NON DIETA publié dans le magazine DONNA MODERNA de Mondadori Ie 05/03/2014, dans le magazine PANORAMA du 19/02/2014, dans le magazine DONNA MODERNA le 06/05/2014, dans le magazine CHI le 13/08/2014;

  • Article E’ POSSIBILE SEGUIRE LA DIETA BIOIMIS SE SI MANGIA SPESSO FUORI CASA? Risponde l’esperto publié dans le magazine STARBENE de Mondadori le 25/05/2015;

  • Article IL SOVRAPPESO DIVISO PER SEI - LA FORMULA DI BIOIMIS PER DIMAGRIRE E RESTARE ALLEGRI publié dans le magazine PANORAMA le 22/07/2015;

  • Article IN FORMA CON SENNO publié dans le magazine CHI le 01/07/2015;

  • Article I DIECI SALVA (GIRO) VITA publié dans le magazine PANORAMA Ie 22/12/2015;

  • Article de publi-information BIOIMIS: LA DIETA NON DIETA publié dans le magazine DONNA MODERNA de Mondadori Ie 12/05/2015, dans Ie magazine PANORAMA le 22/05/2015;

  • Article de publi-information BIOIMIS: NON CONTARE LE CALORIE, CONTA 1 KG CHE PERDI publié dans le magazine STAREBENE de Mondadori Ie 11/07/2016;

  • Article publié dans le numéro “DIETOMANI” dii magazine PANORAMA du 04/05/2016 ;

  • Article TUTTI A DIETA publié dans le magazine PANORAMA du 21/09/2016 ;

  • Article de publi-information BIOIMIS: NON CONTARE LE CALORIE, CONTA 1 KG CHE PERDI publié dans le magazine DONNA MODERNA de Mondadori le 30/08/2016, publié dans le magazine PANORAMA le 07/09/2016;

  • Publicité pour les BIOIMIS des 10-11/09/2016 dans le magazine STARBENE de Mondadori du 22/08/ 2016;

  • Article sur l’application pour Smartphone BIOIMIS dans Ia rubrique publiée dans Ie magazine DONNA MODERNA de Mondadori du 27/09/2016;

  • Article de publi-information BIOIMIS: NON CONTARE LE CALORIE. CONTA I KG CHE PERDI publié dans le magazine DONNA MODERNA de Mondadori Ie 15/08/2017;

  • Article TUTTO E MEGLIO - ECCO LA DIETA IN CUI LE CALORIE NON CONTANO publié dans le quotidien “IL GIORNALE” du 23/09/2017;

  • Article de publi-information BIOIMIS: NON CONTARE LE CALORIE, CONTA 1 KG CHE PERDI publié dans le magazine NOVELLA 2000, Ie 06/07/2017;

  • Article ‘TRE PROGRAMMI PER DIMAGRIRE” publié dans le magazine STARBENE de Mondadori le 19/09/2017;

  • Article de publi-information BIOIMIS: NON CONTARE LE CALORIE CONTA I KG CHE PERDI publié dans le magazine STARBENE de Mondadori le 26/09/2017;

• Annexe F: Extraits du site Internet Goup Italy by Bioimis sur lequel sont vendus les produits comestibles BIOIMIS. Les pages sont généralement non datées même si elles portent une notice de ©2013. La marque est visible en bleu et les produits ne comportent pas d’autres marques.

• Annexe G: Listing des prix de vente des produits BIOIMIS par le distributeur italien Blue Srl (GO UP Italie) de 2013 à 2017 pour de l’huile comestible, de la confiture, des fruits secs, des substituts du sel, de la levure, de la rosa canina et des jus de fruit :

• Annexe H: Extraits des sites qui proposent Ia vente des produits et des traitements cosmétiques BIOIMIS.

• Annexe I: Dépliants et modes d’emploi concernant les produits et traitements cosmétiques BIOIMIS.

• Annexe L: Factures des produits et traitements Bioimis vendus par Blue Srl; 22 factures imprimées mentionnent la marque BIOIMIS pour des produits indiqués en italien et de faibles sommes en général en 2017 :

Les autres factures sont manuscrites et quelque unes mentionnent la marque contestée alors que d’autres mentionnent CELFIR, RASFIR ou GOLDSIR qui sont des cosmétiques appartenant au programme BIOIMIS:

• Annexe M: Listing de prix du Programme d’éducation alimentaire BIOIMIS et factures de vente du programme alimentaire BIOIMIS vendus par Blue Srl à des particuliers en général pour plus d’un millier d’euros.

• Annexe N: Page Facebook Italie de BIOIMIS;

• Annexe O: Evènements BIOIMIS organisés en Italie (et à l’étranger);

• Annexe P: Coffret BIOIMIS.

• Annexe Q: Déclaration sous serment de Monsieur Stefano Aspesi, Directeur de Edel Allian GmbH et déclaration sous serment de Mme Annamaria Savoldelli directrice de Blue Srl (accompagnée d’une traduction en français). Les tableaux de ventes des produits indiquent l’éventail des produits vendus dans le programme BIOIMIS :

Remarques préliminaires

La demanderesse considère que les documents en italien devraient être ignorés. Cependant, comme souligné à juste titre par la titulaire, l’Office ne l’a pas invitée à fournir des traductions, même à la suite de la remarque de la demanderesse, car il a été considéré que les documents étaient suffisamment clairs et compréhensibles en tant que tels.

Appréciation de l’usage sérieux – facteurs

Durée de l’usage

Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 21/07/2012 au 20/07/2017 inclus. Les documents en Annexes D, E, G ainsi que les factures en annexe L, les évènements en annexe O et les déclarations sous serment en annexe Q datent ou se réfèrent à la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.

Lieu de l’usage

Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE). Les preuves se rapportent surtout à l’Italie. Cela peut être déduit de la langue des documents (italien), de la devise mentionnée (EURO) et des adresses en Italie. Par conséquent, les preuves concernent une partie substantielle du territoire de l’Union européenne avec 60 millions d’habitants et sont suffisantes contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse.

Nature de l’usage: usage en tant que marque

Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’usage est fait en tant que marque au moins pour certains services en relation avec la perte de poids.

Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée

Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.

La marque est enregistrée comme marque verbale et individuelle. La demanderesse considère que la marque contestée n’a pas été utilisée conformément à la fonction essentielle de la marque individuelle mais comme marque de certification (catégorie qui n’existait pas au moment du dépôt de la marque contestée le 04/01/2012). Il est vrai que la marque est avant tout une marque de services liés à la perte de poids. Mais comme correctement développé par la titulaire, même si « BIOIMIS » est apposé sur certains produits mettant en avant les services, cela ne signifie pas que cette marque ne puisse pas être perçue par les consommateurs comme une indication de leur origine commerciale. La division d’annulation considère que c’est bien le cas en l’espèce.

En ce qui concerne la manière dont la marque est affixée sur les produits ou dans les brochures, publicités et documents commerciaux (voir Annexes C, E et O), le terme « BIOIMIS », bien qu’accompagné d’autres éléments verbaux (ACADEMIA ALIMENTARE) ou figuratifs, reste prédominant et constitue l’élément le plus distinctif parmi des ajouts qui n’altèrent pas son caractère distinctif.

Importance de l’usage

En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).

Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C‑259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).

L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.

Il n’est pas sérieusement contesté que la marque est utilisée pour certains services en classe 44 dans la mesure où les diverses preuves démontrent la présence d’un programme de perte de poids en Italie pendant la période pertinente (voir en particulier la participation à des congrès et les articles publiés dans la presse et les publicités en Annexes D et E). Ce programme comprend un certain nombre de services et s’accompagne également d’une offre limitée de produits.

Comme soutenu par la titulaire, le marché des produits d’amaigrissement accompagnant un programme de perte de poids ne peut être comparé au marché de ces produits offerts au grand public. D’après les explications versées au dossier, il s’agit de produits spécifiques. Par conséquent, les quantités ne peuvent pas s’apprécier de la même façon. Il est vrai que les quantités de produits vendus sous la marque « BIOIMIS » sont faibles. Nonobstant, la division d’annulation considère que la titulaire a démontré sans aucun doute sa volonté d’acquérir une part de marché pour quelques produits bien spécifiques vendus également sous la marque « BIOIMIS » (voir en particulier les pages du site internet en Annexe H et les factures en Annexe L ainsi que les explications fournies dans les deux déclarations sous serment en Annexe Q). Comme défendu par la titulaire, la division d’annulation n’est pas juge de son succès commercial.

Usage pour les produits et services enregistrés

L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au/à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.

La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour une série de produits et services en classes 5, 29, 30, 32, 44 et 45.

Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.

En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n'est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:

«... si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.

En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»

En outre, les dispositions permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie [...] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.

(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288)

Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T‑256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).

Les preuves soumises montrent que la marque a été utilisée pour des services relatifs à un programme de perte de poids qui tombent en partie sous la catégorie générale des services médicaux en classe 44. Sur la base de la finalité des services utilisés, la division d’annulation conclut que l’usage pour des services relatifs à un programme de perde de poids, qui relève de la catégorie générale des services médicaux, constitue un usage pour la sous-catégorie.

En revanche, cet usage ne tombe pas sous l’autre catégorie soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains qui recouvre en fait des services tels que des bains pour le corps et des soins de la peau qui ne sont pas à proprement parler des services de perte de poids. De même, contrairement à ce qui est affirmé par la titulaire, il n’y a pas d’usage pour les services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus en classe 45. Ces services sont des services en rapport avec des évènements sociaux tels que services d’accompagnement en société, agences matrimoniales, services funéraires et ils sont différents des services médicaux en relation avec la perte de poids en classe 44.

En ce qui concerne les produits, les preuves concernent des crèmes cosmétiques, des huiles comestibles, des confitures, des fruits secs, de la levure, un produit de substitution du sel sous forme de poudre de légumes, des jus de fruit et de la rosa canina (extraits d’une sorte de rosier aux propriétés anti-inflammatoires).

La rosa canina est un aliment ou une substance diététique à usage médical en classe 5. Cependant, cette catégorie est trop large et l’usage pour ce seul produit n’est pas suffisant pour considérer qu’il y a usage pour les autres substances ou aliments de cette catégorie. Par conséquent, l’usage n’est reconnu que pour ce produit spécifique.

Les huiles comestibles (non synonymes de graisses comestibles), confitures sont couvertes en classe 29 (les confitures ne sont pas synonymes de compotes car la teneur en sucre des confitures est très élevée). Les substituts du sel confectionnés à partir de poudres de légumes séchés sont également couverts en classe 29 sous la catégorie de légumes séchés. Cependant, cette catégorie est trop large et l’usage pour ce seul produit n’est pas suffisant pour considérer qu’il y a usage pour les autres légumes séchés. Par conséquent, l’usage n’est reconnu que pour ce produit spécifique. Les fruits secs sont également couverts en classe 29 sous la catégorie fruits séchés, les deux n’étant pas synonymes. La marque est utilisée pour des fruits secs tels que des noix et amandes qui correspondent à la catégorie des fruits oléagineux. Les fruits séchés comprennent tous les fruits préparés y compris les fruits secs moelleux (pommes, bananes, raisins, figues, etc.) également séchés. L’usage n’est reconnu que pour les produits spécifiques.

La levure est couverte en classe 30 et n’est pas synonyme de poudre pour faire lever (qui est une levure chimique).

Les jus de fruits sont couverts en classe 32 et se chevauchent avec les boissons à base de fruits.

La marque est également utilisée pour des crèmes pour le cou et la réduction de la cellulite qui appartiennent aux cosmétiques en classe 3. Les cosmétiques ne sont pas couverts par la marque attaquée. Contrairement à ce qui est défendu par la titulaire, elles ne relèvent donc d’aucune des catégories pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a par conséquent pas démontré l’usage pour certains produits pour lesquels la marque a été enregistrée, mais pour d’autres pour lesquels elle ne bénéficie pas d’une protection.

Appréciation globale

Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).

Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de la portée et de la nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée pour une partie des produits et services couverts, à savoir :

Classe 5: Aliments et substances diététiques à usage médical, à savoir rosa canina.

Classe 29: Fruits secs ; Confitures; Huiles comestibles ; Substituts du sel (légumes séchés).

Classe 30: Levure.

Classe 32: Boissons à base de fruits et jus de fruits.

Classe 44: Services médicaux en relation avec la perte de poids.

Conclusion

Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits :

Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical (à l’exception de la rosa canina) ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; Fongicides, herbicides.

Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés (à l’exception des substituts du sel et des fruits secs) et cuits; Gelées, Compotes; Œufs; Lait et produits laitiers; Graisses comestibles; Bouillons.

Classe 30: Café, thé, cacao, succédanés du café; Riz; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisseries et confiseries; Glaces alimentaires; Sucre, miel, sirop de mélasse; Poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, Épices; Glace à rafraîchir; Poudings; En-cas à base de riz.

Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool (à l’exception des boissons à base de fruits et jus de fruits); Sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Classe 44: Services médicaux (à l’exception des services en relation avec la perte de poids); Services vétérinaires; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains; Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l'usage sérieux pour les autres produits et services contestés. Il n'est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.

En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 21/07/2017.

FRAIS

En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.

Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.

La division d’annulation

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Jessica LEWIS

Frédérique SULPICE

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.