OPPOSIZIONE N. B 2 033 549

D&K Distribution S.p.A., Via Nuova Provinciale Nazzano, 24, 54031, Avenza - Carrara (MS), Italia (opponente), rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Corso dei Tintori, 25, 50122, Firenze, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Incipit S.r.l., Via Prato 29, 51031, Agliana (PT), Italia (richiedente), rappresentata da Brunacci & Partners S.r.l., Via Scaglia Est, 19-31, 41126, Modena Italia (rappresentante professionale).

Il 27/08/2018, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 033 549 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

NOTA PRELIMINARE

A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) (RMUE), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 (RDMUE) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (REMUE), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Inoltre, dal 14/05/2018, il regolamento delegato (UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 sono stati codificati e abrogati dal regolamento delegato (UE) 2018/625 e dal regolamento esecutivo (UE) 2018/626. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea n. 10 612 919 , vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 3, 18 e 25. L’opposizione si basa, sulla registrazione di marchio italiana  n.  1  497 465 che, si precisa per completezza, è indicato come marchio verbale nel certificato di registrazione. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Marchio anteriore	Segno contestato

CESSAZIONE DELL’ESISTENZA DEL DIRITTO ANTERIORE

Ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), RMUE, può essere presentata opposizione alla registrazione del marchio entro un termine di tre mesi dopo la pubblicazione della domanda di marchio UE, con la motivazione che non può essere registrata ai sensi dell’articolo 8:

1. dai proprietari di marchi anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, nonché dai licenziatari autorizzati dai proprietari di tali marchi, conformemente all’articolo 8, paragrafi 1 e 5;

[…].

Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE, «marchio anteriore» significa:

(i) marchi la cui data della domanda di registrazione è anteriore alla data della domanda del marchio impugnato, tenendo eventualmente conto delle priorità rivendicate di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), RMUE;

(ii) domande di marchio di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), RMUE, purché registrate;

(iii) marchi ben noti in uno Stato membro.

Pertanto, la base legale dell’opposizione richiede l’esistenza e la validità di un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE.

A questo riguardo se, nel corso del procedimento, il diritto anteriore cessa di esistere (ad esempio perché dichiarato non valido o perché non rinnovato), la decisione finale non può basarsi su tale diritto. L’opposizione può essere accolta solo con riferimento a un diritto anteriore valido nel momento in cui viene presa la decisione. Il motivo per cui il diritto anteriore cessa di avere effetto non ha alcuna importanza. Poiché la domanda di marchio UE e il diritto anteriore non più efficace non possono più coesistere, non è più possibile accogliere l’opposizione. Una simile decisione sarebbe contraria alla legge (13/09/2006, T‑191/04, Metro, UE:T:2006:254, § 33-36).

Il 20/06/2012, l’opponente ha depositato un atto di opposizione rivendicando come base della medesima la domanda di marchio italiana n. 1 497 465.

In data 19/12/2012 la richiedente nel presente procedimento ha impugnato la validità della medesima per carenza di novità presso il Tribunale di Firenze che con Sentenza n. 4423/2015, ha accolto la richiesta di nullità della registrazione di marchio su cui è basata la presente opposizione.

La menzionata decisione è stata poi confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 2621/2017 del 21/11/2017 ora divenuta definitiva.

Come è evidente dai fatti di cui sopra, il marchio antecedente ha cessato di esistere e non può quindi costituire un marchio valido su cui basare l’opposizione ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), RMUE e dell’articolo 8, paragrafo 2, RMUE.

L’opposizione deve quindi essere respinta in quanto priva di fondamento.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Riccardo RAPONI

Michele Maria BENEDETTI ALOISI

Andrea VALISA

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.