OPOSICIÓN Nº B 2 131 533 

Ayuntamiento de Barcelona, Pl. San Jaime, s/n, 08002 Barcelona, España (oponente), representado por Carles Lloveras Lleal, Edifici Novíssim Plaza Sant Miguel, s/n, 08002 Barcelona, España (empleado/a)

 

c o n t r a

 

Veremonte International B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Países Bajos (solicitante), representado por  Herrero & Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, España (representante profesional).

El 27/04/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

  

RESOLUCIÓN:

 

1.

La oposición nº B 2 131 533 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes servicios impugnados:   Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; servicios de gestión y dirección hotelera; servicios de asistencia y asesoramiento en la dirección y explotación de negocios; promoción de ventas para terceros; relaciones públicas, estudios de mercado, sondeos de opinión; información y asesoramiento comercial a los consumidores; búsqueda de patrocinadores. Clase 41: Servicios de organización de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposiums.

 

2.	La solicitud de marca de la Unión Europea nº 11 163 821 se deniega para todos los servicios anteriores. Se admite para los demás servicios.

 

3.	Cada parte correrá con sus propias costas.

  

MOTIVOS:

 

Con fecha 25/01/2013, la parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 11 163 821 BARCELONA WORLD RESORTS (marca denominativa). La oposición está basada, entre otros, en el registro de marca española nº 2 979 731 (4), BARCELONA WORLD BARCELONA MÓN. En lo que respecta a este derecho anterior la parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

OBSERVACIONES PRELIMINARES

El procedimiento de oposición se suspendió durante un tiempo ya que se basó también en la solicitud de registro de marca española nº 3 012 390 BARCELONA que no había sido registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, debido a que estaba pendiente de resolución el Recurso Contencioso Administrativo nº 144/2013, con fecha 20/05/2013. Las partes fueron informadas de que la suspensión se prolongaría hasta que se adoptase una resolución final en los procedimientos que han llevado a la misma.

En repetidas ocasiones se solicitó a la parte oponente información sobre la situación del expediente. Con la comunicación del 07/10/2020, se informó a las partes de que si la parte oponente no informaba a la Oficina al respecto en un plazo de dos meses, el derecho anterior n° 3 012 390 no se tomaría en cuenta.

La parte oponente no contestó dentro del plazo. La división de oposición decide ahora basándose únicamente en la marca nacional n°2 979 731.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

 

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

 

 

a) Los  servicios

 

Los  servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

 

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Los  servicios impugnados son los siguientes:

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicios de organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; servicios de gestión y dirección hotelera; servicios de asistencia y asesoramiento en la dirección y explotación de negocios; promoción de ventas para terceros; relaciones públicas, estudios de mercado, sondeos de opinión; información y asesoramiento comercial a los consumidores; búsqueda de patrocinadores.

Clase 41: Parques de atracciones; suministro de publicaciones electrónicas en línea (no descargables); servicios de organización de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposiums, bailes; servicios de casinos; facilitación de juegos informáticos en línea; servicios de traducción; servicios de reporteros y de reportajes fotográficos; explotación de salas de juego, campos de golf, zoológicos, parques y espacios naturales; servicios de museos (presentaciones, exposiciones); organización y dirección de conciertos.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); servicios de bares, restaurantes, cafeterías; servicios de comidas y bebidas preparadas, servicios de cata de bebidas y productos de alimentación; servicios de catering y de banquetes; organización de eventos gastronómicos; servicios de alquiler de salas de reuniones; guarderías infantiles; casas de retiro (asilos) para personas mayores;  albergues para animales; informaciones en materia de restauración.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

 

Servicios impugnados de la clase 35

 

Los  servicios publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de servicios. Los servicios impugnados servicios de gestión y dirección hotelera; servicios de asistencia y asesoramiento en la dirección y explotación de negocios se incluyen en las categorías más amplias gestión de negocios comerciales; administración comercial de la parte oponente. Por tanto, son idénticos. Los servicios impugnados promoción de ventas para terceros se incluyen en la categoría más amplia publicidad de la parte oponente y son, en consecuencia, idénticos y los servicios impugnados relaciones públicas y estudios de mercado se consideran idénticos a los servicios de publicidad de la marca anterior.

Los servicios de organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios son similares a los servicios de publicidad de la marca anterior. Estos servicios coinciden en su finalidad, en el público y se ofrecen por los mismos proveedores.

Los servicios impugnados sondeos de opinión son similares en un grado alto a los servicios de publicidad de la marca anterior. Los sondeos de opinión se realizan frecuentemente en el marco de un contrato de publicidad, estos servicios se ofrecen por las mismas entidades, se dirigen al mismo publico y coinciden en su fin.

Los servicios impugnados información y asesoramiento comercial a los consumidores; búsqueda de patrocinadores se consideran similares al servicio de publicidad de la marca anterior ya que estos servicios pueden ser ofertados por las mismas empresas, el público es el mismo y los servicios tienen el mismo canal de distribución.

Servicios impugnados de la clase 41

Los servicios impugnados servicios de organización de coloquios, conferencias, congresos, seminarios, simposiums presentan un grado bajo de similitud con los servicios científicos de la marca anterior. Los servicios científicos se ofrecen en general por empresas especializadas en un campo científico. Frecuentemente este tipo de empresas organiza eventos educativos como congresos o simposiums para reunir un público especializado con el fin de dar a conocer nuevas teorías, estudios recientes etc. Los servicios pueden entonces coincidir en sus proveedores, en el público y en el canal de distribución.

Los demás servicios impugnados de la clase 41, a saber, parques de atracciones; suministro de publicaciones electrónicas en línea (no descargables); bailes; servicios de casinos; facilitación de juegos informáticos en línea; servicios de traducción; servicios de reporteros y de reportajes fotográficos; explotación de salas de juego, campos de golf, zoológicos, parques y espacios naturales; servicios de museos (presentaciones, exposiciones); organización y dirección de conciertos no presentan similitud con ninguno de los servicios de la marca anterior, tanto en la clase 35, servicios de publicidad y servicios empresariales, como con los de la clase 42, servicios científicos, tecnológicos e informáticos. Los servicios impugnados van básicamente dirigidos al entretenimiento. Así que difieren en su fin, en su proveedor y en el público destinatario. Por lo tanto, son diferentes. Los servicios tampoco son complementarios ni están en competencia entre sí.

Servicios impugnados de la clase 43

Todos los servicios impugnados de la clase 43, a saber servicios de restauración (alimentación); servicios de bares, restaurantes, cafeterías; servicios de comidas y bebidas preparadas, servicios de cata de bebidas y productos de alimentación; servicios de catering y de banquetes; organización de eventos gastronómicos; servicios de alquiler de salas de reuniones; guarderías infantiles; casas de retiro (asilos) para personas mayores;  albergues para animales; informaciones en materia de restauración son distintos a todos los servicios de la marca anterior de la clase 35, servicios de publicidad y servicios empresariales y de la clase 42, servicios científicos, tecnológicos e informáticos. Los servicios difieren claramente en su naturaleza y finalidad, también difieren en su canal de distribución y en el público destinatario. Los servicios no son complementarios ni están en competencia entre sí.

b) Público destinatario – grado de atención

 

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

 

En el presente caso, los servicios considerados idénticos o similares en distintos grados están dirigidos mayoritariamente a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos.

 

El grado de atención puede variar de medio a alto, en función del carácter especializado de los términos y las condiciones de los servicios adquiridos.

c) Los signos

 

BARCELONA WORLD BARCELONA MÓN	BARCELONA WORLD RESORTS
Marca anterior	Marca impugnada

 

 

El territorio de referencia es España.

 

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

El elemento ”BARCELONA”, presente en ambos signos, se asociará claramente con la ciudad de Barcelona. Este elemento  se considera débil para todos los servicios ya que se entenderá como el origen de estos servicios. El vocablo “WORLD”, igualmente presente en ambos signos, es una palabra de lengua inglesa que será reconocido con el significado “Mundo” por parte del público.

El vocablo “MÓN” de la marca anterior es una palabra de lengua catalana que significa “Mundo”. Sera entendido en este sentido por parte del público de referencia.

Tanto “WORLD” como “MÓN” son distintivos para las dos partes del público, el que entienda los vocablos y el que no ya que no tienen relación alguna con los servicios de referencia.

El elemento “RESORT” de la marca impugnada es también una palabra de lengua inglesa que se usa frecuentemente en el ámbito hotelero y turístico. El público lo entenderá como referente a un complejo hotelero. En relación con los servicios aquí relevantes, este vocablo tiene un carácter distintivo normal.

 

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

 

Visualmente y fonéticamente, los signos coinciden en sus primeras partes “BARCELONA WORLD”. No obstante, se diferencian en los vocablos que vienen a continuación, “BARCELONA MÓN” en el caso de marca anterior y “RESORT” en el caso del signo impugnado. Cabe destacar que para el público que entiende el vocablo “MÓN”, la combinación “BARCELONA MÓN” es simplemente una repetición de la combinación “BARCELONA WORLD”.

 

Aún teniendo en cuenta que el vocablo “BARCELONA” tiene un carácter distintivo reducido, la coincidencia en la combinación “BARCELONA WORLD” lleva a un grado de similitud medio entre los signos.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten.  Dado que los signos coinciden en el significado del vocablo “BARCELONA” y para los que entienden “WORLD” y/o “MÓN” también en el significado de estos vocablos, se asociarán con un significado similar. Los signos son similares al menos en un grado medio desde el punto de vista conceptual.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

 

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

 

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

 

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento débil en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

 

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

 

Los servicios han sido considerados parcialmente idénticos, parcialmente similares en diferente grado y parcialmente diferentes.

Los signos son visualmente, fonéticamente y conceptualmente similares en un grado medio. Presentan similitudes en la medida que ambos coinciden en su parte inicial “BARCELONA WORLD”. Además, para una parte del público, el segundo elemento “BARCELONA MÓN” de la marca anterior es simplemente un desdoblamiento de “BARCELONA WORLD” y no añade elementos diferenciadores.

El vocablo adicional del signo impugnado “RESORT” esta situado al final de la marca y como ya se ha subrayado anteriormente, en la percepción de los consumidores la parte inicial de los signos tiene mayor peso.

 

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) e incluso los consumidores que posean una alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

 

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

 

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En el presente caso, el consumidor puede percibir el signo impugnado como una línea de servicios especializado en resorts.

 

El riesgo de confusión también implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca  española de la parte oponente. 

 

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los  servicios declarados idénticos o similares a los de la marca anterior. Este resultado es igualmente valido para los servicios similares en grado bajo dada la similitud de los signos.

 

El resto de los servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos  servicios.

 

COSTAS

 

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

 

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

 

 

 

 

La División de Oposición

 

 

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Dorothée SCHLIEPHAKE

Patricia LOPEZ FERNANDEZ DE CORRES

 

 

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).