OPPOSITION n° B 2 173 857

Evergreen Land, Unit 3, 20th Floor, Golden Center, 188 Des Voeux Road, Central Hong Kong, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (opposante), représentée par Strato-IP, 18, rue Soleillet, 75020 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

Visiomed Group, 21 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (demanderesse), représentée par Anne-Véronique Weber, 66 rue de la Pompe, 75116 Paris, France (mandataire agréé).

Le 09/06/2016, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L’opposition n° B 2 173 857 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; emplâtres, désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; pesticides; insecticides; fongicides; parasiticides; herbicides; bains médicinaux; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 11 431 401 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de l’Union européenne n° 11 431 401. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 3 349 290 et sur l’enregistrement international n° 889 823 désignant le Benelux, la République Tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

Le 30/10/2014, la division d’opposition a rendu une décision aboutissant au rejet de l’opposition aux motifs de l’absence de risque de confusion entre les marques antérieures et la demande de marque de l’Union européenne.

La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 16/2015‑1 le 19/05/2016. Par sa décision, la chambre a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre a basé l’examen du recours sur la base de la marque antérieure française et a considéré qu’il ne saurait être exclu qu’une partie non négligeable du public français perçoive les marques comme similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement. En particulier la chambre a considéré que les marques sont visuellement similaires à un degré qui n’est pas faible, que la similitude au niveau phonétique est plus importante et qu’il existe une similitude conceptuelle à un certain degré pour une partie non négligeable du public. La chambre a retenu que les différences entre les signes ne suffisent pas à écarter l’existence d’un risque de confusion, même si les marques étaient utilisées pour des produits identiques tels que des insecticides. Ainsi, elle a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour que cette dernière examine les preuves d’usage, compare les produits et services en cause et détermine s’il subsiste un risque de confusion en France. Si nécessaire, elle a précisé que l’instance de renvoi devra aussi examiner dans quelle mesure un risque de confusion pourrait exister dans d’autres territoires pertinents.

La division d’opposition estime donc qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la marque française nº 3 349 290 soumise à usage.

PREUVE DE L’USAGE

Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.

Conformément à cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir notamment la preuve de l’usage de la marque française n° 3 349 290 .

La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la publication de la demande contestée.

La marque contestée a été publiée le 18/01/2013. L’opposante est dès lors tenue de prouver que la marque sur laquelle est fondée l’opposition a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 18/01/2008 au 17/01/2013 inclus. Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage de la marque en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:

Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, tous ces produits pouvant avoir un effet répulsif pour les moustiques.

Classe 5: Produits insecticides, produits anti-moustiques. Bracelets, anneaux de chevilles, tours de cou, colliers et étiquettes insecticides contenant des répulsifs pour insectes notamment anti-moustiques.

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 08/11/2013, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 07/01/2014 pour fournir des preuves de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 07/03/2014. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 07/03/2014 (dans le délai imparti).

Les éléments de preuve se composent des documents suivants:

• Extrait d’un catalogue espagnol daté 2009-2010 émanant des Laboratoires Milo, S.A. (distributeur espagnol de produits pharmaceutiques), présentant la gamme des produits « Para’Kito » (répulsifs anti-moustiques). La marque telle qu’enregistrée apparaît sur les produits, leurs emballages et présentoirs.

• Extrait d’un catalogue de vente français, intitulé « 360° du mois », daté juillet-août 2012 et présentant les produits de l’opposante « Para’Kito » (bracelets répulsifs) avec leur prix.

• Rapport de l’agence marketing « Fil Rouge » sur la campagne publicitaire « Para’Kito ». Ce document n’est pas daté même s’il se réfère à des actions publicitaires menées en 2012. Ce document se rapporte à une campagne publicitaire visant à accroître la visibilité de la marque en pharmacie (1160 vitrines posées). Des photographies de pharmacies proposant les produits « Para’Kito » à la vente sont jointes au rapport.

• Extrait du magazine « Voici » daté août 2009 faisant référence au bracelet anti-moustiques « Para’Kito ».

• Extrait du magazine « 1,2,3 … détente », daté été 2009, distribué par le groupe autoroutier « APRR » et contenant une publicité pour les bracelets répulsifs anti-moustiques « Para’Kito ». La marque telle qu’enregistrée est reproduite sur les produits.

• Extrait du magazine « TGV Magazine », daté juillet-août 2012, contenant une publicité pour les bracelets répulsifs anti-moustiques « Para’Kito ».

• Extrait de la revue « Altitude », daté printemps/été 2009, présentant une publicité pour les bracelets répulsifs anti-moustiques « Para’Kito ».

• Extrait de la revue « Cyclones », daté juillet 2008, présentant une publicité pour les bracelets répulsifs anti-moustiques « Para’Kito ».

• Extrait de la revue espagnole « Consejos de tu farmacéutico », daté juin 2008, faisant référence aux bracelets répulsifs anti-moustiques « Para’Kito ».

• Deux extraits de la revue chypriote « Omikon », datés 2011 et 2012, faisant référence aux bracelets répulsifs anti-moustiques « Para’Kito ».

En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.

L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (30/11/2009, T-353/07, ‘Coloris’, EU:T:2009:475, § 24).

Les documents présentés ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.

Aucun des documents fournis ne se rapporte à l’importance de l’usage de la marque antérieure. Aucune indication n’est donnée quant à la commercialisation effective des produits concernés, au volume des ventes ou au chiffre d’affaires lié à ces ventes. L’opposante n’a pas apporté de factures, de documents comptables, de déclarations sous serment ou d’autres documents qui auraient pu donner des indications concrètes quant à l’importance de l’usage.

En ce qui concerne la France, les documents apportés se réfèrent tous à la promotion des produits « Para’Kito » et non à leur commercialisation effective. Les documents consistent en cinq publicités publiées dans des magazines dont certains sont destinés aux usagers de la SNCF et d’un réseau autoroutier; un extrait de catalogue de vente et un rapport d’une agence de publicité non daté. Aucune information n’a été donnée en ce qui concerne la distribution des magazines et du catalogue et le rapport non daté sur la campagne publicitaire des produits « Para’Kito » ne permet pas de déduire si les produits exposés dans les pharmacies ont effectivement été vendus et dans quelle mesure.

Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante n’a pas fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.

La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

La division d’opposition conclut que la preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que la marque antérieure française a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.

Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE et de la règle 22, paragraphe 2, du REMUE.

L’opposation se poursuit sur la base de la désignation Benelux de l’enregistrement international n° 889 823 non soumise à usage.

En effet, il convient de signaler que la demande de preuve d’usage est irrecevable pour le Benelux.

Chaque État membre dispose d’un délai de 12 ou 18 mois pour transmettre un refus provisoire conformément au protocole de Madrid.

Si aucun refus provisoire n’est émis dans ce délai, la date qui sera décisive pour déterminer si la marque fait l’objet d’une obligation de preuve de l’usage est calculée en tenant compte de la date de notification à partir de laquelle débute la période au cours de laquelle le refus peut être notifié (telle qu’indiquée par l’OMPI) en appliquant le délai pertinent de 12 ou 18 mois.

Si un refus provisoire est émis durant ce délai, la date à prendre en considération pour déterminer si la marque fait l’objet d’une obligation de preuve de l’usage est la date à laquelle la procédure conduisant au refus provisoire a été clôturée, c’est-à-dire la date à laquelle la déclaration d’octroi de protection a été émise. Par ailleurs, si aucun refus provisoire n’a été notifié, mais si une déclaration d’octroi de protection a été émise avant l’expiration du délai de 12 ou 18 mois, la date de celle-ci sera décisive.

Pour la désignation Benelux, un délai de 12 mois s’applique normalement (date de notification de l’OMPI + 12 mois = 10/08/2007). Toutefois, un refus provisoire a été émis dans ce délai et la déclaration d’octroi de protection a été émise par l’OMPI le 15/01/2009. Cette date est décisive et partant, la demande de preuve d’usage est irrecevable pour cet Etat membre.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international nº 889 823 de l’opposante désignant le Benelux.

1. Les produits et services

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, tous ces produits pouvant avoir un effet répulsif pour les moustiques.

Classe 5: Produits insecticides, produits anti-moustiques; répulsifs pour insectes notamment anti-moustiques sous forme de bracelets, anneaux de chevilles, tours de cou, colliers et étiquettes insecticides.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; pesticides; insecticides; fongicides; parasiticides; herbicides; bains médicinaux; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; herbes médicinales.

Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 5

Les insecticides sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).

Les produits pour la destruction des animaux nuisibles de la demande couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits insecticides de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Il existe un chevauchement entre les parasiticides contestés et les produits insecticides de l’opposante, certains insectes pouvant être considérés comme des parasites. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les pesticides; fongicides; herbicides de la demande sont similaires à un fort degré aux produits insecticides de l’opposante. Ces produits ont une finalité très similaire (détruire les animaux, champignons ou végétaux nuisibles), ils partagent généralement les mêmes réseaux de distribution et les mêmes fabricants et ils s’adressent aux mêmes consommateurs (cultivateurs, etc.).

Les produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants de la demande sont similaires aux produits insecticides de la marque antérieure. Ces produits ont la même finalité (détruire la vermine, les germes pathogènes), ils partagent les mêmes producteurs et réseaux de distribution (laboratoires pharmaceutiques, pharmacies) et ils s’adressent au même public.

Les produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique de la demande sont similaires à un faible degré aux produits insecticides de la marque antérieure. Ces produits ont la même finalité (prévenir une maladie, telle que le paludisme, pouvant résulter de la piqûre d’un insecte), ils peuvent être complémentaires et ils partagent les mêmes réseaux de distribution (pharmacies et parapharmacies).

Les emplâtres de la demande sont des préparations thérapeutiques destinées à être appliquées sur la peau. Les bains médicinaux sont des préparations thérapeutiques destinées à soigner une maladie de la peau ou apaiser les symptômes extérieurs d’une inflammation ou d’une démangeaison suite par exemple à un eczéma ou une piqûre d’insecte. Ces produits sont similaires à un faible degré aux produits insecticides de l’opposante dans la mesure où ils ont une finalité proche (prévenir une maladie pouvant résulter de la piqûre d’un insecte et soigner, soulager les piqûres d’insectes), ils s’adressent au même public et ils partagent les mêmes réseaux de distribution (pharmacies et parapharmacies).

Les herbes médicinales de la demande sont des plantes essentiellement utilisées pour leurs vertus thérapeutiques, qui peuvent également avoir des propriétés répulsives pour les insectes (herbe citronnelle, lavande, etc.). Ainsi, ces produits sont similaires à un faible degré aux produits insecticides de la marque antérieure dans la mesure où ils partagent la même finalité (répulsif contre les insectes), ils sont susceptibles d’être en concurrence et ils s’adressent aux mêmes consommateurs.

Les substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés de la demande sont des substances préparées en fonction d’exigences diététiques particulières. Le matériel pour pansement de la demande comprend des compresses, bandes et sparadrap utilisés pour protéger et soigner une plaie. Ces produits ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure qui couvrent essentiellement des insecticides, des répulsifs pour insectes en classe 5 et des savons, huiles essentielles, cosmétiques et des produits de parfumerie en classe 3. Ces produits ne sont pas de même nature, ils n’ont ni la même finalité, ni la même utilisation et ils sont fabriqués et distribués par des entités distinctes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.

Produits contestés dans la classe 10

Les produits contestés appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure qui couvrent essentiellement des insecticides, répulsifs pour insectes en classe 5 et des savons, huiles essentielles, cosmétiques et des produits de parfumerie en classe 3. Ces produits ne sont pas de même nature, ils n’ont ni la même finalité, ni la même utilisation et ils sont fabriqués et distribués par des entités distinctes. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires dans la mesure où les produits de la marque antérieure ne sont pas indispensables pour l’utilisation des produits contestés.

Services contestés dans la classe 35

Les services contestés consistent essentiellement en des services de publicité et de gestion des affaires commerciales. Les services de publicité consistent à aider d’autres personnes à vendre leurs produits et services en promouvant le lancement et/ou la vente de ceux-ci, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui assurer un avantage compétitif grâce à la publicité. Ces services sont prestés par des agences publicitaires. Les services de gestion d’entreprise sont des services généralement prestés par des entreprises spécialisées dans ce secteur particulier, notamment par des consultants. Ces entreprises collectent les informations et fournissent à leurs clients les outils et l'expertise nécessaires pour mener à bien leurs activités, ou apportent aux entreprises le soutien nécessaire pour se développer, grandir et accroître leur part de marché.

Ces services ainsi que les services contestés de relations publiques, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure compris dans les classes 3 et 5. Ces produits et services diffèrent en ce qui concerne leur nature, méthode d’utilisation, finalité, producteurs/prestataires, réseaux de distribution et public (public spécialisé composé d’entreprises contre grand public). Enfin, ces produits et services ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.

Il convient d’ajouter que la nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits. Le simple fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Dès lors, la publicité est différente des produits faisant l’objet d’une publicité.

2. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent essentiellement au grand public ainsi qu’à des professionnels. Le niveau d’attention varie de normal à élevé dans la mesure où il s’agit de produits qui peuvent avoir un impact sur la santé des consommateurs.

3. Les signes

	ZAPKITO
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est le Benelux.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

En l’espèce, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle français.

La marque antérieure est une marque figurative représentant une étiquette ovale à l’intérieur de laquelle est représenté un élément figuratif, de couleur orange, perçu comme la représentation stylisée d’un insecte volant, très ressemblant à un moustique. Un contour orange de forme ovale entoure cet élément figuratif et son tracé est interrompu par l’élément verbal « Para’Kito » écrit en orange en arrondi, dans la partie inférieure droite du signe.

L’élément figuratif, de par sa grande taille et sa position centrale, est visuellement plus accrocheur que terme « Para’Kito » représenté dans la partie inférieure du signe. Toutefois, en relation avec les produits concernés (insecticides), cet élément représentant un insecte volant ou un moustique est faible.

Quant à la perception de l’élément « Para’Kito » de la marque antérieure, les consommateurs sont susceptibles de le décomposer en ses éléments « Para » et « Kito », notamment en raison de l’apostrophe et du « K » majuscule. « Para » est un préfixe signifiant, entre autres, « protection contre ou de quelque chose » (comme dans les termes « parapluie » ou « paratonnerre »). « Kito » n’a pas de signification. Même si ce dernier est un terme inventé et que le propre d’un préfixe est d’introduire un mot connu, les consommateurs ne s’attendent pas à la même rigueur grammaticale et syntaxique dans les communications commerciales. Par conséquent, dans le contexte des produits en cause qui visent précisément à empêcher les attaques nuisibles d’insectes volants, le consommateur francophone comprendra le préfixe « Para » comme signifiant « protection contre » et par conséquent, cet élément est faible. Ceci est d’autant plus vrai que la marque antérieure comprend un élément figuratif reconnaissable comme un insecte volant ou un moustique. Partant, l’élément « Kito » est plus distinctif que le préfixe « Para » qui le précède.

La marque contestée est une marque verbale formée par le terme « ZAPKITO ». Elle est protégée aussi bien pour une écriture en lettres majuscules que minuscules. Elle ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.

Bien que le signe « ZAPKITO » soit écrit comme un seul terme indivisible, cela n’exclut pas en soi la possibilité que le public pertinent puisse le décomposer en des éléments qui suggèrent pour lui une signification précise ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît, selon la jurisprudence bien établie (14/02/2008, T-189/05, Galvalloy, EU:T:2008:39, § 62). Bien que les trois lettres « ZAP » ne constituent pas l’abréviation usuelle du terme « zapper », cette combinaison de lettres, extrêmement rare en français, est phonétiquement identique à la troisième personne et à l’impératif du verbe « zapper » qui indique en langage familier le fait d’omettre quelque chose ou quelqu’un ou encore le fait d’éliminer, d’écarter. Cette signification est d’autant plus évidente pour le consommateur lorsque les produits concernés sont des insecticides. Partant, comme dans la marque antérieure, l’élément « KITO » est plus distinctif que le préfixe « ZAP » qui le précède.

Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les lettres « K-I-T-O » identiquement situées en position finale des éléments verbaux « ZAPKITO » et « Para’Kito », de sorte que les éléments verbaux ont des structures similaires. Aussi, ces éléments verbaux ont pratiquement le même nombre de lettres (8 contre 7). Les signes ont également en commun la lettre « A » placée en deuxième position. Par ailleurs, ils diffèrent par les lettres « P-*-R-A » suivies d’une apostrophe dans la marque antérieure contre les lettres « Z-*-P » de la marque contestée. Ils diffèrent également par la stylisation et les éléments figuratifs de la marque antérieure tels que décrits ci-dessus. Toutefois, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (arrêt du 14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; décision du 19/12/2011, R 233/2011‑4 Best Tone (fig.) / BETSTONE (fig.), § 24; et décision du 13/12/2011, R 53/2011‑5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Il ressort de ce qui précède que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les syllabes /ki-to/ présentes de façon identique dans les signes. La prononciation diffère par les syllabes /pa-ra/ de la marque antérieure contre la syllabe /zap/ de la marque contestée; la première syllabe des signes ayant toutefois en commun le son de la lettre « A ». Les éléments verbaux des signes ont pratiquement le même nombre de syllabes (deux contre trois). En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, dans le contexte des produits pertinents, le préfixe « para » de la marque antérieure signifie « protection contre » et l’élément « ZAP » de la marque contestée sera perçu comme signifiant « éliminer/écarter ». L’élément figuratif de la marque antérieure représentant un insecte volant ou un moustique renforce la signification du terme « para » (protection contre les attaques de tels volatiles nuisibles). Dans la mesure où les préfixes « PARA » et « ZAP » évoquent la même idée d’écarter, d’éliminer quelque chose, les signes présentent un faible degré de similitude conceptuelle.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.

5. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents.

La marque antérieure dispose d’une force distinctive normale.

Les éléments verbaux des signes en présence, que les consommateurs retiennent plus facilement et par lesquels ils se réfèrent aux marques, présentent des similarités au niveau visuel, phonétique et conceptuel. Le fait que les parties initiales des parties verbales (« Para’ » contre « ZAP ») sont différentes, ne suffit pas pour écarter un risque de confusion. En effet, en l’occurrence, le terme de fantaisie commun « KITO », bien que placé en position finale, est plus distinctif que les éléments initiaux « Para’ » contre « ZAP » et, partant, de nature à retenir l’attention du public pertinent. En outre, le fait que, dans la marque antérieure, les éléments « ZAP » et « KITO » sont joints en un seul mot sans séparateur entre eux alors que, dans « Para’Kito », la conjonction des éléments « para » et « kito » est ponctuée par l’apostrophe et le « K » majuscule, n’atténue pas les similarités visuelles, phonétiques et conceptuelles pour le public pertinent parlant français.

Finalement, concernant l’élément figuratif de la marque antérieure, celui-ci sera clairement perçu comme la représentation stylisée d’un insecte volant, très ressemblant à un moustique. Bien que visuellement accrocheur, cet élément est faible en relation avec les produits concernés (insecticides).

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les ressemblances et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle français, même lorsque celui-ci dispose d’un niveau d’attention élevé.

L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposante désignant le Benelux.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. Etant donné les similitudes pertinentes entre les signes, la marque contestée doit être rejetée pour les produits similaires à un faible degré.

Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.

L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international n° 889 823 désignant la République Tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, Chypre, la Lituanie, la Lettonie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

Étant donné que ces désignations portent sur le même signe que celui qui a été comparé et couvrent une gamme identique de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services et il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante pour les désignations soumises à usage.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Catherine MEDINA

Frédérique SULPICE

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.