WIDERSPRUCH Nr. B 2 154 071

Zanox AG, Stralauer Allee 2, 10245 Berlin, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Squire Patton Boggs (UK) LLP, 7 Devonshire Square, London EC2M 4YH, United Kingdom (zugelassener Vertreter)

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Xyologic Mobile Analysis GmbH, Markgrafenstrasse 36, 10117 Berlin, Deutschland (Anmelderin), vertreten durch Lacore Rechtsanwälte LLP, Markgrafenstraße 36, 10117 Berlin, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 04/08/21 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Der Widerspruch Nr. B 2 154 071 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.

2. Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 11 491 909 ein, und zwar gegen alle Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 38 und 42. Nachdem die Markenanmeldung teilweise, nämlich für einen Teil der Waren der Klasse und die Dienstleistungen der Klasse 42 wegen des Vorliegens absoluter Schutzhindernisse zurückgewiesen wurde, erklärte die Widersprechende, den Widerspruch für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen aufrecht halten zu wollen. Der Widerspruch beruht auf den Unionsmarkeneintragungen Nr. 3 603 446 und 3 886 355, nachdem die Widersprechende mit Schreiben vom 01/08/2016 den Widerspruch teilweise, nämlich soweit er auf weiteren, Markeneintragungen beruhte, zurückgenommen hat. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

AdRank (3 603 446) (3 886 355)	AppRank
Ältere Marken	Angefochtene Marke

BENUTZUNGSNACHWEIS

Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Gemäß denselben Bestimmungen muss der Widerspruch bei fehlenden Nachweisen zurückgewiesen werden.

Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marken, auf denen der Widerspruch beruht verlangt.

Der Antrag wurde rechtzeitig eingereicht und ist zulässig, da die älteren Marken mehr als fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung eingetragen wurden.

Die angefochtene Marke wurde am 25/02/2013 veröffentlicht. Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marken, auf denen der Widerspruch beruht, in der Europäischen Union vom 25/02/2008 bis einschließlich zum 24/02/2013 ernsthaft benutzt wurden. Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marken in Verbindung mit den Dienstleistungen hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:

Unionsmarke 3 603 446

Klasse 35: Werbung; Unternehmensberatung; Marktforschung; Erstellung von Geschäftsgutachten, Erstellung von Vermarktungspotentialanalysen; digitale Datenverarbeitung; elektronische Datenverarbeitung für Dritte.

Klasse 38: Telekommunikation; Übermitteln von Informationen im Internet; Elektronische Nachrichtenübermittlung; Email-Dienste; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer.

Klasse 42: Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie, sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Programmieren einer Datenbank; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Dienstleistungen eines Grafikers; Entwicklungsdienste und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Erstellung von Computeranimationen, nämlich Programmierung für die Computeranimation; Erstellung wissenschaftlicher Gutachten; Bereitstellung von Plattformen im Internet.

Unionsmarke 3 886 355

Klasse 35: Werbung; Unternehmensberatung; Marktforschung; Erstellung von Geschäftsgutachten, Erstellung von Vermarktungspotentialanalysen; Dienstleistungen einer Datenbank, nämlich Sammeln, Aufbereiten, Archivieren, Aktualisieren von Daten; Systematisierung und Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Digitale Datenverarbeitung und elektronische Datenverarbeitung für Dritte; Bereitstellung von Informationen in Bezug auf Werbung, Unternehmensberatung, Marktforschung, Geschäftsgutachten und Vermarktungspotentialanalysen.

Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen eines Zugangs zu Informationen im Internet; elektronische Nachrichtenübermittlung; Email-Dienste; Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer.

Klasse 42: Dienstleistungen im Bereich der Wissenschaft und der Technologie sowie diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Dienstleistungen eines EDV-Programmierers; Dienstleistungen eines Grafikers; Entwicklungsdienste und Recherchedienste bezüglich neuer Produkte für Dritte; Erstellung von Computeranimationen; Erstellung wissenschaftlicher Gutachten; Bereitstellung von Plattformen im Internet.

Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV, muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.

Am 10/01/2014 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 UMDV der Widersprechenden eine Frist bis zum 15/03/2014 um Benutzungsnachweise für die älteren Marken einzureichen. Die Widersprechende legte innerhalb der bis zum 15/05/2014 verlängerten Frist am 13/05/2014 Benutzungsnachweise vor.

Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind die folgenden:

• Eidesstattliche Versicherung von Herrn Denis Waurick vom 12/05/2014, welche allgemeine Angaben zur Widersprechenden sowie deren Produkten enthält. Weiterhin wird in dieser mitgeteilt, dass Umsatz und Werbeaufwendungen für das „AdRAnk“ Angebot nicht beziffern werden können (Ziffer 7) . Das Angebot wird jedoch vom Vertrieb aktiv vorgestellt. Es werden Umsatzahlen und Werbeaufwendungen für den Produktbereich „Affiliate Marketing“ in den Jahren 2009 – 2013 dargestellt.

• Undatierte 25-seitige Werbebroschüren in deutscher und französischer Sprache, welche nach Angabe der Widersprechenden in den Jahren 2008 – 2010 verwendet wurden. Die Broschüren stellen die Widersprechende und deren Angebot insgesamt dar. Der Begriff „AdRank“ lässt sich in den Broschüren zweimal auffinden: „Anhand Ihres AdRanks können Sie sehen, wie Ihre Conversion Rates und Ihr Business wachsen“ und „Einzigartiges AdRank Tool für höhere Conversion Rates“.

• Auschnitte aus einer Präsentation bei einem Kunden der Widersprechenden vom 09/12/2011, in denen Zahlen zur Bewertung eines „Programm – AdRank“ dargestellt sind.

• Bedienungsanleitung für das Angebot der Widersprechenden aus dem Jahr 2013 in englischer Sprache in welcher der Begriff „AdRank“ erläutert wird. „Was ist ein AdRank?“ – „Eine zanox Maßeinheit für das kommerzielle Potential …“

• Auszüge aus Internet Blogs in welchen sich Dritte über das Angebot der Widersprechenden austauschen. „AdRank“ findet dabei beispielhaft Verwendung wie folgt: „Um den VIP Status zu erhalten benötigt ein Publisher mind. den zanox AdRank 6…“

• Undatierte Ausdrucke der Webseite der Widersprechenden in welchen unter anderem in einem Glossar Begriffe aus der Welt des Affiliate Marketings erläutert werden, darunter auch „AdRank“ als „Maß für das kommerzielle Potential von Publishern ….“

Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung sind alle erheblichen Faktoren und Umstände in Betracht zu ziehen, wie insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen und die Merkmale des betreffenden Marktes, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, der quantitative Umfang der Benutzung, ihre Dauer und Regelmäßigkeit.

Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren oder Dienstleistungen durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.

Die eingereichten Unterlagen liefern der Widerspruchsabteilung völlig unzureichende Angaben über das Handelsvolumen, die Größe des Gebiets, in dem die Marken benutzt wurden, sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung. Zu den Werbebroschüren fehlen jegliche Angaben über Auflagen und Reichweite, ebenso fehlen entsprechende Angaben zur Nutzung der Website. Auch die eidesstattliche Versicherung beschränkt sich auf allgemeine Versicherungen, dass die Zeichen genutzt wurden, macht jedoch keinerlei Angaben zum Umfang dieser Nutzung.

Folglich befindet die Widerspruchsabteilung, dass die Widersprechende keinen ausreichenden Nachweis für den Benutzungsumfang der älteren Marken geliefert hat.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV der Ausdruck „Art der Benutzung“ den Benutzungsnachweis des Zeichens als Marke im Geschäftsverkehr, die Nutzung in der eingetragenen Form oder in einer nur in Bestandteilen abweichenden Form gemäß Artikel 15 Absatz 1 Punkt 2 Buchstabe a UMV, und der Benutzung für Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde umfasst.

Im vorliegenden Fall beweist der Nachweis die Benutzung der Zeichen als beschreibende Angabe zur Funktionalität einer umfangreichen Software, ohne klaren Verweis auf spezifische Waren oder Dienstleistungen. Dies ergibt sich aus den eingereichten Nachweisen, insbesondere aus der Tatsache, dass der Begriff in einem Glossar erläutert wird. Die Widerspruchsabteilung ist der Ansicht, dass der Nachweis nicht die Benutzung der Zeichen als Marke beweist und ist folglich der Auffassung, dass die Widersprechende keine ausreichenden Hinweise für die Art der Nutzung der älteren Marken vorgelegt hat.

Der Gerichtshof hat befunden, dass eine „ernsthafte Benutzung“ einer Marke vorliegt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Darüber hinaus wird mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Unionsmarke verlangt, dass die Marke, so wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, sowie 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Die Widerspruchsabteilung kommt zu dem Schluss, dass der von der Widersprechenden eingereichte Nachweis nicht für einen Beleg der ernsthaften Benutzung der älteren Marken in dem entsprechenden Gebieten während des relevanten Zeitraums ausreicht.

Daraus folgt, dass der Widerspruch gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV und Regel 22 Absatz 2 UMDV zurückgewiesen werden muss.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV, bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Reiner SARAPOGLU

Volker Timo MENSING

Denitza STOYANOVA-VALCHANOVA

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.