DÉCISION

de la Première chambre de recours

du 16 octobre 2019

Dans l’affaire R 1543/2018-1

West End Drinks Limited
Cardinal House, 4th Floor, 39-40 Albemarle Street London W1S 4TE Royaume-Uni	Demanderesse / Demanderesse au recours

représentée par STOBBS, Building 1000, Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni

contre

PERNOD RICARD, société anonyme
12, place des Etats-Unis 75016 Paris France	Opposante / Défenderesse au recours

représentée par NAUTADUTILH, Chaussée de la Hulpe, 120, 1000 Bruxelles, Belgique

RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 2 198 813 (demande de marque de l’Union européenne nº 11 539 103)

la Première chambre de recours

composée de Th. M. Margellos (Président), Ph. von Kapff (Rapporteur) et M. Bra (Membre)

Greffier : H. Dijkema

rend la présente

Décision

Résumé des faits

1. Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 1 février 2013, West End Drinks Limited (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour les produits et services suivants suite à deux limitations le 29 novembre 2013 et le 7 janvier 2014:

Classe 32 - Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Eaux gazeuses; Produits pour la fabrication des eaux gazeuses; Lait d'amandes [boisson]; Boissons sans alcool à l'aloe vera; Apéritifs sans alcool; Bières; Moût de bière; Préparations pour faire des boissons; Jus de pommes; Cocktails sans alcool; Essences pour la préparation de boissons; Boissons de fruits non alcooliques; Jus de fruits; Nectars de fruits; Bière de gingembre; Moût de raisin; Houblon (extraits de -) pour fabrication de bière; Boissons isotoniques; Kwas [boisson sans alcool]; Limonades; Liqueurs, préparations pour la fabrication de liqueurs; Eaux lithinées; Bière de malt; Moût de malt; Lait d'arachides [boisson non alcoolique]; Eaux minérales [boissons]; Produits pour la fabrication des eaux minérales; Moûts; Boissons sans alcool; Extraits de fruits sans alcool; Boissons sans alcool à base de miel; Orgeat; Pastilles pour boissons gazeuses; Poudres pour boissons gazeuses; Salsepareille [boisson sans alcool]; Eau de Seltz; Sorbets [boissons]; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Sodas; Sirops pour boissons; Sirops pour limonades; Eaux de table; Jus de tomates [boissons]; Jus végétaux [boissons]; Eaux [boissons]; Boissons à base de petit-lait; Boissons énergétiques; Boissons énergétiques contenant de la caféine; Boissons non alcooliques; Cocktails sans alcool; Cidre non alcoolique; Extraits de fruits; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies];

Classe 33 - Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Apéritifs; Arak; Amers [liqueurs]; Eaux-de-vie; Cidre; Cocktails; Boissons distillées; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Genièvre [eau-de-vie]; Kirsch; Hydromel; Poiré; Piquette; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière; Alcool de riz; Rhum; Saké; Spiritueux; Vodka; Whisky; Vin; Aucun des produits précités étant des liqueurs;

Classe 43 - Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services de restaurants, de bars et de traiteur; Préparation de nourriture et de boissons; Infrastructures de bars faisant l'objet d'une licence, y compris bars mobiles; Services mobiles de fourniture de repas; Services de restaurants libre-service; Services de banquets; Bars, Cafés, Snack-bars, Bars à vins, Services de clubs de vins, Bars à sandwiches, Cafétérias, Cantines et Services de café; Services de bar; Services de plats à emporter; Services de restauration rapide; Mise à disposition d'installations hôtelières; Services de bed and breakfast; Fourniture de logements en chambre d'hôte; Services hôteliers et hébergement temporaire; Location de salles de réunion, de conférence et de réception; Fourniture de salles de réunions, banquets, réceptions, fêtes et spectacles; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie; Services de conseils et informations concernant la sélection, la préparation et le service d'aliments et boissons; Fourniture d'informations en matière d'aliments et boissons alcooliques et non alcooliques, y compris via l'internet; Exploitation de clubs de dîner; Services de réservation concernant les services précités; Services d'informations et de conseils dans tous les domaines précités, y compris ces services fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou de l'internet; Services de restauration (alimentation); Agences de logement [hôtels, pensions]; Services de bars; Pensions pour animaux; Réservation de pensions; Pensions; Cafés-restaurants; Cafétérias; Cantines; Crèches d'enfants; Services de traiteurs; Services de camps de vacances [hébergement]; Réservation d'hôtels; Services hôteliers; Services de motels; Mise à disposition de terrains de camping; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie; Location d'appareils de cuisson; Location de fontaines [distributeurs] à eau potable; Location d’appareils d’éclairage autres que pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; Location de salles de réunions; Location de logements temporaires; Location de tentes; Location de constructions transportables; Restauration [repas]; Maisons de retraite pour personnes âgées; Restaurants libre-service; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Réservation de logements temporaires; Maisons de vacances; Services d'information, de conseils et d'assistance en rapports avec les services précités.

La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes :

Doré, jaune foncé, jaune clair et crème.

2. La demande a été publiée le 20 mars 2013.

3. Le 19 juin 2013, PERNOD RICARD, société anonyme (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits mentionnés ci-dessus à savoir :

Classe 32 - Bières (listées deux fois); Moût de bière; Bière de gingembre; Moût de raisin; Houblon (extraits de -) pour fabrication de bière; Liqueurs, préparations pour la fabrication de liqueurs; Bière de malt; Moût de malt; Cidre non alcoolique;

Classe 33 - Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Apéritifs; Arak; Amers [liqueurs]; Eaux-de-vie; Cidres; Cocktails; Boissons distillées; Boissons alcooliques contenant des fruits; Genièvre [eau-de-vie]; Kirsch; Hydromel; Poiré; Piquette; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière; Alcool de riz; Rhum; Saké; Spiritueux; Vodka; Whisky; Vins ; aucun des produits précités étant des liqueurs.

4. L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

5. L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :

1. Marque de l’Union européenne MUE n^º 4 660 494

SOHO

déposée le 29 septembre 2005 et enregistrée le 6 octobre 2006 pour les produits suivants:

Classe 33 - Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

2. Marque nationale française n^o 1 394 356

SOHO

déposée et enregistrée le 16 février 1987 pour les produits suivants:

Classe 33 -Vins, spiritueux, liqueurs et notamment cocktails et bases pour cocktails.

6. Conformément à l’article 42, paragraphe 2 du Règlement sur la marque communautaire (CE) 207/2009 (applicable au moment de la requête de la demanderesse), sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque antérieure de l'Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de marque de l'Union européenne, la marque antérieure de l'Union européenne a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. La demanderesse a demandé l’opposante de présenter les preuves d’usage de ses droits antérieurs le 22 février 2017.

7. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 24 avril 2017 (dans le délai imparti). Elle renvoie également aux documents relatifs à l’usage déjà communiqués en annexe de ses observations du 7 octobre 2016. Les preuves d’usage fournies par l’opposante et prises en considération sont les suivantes :

• Annexe 5.1: Publicités pour la liqueur SOHO en France. Selon les informations fournies par l’opposante, ces publicités sont datées de 2003 à 2006. La marque SOHO apparaît dominante sur la bouteille et sous les formes suivantes:

• Annexe 5.2: Publicité parue dans le magazine Rayon Boissons de janvier 2012. SOHO y apparaît en tant que marque sur des bouteilles de liqueur, constituant l’élément le plus marquant des étiquettes :

 ;

• Annexe 5.3: Communiqués publi-promotionnels publiés dans 21 journaux et magazines français entre juin et septembre 2012. SOHO y apparaît en tant que marque pour des liqueurs, et ce sous les formes suivantes :  ;

• Annexe 6.1: Article publié sur le site Internet du magazine Alambic en mars 2011, annonçant la sortie de deux nouvelles références de liqueur SOHO ;

• Annexe 6.2: Article en français publié dans le magazine Rayon Boissons en février 2010, présentant une nouvelle gamme de liqueur SOHO : « Pernod […] commercialise la marque […] » et que cette nouvelle gamme « a déjà séduit Auchan, Carrefour, Géant-Casino et Cora », à savoir des acteurs de la grande distribution  ;

• Annexe 6.3: Article publié en France dans le magazine RVI (« le magazine des entreprises du vin et des spiritueux ») en juillet 2013. La Division d’Opposition a constaté que l’opposante décline la marque SOHO avec des vins pétillants aromatisés . Cet article est toutefois postérieur à la période déterminante ;

• Annexe 6.4: Article en français publié dans le magazine Rayon Boissons le 25 mai 2016, présentant une nouvelle gamme de liqueur SOHO . Cet article est toutefois postérieur à la période déterminante ;

• Annexe 10.1: Extrait du site Internet Wikipédia relatif à la marque SOHO qui explique que le Soho est une liqueur de litchi produite par l’opposante ;

• Annexe 10.2: 23 factures émises par la société française Pernod, licenciée de la marque SOHO, adressées à différentes sociétés françaises (notamment des supermarchés) ;

Des produits SOHO font l’objet de ces factures. Au vu des désignations de produits (notamment litchi 15 %, 70 cl) et des autres pièces fournies par l’opposante, il peut être clairement établi qu’il s’agit de liqueurs revêtues de la marque SOHO. Par ailleurs, les factures couvrent la période 2008-2013 et s’inscrivent toutes dans la période déterminante. Enfin, les volumes sont très importants, jusqu’à plus de 10 000 unités de bouteilles SOHO par facture ;

• Annexe 10.3: Extrait d'un rapport publié en 2015 par la société IWSR, une société indépendante d’analyse de marché des boissons, pour la catégorie Vin & Spiritueux en France, attestant des volumes de vente de la boisson alcoolisée SOHO en particulier pour les années suivantes :

-2010: 80 000 caisses de 9 litres, soit 720 000 litres de SOHO vendus ;

-2011: 105 000 caisses de 9 litres, soit 945 000 litres de SOHO vendus ;

-2012: 77 000 caisses de 9 litres, soit 693 000 litres de SOHO vendus.

• Annexe 10.4: Articles parus sur le site Internet www.rayons-boissons.com (« Le magazine des boissons en grande distribution »), qui apparaît comme une source indépendante de l’opposante. Ces articles datés de 2010, 2011 et 2012 révèlent que les parts de marché, en valeur, de la marque SOHO en grandes et moyennes surfaces (GMS) étaient les suivantes:

-6,70 % de novembre 2008 à novembre 2009 ;

-5,70 % de novembre 2009 à novembre 2010 ;

-5,80 % de novembre 2010 à novembre 2011.

• Annexe 10.5: Articles de presse et communiqués publi-promotionnels relatifs à la boisson alcoolisée SOHO, parus dans 13 magazines différents en France entre février 2011 et novembre 2012. Tant dans les articles indépendants que dans les encarts publicitaires, SOHO apparaît clairement comme une marque de liqueur et figure comme élément principal de la face avant de la bouteille, notamment :  ;

• Annexe 11: Etiquette arrière de la bouteille SOHO. Le dit élément verbal y apparaît dominant et est utilisé à titre de marque  ;

• Annexe 12: 12 factures émises par la société française Pernod à l’attention de la société britannique Pernod Ricard U.K., entre août 2008 et février 2013 ; 6 factures émises par la société britannique Pernod Ricard U.K. à l’attention de sociétés britanniques en 2012 et 2013 ;

Les descriptions des produits sont explicites (SOHO liqueur 21 %, 70cl SOHO 70cl). Il peut être clairement établi qu’il s’agit de liqueurs revêtues de la marque SOHO. Par ailleurs, les factures s’inscrivent toutes dans la période déterminante. Enfin, les volumes de vente pour la majorité des factures sont importants, avec chacune 660 unités de bouteilles SOHO ;

• Annexe 13: 13 factures émises par la société française Pernod attestant de la vente de bouteilles de SOHO à la société Pernod Ricard España, entre mars 2008 et juin 2012 ; 14 factures émises par la société espagnole Pernod Ricard España attestant de la vente de bouteilles de SOHO à des sociétés espagnoles entre 2012 et 2013 ;

Des produits SOHO font l’objet de ces factures. Au vu des désignations de produits (SOHO 70 cl; SOHO 6x1 L) et des autres pièces fournies par l’opposante, il peut être clairement établi qu’il s’agit de liqueurs revêtues de la marque SOHO. Par ailleurs, les factures s’inscrivent toutes dans la période déterminante. Enfin, les volumes de vente sont très importants, avec pour certaines factures 10 000 unités de bouteilles SOHO vendues ;

• Annexe 14: 12 factures émises par la société française Pernod attestant de la vente de bouteilles de SOHO à la société italienne COPPO 1896 S.p.A., entre août 2008 et août 2012 ; 13 factures émises par la société italienne COPPO 1896 S.p.A. attestant de la vente de bouteilles de SOHO à des sociétés italiennes entre 2010 et 2012 ;

Au vu des désignations de produits (notamment SOHO 70cl) et des autres pièces fournies par l’opposante, il peut être clairement établi qu’il s’agit de liqueurs revêtues de la marque SOHO. Par ailleurs, les factures s’inscrivent toutes dans la période déterminante. Enfin, les volumes de vente sont importants, avec pour plusieurs factures plus de 1 000 unités de bouteilles SOHO vendues ;

• Annexe 15: 2 factures émises par la société française Pernod attestant de la vente de bouteilles de SOHO à la société Pernod Ricard Belgium S.A., en décembre 2010 et décembre 2011 ; Au vu des désignations de produits (SOHO 70cl) et des autres pièces fournies par l’opposante, il peut être clairement établi qu’il s’agit de liqueurs revêtues de la marque SOHO.

8. Par décision rendue le 8 juin 2018 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté partiellement l’opposition pour une partie des produits contestés, mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus, jugeant qu’il existait un risque de confusion, notamment pour :

Classe 32 - Bières; Bière de gingembre; Liqueurs, préparations pour la fabrication de liqueurs; Bière de malt;

Classe 33 - Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Apéritifs; Arak; Amers [liqueurs]; Eaux-de-vie; Cidres; Cocktails; Boissons distillées; Boissons alcooliques contenant des fruits; Genièvre [eau-de-vie]; Kirsch; Hydromel; Poiré; Piquette; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière; Alcool de riz; Rhum; Saké; Spiritueux; Vodka; Whisky; Vins ; aucun des produits précités étant des liqueurs.

Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :

• En l’espèce, l’acte d’opposition n’était pas accompagné d’éléments de preuve concernant l’enregistrement français nº 1 394 356 sur lequel l’opposition était fondée; la preuve de l’usage ne saurait porter que sur l’enregistrement de l’Union européenne nº 4 660 494 ;

• La marque contestée a été publiée le 20 mars 2013. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition était fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 20 mars 2008 au 19 mars 2013 inclus ;

• En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux uniquement pour des liqueurs ;

• L’opposante prétend que la marque SOHO a également été exploitée pour un cocktail pétillant à base de vin. Cependant, en plus d’être hors de la période pertinente ou tardive, ces seules deux pièces ne contenant aucune information sur l’étendue de l’usage ne sauraient suffire à justifier un usage sérieux ;

• Les produits attaqués sont partiellement similaires aux liqueurs :

• Les liqueurs, se retrouvent dans les signes en conflit mais sont listées dans deux classes différentes. Par conséquent, ces produits sont fortement similaires.

• Les autres produits alcoolisés attaqués sont similaire aux liqueurs .

• Le cidre non alcoolique contesté en classe 32 est une sorte de jus de pomme gazéifié, vendu parmi les jus de fruits et ayant pour but de désaltérer. Quant aux moût de bière; moût de raisin; houblon ils sont utilisés pour la fabrication de la bière; le moût de malt contesté en classe 32 : il s’agit de mixtures et d’ingrédients entrant dans la fabrication de la bière ou du vin qui s’adressent à des professionnels.

• Le terme commun « SOHO » sera perçu par le public anglophone comme un quartier de Londres ou de New York. Dans la mesure où il n’existe pas de lien direct avec les caractéristiques des produits en cause, ce terme est distinctif ; la partie verbale « The King of » sera perçue comme laudative et donc faiblement distinctive ;

• Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement fortement similaires. La marque antérieure se retrouve reprise dans son intégralité par le signe contesté et ce, de manière individualisée et dominante;

• Les différences entre les signes se révèlent peu nombreuses et peu marquantes. Elles ne sont en tous les cas pas en mesure d’occulter ni de compenser les importantes coïncidences et ce, même pour les produits jugés faiblement similaires. Les signes comportent suffisamment de coïncidences, de surcroît marquantes, pour amener le public à penser que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ;

• À la lumière des éléments qui précèdent, la Division d’Opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour des produits similaires à différent degré dans l’esprit de la partie du public qui parle anglais et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union de la marque de l’opposante.

9. Le 7 août 2018, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation partielle de celle-ci dans la mesure où la demande de marque a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 octobre 2018 et la traduction le 8 novembre 2018.

10. Dans ses observations en réponse reçues le 13 février 2019, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours.

11. Le 13 février 2019 l’opposante a formé aussi un recours incident (« le recours incident ») demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où la marque antérieure est considérée utilisée sérieusement seulement pour liqueurs. Le mémoire exposant les motifs du recours y était inclus.

12. Les observations en réponse au recours incident ont été reçues en date du 24 avril 2018 et la traduction le 26 avril 2019.

Moyens et arguments des parties

13. Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :

• Les éléments supplémentaires présents dans la marque antérieure, tels que représentés dans la preuve de l'usage soumise, altèrent en effet le caractère distinctif de la marque verbale enregistrée. Il n'y a aucun exemple d'usage de la marque telle qu'enregistrée ;

• Les usages soumis aux marques pour , , et diffèrent tous dans leur caractère distinctif de la marque verbale enregistrée pour SOHO ;

• les éléments figuratifs qui accompagnent la marque antérieure telle qu'utilisée dans la preuve d’usage sont « peu nombreux », « simples » et « banals » dans leur application aux couleurs utilisées, aux fonds utilisés et concernant la police utilisée ;

• Les caractéristiques stylistiques supplémentaires telles que les caractères gras blancs sur un fond rectangulaire rouge, les lettres placées les unes au-dessus des autres et le rectangle rouge vertical ne sont pas seulement une variation de style, dans la mesure où elles ajoutent clairement un nouveau caractère distinctif et des éléments figuratifs à la marque dans son ensemble ;

• Dans l'affaire « NN / NN » (28/06/2017, T‑333/15, NN / NN, EU:T:2017:444), la marque verbale enregistrée pour « NN » n'était pas soutenue par l'utilisation de la marque stylisée pour « nn » dans la forme d'un élément figuratif où les lettres étaient placées à deux niveaux différents, chacune à l'intérieur d'un cercle coloré en noir. Cette variante a été tenue pour non « globalement équivalente à la marque enregistrée pour « NN » » car les modifications et les adjonctions avaient un caractère distinctif intrinsèque qui altérait le caractère de la marque et que, par conséquent, cela signifiait que la marque n'était plus reconnue comme telle avec les signes utilisés. Dans une autre affaire (30/11/2009, T‑353/07, Coloris, EU:T:2009:475), le Tribunal confirme ce raisonnement ;

• L'élément commun « SOHO » n'est pas fortement distinctif ; il est descriptif d'une caractéristique des produits car SOHO est un quartier du centre de Londres qui est traditionnellement associé à la vie nocturne et au divertissement, tel que défini dans le dictionnaire Oxford. L'autre terme utilisé dans le dictionnaire Oxford pour décrire « Soho » fait référence à « l'industrie du sexe », ladite industrie étant définie par le dictionnaire anglais Cambridge comme les « activités commerciales qui fournissent des services sexuels, tels que la prostitution (= vente de sexe) et le divertissement sexuel » ;

• Les autres éléments qui composent la demande contestée « THE KING OF » et l'affirmation de la Division d’Opposition que ces éléments seraient perçus comme laudatifs et donc faiblement distinctifs, est erronée. La signification de la marque demandée « THE KING OF SOHO » est qu'elle est clairement liée à une personne, d'une région géographique dans le sens traditionnel du mot « Roi » ;

• Le consommateur moyen percevrait la marque demandée comme une marque composée et, par conséquent, comme une unité ayant un sens différent du sens de ses composants individuels ; Les premières parties des marques en conflit sont, dès lors, différentes. Que les consommateurs tendent généralement à se concentrer sur le premier élément d'un signe quand ils sont confrontés à une marque est une pratique établie. De surcroît, la marque demandée est composée de quatre mots, la marque antérieure n'en comporte qu'un seul ;

• La décision conclut à une forte similitude des points de vue visuel, phonétique et conceptuel. Selon la demanderesse, cette appréciation est incorrecte ;

• Les « liqueurs » appartiennent à une catégorie spécifique de boissons alcoolisées dont l'élaboration, la composition et l'usage sont complètement différents de la catégorie des boissons dites « spiritueux » et ne seraient pas confondues avec la vodka. La consommation d'alcool pouvant avoir des effets importants sur le corps humain, le public concerné choisira soigneusement sa boisson parmi un groupe ou l'autre. Eu égard à ces différences, le public concerné ne considérera pas que ces produits sont, tout au plus, similaires à un faible degré et, selon nous, les liqueurs et les spiritueux sont en réalité différents quant à leur origine commerciale habituelle ;

• L'élément commun n'est pas suffisant pour entraîner un risque de confusion de la part du public. Cette affirmation est corroborée par le fait que la demanderesse les commercialise depuis le mois d'octobre 2013, à savoir cinq ans, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, et qu'il n'y a eu aucun cas de confusion sur le marché. La raison en est que les produits des marques ne s'imprimeraient pas de manière erronée dans la mémoire et ne seraient absolument pas confondus l'un avec l'autre.

14. Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :

• Pour ce qui concerne les produits pour lesquels la Division d’Opposition n’a pas admis l’opposition (à savoir le moût de bière ; moût de raisin (extraits de) houblon pour fabrication de bière et moût de malt), l’opposante n’introduit pas de recours incident et est d’accord avec l’analyse de la Division d’Opposition ;

• Les pièces de la demanderesse montrent seulement que l’élément verbal SOHO peut être utilisé dans différents contextes, mais aucun d’entre eux n’a à voir avec les boissons alcoolisées et est de nature à modifier son caractère distinctif intrinsèque. Même si la Chambre de recours devait admettre que les consommateurs moyens de l’Union européenne savent que le quartier de Soho à Londres est connu pour sa vie nocturne, ses théâtres, ses restaurants et – pour les connaisseurs – l’industrie du sexe, ce n’est en aucun cas un fait notoire au niveau européen. De plus, l’absence de lien avec la production ou d’autres caractéristiques inhérentes aux boissons alcoolisées ne renforce que le caractère distinctif de cet élément pour des boissons alcoolisées et des spiritueux (y compris les liqueurs et cocktails pétillants) en particulier ;

• La Division d’Opposition a commis une erreur en décidant que les éléments de preuve produits par l’opposante ne font apparaître qu’un usage sérieux de la marque pour des liqueurs (lesquelles constituent une « sous-sous-catégorie » arbitraire). L’opposante a formé un recours incident contre cette partie de la décision de la Division d’Opposition ; La marque antérieure est utilisée pour la sous-catégorie des boissons alcoolisées, notamment les spiritueux ;

• Selon une jurisprudence constante, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque demandée, ces produits sont considérés comme identiques. La sous-catégorie des spiritueux couverte par la marque antérieure inclut les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; essences alcooliques ; extraits alcooliques ; apéritifs ; arak ; amers [liqueurs] ; eaux-de-vie ; cidre ; cocktails ; boissons distillées ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; genièvre [eau-de-vie] ; kirsch ; hydromel ; poiré ; piquette ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière ; alcool de riz ; rhum ; saké ; spiritueux ; vodka ; whisky (en classe 33) et les liqueurs, préparations pour la fabrication de liqueurs (en classe 32). Ces produits sont dès lors identiques entre eux ;

• Les spiritueux et le vin sont similaires ;

• Les spiritueux et les bières, bières de gingembre et bières de malt sont similaires ;

• En cas d’une comparaison des produits en cause avec la liqueur de la marque antérieure, l’opposante partage l’analyse de la Division d’Opposition ;

• En particulier, le gin (pour lequel la demanderesse revendique avoir fait usage de la marque contestée) et les liqueurs ont un processus de fabrication commun (les spiritueux sont obtenus par aromatisation) et utilisent les mêmes matières premières (alcool éthylique d’origine naturelle) ;

• En l’espèce, en raison de la durée de son usage (lequel démarra en France dans les années 80 du siècle passé), le caractère distinctif de la marque SOHO n’a fait que croître ; la marque a été utilisée avec intensité ;

• Les nombreuses pièces de l’opposante démontrent également l’usage intensif de la marque SOHO au fil des années ;

• En conséquence, le caractère distinctif de la marque SOHO est normal à élevé ; Partant, il existe un risque de confusion/d’association entre les signes en conflit ;

• A titre très subsidiaire, il faut relever que dans l’hypothèse improbable où la Chambre de recours estimerait que le caractère distinctif de l’élément SOHO est faible pour des boissons alcooliques, quod non, cette constatation n’éviterait en rien un risque de confusion.

15. Les arguments développés dans le mémoire relatif au recours incident peuvent être résumés comme suit :

• Il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne peut comprendre toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement des produits ou des services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes ;

• Une catégorie de produits « boissons alcooliques » peut être divisée en trois sous-catégories autonomes de produits qui sont susceptibles d’être perçus comme indépendants les uns des autres (i) les vins ; (ii) les bières ; et (iii) les spiritueux. Il serait arbitraire et réducteur de subdiviser ces sous-catégories cohérentes de vins, bières et spiritueux en davantage de « sous-sous-catégories ». Les produits au sein de ces sous-catégories ne sont pas « essentiellement différents les uns des autres »;

• Les « spiritueux » forment la troisième sous-catégorie des boissons alcooliques, qui est, elle aussi, cohérente et autonome, et pour laquelle il n’y a pas lieu non plus de faire des « sous-sous-catégories ». Il s’agit de boissons alcooliques destinées à la consommation humaine, dotées de qualités organoleptiques particulières, ayant un titre alcoométrique minimal de 15 % vol., ayant été produites, soit par distillation, par macération ou par addition d’arômes soit par le mélange d’une boisson spiritueuse avec un ou plusieurs autres produits. Le tribunal lui-même inclut le whisky et le gin dans les liqueurs et autres spiritueux. Les spiritueux sont souvent mélangés. Il existe de nombreuses liqueurs à base de gin ou de whisky ;

• Les « spiritueux » sont par ailleurs tous substituables ou interchangeables. Le public pertinent choisit de consommer l’un ou l’autre spiritueux, dans le même bar ou à un autre moment de consommation d’alcool. Dans la sous-catégorie des spiritueux, tous les produits sont commandés et achetés au même endroit. Les spiritueux sont beaucoup plus substituables ou interchangeables et liés les uns aux autres que certaines « sous-sous-catégories » des autres produits. La marque doit être maintenue pour les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières), à savoir les spiritueux » ;

• A titre subsidiaire, la marque doit être maintenue intégralement ou à tout le moins pour les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières), à savoir les liqueurs et les cocktails pétillants ».

16. Pour étayer ses observations, l’opposante a fourni des preuves pour démontrer la classification des boissons alcooliques, mais aussi des factures relatives aux ventes de cocktails pétillants SOHO Hanami et SOHO Misao en France (Annexe 33).

17. Les arguments développés dans les observations au recours incident peuvent être résumés comme suit :

• La Division d’Opposition a correctement évalué les preuves soumises afin de démontrer l'usage sérieux de l'enregistrement antérieur ;

• Selon la jurisprudence établie, si une marque a été utilisée pour un certain nombre de termes dans une large catégorie de produits, de telle sorte que la marque peut conserver son enregistrement pour cette large catégorie de produits, ou si la marque a été utilisée pour un seul terme de telle sorte que ces produits peuvent uniquement conserver leur enregistrement pour la sous-catégorie cohérente dont relèvent les produits pour lesquels la marque a été effectivement utilisée ;

• L’opposante a uniquement démontré un usage pour le produit « liqueurs de litchi ». Une « liqueur » constitue un seul type de boissons alcooliques ;

• Il ne serait pas du tout injustifié de limiter encore plus la sous-catégorie de classe 33 aux seules « liqueurs de litchi », car le produit n'a été vendu que dans cet arôme très spécifique ;

• L'opposante semble confondre le sens de « spiritueux » et de « liqueurs ». Le mot américain pour spiritueux est « liquors ». Une liqueur est fabriquée à partir d'un spiritueux distillé, généralement aromatisée aux fruits ou à la crème, aux herbes, aux épices, aux fleurs ou aux noix et est mise en bouteille avec du sucre ou une autre forme d'édulcorant. Le produit final affiche un « degré alcoolique » généralement compris entre 15 et 30 % ;

• Les spiritueux n'ont d'autre part aucun sucre ajouté et sont le résultat du processus chimique appelé distillation, qui implique le chauffage d'une boisson composée d'eau et d'alcool à une température comprise entre 78, 30 et 100 degrés pour empêcher l'eau de bouillir. Le degré d’alcool est en général supérieur à 20 %. ;

• La demanderesse utilise sa marque pour les produits de marque depuis octobre 2013 dans l'ensemble des pays de l’Union européenne soit depuis plus de 5 ans et demi, sans qu'il ne soit constaté aucune confusion de la part des consommateurs.

Motifs de la décision

18. Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE (UE) nº 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) nº 207/2009 tel que modifié.

19. En tant que mesure transitoire, l’article 80 RDMUE prévoit que le REMC et le RdP‑CdR continuent à s’appliquer aux procédures en cours et ce jusqu’à leur clôture, dans les cas où le RDMUE n’est pas applicable conformément à l’article 82 dudit règlement.

20. En vertu de l’article 82, paragraphe 2, point a), RDMUE, dans la présente affaire, le REMC demeure applicable.

Recevabilité

21. Le recours principal est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.

22. Néanmoins le recours incident aux termes de l’article 68 paragraphe 2 du RMUE formé par l’opposante est irrecevable. L’opposante se concentre dans son recours sur l’examen des preuves d’usage et la catégorisation des produits dans des sous-catégories. Explicitement, l’opposante ne conteste pas la dissimilitude des produits en question constatée par la Division d’Opposition et pour lesquels l’opposition a été rejetée (à savoir le moût de bière ; moût de raisin (extraits de) houblon pour fabrication de bière et moût de malt). Elle limite son recours sur la question de la catégorisation des produits pour lesquels la marque antérieure a été utilisée sans effet sur le résultat final de la décision attaquée. Pour la partie des produits qui a été considérée identique ou similaire, l’opposante est la partie gagnante dans la procédure d’opposition et donc ne peut pas recourir, aux termes de l’article 67 du RMUE, dans son propre recours. Partant, le recours incident est irrecevable.

Portée du recours

23. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de l’Union européenne nº 4 660 494 et sur l’enregistrement français nº 1 394 356, tous deux pour la marque verbale « SOHO ». La Division d’Opposition a constaté que l’opposante n’a pas produit d’éléments de preuve à l'appui de l’enregistrement français nº°1 394 356. Cette constatation n’a pas été contestée par les parties. Partant, la Chambre va analyser les preuves fournies par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne nº 4 660 494.

Preuves d’usage sérieux de la marque antérieure de l’Union européenne nº 4 660 494

24. Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3 du Règlement sur la marque communautaire (CE) 207/2009 (applicable au moment de la requête de la demanderesse), sur requête du demandeur, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans le territoire dans lequel elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.

25. Conformément à la règle 22, paragraphe 3 du REMC (applicable au moment de la déposition de l’opposition), la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande d’opposition est fondée.

26. Il y a usage sérieux d’une marque lorsque la marque est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services; l’usage sérieux n’inclut pas l’utilisation symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 21). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/05/2006, C-416/04 P, VITAFRUIT, EU:C:2006:310, § 39; 30/11/2009, T-353/07, Coloris EU:T:2009:475, § 21).

27. Pour apprécier si l’usage de la marque est effective, il faut tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents pour établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, en particulier si une telle utilisation est considérée comme justifiée, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché et l’ampleur et la fréquence de l’usage de la marque Minimax (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 11/05/2006, C-416/04 P, VITAFRUIT, EU:C:2006:310 § 40; 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 22).

28. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit être démontré par des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316, § 47).

29. Avant l’entrée en vigueur, le 23 mars 2016, du règlement nº°2015/2424 modifiant le règlement (CE) nº°207/2009, la période de cinq ans pour laquelle la preuve d’usage de la marque antérieure doit être rapportée était calculée à rebours à partir de la date de la publication de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Á compter de l’entrée en vigueur du règlement modificatif, la période quinquennale est calculée à compter de la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque.

30. La période quinquennale pour laquelle la preuve de l’usage doit être apportée a été correctement calculée à compter, notamment du 20 mars 2008 au 19 mars 2013.

Preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre

31. Conformément à l'article 95, paragraphe 2, du RMUE, l'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

32. L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l'article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:

a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l'issue de l'affaire; et

b) ils n'ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu'ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d'office par la première instance dans la décision, objet du recours.

33. La décision attaquée a listé les preuves d’usage fournies par l’opposante (voir paragraphe 7 ci-dessus). L’opposante ne soutient pas que la décision attaquée a fait une évaluation erronée des preuves d’usage présentées devant elle mais apporte des preuves d’usage complémentaires devant la Chambre pour démontrer un usage sérieux de sa marque antérieure..

34. Les preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre, notamment les factures pour la vente en France des cocktails pétillants, viennent compléter les preuves d’usage déjà déposées devant la Division d’Opposition.

35. De plus, la demanderesse ne s’oppose pas à ce que les preuves d’usage présentées pour la première fois devant la Chambre soient prises en compte.

36. Dans ses circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.

37. Néanmoins toutes les factures présentées pour la vente de cocktails pétillants sont antérieures au 17 juin 2013 et partant ne relèvent pas de la période pertinente. Les autres preuves présentées n’ont pas de valeur probante.

38. En ce qui concerne les preuves d’usage, la demanderesse ne conteste ni le lieu ni la période d’usage de la marque. Elle ne conteste que la « nature de l’usage ».

Le lieu

39. En ce qui concerne le « lieu d’utilisation », les factures présentées témoignent de ventes en France, au Royaume- Uni, en Espagne, en Italie et en Belgique. On notera par ailleurs l’usage de l’euro et de la livre sterling comme devises. Le reste des pièces, à savoir principalement des publicités, des articles de presse, des magazines et un rapport, concernent le territoire français. L’extrême majorité des pièces, dont la valeur probante est importante, comme par exemple des factures, des rapports indépendants ou des publicités, couvrent la période déterminante.

40. Il convient d’admettre que la marque a fait l’objet d’un usage sur le territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.

Durée d’utilisation

41. En ce qui concerne la « durée d’utilisation », la Chambre de recours fait observer que les documents présentés sont, dans une partie très importante, dans la période pertinente (voir, notamment, les factures pour la vente des liqueurs dans différents Etats membres et les publicités).

La nature de l’usage

42. L’expression « nature de l’usage » concerne: (i) l’usage d’une marque conformément à sa fonction essentielle; (ii) l’usage de la marque dans la forme dans laquelle elle a été enregistrée, ou d’une variante de celle-ci, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE et (iii) l’usage en relation avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.

43. La Division d’Opposition a dûment reconnu que les éléments de preuve fournis, lorsqu’ils sont évalués dans leur ensemble, démontrent que le signe antérieur a été utilisé de manière à établir un lien clair entre les produits et Pernod Ricard, car les documents démontrent que le signe SOHO était utilisé comme marque sous laquelle ses produits étaient vendus.

44. La demanderesse allègue en substance que l’usage effectif de la marque antérieure divergerait de manière significative de la marque enregistrée. Plus précisément, elle prétend que l’usage de la marque stylisée ne peut pas être considéré comme un usage de la marque verbale SOHO. À l’appui de ses propos, elle invoque et commente plusieurs décisions rendues par les instances européennes dans lesquelles un usage divergent a été constaté.

45. La marque verbale SOHO est principalement utilisée dans une police blanche légèrement stylisée orientée de manière verticale, le tout étant inscrit dans un cadre rectangulaire de couleur, généralement rouge ou vert.

46. En tout état de cause, ces signes figuratifs constituent des variations acceptables de la marque enregistrée au sens de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE en ce que les différences par rapport à la marque enregistrée portent sur des éléments figuratifs purement décoratifs, de surcroît peu nombreux, simples et banals (couleurs, fonds et police). De plus, l’élément verbal SOHO est distinctif (cf. infra : comparaison des signes) et est clairement dominant sur le plan visuel dans les marques figuratives utilisées.

47. La représentation verticale de l’élément verbal dans la marque demandée, même s’il s’agit d’une différence avec la marque antérieure, ne modifie pas le fait que cet élément est l’élément dominant de la marque demandée et qu’il reste lisible et absolument reconnaissable pour le public pertinent. La forme ne change pas le caractère distinctif de la marque verbale au sens de l’article 18 du RMUE.

48. La Division d’Opposition elle-même a conclu à juste titre que les décisions auxquelles la demanderesse a fait référence ne sont pas pertinentes en l’espèce. En effet, elles se réfèrent à des marques.

49. La référence à l’arrêt du Tribunal concernant la marque verbale NN (28/06/2017, T‑333/15, NN / NN, EU:T:2017:444) n’est d’aucune aide. Cet arrêt concernait une marque très courte consistant en la répétition et la juxtaposition de la même lettre. Combiné à des éléments figuratifs, le caractère distinctif de cette marque pouvait être altéré. Cette affaire n’est pas transposable à la présente affaire.

50. La référence à l’affaire « COLORIS » (30/11/2009, T‑353/07, Coloris, EU:T:2009:475) est également sans pertinence. La marque verbale avait été utilisée exclusivement dans des formes complexes, telles qu’en combinaison avec les mots « coloris gcc », « coloris global coloring concept » ou « coloris gcc global coloring concept », avec une image d’un globe. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le tribunal a décidé que « les formes complexes, comprenant la marque verbale antérieure, utilisées dans certains éléments de preuve ne revêtent pas de différences de nature à altérer le caractère distinctif de ladite marque antérieure ».

51. Pour la totalité des pièces, la marque SOHO est mise en lien direct avec des produits, à savoir des liqueurs. Elle est notamment directement apposée sur des bouteilles en tant qu’élément dominant et marquant. Il ressort aussi des documents fournis par l’opposante, notamment le matériel promotionnel, les factures et les magazines, que la marque a bien été utilisée de manière publique dans la vie des affaires.

52. En conséquence, la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction essentielle; dans une variante conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a) RMUE.

Les produits concernés

53. Néanmoins, en ce qui concerne les produits concernés, si la marque antérieure a été enregistrée pour une catégorie plus générale de produits ou de services, mais que l’opposante n’apporte la preuve de l’usage que pour certains produits ou services spécifiques relevant de cette catégorie, la question se pose de savoir si la preuve produite doit être considérée stricto sensu comme une preuve de l’usage uniquement pour les produits ou services spécifiques, qui ne sont pas mentionnés en tant que tels dans la liste des produits ou services, ou pour la catégorie plus générale de produits ou services figurant dans l’enregistrement.

54. En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponible des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou « sous-catégories cohérentes » (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

55. Toutefois, dans le cas d’espèce les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 33 - Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

56. Les preuves présentées par l’opposante ne démontrent toutefois pas un usage sérieux pour tous les produits couverts par la marque antérieure. En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux uniquement pour des liqueurs.

57. L’opposante prétend que la marque SOHO a également été exploitée pour un cocktail pétillant à base de vin. Cependant, en plus les preuves fournies par rapport ces boissons sont hors de la période pertinente.

58. L’opposante allègue que l’usage devrait être étendu aux spiritueux, dès lors que ces boissons et ces liqueurs répondent à des caractéristiques communes.

59. A première vue, il paraît que les boissons spiritueuses se divisent en grande famille et qu’elles proviennent d’entreprises très différentes et que leur objectif principal n’est également pas le même. En vue de la vaste catégorie des produits sur lesquels est fondée l’opposition, la Division d’Opposition a à juste titre conclu que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque antérieure que pour les produits suivants:

Classe 33 - Liqueurs.

60. En ce qui concerne l’argument de la demanderesse de limiter les catégories seulement pour la liqueur de litchi, cet argument n’est pas pris en compte, considérant que la version litchi est complétée par la liqueur de menthe, citron, litchi, cerise et gingembre. Partant, une telle limitation semble très étroite. 

61. Or, finalement, cette question ne doit pas être résolue, parce-que le résultat ne va pas être différent pour l’examen du risque de confusion, en vue de la similarité des produits en cause.

Étendue (importance) de l’usage

62. À cet égard, il y a lieu d’évaluer si, compte tenu des conditions du marché dans le secteur spécifique concerné, il ressort des preuves produites que le titulaire s’est sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause. L’usage de la marque doit porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Cela ne veut pas dire que l’opposante doit révéler le volume total de ses ventes ou de son chiffre d’affaires.

63. En l’espèce, l’opposante a produit notamment plusieurs factures reflétant des quantités et des montants non négligeables. Les factures s’échelonnent également sur toute la période pertinente, démontrant ainsi la durée et la fréquence de l’usage. D’autres documents témoignent en outre d’une visibilité et d’une activité commerciale certaines. On se référera notamment au matériel publicitaire, aux articles de magazines et aux rapports indépendants. Ces éléments de preuve, pour leur grande majorité datés dans la période déterminante, corroborent les factures précitées par leur nature, leur caractère externe à l’entreprise, leur nombre et les informations contenues. Au vu de l’ensemble des pièces produites, il s’en dégage ainsi une apparence de vérité et d’usage du signe SOHO.

64. En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

65. Par conséquent, la Chambre de recours conclut que la demanderesse a prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure « SOHO » sur le territoire de l’Union européenne et pendant le période pertinente pour une sous-catégorie de produits, notamment les liqueurs.

Article 8, paragraphe 1, point b) RMUE

66. L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

67. Le risque de confusion dans l’esprit du public, dont dépend l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

68. Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-23; 22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

69. Le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26 ; 30/06/2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197 § 38).

Public pertinent

70. La marque antérieure dont l’usage est prouvé étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins d’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne.

71. Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

72. En l’espèce, les produits en cause s’adressent au grand public et aux professionnels s’agissant des préparations pour la fabrication de liqueurs en classe 32 et des essences alcooliques; extraits alcooliques en classe 33. Ces produits se révèlent de consommation plutôt courante, c’est pourquoi le niveau d’attention du public est moyen, peu importe le niveau d’attention des professionnels. À cet égard, il convient d’observer que, selon la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21).

Comparaison des produits

73. Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

74. Les liqueurs, se retrouvent dans les signes en conflit mais sont listées dans deux classes différentes. Par conséquent, ces produits sont fortement similaires.

75. Les produits contestés

Class 32 - bières (listées deux fois); bière de gingembre; bière de malt ;

Classe 33 - Boissons alcoolisées (à l'exception des bières); apéritifs; arak; amers [liqueurs]; eaux-de-vie; cidres; cocktails; boissons distillées; boissons alcooliques contenant des fruits; genièvre [eau-de-vie]; kirsch; hydromel; poiré; piquette; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière; alcool de riz; rhum; saké; spiritueux; vodka; whisky; vins ; aucun des produits précités étant des liqueurs ;

sont similaires aux liqueurs de l’opposante. Bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent tous à la même catégorie de boissons alcooliques destinées au grand public. Ils peuvent être servis dans les bars et les restaurants et sont vendus dans les supermarchés et les épiceries. Ces boissons peuvent être trouvées dans les mêmes rayons des magasins, même s’il est possible d’observer une certaine distinction en fonction, par exemple, de leurs sous-catégories respectives. Parfois, les boissons alcooliques contestées et les liqueurs peuvent être mélangées et consommées ensemble, par exemple dans des cocktails. De plus, ces produits peuvent provenir des mêmes entreprises.

76. La similitude entre les liqueurs et les bières est confirmée par le tribunal (16/12/2008, T‑259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 5, 33); Cette constatation vaut également pour les bières de gingembre et bières de malt, lesquelles ne sont, en fin de compte, que des types particuliers de bières ; les bières et les liqueurs sont des boissons alcooliques (i) destinées au grand public; (ii) elles peuvent être servies dans des restaurants, bars, ainsi que dans des boîtes de nuit ; (iii) elles sont offertes à la vente dans les mêmes (rayons des) supermarchés et épiceries Le fait que la composition et la méthode de production de bière ou de liqueurs sont, en tant que telles, différentes, ne peut jouer un rôle dans la perception du public pertinent, car il est un fait notoire que de nombreuses entreprises qui produisent des bières dans l’Union européenne produisent également des liqueurs, lesquelles sont souvent basées sur de la bière.

77. Les produits contestés

Classe 32 - préparations pour la fabrication de liqueurs ;

Classe 33 - les essences alcooliques; extraits alcooliques ; aucun des produits précités étant des liqueurs ;

sont jugés similaires à un faible degré aux liqueurs de l’opposante, dès lors que ces produits peuvent coïncider dans leurs producteurs et leurs réseaux de distribution et qu’ils peuvent être dirigés au même public.

78. Le produit contesté

Classe 32 - cidre non alcoolique;

est une sorte de jus de pomme gazéifié, vendu parmi les jus de fruits et ayant pour but de désaltérer.

Comparaison des signes

79. La marque antérieure est de nature verbale et constituée du seul terme « SOHO ». Etant donné qu'il s'agit d'une marque verbale, elle est protégée aussi bien pour une écriture en lettres majuscules que minuscules.

80. Le signe contesté est quant à lui figuratif et se compose de la partie verbale « THE KING OF SOHO » dans une police stylisée de couleur dorée, où les trois premiers mots sont écrits l’un sur l’autre, où la préposition « of » est incluse dans le premier « O » et où la queue du « g » forme le « O » final de « SOHO ». Le signe contesté vient de l’anglais et sera compris par le public anglophone comme « le roi de Soho », à savoir comme « le meilleur de Soho » ou « le meilleur [produit] de Soho ». Partant, la partie verbale « The King of » sera perçue comme laudative et donc faiblement distinctive, contrairement aux considérations de la demanderesse. Ceci est confirmé par la Chambre de recours dans l’affaire « THE KING GIN Destilled and handcrafted in the heart of Bavaria.(fig.) / The King of Soho et al » (19/05/2016, R 1227/2015-1, THE KING GIN Destilled and handcrafted in the heart of Bavaria.(fig.) / The King of Soho et al). L’élément « KING » est un mot basique anglais qui est compris dans toute l’Union européenne, comme ayant un caractère distinctif très faible et purement laudatif.

81. Le terme commun « SOHO » sera perçu par le public anglophone comme un quartier de Londres ou New York. Contrairement aux arguments de la demanderesse, même si ce quartier est connu de la vie nocturne, dans la mesure où il n’existe pas de lien direct avec les caractéristiques des produits en cause, ce terme est plutôt distinctif.

82. Les pièces déposées par la demanderesse montrent seulement que l’élément verbal SOHO peut être utilisé dans différents contextes, mais aucun d’entre eux n’a rien à voir avec les boissons alcoolisées et est de nature à modifier son caractère distinctif intrinsèque.

Comparaison visuelle et phonétique

83. En l’espèce, la marque antérieure est intégralement reprise dans la marque opposée. Tant d’un point de vue visuel que d’un point de vue phonétique, il y a un haut degré de ressemblance entre SOHO et . La prononciation de l’élément commun SOHO dans les deux marques est identique et ce, partout dans l’Union européenne.

84. Les signes diffèrent par l’utilisation d’une police stylisée et par l’adjonction de la partie verbale « THE KING OF », qui se révèle toutefois faiblement distinctive et dont le premier et dernier mot sont en outre visuellement moins impactant.

85. Les signes sont considérés visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.

Comparaison conceptuelle

86. Le public attribuera un sens identique à l’élément commun des signes « SOHO », qui constitue l’élément entier de la marque antérieure. Comme les signes ne diffèrent que par l’adjonction d’une partie verbale laudative et faiblement distinctive, il convient de conclure à une similitude conceptuelle élevée.

87. En ce qui concerne la relation entre « SOHO » et le quartier connu pour la vie nocturne à Londres, comme l’opposante a à juste titre constaté, ce ne sera pas perçu en tant que tel dans toute l’Union européenne. La demanderesse n’a pas démontré que « SOHO » est uniquement perçu comme une indication de l’endroit et sera dépourvu de tout caractère distinctif pour toute l’Union européenne. Le même raisonnement est applicable en ce qui concerne les arguments de la demanderesse, que « KING OF SOHO » est lié à une personne concrète, ce qui n’est pas un fait connu auprès du consommateur moyen de l’Union européenne.

Le caractère distinctif de la marque antérieure

88. Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

89. Dans ses observations devant la Chambre, l’opposante fait référence à l’usage intensif de la marque antérieure et fournit des éléments de preuve à cet égard. Une marque antérieure ayant fait l’objet d’un usage intensif jouit d’une protection élargie. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.

90. Par conséquent, l'appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

Appréciation globale du risque de confusion

91. Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

92. Pour apprécier la similitude du signe contesté, il convient de se fonder sur l’impression d’ensemble de chacun des deux signes et de rechercher si la partie identique caractérise le signe composé à un point tel que les autres éléments passent dans une large mesure à l’arrière-plan pour la création de l’impression d’ensemble. Cependant, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant entièrement la marque antérieure avec des autres éléments moins distinctifs, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant.

93. Dans une telle hypothèse, l’impression d’ensemble produite par le signe composé peut conduire le public à croire que les produits ou services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30, 31).

94. En l’espèce les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un très fort degré car la marque antérieure, dont le caractère distinctif est normal, est entièrement incluse en tant qu’élément indépendant de la marque contestée dont les éléments additionnels sont non distinctifs. En raison de cette reprise immédiatement perceptible de la marque antérieure, il est très probable que le consommateur concerné puisse percevoir la marque contestée comme une sous-marque, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne, qui sont tout à fait similaires aux produits de la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

La coexistence revendiquée par la demanderesse

95. Selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (03/09/2009, C-498/07P, La Española, EU:C:2013:302, § 82).

96. Dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait éventuellement amoindrir le risque de confusion entre deux marques en conflit (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

97. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, la demanderesse a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Conclusion

98. Il est donc conclu qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

99. Le recours est rejeté dans son intégralité.

Frais

100. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante lors de la procédure de recours.

101. En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.

102. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 550 EUR.

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE

1. Rejette le recours ;

2. Condamne la demanderesse à supporter les frais de l’opposante dans le cadre de la procédure de recours pour un montant total de 550 EUR.

Signé Th. M. Margellos

Signé Ph. von Kapff

Signé M. Bra

Greffier: Signé H. Dijkema