LÖSCHUNG Nr. 20 023 C (NICHTIGKEIT)

Klaus Flosbach, Im Siebenborn 8, 51688 Wipperfürth, Deutschland (Antragsteller), vertreten von König Szynka Tilmann Von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB, Mönchenwerther Straße 11, 40545 Düsseldorf, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Schiefergruben Magog GmbH & Co. KG, Alter Bahnhof 9, 57392 Schmallenberg, Deutschland (Inhaberin der Unionsmarke), vertreten von Ameleo Law Von Groll & Korte Partnerschaftsgesellschaft, Scheibenstr. 47, 40479 Düsseldorf, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 17.06.2019 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG

1. Dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird zum Teil stattgegeben.

2. Die Unionsmarke Nr. 11 597 911 wird für folgende angegriffenen Waren für nichtig erklärt:

Klasse 6: Baumaterialien aus Metall; Kleineisenwaren.

Klasse 19: Schiefer, Dachschiefer, Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; Transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall).

3. Die Unionsmarke bleibt für alle übrigen Waren und Dienstleistungen eingetragen, nämlich für:

Klasse 6: Unedle Metalle und deren Legierungen; transportable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren; Metallrohre; Waren aus Metall, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze.

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten.

4. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

BEGRÜNDUNG

Der Antragsteller hat einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gegen einige der Waren und Dienstleistungen der Unionsmarke Nr. 11 597 911 „Cimero“ eingereicht und zwar gegen einige Waren in Klasse 6 und alle Waren in Klasse 19. Der Antrag beruht auf der in Deutschland eingetragenen Marke Nr. 30 2009 059 072 „Primero“. Der Antragsteller beruft sich auf Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben  b UMV.

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Der Antragsteller trägt vor, es bestünde Verwechslungsgefahr und er habe bereits erfolgreich gegen die gleichlautende deutsche Marke Nr. 30 2013 018 902 „Cimero“ Widerspruch eingelegt, die u. a. Schutz für Schieferhaken (Kleineisenwaren) in der Klasse 6 und Schiefer, Dachschiefer; Baumaterialien zur Dach- und Fassadeneindeckung (nicht aus Metall), insbesondere Wärmedämmelemente, Dachbeläge, Dachschalungsbretter, Dachhaken; Dächer mit integrierten Solarzellen in Klasse 19 beansprucht habe. Die Markeninhaberin habe die Widerspruchsentscheidung mit einer Beschwerde angefochten.

Die Waren seien identisch oder hochgradig ähnlich. Insbesondere umfassten Kleineisenwaren und Schlosserwaren sowie Waren aus Metall auch Nägel, Haken und Schieferhaken, die hochgradig ähnlich zu Baumaterialien (nicht aus Metall), Schiefer, Dachschiefer und Dachbelägen seien. Solche Waren könnten eine gemeinsame betriebliche Herkunft haben und würden oftmals als Systemprodukte miteinander vertrieben und eingebaut. Deshalb bestünde ein enger funktionaler Zusammenhang. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) habe auch höchste Warenähnlichkeit zwischen diesen Waren festgestellt.

Angesichts der weitgehenden Warenidentität hielten die Zeichen nicht den erforderlichen Abstand ein. Die bildlichen und klanglichen Übereinstimmungen bestimmten den Gesamteindruck der Zeichen. Da den Zeichen begrifflich kein eindeutiger Sinngehalt zukäme, überlagerten diese Übereinstimmungen den minimalen Unterschied am Zeichenanfang. Der Antragsteller verweist auf verschiedene Urteile des EuG in angeblich vergleichbaren Konstellationen (insbesondere 12/01/2012, T-462/09, Ragolizia / Favolizia, Rn.26), in denen eine Verwechslungsgefahr trotz Unterschieden am Zeichenanfang bejaht wurde.

Zur Stützung seiner Ausführungen hat der Antragsteller folgende Unterlagen eingereicht:

• Online Registerauszug der deutschen Markeneintragung Nr. 30 2013 018 902 „Cimero“ (Anlage Ni1).

• Beschluss des DPMA vom 30/11/2017 (Az: 30 2013 018 902.7/19) betreffend die Marke Nr. 30 2013 018 902 (Anlage Ni2).

Die Inhaberin der Unionsmarke trägt vor, dass selbst unter Berücksichtigung der kaum vorhandenen Unterscheidungskraft der älteren Marke keine klangliche, schriftbildliche oder inhaltliche Zeichenähnlichkeit gegeben sei.

Das Wort „Primero“ sei lexikalisch im Spanischen belegt (Primera Divison) und mit dem deutschen Wort „prima“ verwandt. Daher sei dem Verbraucher ersichtlich, dass dieses Wort in produktbeschreibender Form als „der Erste“ oder „zuerst“ zu übersetzen sei. Ähnliche Verbindungen gebe es zu dem englischen Wort „Prime Time“. Die ältere Marke sei daher eine schwache Marke, der nahezu jedwede Unterscheidungskraft abzusprechen sei. Solche Marken hätten lediglich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft und dementsprechend einen allenfalls geringen Schutzumfang.

Entsprechend habe das EUIPO auch die Unionsmarkenanmeldung Nr. 6 273 973 „Primero“ mangels Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Ein letzter Rest an Unterscheidungskraft sei der älteren Marke erst durch eine erforderliche Entscheidung des Bundespatentgerichts (25 W (pat) 12/12) im Rahmen eines Löschungsverfahrens bestätigt worden, wobei es sich aber um eine deutsche Entscheidung gehandelt habe. Im europäischen Bereich sei die Unterscheidungskraft der Bezeichnung „Primero“ aber zweifellos noch eingeschränkter.

Vor diesem Hintergrund dürften schon geringste Abweichungen ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden. Im vorliegenden Fall unterschieden sich die Zeichen nicht nur durch die unterschiedliche Anzahl von Buchstaben, sondern würden durch den ersten Bestandteil geprägt. Da es sich um relativ kurze Zeichen handele, trete der Unterschied am Zeichenanfang auch stärker hervor.

Zur Zeichenähnlichkeit verweist die Markeninhaberin auf Rechtsprechung des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 08/12/2011, Az: W (pat) 28/10 zu den Marken „Lipotears“ und „Hypotears“, sowie Beschluss vom 20/06/2001, Az: 26 W (pat) 147/99 zu den Marken „Link“ und „Fink“).

Der Klang der Anfangsbuchstaben begründe deutliche Unterschiede, aber auch schriftbildlich sei eine Ähnlichkeit nicht gegeben, da das Schriftbild erfahrungsgemäß eine genauere Wahrnehmung gestatte als das schnell verklingende gesprochene Wort. Begrifflich seien die Marken unterschiedlich, weil „Primero“ im Spanischen mit „der Erste“ oder „erstmals“ zu übersetzen sei, während „Cimero“ keine relevante Bedeutung habe. Die Bedeutung von „Primero“ werde der europäische Verkehr auch sofort erkennen. Allein diese begrifflichen Unterschiede reichten zum Ausschluss einer Verwechslungsgefahr aus.

Zur Stützung dieser Ausführungen hat die Inhaberin der Unionsmarke folgende Unterlagen eingereicht:

• Registerauszug zur Unionsmarke Nr. 6 273 973 PRIMERO in den Klassen 7, 21 und 35 (Anlage B1)

• Screenshot des Onlinewörterbuchs bab.la, das keine Treffer zu der Suchanfrage „cimero“ zeigt (Anlage B2)

• Screenshot des Onlinewörterbuchs PONS mit dem Ergebnis zur Suchanfrage „cimero“ (krönend) (Anlage B3)

Der Antragsteller trägt vor, angesichts der weitgehenden Warenidentität und deutlichen Zeichenähnlichkeit sei eine Verwechslungsgefahr anzunehmen. Er bestreitet insbesondere den Vortrag der Markeninhaberin zur Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die als durchschnittlich anzusehen sei. Dabei käme es allein auf die deutschen Verkehrskreise an, weil die ältere Marke eine deutsche Markeneintragung sei. Die etwaige Zurückweisung einer Unionsmarke „PRIMERO“ sei daher irrelevant. Das Verständnis der relevanten deutschen Verkehrskreise ergebe sich auch aus dem Beschluss des Bundespatentgerichts vom 07/12/2012, Az.: 25 W (pat) 12/12 in der Beschwerdesache betreffend die ältere Marke.

Selbst die von der Markeninhaberin als bekannt unterstellten Wörter „Primera Division“ (stehender Begriff für die spanische Fußballliga), „prima“ (großartig) und „Prime Time“ (Hauptsendezeit) gäben dem Verbraucher bei der Marke „Primero“ keinen Anlass für gedankliche Rückschlüsse auf eine Aussage „der/die/das Erste“ oder „zuerst“.

Die deutsche Marke „Primero“ sei ohne Beanstandung eingetragen und erst anschließend von dritter Seite angegriffen worden, wobei das Bundespatentgericht den Löschungsantrag zurückgewiesen und die Unterscheidungskraft der älteren Marke bestätigt habe. Die Wortwahl in der Entscheidung entspreche dem Gesetzeswortlaut zu § 8 MarkenG und enthalte entgegen dem Vortrag der Markeninhaberin keine Aussage zum Grad der Unterscheidungskraft der Marke. Für den vorliegenden Zeichenvergleich sei von einer durchschnittlichen Unterscheidungskraft der Marke auszugehen.

Der Erfahrungssatz, dass Wortanfänge in der Regel stärker Beachtung finden, könne auch nicht sklavisch oder systematisch angewandt werden, da andernfalls das markenrechtliche Grundprinzip ausgehebelt würde, nach dem bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit stets auf den Gesamteindruck abzustellen ist. Der Antragsteller zitiert weitere Rechtsprechung des Gerichts Erster Instanz der Europäischen Union („EuG“) (15/06/2011, T-229/10, SYTECO, Rn. 25; 22/05/2012, T-546/10, MILRAM, Rn. 39; 23/01/2014, T-551/12, Rebella; 07/10/2015, T-186/14, NOxtreme Rn. 25; 19/04/2013, T-537/11, Kickers).

Insbesondere habe das EuG im Hinblick auf die Marken „Snickers“ und „Kickers“ eine Verwechslungsgefahr bejaht (19/04/2013, T-537/11). Es sei festgestellt worden, dass der Verkehr zwar im Allgemeinen dem Zeichenanfang mehr Aufmerksamkeit schenkt, der Unterschied zwischen den Buchstaben „sn“ und „k“ allein eine Ähnlichkeit aber nicht ausschließen könne. In beiden Fällen handele es sich um Konsonanten und der Verkehr bliebe nicht beim ersten Buchstaben stehen, sondern berücksichtige zumindest die erste Silbe. Da die darauffolgenden Buchstaben in den Anfangssilben identisch seien, könnten die Unterschiede die Gemeinsamkeiten nicht ausgleichen.

Entgegen dem Vortrag der Markeninhaberin handele es sich bei den Vergleichszeichen auch nicht um relativ kurze Zeichen. Als Kurzmarken könnten allenfalls einsilbige Wörter mit bis zu vier oder fünf Buchstaben gelten, nicht aber dreisilbige Wörter.

Die von der Markeninhaberin angeführten Entscheidungen seien nicht einschlägig. Es bestünde auch kein begrifflicher Unterschied zwischen den Zeichen, da „cimero“ im Spanischen u. a. auch als „Spitzen…“, „oberster/oberste/oberstes“, „ganz oben“ übersetzt würde.

Wie das Bundespatentgericht festgestellt habe, käme aus Sicht des deutschsprachigen Verkehrs keinem der Zeichen ein eindeutiger Sinngehalt zu, was die Markeninhaberin für „cimero“ auch selbst zugestehe.

Zur Stützung seines Vortrags hat der Antragsteller folgende Unterlagen eingereicht:

• Beschluss des Bundespatentgerichts vom 07/12/2012, Az 25 W (pat) 12/12 betreffend die deutsche Markeneintragung Nr. 30 2009 059 072 (Anlage Ni3).

• Auszug aus dem Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) zu § 8 Absolute Schutzhindernisse (Anlage Ni4).

• Auszug aus dem Onlinewörterbuch „Leo“, in dem „cimero, cimera“ auf Spanisch als „oberster, Spitzen…“ übersetzt wird (Anlage Ni5).

• Auszüge von Internetseiten, auf denen „cimera cualidad“ mit „beste Qualität“ übersetzt wird (Anlage Ni6 und Ni7).

Die Inhaberin der Unionsmarke wiederholt im Wesentlichen ihren bisherigen Vortrag.

Zur Bedeutung von „Primero“ ergänzt sie, das Wort entstamme dem lateinischen „primus“, das (anders als „cimero“) durch die Verwendung abgeleiteter Wörter wie z.B. primär, Klassenprimus etc. Einzug in die deutsche Sprache gehalten habe. Somit bliebe es in jedem Fall auch aus Sicht der deutschen Verbraucher bei einer schwachen Unterscheidungskraft der älteren Marke.

Hätte die ältere Marke „Primer“ oder - gleichlautend – „Primär“ gelautet, hätte der Ursprung ebenso gut deutschen bzw. eingedeutschten Wörtern entnommen werden können. Die bloße Hinzufügung eines einzelnen Buchstaben könne aus einem eindeutig definierbaren Begriff nicht plötzlich einen Fantasiebegriff machen. Deshalb seien auch die zitierten Entscheidungen nicht einschlägig, bei denen entweder auf eine begriffliche Ähnlichkeit abgestellt wurde oder begriffliche Unterschiede – aus Sicht der Markeninhaberin – zu Unrecht unberücksichtigt blieben. Sie verweist ihrerseits auf die Entscheidung des EuG zu den Marken MAXIGESIC und OXYGESIC (16/10/2013, T-328/12), in der die begrifflichen Unterschiede die Ähnlichkeiten neutralisierten.

Außerdem sei die Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise erhöht, weil diese Waren von Fachleuten erworben würden. Als Beweis im Falle des Bestreitens wird ein Sachverständigengutachten angeboten.

Die behauptete Bedeutung von „cimero“ im Spanischen werde bestritten, die Anlagen seien dem Schriftsatz nicht beigefügt gewesen, wobei es hierauf aber auch nicht ankommen dürfte, weil außer Frage stünde, dass der Begriff den deutschen Verbrauchern nicht bekannt sei.

Insgesamt sei der Vortrag des Antragstellers als unschlüssig zurückzuweisen.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 60 ABSATZ 1 BUCHSTABE a UMV IN VERBINDUNG MIT ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Unterscheidungskraft der älteren Marke, die unterscheidungskräftigen und dominanten Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

1. Waren und Dienstleistungen

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebskanäle, die Verkaufsstellen, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

Der Antrag basiert auf den folgenden Waren und Dienstleistungen:

Klasse 8: Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschneidewaren, Gabeln und Löffel; Bohrer; Bohrer [Handwerkzeuge]; Brecheisen; Durchschlaghämmer; Handbohrer; Kellen; Werkzeuge zum Bearbeiten von Baumaterialien (handbetätigt).

Klasse 19: Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall); Schiefer; Tonschiefer; Schieferpulver; Sand; Sandstein für Bauzwecke; Kacheln; Kalk; Kalkstein; Dachschiefer; Fliesenbeläge (nicht aus Metall); Fußböden (nicht aus Metall); Alabaster; Bausteine; Beton; Betonteile; Bruchstein; Dachbeläge (nicht aus Metall); Dachpfannen (nicht aus Metall); Dächer (nicht aus Metall, mit integrierten Solarzellen); Granit; Kunstgegenstände aus Stein, Beton, Marmor oder Schiefer; Kunststein; Marmor; Mörtel (Baumaterial); Pflastersteine; Straßenbaumaterialien und Straßenbelagmaterialien; Teer; Terrakotta; Zement für Bauzwecke; Baumaterial zum Verkleiden von Fassaden (nicht aus Metall).

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien; Präsentation von Waren in Kommunikations-Medien für den Einzel- und Großhandel; Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen: chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Werkzeuge und Metallwaren, Bauartikel, Baumaterial, Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Hobbybedarf und Bastelbedarf, sanitäre Anlagen, Dekorationswaren; Großhandelsdienstleistungen in den Bereichen: chemische Erzeugnisse, Anstrichmittel, Werkzeuge und Metallwaren, Bauartikel, Baumaterial, Heimwerkerartikel und Gartenartikel, Hobbybedarf und Bastelbedarf, sanitäre Anlagen, Dekorationswaren; Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbezwecken; Verteilung von Werbematerial; Verteilung von Warenproben zu Werbezwecken; Vorführung von Waren für Werbezwecke; Zusammenstellung von Daten in Computerdatenbanken; Kosten-Preis-Analysen; Layoutgestaltung für Werbezwecke; Marktforschung.

Folgende Waren werden angegriffen:

Klasse 6: Baumaterialien aus Metall; Schlosserwaren und Kleineisenwaren; Waren aus Metall, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

Klasse 19: Schiefer, Dachschiefer, Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; Transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall).

Einleitend ist festzustellen, dass die Nizzaer Klassifikation nach Artikel 33 Absatz 7 UMV ausschließlich Verwaltungszwecken dient. Die Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen kann folglich nicht einfach danach beurteilt werden, ob sie in der Nizzaer Klassifikation in der gleichen oder in unterschiedlichen Klassen aufgeführt werden.

Angegriffene Waren in Klasse 6

Die angefochtenen Baumaterialien aus Metall sind hochgradig ähnlich zu den Baumaterialien (nicht aus Metall) der älteren deutschen Marke. All diese Waren sind Materialien, die zu Bauzwecken eingesetzt und in Bauten verbaut werden. Sie stimmen somit in Art und Zweck der Verwendung überein. Häufig sind diese Waren auch austauschbar und stehen somit im Wettbewerb zueinander. Der Verbraucher kann sich beispielsweise entscheiden, ob er Baumaterialien aus Metall oder aus anderem Material, wie z.B. Holz, verwenden möchte. So können Gartenhäuser aus Metall oder aber aus Holz, Glas oder Kunststoff gebaut werden. Baumaterialien werden in der Regel unabhängig davon, ob sie aus Metall sind oder nicht, über dieselben Vertriebswege (etwa in Baumärkten) angeboten. Sie können sogar von ein und demselben Hersteller stammen.

Aus denselben Gründen besteht eine hochgradige Ähnlichkeit der Baumaterialien (nicht aus Metall) der älteren Marke zu den angefochtenen Waren aus Metall, so weit sie in dieser Klasse enthalten sind, die u. a. Baumaterialien aus Metall umfassen.

Gleiches gilt für die angefochtenen Kleineisenwaren, die unter anderem Verschalungselemente aus Metall umfassen. Auch dabei handelt es sich um Waren, die zu Bauzwecken eingesetzt werden und im Wettbewerb zu anderen Schalungselementen z.B. aus Holz stehen, die ihrerseits der Kategorie Baumaterialien (nicht aus Metall) der älteren Marke zuzuordnen sind. Verschalungselemente aus verschiedenen Materialien (etwa Metall und Holz) werden über dieselben Vertriebswege angeboten und können von demselben Hersteller stammen. Sie sind daher ebenfalls hochgradig ähnlich.

Schlosserwaren sind in erster Linie Schlösser und Schlüssel aus Metall, die nichts mit den Messerschneidewaren, Gabeln, Löffeln und Werkzeugen der älteren Marke in Klasse 8 oder den verschiedenen Baumaterialien in Klasse 19 der älteren Marke gemein haben außer, dass sie möglicherweise (z. T.) aus Metall bestehen. Diese Waren stimmen weder in ihrer Natur noch in Art oder Zweck ihrer Verwendung überein. Sie stehen weder in einem Wettbewerbs- noch einem Ergänzungsverhältnis zueinander. Auch wenn sie möglicherweise wie Baumaterialien in Baumärkten angeboten würden, wären sie doch in verschiedenen Abteilungen zu finden. Mit Ausnahme von Schlössern, die nicht eingebaut sondern beispielsweise für Fahrräder, Koffer oder Schließfächer verwendet werden können, werden Schlosserwaren typischerweise eher im spezialisierten Handel vertrieben. Es ist weder ersichtlich noch von dem Antragsteller vorgetragen, dass diese Waren von denselben Herstellern stammen könnten. Die Antragstellerin trägt in diesem Zusammenhang lediglich zu dem funktionalen Zusammenhang zwischen den Waren der älteren Marke und Nägeln, Haken und Schieferhaken vor. Letztere unterfallen den Kategorien Kleineisenwaren, Waren aus Metall oder Baumaterialien aus Metall, aber nicht Schlosserwaren. Die angefochtenen Schlosserwaren sind somit unähnlich zu den Waren der älteren Marke in den Klassen 8 und 19.

Allerdings haben die angegriffenen Schlosserwaren, bei denen es sich um Waren aus Metall handelt, eine geringe Ähnlichkeit mit den Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich Metallwaren des Antragstellers.

Einzelhandelsdienstleistungen weisen bezüglich des Verkaufs spezifischer Waren nämlich eine geringe Ähnlichkeit zu diesen spezifischen Waren auf. Obgleich die Art, der Zweck und die Verwendungsmethode dieser Waren und Dienstleistungen nicht übereinstimmen, haben sie einige Ähnlichkeiten, da sie sich ergänzen und die Dienstleistungen in der Regel an den gleichen Orten angeboten werden, an denen auch die Waren zum Verkauf angeboten werden. Des Weiteren sprechen sie dieselben Zielgruppen an.

Angegriffene Waren in Klasse 19

Schiefer, Dachschiefer; Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke; Asphalt, Pech und Bitumen; Transportable Bauten (nicht aus Metall); Denkmäler (nicht aus Metall) sind identisch in beiden Warenverzeichnissen enthalten.

2. Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.

Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch und zu unterschiedlichen Graden ähnlich befundenen Waren und Dienstleistungen sowohl an Geschäftskunden mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder besonderem beruflichem Fachwissen als auch an das breite Publikum. Bei den fraglichen Waren handelt es sich insbesondere um Baumaterialien. Auch wenn diese von Privatkunden erworben bzw. in Anspruch genommen werden, ist dies häufig mit höheren Kosten (z.B. im Zusammenhang mit einem Bauprojekt im Eigenheim) verbunden. Daher werden diese Waren mit entsprechender Sorgfalt ausgewählt. Der Aufmerksamkeitsgrad ist daher in Bezug auf Baumaterialien aus Metall; Waren aus Metall, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind in Klasse 6 sowie in Bezug auf alle Waren in Klasse 19 erhöht. Gleiches gilt für Schlosserwaren, die die Sicherheit der Verbraucher betreffen und daher ebenfalls mit erhöhter Sorgfalt ausgewählt werden.

Anders verhält es sich hingegen bei Kleineisenwaren, die normalerweise weniger kostspielig sind. In Bezug auf Kleineisenwaren ist daher von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad auszugehen.

3. Die Zeichen

Primero	Cimero
Ältere Marke	Angegriffene Marke

Das relevante Gebiet ist Deutschland.

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, […] wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Die ältere Marke ist eine Wortmarke, die aus dem spanischen Wort „Primero“ besteht, das in erster Linie „zuerst“ und „erster“ bedeutet (https://dle.rae.es/?id=UAztjAx; https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/primero) und von dem lateinischen Wort „primus“ abstammt, das eben diese Bedeutung hat. Dem deutschen Verbraucher ist das spanische Wort „primero“ nicht bekannt. Es kann auch nicht unterstellt werden, dass der relevante Verbraucherkreis ausreichende Lateinkenntnisse hat, um das Wort „primus“ mit dieser Bedeutung als solches zu kennen. Dies gilt auch für die betroffenen Fachverbraucher aus dem Bausektor, die regelmäßig Baumaterialien einkaufen, aber nicht zwingend über besondere Sprachkenntnisse verfügen. „Primus“ existiert im Deutschen als Wort mit der konkreten Bedeutung „bester Schüler“, „Klassenbester“, „Klassenerster“ (www.duden.de/rechtschreibung/Primus). Entgegen dem Vortrag der Markeninhaberin wird der deutsche Verbraucher in „Primus“ daher vielmehr diese konkrete Bedeutung wahrnehmen und zwar unabhängig davon, ob das Wort „Klassen“ vorgeschaltet wird oder nicht. Bei der älteren Marke hat der Verbraucher im Hinblick auf die betreffenden Waren somit keinen Anlass einen Zusammenhang zu dieser konkreten Bedeutung herzustellen.

„Primero“ weist zwar eine gewisse Nähe zu anderen von „primus“ abgeleiteten Begriffen auf, etwa „primär“ oder „prima“. Aber selbst wenn der deutsche Verbraucher deshalb an solche Wörter erinnert würde, wirkt sich diese vage Assoziation im vorliegenden Fall nicht auf die Unterscheidungskraft des Wortes „Primero“ aus, die für den deutschen Verbraucher durchschnittlich ist. Da es für den vorliegenden Fall allein auf die Wahrnehmung der deutschen Verkehrskreise ankommt, ist es, wie von dem Antragsteller angeführt, auch unerheblich, dass das EUIPO die Unionsmarke Nr. 6 273 973 PRIMERO aus Sicht der spanischen Verbraucher für nicht schutzfähig befunden und entsprechend zurückgewiesen hat.

Wie der Antragsteller anführt, wurde die ältere deutsche Marke ohne Beanstandung eingetragen und es bedurfte keiner Entscheidung des Bundespatentgerichts, um ihre Unterscheidungskraft festzustellen. Der Beschluss enthält auch keine Feststellungen hinsichtlich des Grades an originärer Unterscheidungskraft. Um ein Schutzhindernis auszuschließen, war es schlichtweg ausreichend, in dem Beschluss festzustellen, dass der Marke jedenfalls nicht jegliche Unterscheidungskraft fehlt.

Das angefochtene Zeichen ist eine Wortmarke, die aus dem spanischen Wort „Cimero“ besteht, das „an oberster Spitze oder in herausragender Position stehende“ bedeutet und sich mit „oberster“ oder „Spitzen…“ übersetzen lässt (https://dle.rae.es/?id=9EYptr5; https://dict.leo.org/spanisch-deutsch/cimero). Auch dieses Wort ist dem deutschen Verbraucher unbekannt. Es gibt auch im Deutschen keine ähnlichen Wörter, an die ihn das angefochtene Zeichen erinnern könnte. Dies ist zwischen den Parteien auch unstreitig. Das Wort „Cimero“ hat somit durchschnittliche Unterscheidungskraft.

Bildlich und klanglich stimmen die Zeichen in Bezug auf die Buchstaben „imero“ bzw. deren Klang überein. Sie unterscheiden sich jedoch in Bezug auf die (Aussprache der) Zeichenanfänge „PR“ und „C“. Damit stimmen die Zeichen visuell und klanglich zwar in fünf von sieben bzw. sechs Buchstaben überein, allerdings liegen die Abweichungen am Wortanfang, auf den die Verbraucher besonders ihr Augenmerk legen. Außerdem ist die Verwendung des Buchstaben „C“, wenn es nicht im „ch“ oder „sch“ ist, sehr untypisch und wird dem Verbraucher auch deshalb auffallen, während „PR“ in vielen deutschen Wörtern verwendet wird (Prost, Prunk, Pracht, etc.). Auch klanglich sind die Unterschiede nicht zu überhören. Wie auch das DPMA in dem von dem Antragsteller eingereichten Beschluss feststellt, klingen die jeweiligen Anfangskonsonanten denkbar unterschiedlich (Explosivlaut des „P“ gefolgt von „R“ einerseits und Zischlaut andererseits). Dennoch stimmen die Zeichen in der Silbenanzahl, dem Sprachrhythmus und der Betonung überein.

Die Zeichen sind daher bildlich und klanglich nur geringfügig ähnlich.

In begrifflicher Hinsicht hat keines der beiden Zeichen für das Publikum im relevanten Gebiet eine Bedeutung. Da ein begrifflicher Vergleich nicht möglich ist, beeinflusst der begriffliche Aspekt die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht.

Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.

4. Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, der bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen ist.

Der Antragsteller hat nicht ausdrücklich geltend gemacht, dass seine Marke durch intensive Benutzung/Bekanntheit besonders kennzeichnungskräftig ist.

Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Verbrauchers im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Waren und Dienstleistungen. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist aus den dargelegten Gründen als normal anzusehen.

5. Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn der Verbraucher direkt die einander gegenüberstehenden Marken verwechselt oder wenn der Verbraucher eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zieht und annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

„Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt“ (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

„Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat“ (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke „Primero“ für die relevanten Verkehrskreise durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Mit Ausnahme von den angefochtenen Schlosserwaren, die einem Teil der Dienstleistungen der älteren Marke lediglich geringfügig ähnlich sind, wurden die streitbefangenen Waren für identisch und hochgradig ähnlich befunden. Die Zeichen unterscheiden sich am Zeichenanfang in einem bzw. zwei von sechs bzw. sieben Buchstaben, stimmen aber in den restlichen Buchstaben überein, was sich klanglich in übereinstimmendem Sprechrhythmus und Betonung niederschlägt. Trotz Abweichungen am Zeichenanfang ist daher das Schrift- und Klangbild der Zeichen insgesamt jedenfalls geringfügig ähnlich.

Soweit es die identischen und hochgradig ähnlichen Waren betrifft, ist die Löschungsabteilung der Auffassung, dass der geringere Grad an Zeichenähnlichkeit bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der älteren Marke im vorliegenden Fall durch den höheren Grad an Warenähnlichkeit ausgeglichen wird. Selbst bei einem erhöhtem Aufmerksamkeitsgrad der Verbraucher genügt die Abweichung am Zeichenanfang im vorliegenden Fall nicht, um eine Verwechslungsgefahr in Bezug auf identische oder hochgradig ähnliche Waren auszuschließen. Entgegen dem Vortrag der Markeninhaberin handelt es sich bei Zeichen aus sechs oder sieben Buchstaben auch nicht mehr um Kurzzeichen, bei denen die festgestellten Abweichungen stärker ins Gewicht fallen könnten.

Die Markeninhaberin hat sich zu ihrer Verteidigung auf Rechtsprechung des Bundespatentgerichts berufen. Insoweit genügt der Hinweis, dass die Unionsregelung über Marken ein autonomes System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind, und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (05/12/2000, T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47; 05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31; 24/11/2005, T 346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 70; 11/07/2007, T 150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 40). Der Vollständigkeit halber wird noch angemerkt, dass die Markeninhaberin die zitierten Entscheidungen auch nicht eingereicht hat, so dass die Löschungsabteilung gar nicht in der Lage wäre, diese in irgendeiner Weise zu berücksichtigen.

Soweit sich die Markeninhaberin auf das Urteil des EuG zu den Marken OXYGESIC und Maxigesic (16/10/2013, T 328/12, Maxigesic, EU:T:2013:537, bestätigt durch 21/10/2014, C 669/13 P, Maxigesic, EU:C:2014:2308) beruft, wurde der Ausschluss einer Verwechslungsgefahr in dem Fall insbesondere mit der schwachen Kennzeichnungskraft des gemeinsamen Bestandteils der Zeichen „GESIC“ und klaren begrifflichen Unterschieden zwischen den Zeichen begründet. Diese Umstände sind im vorliegenden Fall nicht gegeben und die zitierte Entscheidung daher nicht einschlägig.

Bei den nur geringfügig ähnlichen Waren (Schlosserwaren) hingegen, reicht die nur geringfügige Zeichenähnlichkeit nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Die Unterschiede am Zeichenanfang werden erst Recht bei dem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad nicht unbemerkt bleiben, zumal die Verwendung eines „C“ für den deutschen Verbraucher eher ungewöhnlich wirkt.

Der Verweis des Antragstellers auf diverse Urteile des EuG überzeugt nicht. Diesen Urteilen lagen Fallkonstellationen zugrunde, die sich nicht auf den vorliegenden Fall übertragen lassen. In einem Teil der Fälle war eine der betreffenden Marken in der anderen vollständig enthalten (15/06/2011, T–229/10, Syteco, EU:T:2011:273; 22/05/2012, T 546/10, Milram, EU:T:2012:249, bestätigt durch 13/06/2013, C 346/12 P, Milram, EU:C:2013:397 und 07/10/2015, T 186/14, NOextreme, EU:T:2015:754).

In den übrigen Fällen waren die betreffenden Waren oder Dienstleistungen identisch oder mindestens ähnlich (23/01/2014, T-551/12, Rebella, EU:T:2014:30, Rn.55; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, Rn.28; 12/01/2012, T-462/09, Ragolizia, EU:T:2012:5, Rn.36f.), so dass auch diese Entscheidungen dem Ausschluss einer Verwechslungsgefahr in Bezug auf bloß geringfügig ähnliche Waren nicht entgegenstehen.

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte kommt die Löschungsabteilung zu dem Schluss, dass beim Verbraucher Verwechslungsgefahr besteht und aus diesem Grund der Antrag teilweise auf Grundlage der deutschen Markeneintragung des Antragstellers begründet ist.

Aus dem Obigen folgt, dass die angefochtene Marke für die Waren für nichtig erklärt werden muss, bezüglich derer festgestellt wurde, dass sie mit denen der älteren Marke identisch oder ihnen hochgradig ähnlich sind. Was die nur geringfügig ähnlichen Waren betrifft, hat der Antrag keine Aussicht auf Erfolg.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die in einem Nichtigkeitsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Wenn die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder es die Billigkeit erfordert, beschließt die Löschungsabteilung gemäß Artikel 109 Absatz 2 UMV eine andere Kostenverteilung.

Da die Löschung nur für einen Teil der angegriffenen Waren erfolgreich ist, unterliegen die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

Die Löschungsabteilung

Martin LENZ

Elena NICOLÁS GÓMEZ

Plamen IVANOV

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.