ANULACIÓN Nº C 47 774 (NULIDAD)

 

José Esteve Casas, Ctra. Bercelona, 22, 08180 Moia (Barcelona), España (solicitante), representado por Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A.,  Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, España (representante profesional)  

 

c o n t r a

 

E.D.R. System S.A., c/ Tajo-7 Polígono industrial Conmar, 28864 Ajalvir (Madrid), España  (titular de la MUE), representado por Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Vía, 69 - 4° Of. 412, 28013 Madrid, España (representante profesional).

El 07/07/2021, la División de Anulación adopta la siguiente

 

 

RESOLUCIÓN

1. Se estima parcialmente la solicitud de declaración de nulidad.

2. Se declara nula la marca de la Unión Europea n° 11 732 121 para algunos de los productos y servicios impugnados, en concreto:

Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre.

Clase 35: Servicios de venta al por menor en comercios, al por mayor e inclusive a través de la red informática mundial de vehículos, aparatos de locomoción terrestre y repuestos para los mismos.

Clase 39: Servicios de distribución y almacenaje de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y repuestos para los mismos.

3. La marca de la Unión Europea continuará registrada para los restantes productos y servicios, en concreto:

Clase 12: Aparatos de locomoción aérea o acuática.

Clase 35: Servicios de venta al por menor en comercios, al por mayor e inclusive a través de la red informática mundial de aparatos de locomoción aérea o acuática y repuestos para los mismos.

4. Cada parte correrá con sus propias costas.

 

MOTIVOS 

Con fecha 09/12/2020, el solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra de la marca de la Unión Europea nº 11 732 121  (marca figurativa) (la MUE). La solicitud se dirige contra todos los productos y servicios cubiertos por la MUE. La solicitud está basada en, entre otros, el  registro de marca española nº 2 749 798 ‘MDR’ (marca denominativa). El solicitante invoca el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE. 

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA a), DEL RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), DEL RMUE 

Existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, suponiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia de riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario. 

La solicitud se basa en más de una marca anterior. La División de Anulación considera adecuado examinar en primer lugar la solicitud en relación con el registro de marca española nº 2 749 798.

a) Los productos y servicios

 

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y la finalidad de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros. 

Los servicios en los que se basa la solicitud son los siguientes: 

Clase 35: Venta al por mayor y al por menor de toda clase de piezas de repuestos para automóviles.

Clase 39: Transporte y almacenaje de toda clase de piezas de repuestos para automóviles.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes: 

Clase 12: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Clase 35: Servicios de venta al por menor en comercios, al por mayor e inclusive a través de la red informática mundial de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y repuestos para los mismos.

Clase 39: Servicios de distribución y almacenaje de vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y repuestos para los mismos.

Productos impugnados de la clase 12 

Existe un bajo grado de similitud entre los servicios minoristas relativos a productos específicos y otros productos que son muy similares o similares a los específicos. Este grado de similitud se debe a la estrecha relación que existe entre ellos en el mercado desde el punto de vista de los consumidores. Los consumidores están acostumbrados a una gran diversidad de productos muy similares o similares que se ponen a la venta en las mismas tiendas especializadas o en las mismas secciones de grandes almacenes o supermercados. Además, son de interés para los mismos consumidores.

Los mismos principios se aplican a los servicios prestados en relación con otros tipos de servicios que consisten, exclusivamente, en actividades que giran en torno a la venta efectiva de productos, como los servicios de venta al por mayor o las ventas por internet de la Clase 35.

En consecuencia, los servicios de venta al por mayor y al por menor de toda clase de piezas de repuestos para automóviles de la marca anterior son similares en grado bajo a los vehículos; aparatos de locomoción terrestre impugnados, puesto que se pueden encontrar en los mismos puntos de venta y se dirigen al mismo público.

Los servicios de venta al por mayor y al por menor de toda clase de piezas de repuestos para automóviles de la marca anterior y los aparatos de locomoción aérea o acuática impugnados no son similares. Además de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles, mientras que los productos son tangibles, responden a necesidades diferentes. Los servicios de venta al por menor consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra, mientras que los servicios de venta al por mayor consisten en la venta de productos en grandes cantidades entre organizaciones comerciales (fabricas, minoristas, etc.). Este no es el destino de los productos. Además, la utilización de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí, ni tienen carácter complementario.

Solo se puede apreciar similitud entre los servicios de venta al por menor o al por mayor de productos específicos que designa una marca y los productos específicos que designa la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor o al por mayor y los productos específicos designados por la otra marca se ofrecen en los mismos puntos de venta, pertenecen al mismo segmento de mercado y resultan de interés para los mismos consumidores. Estas condiciones no se cumplen en el presente asunto, dado que los productos incluidos no se venden en las mismas tiendas especializadas. En dichas circunstancias, los canales de distribución de los productos y servicios no pueden considerarse idénticos.

Además, los aparatos de locomoción aérea o acuática impugnados difieren de los servicios de transporte y almacenaje de toda clase de piezas de repuestos para automóviles de la marca anterior puesto que tienen una naturaleza y destino diferentes, se distribuyen a través de distintos canales, no son complementarios ni están en competencia entre si. Son por lo tanto, productos y servicios diferentes.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de venta al por menor en comercios, al por mayor e inclusive a través de la red informática mundial de repuestos para vehículos y aparatos de locomoción terrestre impugnados se solapan con los servicios de venta al por mayor y al por menor de toda clase de piezas de repuestos para automóviles de la marca anterior y son, por lo tanto, idénticos.

Los servicios de venta al por menor de productos específicos y los servicios de venta al por menor de otros productos tienen la misma naturaleza, dado que ambos son servicios de venta al por menor; tienen el mismo destino, que es permitir a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades de compra, y tienen la misma utilización.

Se observa una similitud entre aquellos servicios de venta al por menor en los que los productos específicos en cuestión, por lo general, se venden conjuntamente en los mismos puntos de venta y se dirigen al mismo público. Sin embargo, el grado de similitud entre la venta al por menor de productos específicos, por una parte, y la venta al por menor de otros productos, por otra, puede variar en función de la proximidad de los productos vendidos al por menor y de las particularidades de los respectivos segmentos del mercado.

Los mismos principios se aplican a los servicios prestados en relación con otros tipos de servicios que consisten, exclusivamente, en actividades que giran en torno a la venta efectiva de productos, como los servicios de venta al por mayor o las ventas por internet de la Clase 35.

Los servicios de venta al por menor en comercios, al por mayor e inclusive a través de la red informática mundial de vehículos, aparatos de locomoción terrestre impugnados son similares a los servicios de venta al por mayor y al por menor de toda clase de piezas de repuestos para automóviles de la marca anterior puesto que, aparte de tener la misma naturaleza y destino, los productos en cuestión se dirigen al mismo público y se venden en los mismos puntos de venta.

En el caso de los servicios de venta al por menor en comercios, al por mayor e inclusive a través de la red informática mundial de aparatos de locomoción aérea o acuática y repuestos para los mismos impugnados, estos no son similares a los servicios de venta al por mayor y al por menor de toda clase de piezas de repuestos para automóviles dado que los productos incluidos en los servicios de venta al por menor o al por mayor objeto de la comparación, por lo general, no se venden de manera conjunta y se destinan a un público diferente.

Asimismo, los servicios de venta al por menor en comercios, al por mayor e inclusive a través de la red informática mundial de aparatos de locomoción aérea o acuática y repuestos para los mismos impugnados difieren de los servicios de transporte y almacenaje de toda clase de piezas de repuestos para automóviles de la marca anterior puesto que tienen una naturaleza y finalidad diferentes. Se dirigen a un público diferente, se distribuyen a traves de distintos canales y no son complementarios ni están en competencia entre sí. Son por lo tanto, servicios diferentes.

Servicios impugnados de la clase 39 

Los servicios de distribución y almacenaje de repuestos para vehículos y aparatos de locomoción terrestre se solapan con los servicios de transporte y almacenaje de toda clase de piezas de repuestos para automóviles. Por lo tanto, son servicios idénticos.

Los restantes servicios impugnados en esta clase son al menos similares en un grado bajo a los servicios de transporte y almacenaje de toda clase de piezas de repuestos para automóviles puesto que tienen la misma naturaleza y propósito. Además, pueden tener un mismo origen empresarial.

b) Público destinatario – grado de atención

 

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada. 

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares en varios grados están dirigidos en parte al público en general y en parte, a  clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. 

Teniendo en cuenta el precio de los productos y servicios en cuestión, como los automóviles o el transporte de piezas de repuesto para automóviles, los consumidores pueden prestar un mayor grado de atención que en el caso de compras menos onerosas. Cabe esperar que estos consumidores no compren un vehículo, sea nuevo o de segunda mano, en los mismos términos en que comprarían artículos de uso cotidiano. El consumidor estará informado y tomará en consideración todos los factores relevantes, por ejemplo, el precio, el consumo, los gastos de seguro, las necesidades personales o incluso el prestigio (22/03/2011, T‑486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T‑63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).

Por lo tanto, el grado de atención del público de referencia varia de medio a alto en función de los productos o servicios en cuestión.

c) Los signos

 

MDR
Marca anterior	Marca impugnada

 

El territorio de referencia es España. 

La apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en cuestión debe basarse en la impresión general, teniendo en cuenta sus componentes distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior está compuesta por un único elemento verbal, ‘MDR’, el cual coincide con el único elemento verbal de la MUE impugnada. Este término ‘MDR’ carece de significado alguno y por lo tanto tiene un grado medio de distintividad.

En lo que respecta al signo impugnado, este está formado por el elemento verbal distintivo ‘MDR’ y además, por un elemento figurativo de carácter meramente decorativo que será percibido como una forma abstracta similar a tres cuadrados parcialmente superpuestos. Este elemento no será asociado con ningún significado en particular por parte del público de referencia. Por ser meramente decorativo, el elemento figurativo es menos distintivo que el elemento verbal ‘MDR’.

La marca impugnada no posee ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que atraiga más la atención visualmente) que otros elementos. 

Visualmente, los signos coinciden en la secuencia de letras ‘MDR’ y difieren en la estilización de este elemento en la marca impugnada y en los elementos figurativos de esta marca que como se ha mencionado, tienen un menor carácter distintivo.

No obstante, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T‑312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Por consiguiente, visualmente los signos tienen un grado de similitud medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de todas las letras que componen la marca anterior y del único elemento verbal de la marca impugnada. Por lo tanto, los signos son fonéticamente idénticos.

Conceptualmente, ninguno de los signos tiene significado alguno para el público del territorio de referencia. Dado que no es posible comparar las marcas conceptualmente, el aspecto conceptual carece de relevancia a efectos de la evaluación de la similitud entre los signos.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

 

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que debe tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión.

El solicitante no ha reivindicado expresamente que su marca tenga un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o renombre.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio de referencia. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión 

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Los productos y servicios impugnados son idénticos o similares en varios grados a los servicios de la marca anterior. Se dirigen en parte al público en general, y en parte, al público profesional. El nivel de atención varia de medio a alto en función del tipo de producto o servicios. La marca anterior tiene una distintividad intrínseca normal en relación con los servicios de referencia.

En este caso, la comparación global de las marcas en cuestión permite constatar que son visualmente similares en un grado medio y fonéticamente idénticas. Conceptualmente, no es posible comparar las marcas puesto que ambas carecen de significado.

Las diferencias entre los signos se limitan a la distinta estilización y elementos figurativos del signo impugnado, que como se ha mencionado, son meramente decorativos, por lo que no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre los signos. Por lo tanto, la División de Anulación concluye que los signos son similares y que los consumidores, incluso con un grado alto de atención, podrán atribuir a las marcas el mismo origen empresarial.

Conclusión

En vista de lo precedente, la División de Anulación considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la solicitud de nulidad se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española del solicitante.

Con arreglo a lo anterior, debe declararse nula la marca impugnada para los productos y servicios considerados idénticos o similares a aquellos de la marca anterior, incluidos, debido a la similitud existente entre los signos, los productos y servicios considerados similares en un grado bajo.

El resto de los productos y servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la solicitud de nulidad basada en este artículo y dirigida contra esos productos y servicios.

El solicitante también ha basado su solicitud en el registro de marca europea nº 5 713 847 (marca figurativa), registrado para los siguientes productos y servicios:

Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

Clase 35: Venta al por mayor y al por menor de toda clase de piezas de repuestos para automóviles.

Clase 39: Transporte y almacenaje de toda clase de piezas de repuestos para automóviles.

Este derecho anterior cubre productos y servicios que son claramente diferentes a los que se aplican en la marca impugnada. Los servicios de la marca anterior en las clases 35 y 39 y los productos y servicios impugnados ya fueron comparados anteriormente. Por otro lado, los productos en la clase 16 no tienen ningún punto en común con los productos y servicios impugnados en cuestión. Tienen una naturaleza y finalidad diferentes, no son complementarios ni están en competencia entre si. Se distribuyen a traves de distintos canales y se dirigen a un público diferente. Por lo tanto, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos y servicios para los que la solicitud de nulidad ya se ha desestimado; no existe ningún riesgo de confusión respecto a tales productos y servicios.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte. De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Anulación dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Dado que la anulación tiene éxito solo para parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han perdido respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio. Por consiguiente, cada parte correrá con sus propias costas.

 La División de Anulación

Oana-Alina STURZA

Ana  MUÑIZ RODRIGUEZ

Frédérique SULPICE

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).