RESOLUCIÓN

de la Segunda Sala de Recurso

de 13 de julio de 2016

En el asunto R 2236/2015-2

Tropical Millenium, S.L.
Camino del Higueral s/n 29700 Vélez –Málaga España	Titular de la MUE / Parte recurrente

representada por Abogados Daudén, S.L.P., Avenida Maisonnave, 11, 2º, 03003 Alicante, España

contra

Frutas Esther, S.A.
Avda Menéndez Pelayo, 57 30550 Abarán (Murcia) España	Solicitante de nulidad / Parte recurrida

representada por Pérez Segura Abogados, Plaza San Cristóbal, 2-2º, 03002 Alicante, España

RECURSO relativo al procedimiento de nulidad nº 9 026 C (marca de la Unión Europea registrada nº 11 859 121)

LA Segunda sala de recurso

integrada por T. de las Heras (Presidente y Ponente), C. Negro (Miembro) y C. Govers (Miembro)

Secretaría: H. Dijkema

dicta la siguiente

Resolución

Resumen de los hechos

1. Mediante solicitud recibida el 30 de mayo de 2013, Tropical Millenium, S.L. (“la titular de la MUE” o “la titular”) solicitó el registro de la siguiente marca figurativa

para distinguir los siguientes productos y servicios:

Clase 31 - Frutas y verduras frescas.

Clase 35 - Servicios de venta al por mayor y al por menor en comercios y a través de redes telemáticas de información de frutas y verduras frescas. Servicios de importación y exportación de frutas y verduras frescas.

Clase 39 - Almacenaje, embalaje, distribución y transporte de frutas y verduras frescas.

2. La solicitud se publicó el 25 de junio de 2013 y la marca fue registrada el 2 de octubre de 2013.

3. El 21 de febrero de 2014, Frutas Esther, S.A. (“la solicitante de nulidad” o “la solicitante”) presentó una solicitud de nulidad contra todos los productos y servicios de la marca registrada.

4. El motivo invocado en la solicitud de nulidad fue el artículo 53, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

5. La solicitud de nulidad se basó en el siguiente derecho anterior:

• MUE nº 928 366 “MILLENIUM” solicitada el 15 de septiembre 1998 y registrada el 5 de junio de 2000 para productos en la clase 31.

6. Mediante resolución de 14 de septiembre de 2015 (“la resolución impugnada”), la División de Anulación estimó parcialmente la solicitud de nulidad concretamente, para:

Clase 31 - Frutas y verduras frescas.

Clase 35 – Servicios de venta al por mayor y al por menor en comercios y a través de redes telemáticas de información de frutas.

La marca continuará registrada para los restantes servicios, en concreto:

Clase 35 - Servicios de venta al por mayor y al por menor en comercios y a través de redes telemáticas de información de verduras frescas. Servicios de importación y exportación de frutas y verduras frescas.

Clase 39 - Almacenaje, embalaje, distribución y transporte de frutas y verduras frescas.

En concreto, su razonamiento puede resumirse del siguiente modo:

Prueba de uso

• El 13 de junio de 2014 se concedió a la solicitante un plazo de tres meses para presentar prueba del uso. Dicho plazo fue extendido hasta el 18 de noviembre de 2014.

• La solicitud de declaración de nulidad se presentó el 21 de febrero de 2014. La marca impugnada se publicó el 25 de junio de 2013. Se exigió a la solicitante, en consecuencia, que demostrara que la marca en que se basa la solicitud había sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea desde 25 de junio de 2008 al 24 de junio de 2013, incluidos, así como desde el 21 de febrero de 2009 al 20 de febrero de 2014, incluidos.

• Asimismo, las pruebas deben demostrar el uso de la marca para los productos en que se basa la solicitud, en concreto:

Clase 31 - Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

• El 18 de noviembre de 2014, la solicitante presentó elementos probatorios como prueba del uso. Las pruebas están compuestas por los siguientes documentos:

• Sesenta facturas entre el 8 de mayo de 2008 y el 10 de septiembre de 2014 emitidas por la solicitante a clientes en Alemania, Países Bajos, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Francia, Noruega, Sudáfrica, España, Reino Unido, Suecia e Islandia.

• Dos extractos de resultados de búsquedas en Internet de “Google”, y de “einforma”, en los que se informa de que la marca “MILLENIUM” pertenece a la solicitante y se describe la actividad que desarrolla la empresa.

• Cinco fotos de cajas de fruta en las que se aprecia la marca “MILLENIUM”.

• La División de Anulación considera que las pruebas anteriormente mencionadas demuestran que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el tráfico económico.

• No es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo. Por lo tanto, aunque las facturas no son muy numerosas, ofrecen a la División de Anulación información suficiente sobre el volumen comercial, la duración y la frecuencia del uso. El tonelaje de las facturas oscila entre los 400 kg y los 20 000 kg resultando una media de 7 000 kg por envío y factura.

• En el asunto que nos ocupa, la marca anterior es “MILLENIUM”, denominativa y en las fotos aparece escrita en cursiva. La protección que ofrece el registro de una marca denominativa se aplica al término formulado en la solicitud de registro y no a las características gráficas o estilísticas particulares que podría poseer la marca. Por consiguiente, el hecho de que en las pruebas, la marca anterior esté representada en letra cursiva resulta irrelevante.

• Por lo tanto, las pruebas demuestran el uso del signo tal como ha sido registrado conforme al sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE.

• Teniendo en cuenta las pruebas en su totalidad, la División de Anulación considera que aunque las pruebas no son exhaustivas, reúnen el nivel mínimo necesario para demostrar el uso efectivo en el territorio de referencia durante el período de referencia.

• Respecto a la adecuación del uso del signo respecto a los productos que protege, la marca anterior está registrada para:

Clase 31 - Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

• No obstante, las pruebas no demuestran un uso efectivo de la marca para todos los productos cubiertos por la marca anterior.

• En las facturas o bien en el albarán de transporte que acompaña a muchas de las facturas, se aprecia la marca “MILLENIUM” para productos como ciruelas, uvas, nectarinas, melocotones, albaricoques y paraguayos.

• Por lo tanto, en el asunto que nos ocupa, las pruebas demuestran el uso efectivo de la marca para los siguientes productos:

Clase 31 - Frutas frescas.

Riesgo de confusión

Los productos y servicios

• Los productos impugnados de la clase 31 son idénticos o similares a los productos de la solicitante de nulidad.

• Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y los servicios se ofrecen por lo general en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

• Por lo tanto, los servicios de venta al por menor de frutas frescas impugnados son similares en grado bajo a las frutas frescas de la solicitante.

• Los mismos principios se aplican a los servicios prestados en relación con distintas actividades que giran exclusivamente en torno a la venta de productos, como los servicios de venta al por mayor o las ventas por Internet de la clase 35.

• Sin embargo, los servicios de venta al por menor de verduras frescas y las frutas frescas no son similares. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta al por menor consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Este no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí ni son complementarios.

• Solo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en la presente comparación, ya que los productos en cuestión son solo similares en grado elevado.

• Igualmente, los mismos principios se aplican a los servicios de venta al por mayor o a las ventas por Internet de la clase 35 que son también distintos.

• No se aplicarán los citados principios a otros servicios que no se limiten a los servicios que giran en torno a la venta de productos, o que no estén comprendidos en la clase 35, como los servicios de importación y exportación, los servicios de distribución, transporte o reparación, etc.

• Los servicios de importación y exportación no se consideran un servicio de ventas y, por tanto, no se pueden aportar los mismos argumentos que respecto de la comparación de productos con servicios de venta al por menor. Los servicios de importación y exportación se refieren al movimiento de productos y, por lo general, requieren la participación de las autoridades de aduanas tanto del país de importación como del país de exportación. Estos servicios con frecuencia están sometidos a cuotas de importación, aranceles y acuerdos de comercio. Como están clasificados en la clase 35, estos servicios se considera que están relacionados con la administración comercial. Estos servicios no están relacionados con la venta efectiva al por menor y al por mayor de los productos, sino que son preparatorios o auxiliares para la comercialización de dichos productos. Por estos motivos, los productos deben considerarse distintos a los servicios de importación y exportación de dichos productos. El hecho de que el objeto de los servicios de importación/exportación y los productos en juego sea el mismo no es un factor pertinente para determinar la similitud. Por lo tanto los servicios de importación y exportación de frutas y verduras frescas impugnados no son similares a las frutas frescas de la marca anterior.

• En cuanto a los servicios impugnados de la clase 39, aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los embalajes y el almacenamiento de mercancías son servicios mediante los cuales la mercancía de una empresa se embala y se guarda en un lugar concreto a cambio del pago de una tarifa. Los servicios de distribución y transporte se refieren a una flota de camiones o barcos utilizados para transportar productos de un punto A a un punto B. Estos servicios los prestan empresas de transporte especializadas cuyo negocio no es la fabricación y venta de esos productos. La naturaleza, finalidad y método de uso de estos servicios y productos son diferentes. No tienen los mismos proveedores/productores, ni canales de distribución y no compiten entre sí. Por lo tanto los servicios de almacenaje, embalaje, distribución y transporte de frutas y verduras frescas impugnados son diferentes.

Los signos

• Visualmente, los signos son similares en la medida en que coinciden en la palabra “millenium”. Si bien el tipo de letra difiere, se trata de las mismas letras que no han sido muy desfiguradas en la marca impugnada, de modo que se perciben como visualmente equivalentes, sin perjuicio de sus diferencias en el tipo de letra y grafía escogido. Por otro lado, difieren en los restantes componentes verbales y gráficos de la marca impugnada arriba mencionados.

• Fonéticamente, independientemente de las diferentes reglas de pronunciación en las distintas partes del territorio de referencia, la pronunciación de las marcas coincide en el sonido de las letras “m-i-l-l-e-n-i-u-m”, presentes de forma idéntica en ambos signos, y en dicha medida las marcas son similares fonéticamente. La pronunciación difiere en el sonido de las letras “m” y “t-r-o-p-i-c-a-l” de la marca impugnada que no tienen equivalente en la marca anterior.

• Conceptualmente, la gran mayoría del público en el territorio de referencia percibirá la palabra “millenium”, común a las marcas, como «milenio» y la palabra “tropical” de la marca impugnada como «perteneciente o relativo a los trópicos». El elemento gráfico se asociará a una hoja verde por todo el público, así como la letra “M” será percibida como la inicial de la palabra “millenium”. Puesto que los signos se asociarán a un significado similar, los signos son similares desde el punto de vista conceptual.

• Para el público en el territorio de referencia que no entienda la palabra “millenium”, los signos no son conceptualmente similares puesto que uno de los signos no se asociará a ningún significado.

Elementos distintivos y dominantes de los signos

• La marca anterior no tiene ningún elemento que se pueda considerar claramente más distintivo que otros.

• El elemento gráfico compuesto por una hoja verde y la palabra “tropical” de la marca impugnada se asociarán a los trópicos. Teniendo en cuenta que los productos y servicios en cuestión son frutas y su venta, se considera que estos elementos son menos distintivos ya que indican el origen de los productos. La parte del público destinatario que entiende el significado de la palabra “tropical” y todo el público, que entiende el significado del elemento gráfico, no prestará tanta atención a estos elementos como a los demás componentes más distintivos de la marca. Por consiguiente, a la hora de valorar el riesgo de confusión entre las marcas, el dibujo de la hoja, débil y la palabra “tropical”, no distintiva, tendrán un impacto reducido.

• La marca anterior no posee ningún elemento que pueda considerarse dominante (que atraiga la atención visualmente más que otros elementos).

• El elemento gráfico de la hoja verde seguido de la letra “m” de la marca impugnada son los elementos dominantes, pues visualmente, atraen más la atención.

Apreciación global, otros argumentos y conclusión

• Los productos y servicios han sido considerados parcialmente idénticos, parcialmente similares en diferentes grados y parcialmente distintos y están dirigidos al público en general con un nivel de atención mediano.

• Los signos coinciden en representar la palabra “MILLENIUM” que es el único componente de la marca anterior y que constituye el elemento más distintivo (junto con la letra “M”) de la marca impugnada, pues el resto de sus componentes ofrecen una naturaleza descriptiva o meramente decorativa y, por lo tanto, la coincidencia en dicho elemento es de gran relevancia. Aunque el elemento gráfico y la gran letra “M” sean los elementos dominantes, el público se referirá a la marca impugnada por la palabra “MILLENIUM” ya que es el componente que se puede leer y además el que tiene más carácter distintivo, puesto que la palabra “TROPICAL” es un indicativo del origen.

• En vista de lo precedente, la División de Anulación considera que las diferencias existentes entre los signos no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre los mismos y, por tanto, existe riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación, entre el público de referencia y que la solicitud está parcialmente fundada sobre la base del registro de MUE de la solicitante.

• En sus observaciones, la titular de la MUE alega que tanto la marca anterior como la impugnada fueron registradas a través del mismo representante de marcas. Dicha afirmación puede considerarse como una alegación de que las marcas coexisten en el mercado.

• Solo en circunstancias especiales la División de Anulación podrá considerar las pruebas de la coexistencia de otras marcas en el mercado (y posiblemente en un Registro) a escala comunitaria como una indicación de «dilución» del carácter distintivo de la marca de la solicitante que podría contradecir la presunción de riesgo de confusión.

• Este aspecto debe evaluarse en cada caso y dicho valor indicativo debe tratarse con cautela, ya que puede haber razones diferentes por las que coexisten signos similares, por ejemplo, la existencia anterior de situaciones de hecho y de derechos distintos en el pasado o de acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes interesadas.

• Por lo tanto, a falta de argumentos y de pruebas convincentes, debe desestimarse por infundada la alegación de la titular de la MUE.

7. El 9 de noviembre de 2015, la titular de la MUE interpuso recurso contra la resolución impugnada, solicitando que fuera anulada parcialmente. El escrito de motivación del recurso fue presentado el 11 de enero de 2016.

8. En su respuesta, presentada el 23 de marzo de 2016, la solicitante de nulidad pidió que se desestimara el recurso y que se anula la resolución impugnada en la medida en que desestimó la solicitud de nulidad para los servicios solicitados en la clase 39.

Pretensiones y alegaciones de las partes

9. Los argumentos presentados en el escrito de motivación del recurso pueden resumirse como sigue:

Prueba de uso

• A pesar de aportar decenas de facturas, la solicitante de nulidad no ha sido capaz de acreditar, ni siquiera mínimamente, la forma en la que la marca se ha usado en los productos relevantes. No hay catálogos, no hay anuncios, no hay fotografías con fechas, etc. que puedan proporcionar pistas fiables acerca de si la marca se ha usado tal y como se ha registrado o, en cambio, de una manera que altere el carácter distintivo del signo. La simple mención del término “MILLENIUM” en las facturas no permite sacar conclusiones al respecto, pues por ejemplo el uso del signo en los productos con unos caracteres tipográficos muy especiales (muy estilizados) podría dar lugar a una alteración sustancial – y, por lo tanto, inadmisible – del carácter distintivo de la marca.

• Por otro lado, cabe destacar que las cinco fotos aportadas por la solicitante además de no estar fechadas, parecen hacer referencia a una misma caja de fruta, en la cual además la palabra “MILLENIUM” aparece en una forma muy estilizada y difícil de leer, lo que genera dudas adicionales acerca de la apariencia de la marca realmente usada por la solicitante en el período relevante.

• Las meras presunciones y suposiciones acerca de la forma de dicho uso no pueden sustituir las pruebas sólidas que la solicitante tiene la obligación de aportar. Puesto que la solicitante no ha demostrado la forma en que se ha utilizado la marca anterior, la titular considera que, contrariamente a lo afirmado por la División de Anulación, no se ha debidamente acreditado el uso de la marca en la que se basa la solicitud de nulidad.

• A mayor abundamiento, cabe destacar que en las facturas aportadas no se hace referencia a la marca “MILLENIUM” en relación con los productos relevantes. Solo en los documentos internos entre la solicitante y el transportista hay indicios del uso del término “MILLENIUM” como marca. En las facturas no hay referencia alguna a la marca “MILLENIUM”, pues el vocablo “MILLENIUM” parece usarse como una variedad de uva u otras frutas, de manera similar a otros términos descriptivos como “SEEDLESS”, “RED”, “SWEET”, “ROYAL”, etc. En todo caso, aunque se quisiese considerar válida la referencia a la marca en los documentos de transporte, el término “MILLENIUM” aparecería como marca únicamente en 27 documentos, lo que en un período de tiempo de cinco años demostraría unas ventas muy modestas y ciertamente insuficientes para acreditar el uso efectivo en relación con el mercado de referencia, es decir, productos de consumo corriente y en grandes cantidades, vendidos a un precio relativamente barato.

Riesgo de confusión

• La propia División de Anulación admite que “el elemento gráfico de la hoja verde seguido de la letra ‘m’ de la marca impugnada son los elementos dominantes, pues visualmente atraen más la atención” (véase página 9, tercer párrafo, de la resolución impugnada).

• Sentado lo anterior, se consideran erróneas las apreciaciones que han llevado a la División de Anulación a considerar existente el riesgo de confusión por la coincidencia del elemento “MILLENIUM”, es decir, de un elemento no dominante de la marca impugnada.

• En otros términos, no consideramos correcto realizar un fraccionamiento de la marca impugnada, para luego tomar en consideración un elemento de esta última, que además no es el elemento dominante de la misma, prescindiendo de los demás elementos que la diferencian de la marca anterior y que, por admisión de la propia División de Anulación, son los elementos dominantes y visualmente más atractivos de la marca anterior.

• Visualmente, es indudable que en el presente caso la disparidad entre los signos, desde un punto de vista visual, es manifiesta, aunque compartan el vocablo “MILLENIUM”. En efecto, la marca anterior es una marca meramente denominativa, mientras que la marca impugnada, por el contrario, presenta una estructura compleja y está compuesta por diversos elementos denominativos y figurativos. La parcial coincidencia existente entre los elementos denominativos no posee suficiente entidad como para hacer creer que se producirá error en la percepción visual de las marcas por parte del público consumidor, puesto que el término coincidente “MILLENIUM” no destaca ciertamente, en un plano estrictamente visual, en la impresión de conjunto de la marca impugnada. Por el contrario, tal y como acabamos de señalar, un hipotético consumidor que observe las marcas en cuestión tendrá una impresión visual muy distinta. En efecto, la diferente estructura de las marcas constituye una diferencia visual importante que permite una clara y perfecta disociación de los signos en conflicto.

• Por otro lado, desde el punto de vista fonético, las marcas difieren en que la marca impugnada presenta como términos iniciales “M TROPICAL”. Por tanto, el sonido inicial es diferente, así como su longitud, lo que contribuye a reducir el relativo grado de similitud fonética que existe entre los signos.

• Conceptualmente, la similitud destacada en la resolución impugnada debe ser matizada por la presencia de la palabra “TROPICAL” en la marca atacada, la cual es evocativa pero no indica necesariamente la procedencia geográfica de los productos, diluyéndose así el vínculo conceptual consistente en el significado del término “MILLENIUM”.

• Habida cuenta de que en la comparación de los signos no deben tenerse en consideración solo las semejanzas, sino también las diferencias, y a la vista de las consideraciones anteriores, entendemos que la coincidencia en el término “MILLENIUM” no es motivo suficiente para poder concluir razonablemente que existe un riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, incluso respecto de los productos que se han considerado idénticos o similares.

10. Los argumentos presentados en respuesta al recurso pueden resumirse como sigue:

Prueba de uso

• Sobre la prueba de uso, según los documentos sometidos, “MILLENIUM” se corresponde con la marca mientras que red y otras referencias apuntadas por la titular de la MUE se corresponden con la variedad, tipo o cualquier otra característica de los productos, pero no con la marca y, por tanto, no resultan equivalentes apreciaciones respecto a cómo se muestra “MILLENIUM” en las facturas y resto de documentación aportada. No se hace un uso diferente de la marca a como viene registrada (las facturas y referencias de Internet reflejan la marca en exactamente el mismo modo en que viene registrada “MILLENIUM” y aunque en algunas facturas vaya referenciada acompañada de otros elementos, estos son totalmente descriptivos pues consisten en meras referencias al producto (uva, melocotón...) o al tipo, variedad o característica del mismo (rojo intenso, sweet...), lo cual resulta obvio del significado, posición y ubicación de los mismos en las facturas así como en el resto de documentación.

• Tampoco supone un uso diferente al registrado las imágenes del anexo 3 en que se refleja la marca “MILLENIUM” representada en letra cursiva. A este respecto recordamos que la marca anterior es denominativa, y protección y distintividad de este tipo de marcas descansan en el término registrado “MILLENIUM” y no en la tipografía o estilización de sus letras y, por tanto, resulta irrelevante e incorrecta esta alegación de la titular de la MUE.

• Además, dicha representación en cursiva no es nada particular y no altera el carácter distintivo de la marca, siendo por tanto globalmente equivalentes de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra a) del RMUE. La estimación del uso genuino de la marca MILLENIUM por parte de la resolución impugnada no descansa en suposiciones ni presunciones sino en los documentos aportados por esta representación en sede de nulidad (anexos 1‚ 2 y 3). En este sentido recordar que no existe un listado exhaustivo del tipo de documentos a aportar ni de la cantidad de documentación requerida. Como viene determinado por jurisprudencia asentada del Tribunal de Justicia de la UE el uso no tiene por qué ser especialmente importante, sino suficiente en relación al sector y productos a analizar.

• Por otro lado, decir que no compartimos la apreciación de la titular de la MUE de que el volumen y alcance acreditado sea mínimo pues, además de las facturas (nada desdeñables, a lo largo de una gran extensión de la UE), los extractos de Internet aportados (como publicación del periódico Expansión entre otros), refieren a la solicitante como una importante empresa que comercializa frutas y verduras en la UE desde los años 60, con un volumen de 32 000 toneladas anuales y 45 millones de EUR de facturación y que comercializa bajo la marca “MILLENIUM”. Resulta obvio pues que las facturas aportadas no corresponden a todas las ventas de nuestra representada bajo la marca “MILLENIUM” sino que son muestras de las mismas que acreditan su uso suficiente que es la finalidad de dicha prueba. La solicitante cita varias sentencias del Tribunal General en apoyo.

Riesgo de confusión

• El elemento coincidente es el principal y más distintivo de los que componen el signo impugnado, como claramente se refleja de su posición central que ocupa en el signo, así como debido a su mayor distintividad que el resto de sus elementos (siendo estos últimos en unos casos, una mera referencia a la inicial del elemento principal “la M”, en otros términos descriptivos o con distintividad muy débil en relación a los productos a considerar, como el vocablo tropical o la hoja verde.

• La marca impugnada constituye el único elemento de la marca anterior “MILLENIUM”.

• En efecto, las marcas enfrentadas ostentan similitudes mucho más relevantes que sus diferencias, las cuales resultan suficientes para decretar que la MUE impugnada contraviene lo dispuesto por el derecho de marcas, y por ende, existe riesgo de confusión y de asociación entre las marcas.

• Además, los consumidores, retienen en la memoria más fácilmente la parte denominativa de una marca salvo que contenga una parte figurativa extremamente original, lo que, como ya hemos indicado, no ocurre en el presente caso debido a que los elementos gráficos contenidos en la marca impugnada son débiles distintivamente.

• Y es más fácil que los consumidores retengan el elemento destacado, distintivo y denominativo “MILLENIUM” que retener el signo impugnado en todos sus elementos debido a lo extremadamente largo que es y a que, además, dichos elementos adicionales resultan casi imperceptibles por su tamaño y se refieren (o al menos así serán entendidos) a las características o procedencia del producto (tropical), hoja verde (comúnmente utilizado en relación a frutas y verduras) o la letra “M” (letra inicial del principal “MILLENIUM”), siendo por ello estos otros elementos discriminados por los consumidores, refiriéndose estos a “MILLENIUM” como la marca, como el identificador del origen empresarial de los productos y servicios en cuestión.

Fundamentos

11. El recurso se ajusta a lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, apartado 1, del RMUE y en las reglas 48 y 49 del REMC. Procede, pues, acordar su admisión.

Prueba de uso

12. De acuerdo con el artículo 57, apartados 2 y 3 del RMUE, a instancia de la titular de la marca de la Unión Europea, la titular de la marca anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo (en el Estado miembro en el que esté protegida) para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la MUE anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. Además, si la marca anterior estuviera registrada desde hace al menos cinco años en la fecha de publicación de la solicitud de MUE, el titular de la marca de la Unión Europea anterior aportará también la prueba de que las condiciones enunciadas en el artículo 42, apartado 2, se cumplían en esa fecha. A falta de esa prueba, se desestimará la solicitud de nulidad. Si la marca anterior solamente hubiera sido utilizada para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, en aras del examen de la solicitud de nulidad solo se considerará registrada para esa parte de los productos o servicios.

13. La solicitud de declaración de nulidad se presentó el 21 de febrero de 2014 mientras que la fecha de registro de la marca anterior es el 5 de junio de 2000. Por consiguiente, la marca anterior se hallaba registrada más de cinco años en la fecha en que la solicitud de nulidad fue presentada. Por lo tanto, el período de cinco años para los cuales debe acreditarse el uso efectivo en la Unión Europea es el comprendido entre el 21 de febrero de 2009 y el 20 de febrero de 2014 (incluido).

14. Por otro lado, la solicitud de la marca impugnada se publicó el 25 de junio de 2013. En consecuencia, ha transcurrido un plazo de cinco años entre el registro de la marca anterior y la publicación de la solicitud de la marca impugnada. Por tanto, el uso efectivo en el territorio relevante durante el período de cinco años comprendido entre el 25 de junio de 2008 y el 24 de junio de 2013 (incluido) debe acreditarse.

15. Todo lo anterior implica que, en el presente caso, los períodos relevantes de la prueba de uso comprenden del 25 de junio de 2008 y el 24 de junio de 2013 y del 21 de febrero de 2009 y el 20 de febrero de 2014, incluidos.

16. En virtud de la regla 40, apartado 6 y de la regla 22, apartado 2 del REMC, la prueba del uso debe versar sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso que se haya hecho de la marca anterior en que se base la solicitud de nulidad. La Sala, por ello, procede a continuación a examinar la prueba de uso.

17. El uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47 y 06.10.2004, T‑356/02,Vitakraft, EU:T:2004:292, § 28).

18. En el presente caso, los documentos aportados por la solicitante son los arriba mencionados, en el apartado 6.

19. En cuanto al lugar del uso, las direcciones en las facturas se refieren a clientes en Alemania, Países Bajos, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Francia, Noruega, Sudáfrica, España, Reino Unido, Suecia e Islandia.

20. En cuanto al tiempo del uso, tal como se desprende del artículo 15, apartado 1, del RMUE, solo están sometidas a las sanciones previstas en dicha disposición aquellas marcas cuyo uso efectivo haya sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. Por tanto, basta que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante una parte del período pertinente para evitar dichas sanciones (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 45, confirmado por 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310). La gran mayoría de la documentación está fechada dentro de los períodos relevantes, por lo que, al considerar el conjunto de las pruebas aportadas, la Sala confirma el uso prolongado de la misma.

21. Por lo que se refiere al alcance del uso de la marca anterior, es preciso tener en cuenta el hecho de que la ratio legis de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de MUE consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado. Por el contrario, dicha disposición no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32 y 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38). Eso significa que no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo para calificarse de efectivo; es suficiente que la utilización de la marca en el mercado sea el resultado de un uso efectivo y no meramente simbólico o con el único fin de mantener vigentes los derechos conferidos por la marca.

22. No obstante, la suficiencia de las indicaciones y de la prueba sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso ha de apreciarse a la luz de la totalidad de las pruebas presentadas. No es adecuado realizar una evaluación por separado de los diversos factores pertinentes, cada uno considerados de manera aislada (sentencia de 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

23. Por consiguiente, la Oficina valora las pruebas presentadas en el marco de una apreciación global. Deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del asunto específico y todas las pruebas presentadas han de apreciarse conjuntamente. Por lo tanto, aunque determinados elementos de prueba pueden ser insuficientes por sí solos para acreditar el uso de la marca anterior, pueden contribuir a acreditar el uso conjuntamente con otra documentación e información.

24. En el presente caso, las cifras que aparecen en las facturas, donde la marca “MILLENIUM” se puede identificar correctamente, sí constituyen un factor suficiente para concluir, junto con la restante documentación aportada, que el uso de la marca “MILLENIUM” debe calificarse de uso efectivo.

25. En relación al alcance, las sesenta facturas demuestran un uso público y hacia el exterior a fin de crear mercados comerciales, con un tonelaje facturado que oscila entre los 400 kg y los 20 000 kg y cuyo importe oscila entre 1 000 y más de 35 000 EUR. Por tanto, en opinión de la Sala, no se trata de un uso residual, marginal o simbólico. Además, cabe recordar, que no se espera de la solicitante de nulidad que adjunte la totalidad de facturas expedidas. La muestra de facturas aportadas acredita un uso continuado. Asimismo, los números de las facturas no son consecutivos, por lo que se entiende que se trata solo de ejemplos ilustrativos de las ventas.

26. Por otra parte, se supone que la prueba de uso no refleja exactamente todas las ventas realizadas, sino que en general es una muestra del uso efectivo de la marca, pues la solicitante de nulidad está obligada solo a probar un uso efectivo de la marca, no todas las ventas realizadas ni el éxito comercial. Por consiguiente, la prueba se considera suficiente para probar que el uso de la marca anterior es efectivo. En este sentido, debe recordarse que no es necesario que el uso de la marca sea siempre cuantitativamente importante para calificarse de efectivo, sino que es suficiente que la utilización de la marca en el mercado sea el resultado de un uso efectivo y no de carácter simbólico con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

27. Por lo tanto, esta Sala considera que se trata de una prueba suficiente para establecer que el uso de la marca anterior ha sido llevado a cabo de una forma estable y continuada. Por lo tanto, la muestra se puede considerar suficientemente representativa.

28. Por lo que respecta a la naturaleza del uso efectuado de la marca anterior, como bien clarifica la resolución impugnada, la requerida “naturaleza de uso” del signo se refiere a su uso como marca en el tráfico económico, i) un uso de la marca como marca registrada o de una variación de la misma de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra a), del RMUE, y ii) un uso como marca de los productos y servicios para los cuales está registrada.

29. En el presente caso, la titular de la marca impugnada considera que el uso no ha quedado debidamente demostrado, ya que el signo ha sido utilizado de forma contraria al artículo 15 del RMUE, en relación con el artículo 42 del RMUE, al haberse alterado sustancialmente el carácter distintivo de la marca denominativa “MILLENIUM”.

30. Corresponde, por consiguiente, a esta Sala determinar la naturaleza del uso de la marca anterior probada por la documentación aportada. La verificación de si se ha alterado el carácter distintivo de la marca tal como ha sido registrada requiere examinar el carácter distintivo y dominante de los elementos añadidos basándose en las características intrínsecas de cada uno de ellos y en la posición relativa de los distintos elementos en la configuración de la marca.

31. La letra a) del segundo párrafo del artículo 15, apartado 1, del RMUE establece que a efectos del primer párrafo, también tendrá la consideración de uso el uso de la MUE en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada (10/06/2010, T‑482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30; 12/03/2014, T‑381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26).

32. El objeto del artículo 15 del RMUE, en relación con el artículo 42 del RMUE, que evita exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada de la marca y la forma en que está registrada, consiste en permitir al titular de esta aportar al signo, en su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. Conforme a su objeto, el ámbito de aplicación material de esta disposición debe considerarse limitado a las situaciones en las que el signo concretamente utilizado por el titular de una marca para designar los productos o servicios para los que esta se haya registrado constituye la forma en la que dicha marca se explota comercialmente. En tales situaciones, cuando el signo utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente por elementos insignificantes, de modo que los dos signos pueden considerarse globalmente equivalentes, la disposición anteriormente citada prevé que la obligación de uso de la marca registrada puede cumplirse aportando la prueba del uso del signo que constituye la forma de la marca utilizada en el comercio (10/06/2010, T‑482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30, 24/05/2012, T‑152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 16, 12/03/2014, T‑381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26).

33. La marca anterior, tal como se encuentra registrada es “MILLENIUM”, esto es, como marca exclusivamente denominativa. Si bien, en la documentación aportada, concretamente en algunas facturas y etiquetas, aparecen los signos UVA MILLENIUM, UVA RED MILLENIUM, UVA SWEET MILLENIUM y los siguientes signos figurativos:

34. En el presente caso, debe examinarse si la División de Anulación acertó al considerar que los elementos denominativos y figurativos adicionales presentes en los signos anteriormente citados no alteraban el carácter distintivo de la marca “Millenium”, de modo que la utilización de tales signos podía considerarse constitutiva de una variante admisible de uso de la marca a efectos del artículo 15, apartado 1, letra a), del RMUE.

35. Por lo que respecta en primer lugar a los elementos adicionales “UVA”, “RED”, “SWEET”, la Sala observa que dichos elementos son claramente descriptivos del producto y las características del mismo, puesto que designan directamente el producto (“uvas”) o podrán ser interpretados por el público pertinente como una indicación de su sabor (“sweet” que significa dulce, etc.). Así, el carácter descriptivo de términos como “UVA”, “RED”, “SWEET”, “SEEDLESS”, “ROYAL” (en las facturas), es fácilmente identificable por lo menos por una parte del público relevante puesto que su equivalente en otros idiomas, bien se conoce, bien se reconoce. Sin embargo, el término “MILLENIUM”, no es descriptivo del producto, sino que constituye la marca de que se trata.

36. En lo que se refiere a la estilización de los elementos denominativos, el término “MILLENIUM” se presenta de manera independiente, manifiestamente reconocible, con una tipografía ligeramente estilizada. Por su parte, el restante elemento adicional, la letra “M” en las etiquetas no tiene una posición dominante en los signos figurativos, con respecto al elemento “MILLENIUM”. Por tanto, no son más que elementos de diseño colaterales de los que no se reivindica un derecho de utilización exclusiva. Además, los elementos gráficos que acompañan al elemento verbal en todos estos signos no son particularmente originales o inhabituales, especialmente cuando constituyen una representación del elemento verbal al que acompañan. Por lo tanto, el consumidor percibirá los elementos figurativos como elementos decorativos y no considerará que cumplan la función de distinguir el producto de que se trata de los de otras empresas, dado su escaso carácter distintivo (12/03/2014, T‑381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 38).

37. Se deriva de lo anterior que el carácter distintivo de la marca registrada no se ve alterado, a efectos del artículo 15, apartado 1, letra a), del RMUE, por la forma en que la marca es utilizada en la documentación aportada al expediente.

38. Por otra parte, la marca anterior estaba registrada para “productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta” en la clase 31. Sin embargo, de las pruebas aportadas por la solicitante no se deduce un uso de la marca para la totalidad de los productos de la marca anterior. En efecto, tal como apunta la División de Anulación en la resolución impugnada, los documentos aportados muestran, de manera inequívoca, un uso de la marca anterior “MILLENIUM” para productos como ciruelas, uvas, nectarinas, melocotones, albaricoques y paraguayos, en la clase 31. No existe en la documentación aportada indicación alguna de que la marca fuera usada para otros productos de la clase 31, más allá de los indicados. Este punto no es rebatido por ninguna parte. Por lo tanto, la Sala concluye que la marca “MILLENIUM” fue usada para “frutas frescas” y, por tanto, solo se tendrán en cuenta dichos productos en la comparación.

Artículo 53, apartado 1, letra a) y artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE

39. El artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE establece en su parte relevante que se denegará el registro de la solicitud de marca cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior, y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

40. El riesgo de confusión por parte del público, al que se supedita la aplicación del artículo 8, apartado 1 del RMUE, se define como el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).

41. Es jurisprudencia reiterada que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a analizar, pues rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22, 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

42. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

43. Conviene resaltar que para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, incluso en supuestos en los que una marca es idéntica a otra marca particularmente distintiva, resulta imprescindible demostrar la similitud entre los productos o servicios designados (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 22; 09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159).

Público destinatario. Nivel de atención

44. Puesto que la marca anterior es una MUE, el público relevante es el público de la Unión Europea.

45. Conviene recordar que, con arreglo al segundo considerando del RMUE, el régimen comunitario para las marcas confiere a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, MUE que gozan de una protección uniforme y que producen sus efectos en todo el territorio de la Unión, y que el principio de la unicidad de la MUE así expresado se aplica salvo disposición en contrario de dicho Reglamento. El artículo 1, apartado 2, del RMUE recoge este mismo principio, disponiendo que la MUE tiene «carácter unitario», lo que significa que “producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad». En consecuencia, aunque el artículo 8 del RMUE no contenga ninguna norma semejante a la del artículo 7, apartado 2, según la cual, para denegar el registro de una marca, basta con que exista un motivo de denegación absoluto en solo una parte de la Unión Europea, procede considerar que debe aplicarse la misma solución en el caso de autos. De ello se deduce que procede igualmente denegar el registro aunque el motivo de denegación relativo solo exista en una parte de la Unión Europea (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 34-36).

46. Por tanto, la solicitud de nulidad debe ser estimada incluso en el caso de que se aprecie el riesgo de confusión en un solo Estado miembro.

47. En el presente caso, la Sala está de acuerdo con la resolución impugnada, y confirma que los productos reivindicados por las marcas en conflicto se dirigen al público en general, cuya atención se considera media (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 29 y 14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 43). Las partes no rebaten esta apreciación de la División de Anulación.

Comparación de los productos y servicios

48. La División de Anulación consideró que los productos y servicios eran idénticos a los productos contemplados por la marca anterior. Ninguna de las partes contesta esta apreciación de la División de Anulación. La Sala considera que dicha conclusión es correcta por las razones expuestas en la resolución impugnada, a las que se remite para evitar reiteraciones innecesarias.

Comparación de las marcas

49. Por lo que respecta a la similitud de las marcas litigiosas, debe señalarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, en la impresión de conjunto producida por estas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

50. Es importante indicar que, según reiterada jurisprudencia, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca sino que, al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32; así como 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 29; y 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41).

51. Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta (23/10/2002, T‑6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).

52. Los signos a comparar son los siguientes:

MILLENIUM
Marca anterior	Marca impugnada

53. Debe señalarse, de forma general, que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes (23/10/2002, T‑6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30 y 18.10.2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).

54. La marca anterior es una marca denominativa formada por el elemento verbal “MILLENIUM”. Al ser una marca verbal que se compone de una sola palabra, carece de elemento dominante.

55. La marca impugnada es una marca figurativa formada por un dibujo de una hoja verde seguido por la letra “M” y por debajo en dos niveles las palabras “TROPICAL millenium”, con una grafía poco estilizada. La letra “M” y la palabra “millenium” están escritos de color negro mientras que la palabra “TROPICAL” es de color verde.

56. A este respecto cabe recordar que cuando una marca está compuesta por elementos denominativos y figurativos, los primeros son, en principio, más distintivos que los segundos, puesto que el consumidor medio hará referencia más fácilmente al producto o servicio de que se trate citando su nombre, que describiendo el elemento figurativo de la marca (31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38 y la jurisprudencia allí citada; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45). Si bien todos los elementos de la marca anterior han de ser tomados en cuenta cuando se analizan las similitudes visuales entre los signos, los elementos figurativos han de ser vistos como detalles insuficientes para compensar la apreciación global de las similitudes visuales (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 46-47). Además, el consumidor relevante percibirá el elemento figurativo de una hoja verde de la marca impugnada como un elemento más bien informativo/descriptivo de parte de los productos comercializados de la titular de la MUE, es decir “frutas”. Del mismo modo, la Sala considera que, dado su tamaño, el elemento “TROPICAL” pasará prácticamente desapercibido a ojos del consumidor. En cualquier caso, dados su posición y su tamaño en el signo en su conjunto, y habida cuenta del contraste cromático del color negro sobre el color blanco, la Sala considera que los elementos “M” y “MILLENIUM” predominan sobre los restantes elementos del signo.

57. Visualmente las marcas en conflicto son similares ya que en ambas se repite idéntico elemento verbal “MILLENIUM”, el cual, como ya se ha señalado, es un elemento visualmente relevante dentro del conjunto de la marca impugnada, aun cuando se encuentra situado al final del signo, gracias a su longitud, tamaño y al efecto de equilibrio que aporta. Dicho elemento se presenta, además, de manera autónoma e independiente respecto del resto de elementos que conforman la marca impugnada. La Sala considera que la identidad que presentan ambas marcas en el término “MILLENIUM”, siendo este el único componente de la marca anterior y un elemento visualmente relevante en la marca impugnada, donde goza de una posición separada y autónoma, es suficiente para dotar a las marcas de similitud visual.

58. El hecho de que la marca solicitada se componga además de los elementos “M” y “TROPICAL” y de un elemento figurativo no es suficiente para contrarrestar la impresión visual global de similitud que dicho elemento común provoca. La hoja verde de la marca impugnada va a ser percibida por el público como un mero elemento decorativo. Tal y como se ha indicado arriba, a este respecto cabe recordar que cuando una marca está compuesta por elementos denominativos y figurativos, los primeros son, en principio, más distintivos que los segundos, puesto que el consumidor medio demandará más fácilmente el producto o servicio de que se trate por su nombre, que describiendo el elemento figurativo de la marca (31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38 y la jurisprudencia allí citada; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45). Si bien todos los elementos de la marca impugnada han de ser tomados en cuenta cuando se analizan las similitudes visuales entre los signos, los elementos figurativos han de ser vistos como detalles insuficientes para compensar la apreciación global de las similitudes visuales (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 46-47).

59. Fonéticamente, tal y como indica la División de Anulación, independientemente de las diferentes reglas de pronunciación en las distintas partes del territorio de referencia, la pronunciación de las marcas coincide en el sonido de las letras “m-i-l-l-e-n-i-u-m”, presentes de forma idéntica en ambos signos, y en dicha medida las marcas son similares fonéticamente. La pronunciación difiere en el sonido de las letras “m” y “t-r-o-p-i-c-a-l” de la marca impugnada que no tienen equivalente en la marca anterior.

60. Del mismo modo, conceptualmente, la gran mayoría del público en el territorio de referencia percibirá la palabra “millenium”, común a las marcas, como «milenio» y la palabra “tropical” de la marca impugnada como «perteneciente o relativo a los trópicos». El elemento gráfico se asociará a una hoja verde por todo el público, así como la letra “M” será percibida como la inicial de la palabra “milLenium”. Puesto que los signos se asociarán a un significado similar, los signos son similares desde el punto de vista conceptual.

61. Para el público en el territorio de referencia que no entienda la palabra “millenium”, los signos no son conceptualmente similares puesto que uno de los signos no se asociará a ningún significado.

62. Por lo que respecta a la similitud conceptual, es preciso señalar que, si bien es cierto que el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, no lo es menos que, al percibir un signo denominativo, lo descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51, y 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).

63. De todos modo, dado que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad, al menos parcial, por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes (11/11/2009, T-162/08, Green by missako, EU:T:2009:432, § 30), resulta en conjunto que las marcas en liza son altamente similares. Aun si se considera que los signos no se entienden por parte del público relevante por tratarse de palabras en inglés, su atención recaería simplemente en los planos visual y fonético, donde los signos son similares.

Carácter distintivo de la marca anterior

64. El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación global del riesgo de confusión. Las marcas con un alto carácter distintivo, ya sea per se o por la reputación que poseen en el mercado, revisten una protección más amplia que las marcas con carácter menos distintivo (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

65. La solicitante no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación. En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco.

66. Conceptualmente, tal y como lo indica la División de Anulación, la marca anterior no tiene un significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público relevante. De todas formas, el carácter distintivo de la marca anterior es solamente uno de los factores a tener en cuenta en la evaluación global del riesgo de confusión. Incluso si el carácter distintivo de la marca se considera débil, puede existir un riesgo de confusión, en particular debido a la similitud de los signos y de los productos de que se trate (16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331, § 74 y la jurisprudencia allí citada).

Apreciación global del riesgo de confusión

67. La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 y 19; y 22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

68. En el presente caso los productos y servicios designados por las marcas en liza se han considerado parcialmente idénticos, parte similares y parte disimilares y los signos en su conjunto se han considerado visualmente similares, fonéticamente similares y conceptualmente (para parte de los consumidores pertinentes, los que entienden el significado del elemento “MILLENIUM”) similares.

69. La similitud de los signos se debe principalmente a la coincidencia en el elemento “MILLENIUM”, considerado como elemento único de la marca anterior y elemento autónomo y dominante en la marca impugnada. Es este el elemento que los consumidores retendrán en su memoria y el que utilizarán a la hora de referirse a las marcas en pugna. Un consumidor que conozca la marca anterior cuando se enfrente a la marca impugnada tenderá a pensar de forma natural que las marcas corresponden a un idéntico origen empresarial o al menos establecerá una asociación entre las mismas.

70. Cabe recordar que el Tribunal de Justicia ha dejado claro que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar su alcance (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 12). Por lo tanto, existe también riesgo de confusión cuando el consumidor relevante, aun siendo capaz de distinguir entre dos marcas, piense que los productos/servicios que ambas protegen se ofrecen bajo el control de una única empresa o de empresas vinculadas económicamente. En el caso de autos, tal y como se ha mencionado arriba, incluso suponiendo que el público pertinente pudiera distinguir las marcas litigiosas, podría sin embargo ser inducido a pensar que estas, aplicadas a servicios idénticos o similares, provienen de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, identificadas por el término idéntico, “MILLENIUM”.

71. Teniendo en cuenta todos los factores relevantes, las similitudes entre los signos son, tomadas en su conjunto, suficientes para afirmar un riesgo de confusión para el público relevante, pese a que el mismo sea profesional, pues ambos signos comparten el mismo elemento dominante.

72. La titular hace referencia a resoluciones previas de la Oficina y a sentencias del Tribunal General para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, las marcas de que tratan las referidas resoluciones en unos casos no tienen elementos en común con las marcas ahora enfrentadas, debiéndose por tanto señalar que cada caso debe ser apreciado a la vista de sus circunstancias particulares; y en otros casos las marcas cubren productos muy diferentes a los impugnados y, por lo tanto, nos encontramos ante supuestos de hecho dispares. Por otra parte, el territorio y público pertinentes también son distintos y son decisivos en la consideración del riesgo de confusión. Por último, habría que señalar que en el presente caso el examen se limita en principio a las marcas en conflicto.

73. Además en relación con las resoluciones previas de la Oficina, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, por un lado, el régimen comunitario de las marcas es autónomo y, por otro, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso se aprecia únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina, por lo que esta no se encuentra vinculada por los registros nacionales ni por sus anteriores resoluciones (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35).

74. Teniendo en cuenta que el público no tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, se concluye que, aunque el público pueda percibir las diferencias entre los signos, no puede descartarse que considere que los signos distinguen líneas de productos pertenecientes a un mismo origen empresarial o, cuando menos, a orígenes relacionados. Por lo tanto, existe un riesgo de confusión para el público relevante, tal y como establece el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, con la marca anterior para todos los productos y servicios impugnados considerados como idénticos o similares a los productos de la marca anterior, confirmando la resolución impugnada.

75. Por todo lo que antecede, la Sala desestima el recurso.

Costas

76. De conformidad con el artículo 85, apartado 1 del RMUE, recaerán en la parte recurrente (titular de la MUE), por ser la parte vencida, las costas del procedimiento de recurso.

77. De conformidad con el artículo 85, apartado 6 del RMUE y la regla 94, apartado 3, última frase, del REMC, se condena a la parte recurrente (titular de la MUE) a reembolsar a la parte recurrida (solicitante de nulidad) los gastos de representación en la cuantía establecida por la regla 94, apartado 7, letra d) del REMC de 550 EUR por el procedimiento de recurso.

Fallo

En virtud de todo lo expuesto,

LA SALA

resuelve:

1. Desestimar el recurso.

2. Ordenar que la titular de la MUE pague los gastos de representación de la solicitante de nulidad en el procedimiento de recurso en la cuantía de 550 EUR.

According to Article 6 of Commission Regulation (EC) No 216/96 Signed R. Ocquet

According to Article 6 of Commission Regulation (EC) No 216/96 Signed R. Ocquet

Signed C. Govers

Registrar: Signed H. Dijkema