LÖSCHUNG Nr. 10152 C (NICHTIGKEIT)

Metzler GmbH & Co KG, Oberer Paspelsweg 6-8, 6830 Rankweil, Österreich (Antragstellerin), vertreten von Enika Paletta c/o Adolf Würth GmbH & Co. KG, Gewerbliche Schutzrechte, Reinhold-Würth-Str. 12-17, 74653 Künzelsau, Deutschland (Angestelltenvertreterin)

g e g e n

Markus Sommer c/o ToolBed GmbH, Steinbachsfeld 3, 36100 Petersberg, Deutschland (Inhaber der Unionsmarke), Deutschland

Am 26/04/2016 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG

1. Dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird stattgegeben.

2. Die Unionsmarke Nr. 12 471 711 „ToolScanner“ wird für folgende Waren und Dienstleistungen nichtig erklärt:

Klasse 9: Optische Scanner; Scanner; Scanner [Datenverarbeitungsgeräte]; Elektronische Scanner.

Klasse 42: Dienstleistungen von optischen Labors; Vermietung von Messgeräten.

3. Der Inhaber der Unionsmarke trägt die Kosten, die auf 1 150 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG

Die Antragstellerin hat einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Unionsmarke Nr. 12 471 711 „ToolScanner“ (Wortmarke) (nachstehend die Unionsmarke genannt) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen:

Klasse 9: Optische Scanner; Scanner; Scanner [Datenverarbeitungsgeräte]; Elektronische Scanner.

Klasse 42: Dienstleistungen von optischen Labors; Vermietung von Messgeräten.

Die Antragstellerin beruft sich auf Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben  b und c UMV. Ferner stützt sie den Antrag auf Art. 55 Absatz 2 UMV.

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Die Antragstellerin trägt vor, dass die Bezeichnung „ToolScanner“, „Werkzeugscanner“ bedeutet. Es läge für beanspruchten Waren und Dienstleistungen eine beschreibende und nicht unterscheidungskräftige Angabe vor. Die eingetragene Marke sei daher für nichtig zu erklären.

Ferner sei die Bezeichnung „Toolscanner“ bereits vor dem Zeitpunkt der angegriffenen Marke verwendet worden. Zur Stützung dieser Ausführungen verweist die Antragstellerin mit dem Antrag folgende Webseiten:

Der Inhaber der Unionsmarke trägt vor, es läge keine beschreibende Angabe vor. Die Zeichenkombination sei im Englischen grammatikalisch unrichtig, mehrdeutig und stelle einen Herkunftshinweis dar. Bereits 2009 habe sich der Inhaber mehrere Internetdomainnamen gesichert. Dies zeige, dass das Zeichen nicht von Dritten benutzt worden sei und es sich um einen abstrakten Phantasiebegriff handle. Gängige englische Scannerbezeichnungen seien „body scanner, image scanner, radio scanner, 3D scanner, laser scanner, film scanner, barcode scanner usw. Im Deutschen seien folgende Begriffe geläufig: Buchscanner, Diascanner, Dokumentenscanner, Durchlichtscanner, Virenscanner usw. Nur in der deutschen Sprache, d.h. bei Verwendung deutscher Wörter sei die zusammengeschriebene Schreibweise korrekt und unmissverständlich. Der Ausdruck „tool“ sei mehrdeutig. Er stehe für ein physisches Element das erreicht werden könne, um ein Ziel zu erreichen. Ein „tool“ können u.a. ein Gerät, eine Maschine, ein Apparat, ein Utensil, ein Werkzeug, ein Hilfsmittel, ein Instrument oder ein Serviceprogramm sein. Das Wort „scanner“ sei ebenfalls mehrdeutig und bedeute u.a. „Abtaster, Leser, Radarantenne, Abfragegerät“. Die von der Antragstellerin erwähnten Internettreffer würden auf den Markeninhaber (Geräte von ToolBed) hinweisen. Im Internet werde der Begriff „toolscanner“ bisher fast ausschließlich mit Fahrzeugdiagnosegeräten benutzt. Schließlich sei gegen einen vergleichbaren Fall, die Marke „ToolScan“ im Jahre 2005 keine Einwendung erhoben worden.

ABSOLUTE NICHTIGKEITSGRÜNDE – ARTIKEL 52 ABSATZ 1 BUCHSTABE A IN VERBINDUNG MIT ARTIKEL 7 UMV

Gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 3 UMV wird eine: Unionsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn sie entgegen den Bestimmungen von Artikel 7 UMV eingetragen worden ist. Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für welche die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, so kann sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt werden.

Ferner folgt aus Artikel 7 Absatz 2 UMV, dass Artikel 7 Absatz 1 UMV auch dann Anwendung findet, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der EU vorliegen.

Bezüglich der Beurteilung der absoluten Eintragungshindernisse gemäß Artikel 7 UMV, die bereits vor Eintragung der Unionsmarke von Amts wegen geprüft worden sind, führt die Löschungsabteilung grundsätzlich keine eigene Recherchen durch, sondern beschränkt sich auf eine Analyse der Tatsachen und Argumente, die von den Parteien des Nichtigkeitsverfahrens vorgebracht werden.

Die Beschränkung auf eine Prüfung der ausdrücklich vorgebrachten Tatsachen schließt jedoch nicht aus, dass die Löschungsabteilung ihrer Beurteilung darüber hinaus allgemein bekannte Tatsachen zugrunde legt, d. h. Tatsachen, die jedermann bekannt sein dürften oder aus allgemein zugänglichen Quellen stammen.

Diese Tatsachen und Argumente müssen zwar aus dem Zeitraum stammen, in dem die Unionsmarke angemeldet wurde. Tatsachen aus einem darauf folgenden Zeitraum können jedoch ebenfalls herangezogen werden um die Situation zum Zeitpunkt der Anmeldung zu bewerten (siehe Beschluss vom 23/04/2010, C‑332/09 P, „Frosch Touristik“, Rn. 41 und 43).

Beschreibender Charakter – Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können. Nach Artikel 7 Absatz 2 UMV findet Absatz 1 auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Europäischen Gemeinschaft vorliegen (siehe Urteil T-435/11 vom 02/05/2012, „UniversalPHOLED“, Rn. 13).

Nach der Rechtsprechung verhindert Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV, dass die in dieser Bestimmung genannten Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden. Die Bestimmung verfolgt damit das im allgemeinen Interesse liegende Ziel, dass solche Zeichen oder Angaben von jedermann frei verwendet werden können (siehe Urteil T-226/07 vom 17/09/2008, „PRANAHAUS“, Rn. 19, bestätigt mit Beschluss C-494/08 P vom 09/12/2009).

Diese beschreibenden Zeichen oder Angaben werden als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich die gewerbliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, so zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (siehe Urteil T-208/10 vom 07/07/2011, „TRUEWHITE“, Rn. 13).

Demnach fällt ein Zeichen nur dann unter das in dieser Vorschrift vorgesehene Verbot, wenn es einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen aufweist, der es den betroffenen Verkehrskreisen ermöglicht, sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen (vgl. Urteile „TRUEWHITE“, Rn. 14, und „UniversalPHOLED“, Rn. 16 mwN).

Um eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, als beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ansehen zu können, genügt es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile gegebenenfalls ein beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charakter muss auch für die Neuschöpfung oder das Wort selbst festgestellt werden (siehe Urteil „PRANAHAUS“, Rn. 22 mwN).

Eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter im Sinne des Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung oder dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht. Dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung oder das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend stark von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Insoweit ist auch die Analyse des fraglichen Ausdrucks anhand der maßgeblichen lexikalischen und grammatikalischen Regeln von Bedeutung (siehe Urteil „PRANAHAUS“, Rn. 23 mwN).

Ob ein Zeichen beschreibend ist, kann ferner nur im Hinblick auf seine Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise und im Hinblick auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen beurteilt werden (siehe Urteile „TRUEWHITE“, Rn. 17, und „UniversalPHOLED“, Rn. 19).

Der Nichtigkeitsantrag richtet sich gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke. Mit Blick auf die verfahrensgegenständlichen registrierten Waren und Dienstleistungen ist festzustellen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise vorwiegend aus dem Fachkreisen bestehen, die Scanner und ähnliche Geräte erstehen bzw. Labordienstleistungen oder Vermietungsdienste für Messgeräte in Anspruch nehmen. Somit ist der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise als erhöht einzustufen, da es sich um Waren handelt, die von vorwiegend von Fachkreisen erstanden werden und darüber hinaus längerfristige Anschaffungen darstellen. Auch wird bei der Auswahl der Dienstleistungen üblicherweise eine erhöhte Sorgfalt an den Tag gelegt. Sofern die Scanner von Durchschnittsverbrauchern erstanden werden, ist von durchschnittlicher Aufmerksamkeit auszugehen.

Da es sich um einen englischsprachigen Ausdruck handelt, sind englischsprachige Verkehrskreise maßgeblich.

Das Wort „tool“ bedeutet in der englischen Sprache „Werkzeug“, „Gerät“. Siehe dazu www.leo.org. „Scanner“ bedeutet in der englischen wie auch in der deutschen Sprache „Scanner“. Ein Scanner ist ein Gerät, das ein zu untersuchendes Objekt (z. B. den menschlichen Körper oder eine Kopiervorlage) mit einem Licht- oder Elektronenstrahl punkt- bzw. zeilenweise abtastet [und die erhaltenen Messwerte weiterverarbeitet]; Bildabtaster. Siehe dazu www.duden.de. Die Bedeutung dieser Ausdrücke ist in den gängigen Wörterbüchern zu finden und die Nichtigkeitsabteilung konnte sich demnach auf diese Tatsachen stützen, zumal auch der Markeninhaber diese Bedeutungen ausdrücklich außer Streit gestellt hat.

Der Markeninhaber trägt vor, das Zeichen sei sprachregelwidrig gebildet. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Verkehr das Zeichen nicht auf dessen Grammatik hin überprüfen wird. Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-112/03 vom 16. März 2005, „FLEXI AIR/FLEX“, Randnummer 76. Ebenso das Urteil des Gerichtes vom 14. Dezember 2011 in der Sache T-425/10 MIXFRONT, Randnummer 26. Im vorliegenden Fall ist das Zeichen ohne jeden Zweifel richtig gebildet.

Ferner wird im gegenständlichen Fall der mögliche Effekt der Aneinanderreihung ohne Zwischenräume dadurch vollständig neutralisiert, dass das zweite Wort „Scanner“ mit einem Großbuchstaben beginnt (vgl. Gericht erster Instanz, Urteil vom 7. Juni 2005, T-316/03 „MunichFinancialServices“, Rn 37).

In Hinblick auf die eingetragenen Waren ist „ToolScanner“ eine Beschreibung der Eigenschaften der Waren. Es ist in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass Werkzeuge gescannt werden können bzw. auch Materialeigenschaften oder etwa die Umrisse von Werkzeugen Gegenstand des Einscannens sein können. Der Hinweis „ToolScanner“ ist demnach hinsichtlich der angemeldeten Waren rein informativ.

Anders als der Markeninhaber argumentiert ist das Zeichen „ToolScanner“ nicht ohne Bezug zu den Waren. Es ist keinesfalls ein nur anspielendes Zeichen, sondern vielmehr liegt eine Beschreibung von Eigenschaften der Waren vor, da es sich um die Bezeichnung eines Gerätes handelt, das beispielsweise Werkzeugformen einscannt.

Auch in Hinblick auf die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klasse 42 ergibt sich derselbe Befund. Das Zeichen ist rein informativ und als beschreibend für die Vermietung von Messgeräten. Hier ist zu bedenken, dass die Messgeräte solche zum Scannen beinhalten. Ebenso ist die angegriffene Marke für Labordienstleistungen, welche ebenfalls die Entwicklung von Scannern zum Gegenstand haben können, als beschreibend einzustufen.

Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (vgl. Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C 191/01 P, DOUBLEMINT, Slg. I-12447, Rdn. 32, Hervorhebung hinzugefügt).

Im vorliegenden Fall ist die Bedeutung von „Werkzeug“ bzw. „Gerät“ naheliegend. Die Waren haben den Zweck Werkzeuge zu scannen. Andere fernliegende Bedeutung wie etwa „Serviceprogramm“ kommen schon von vornherein nicht in Frage. Was „Scanner“ anbelangt, so sind die meisten vom Markeninhaber genannten Bedeutungen Synonyme (Abtaster, Leser, Abfragegerät). Da es sich bei den Waren gerade um Scanner handelt und die Verbraucher diese auch beim Kauf sehen, werden sie nicht an die Bedeutung „Radarantenne“ denken, da Radarmessungsgeräte nicht beansprucht werden (also nicht im Warenverzeichnis genannt sind).

Es spielt keine Rolle, ob es andere Zeichen oder Angaben gibt, die gebräuchlicher sind als die, aus denen die angemeldete Marke besteht, und die zur Bezeichnung derselben Merkmale existieren (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-363/99, „Postkantoor“, Rdn. 57, Slg. 2004 I-1619). Es ist somit nicht entscheidend, ob die beschreibende Bedeutung womöglich auch anders, gar noch präziser ausgedrückt werden könnte.

Schließlich ist hervorzuheben, dass eine beschreibende Verwendung des Zeichens vom Amt im Rahmen von Art. 7(1)(c) UMV nicht nachgewiesen werden muss. Siehe dazu beispielsweise die Rechtssache „Nutriskin Protection Complex“, T-415/11, Rn. 27. Die Frage der Benutzung durch Dritte ist daher nicht entscheidend für den Ausgang dieses Verfahrens. Auch ist es unerheblich, dass das Zeichen für andere Waren wie etwa Fahrzeugdiagnosegeräte ebenfalls beschreibend verwendet wird.

Auch wenn der Markeninhaber der Auffassung sein könnte, es handle sich um ein unübliches, vages oder verschwommenes Zeichen (oder Phantasiezeichen), bleibt die Nichtigkeitsabteilung auf Grund der bereits erfolgten Ausführungen auf ihrem Standpunkt. Das Zeichen ist in Hinblick auf die maßgeblichen Verkehrskreise sprachüblich. Es ist nichts Atypisches zu erkennen. Da auch eine Eigenschaft der Waren bzw. Dienstleistungen erläutert wird ist auch fraglich, ob überhaupt eine gedankliche Auseinandersetzung bei den angesprochenen englischsprachigen Fachkreisen aus dem Gewerbe erfolgen wird. Jedenfalls ist der Begriff nicht derart geformt, dass ein gedankliches Spannungsfeld erzeugt wird und etwa mehrere Gedankenschritte für die maßgeblichen Verkehrskreise erforderlich wären, um einen Begriffsinhalt zu erschließen.

Zum Argument des Markeninhabers das EUIPO habe bereits ein ähnliches Zeichen eingetragen, ist darauf hinzuweisen, dass jede Marke ein eigenes Prüfungsverfahren durchläuft, wobei das Ergebnis auf spezifische Gründe gestützt wird. Auch unter der Maßgabe des Amtes, eine kohärente Entscheidungspraxis zu entwickeln, kann dies das Amt in einem anderen Verfahren jedoch nicht von seiner Verpflichtung entheben, den vorliegenden Fall selbständig zu bewerten, auch wenn frühere Marken eventuell falsch eingetragen wurden. Im Übrigen lassen sich die Gründe für solche Eintragungen im Nachhinein meist nicht mehr ermitteln und sind auch letztlich belanglos, weil der Gedanke völliger Fehlerfreiheit und Kohärenz des EUIPO auch in der nationalen Prüfungspraxis ein in der Realität nicht erzielbares idealistisches Konstrukt ist. Daher stellen Voreintragungen höchstens ein Indiz dar, welches in Betracht gezogen werden kann, ohne dass ihm innerhalb des Anmeldeverfahrens ein wesentliches Gewicht zukommt.

Die ins Treffen geführte ältere Voreintragung Nr. 4 343 299 aus dem Jahre 2005 verfügte über ein nicht unauffälliges Bildelement und war aus diesem Grunde eintragungsfähig:

Zudem ist festzustellen, dass die Entscheidungen des Amtes über die Eintragung eines Zeichens gemäß UMV gebundene Entscheidungen und keine Ermessenentscheidungen sind. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage der UMV und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-173/04 P vom 12. Januar 2006, „Standbeutel“, Rdnrn. 48, 49).

Der Antrag gestützt auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) UMV ist begründet. Der weitere Nichtigkeitsgrund des Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV ist daher notwendigerweise ebenfalls erfüllt.

Schlussfolgerung

In Anbetracht des Vorstehenden kommt die Löschungsabteilung zu dem Ergebnis, dass dem Antrag vollumfänglich stattzugeben ist.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da der Inhaber der Unionsmarke die unterliegende Partei ist, trägt er die Löschungsgebühr sowie die dem Antragsteller in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 6 sowie Absatz 7 Buchstabe d Ziffer iii UMDV sind die an die Antragstellerin zu zahlenden Kosten die Löschungsgebühr und die Vertretungskosten, die auf Grundlage der dort festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind. Ungeachtet dessen, dass die obsiegende Partei zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht mehr durch einen zugelassenen Vertreter vertreten war, wurde sie während des Nichtigkeitsverfahrens durch einen zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 93 UMV vertreten. Daher sind der obsiegenden Partei Vertretungskosten entstanden, die ihr gemäß Regel 94 Absatz 7 Buchstabe d UMDV zu erstatten sind.

Die Löschungsabteilung

Peter SCHYDLOWSKI Wolfgang SCHRAMEK Ewelina SLIWINSKA

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Löschungsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.