OPPOSIZIONE N. B 2 370 388

Giorgetti S.p.A., Via Manzoni, 20, 20036 Meda, Italia (opponente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza San Babila, 5, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

M.M. S.a.s. di Giorgetti Domenico e Fabrizio & C., Via Curio Fornaci 30, 05100, Terni, Italia (richiedente), rappresentata da Stefano Fanfani, Viale Fratelli Rosselli 57, 50144 Firenze, Italia (rappresentante professionale).

Il 19/10/2015, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 370 388 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia

Classe 24: Trapunte in maglia; tessuti a maglia; coperte Afghan (coperte di maglia).

2. La domanda di marchio comunitario n. 12 581 005 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.

3. Il richiedente sopporta l'onere delle spese, fissate a 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio comunitario n. 12 581 005, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 24. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 395 461. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, e l'articolo 8, paragrafo 4, RMC.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, RMC, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione del marchio impugnato, il marchio anteriore è stato seriamente utilizzato nei territori in cui è tutelato per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione.

Secondo la medesima disposizione, in mancanza di tale prova l'opposizione è respinta.

Conformemente alla prassi dell'Ufficio, la richiesta della prova dell'uso deve essere formulata in modo esplicito e chiaro e non può essere sottoposta ad alcuna condizione. In effetti, una simile richiesta comporta importanti conseguenze procedurali, in quanto, se l'opponente non presenta la prova dell’uso dei propri marchi, l'opposizione deve essere respinta.

In data 19/01/2015 la richiedente ha sollecitato, in via subordinata, “che venga ordinato all’opponente di depositare prove d’uso dei marchi opposti per i prodotti della classe 24, ossia trapunte di maglia, tessuti di maglia e coperte di maglia Afghan”.

Tuttavia, nessuno dei marchi sui quali si basa l’opposizione è registrato per prodotti nella Classe 24. Di questa circostanza la richiedente è stata resa edotta tramite comunicazione del 01/06/2015.

Poiché la dichiarazione della richiedente non costituisce una richiesta di prova dell'uso esplicita né chiara, essa non è stata trattata come tale. Pertanto, all'opponente non incombeva alcun obbligo di fornire la prova che i propri marchi sono stati oggetto di un uso effettivo e serio.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMC

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 395 461.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 20: Mobili, in particolare poltrone, divani, sedie e tavoli.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 24: Trapunte in maglia; tessuti a maglia; coperte Afghan (coperte di maglia).

Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti, è necessario interpretarne la formulazione.

L’espressione “in particolare”, utilizzata nell’elenco dei prodotti dell’opponente, indica che i prodotti specificamente indicati sono solo esempi di prodotti compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (v. sentenza del 09/04/2003, T‑224/01,‘Nu‑tride’).

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

I mobili dell’opponente includono, tra gli altri, prodotti quali i letti. Le trapunte in maglia, i tessuti a maglia e le coperte Afghan (coperte di maglia) contestati sono prodotti tessili che vengono normalmente posti sopra i suddetti letti per riparare dal freddo ma anche, in certi casi, a mero scopo di decorazione. L’uso di questi prodotti è complementare. Inoltre, spesso questi prodotti sono acquistati in modo da concordare in colore e stile, e conseguentemente è normale che siano distribuiti attraverso i medesimi canali. Per queste ragioni, essi sono da ritenersi simili.

2. I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

Il marchio anteriore è un marchio figurativo composto dalla parola “GIORGETTI” raffigurata tramite lettere maiuscole di colore nero. Il marchio impugnato è anch’esso un marchio figurativo. Esso è composto dalla parola “GIORGETTI”, riprodotta in lettere maiuscole grigie di tipo ordinario e preceduta dalla raffigurazione di uno stemma araldico, anch’esso grigio, il cui scudo è attraversato da una fascia obliqua.

Sotto il profilo visivo, i segni sono simili nella misura in cui coincidono nella parola “GIORGETTI”. Essi differiscono, invece, nel colore di questa parola, oltre che nel simbolo araldico posto a sinistra del termine “GIORGETTI” nel caso del marchio impugnato.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni è identica, considerando che entrambi possiedono il medesimo elemento verbale “GIORGETTI”.

Sotto il profilo concettuale, i segni presentano una somiglianza dovuta al fatto che entrambi contengono l’elemento verbale “GIORGETTI”, che il pubblico di lingua italiana assocerà verosimilmente ad un cognome, in special modo presente tra la popolazione di origine toscana, romagnola e marchigiana. I marchi non sono invece simili limitatamente alla presenza, nel marchio impugnato, dell’elemento figurativo rappresentato dallo stemma araldico.

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, i segni oggetto della comparazione siano simili.

3. Elementi distintivi e dominanti dei segni

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere simili sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

6. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti oggetto di protezione dei marchi in disputa sono da considerarsi simili. I marchi presentano aspetti simili dal punto di vista figurativo, fonetico e concettuale.

Il termine che compone nella sua interezza il marchio anteriore, ossia la parola “GIORGETTI”, è riprodotto identicamente nel marchio impugnato. Ciò rende i due marchi globalmente assai simili, dal momento che verranno pronunciati nello stesso identico modo e concettualmente associati al medesimo concetto, ovvero un cognome italiano. L’unico elemento che potrebbe aiutare i consumatori a fare distinzione tra i marchi è lo stemma araldico che precede la parola “GIORGETTI” nel marchio impugnato.

Per quanto riguarda questo elemento tuttavia opportuno rammentare che si tratta di un elemento meramente figurativo. In linea di principio, quando un segno è composto di elementi figurativi e denominativi, l’elemento denominativo ha sul consumatore di solito un impatto più forte dell’elemento figurativo, perché il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione citando il nome che descrivendo l’elemento figurativo (sentenza del 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, punto 37; decisione del 19/12/2011, R 0233/2011-4, Best Tone, punto 24; decisione del 13/12/2011, R 0053/2011-5, Jumbo, punto 59).

Ne consegue che, data l’identità dell’elemento dei marchi che più verosimilmente i consumatori citeranno per farvi riferimento, ossia il termine “GIORGETTI”, e in assenza di altri fattori che siano in grado di controbilanciare la forte somiglianza tra i marchi, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico.

Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione di marchio italiano n. 395 461 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio italiano n. 395 461 porta all'accoglimento dell'opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente (sentenza del 16/09/2004, T‑342/02, “Moser Grupo Media”).

Poiché l'opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC, non è necessario procedere all'esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 4 RMC.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall'opponente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto i) REMC, le spese da rimborsare all'opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

La Divisione d’Opposizione

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Andrea VALISA

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.

L'importo fissato nell'atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della Divisione d’Opposizione. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMC, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (articolo 2, punto 30, RTMC).