ANULACIÓN N.º 38 500 C (NULIDAD)

Unión Campesina Iniestense, S. COOP., San Ildefonso 1, 16235 Iniesta (Cuenca) España (solicitante), representado por Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez 3 - piso 3, 28001 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Andrés Iniesta Luján, C/Cabestany 14, 08014 Barcelona, España (titular de la MUE), representado por Durán - Corretjer, S.L.P., Còrsega, 329, 08037 Barcelona, España (representante profesional).

El 29/01/2021 la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima la solicitud de declaración de nulidad.

2. Se declara nula la marca de la Unión Europea n.º 12 627 221 en su totalidad.

3. Recaerán en el titular de la MUE las costas, que se fijan en 1 080 EUR.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra todos los productos de la marca de la Unión Europea n.º 12 627 221 ‘INIESTA’. La solicitud está basada en el registro de Marca Europea n.º 3 442 969 ‘SEÑORIO DE INIESTA’. El solicitante alegó el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante afirma que los signos son visual y fonéticamente similares al coincidir en el término dominante “INIESTA”, siendo los términos “SEÑORIO DE…” menos distintivos respecto al mercado vitivinícola; dice también que “En el caso presente, no procede realizar una comparación conceptual de los signos distinticos en tanto en cuanto las marcas comparadas carecen en ambos casos de significación para el consumidor relevante”. Teniendo en cuenta estos hechos y la circunstancia de que los productos son idénticos, la marca anterior es inherentemente distintiva, el público es el general y el nivel de atención es medio, los consumidores confundirán el origen de los productos atribuyendo éste a la misma empresa.

El titular de la MUE afirma que la marca impugnada ha cambiado de titularidad para recoger el hecho de que siempre fue propiedad de D. Andrés Iniesta, y adjunta para probar este extremo la petición de inscripción presentada ante la Oficina el 12/12/2019 (anexo 1). Dice además que no hay posibilidad de confusión entre las marcas por cuanto la impugnada “identifica el origen de sus productos con la reputación y valores que se asocian al famoso jugador de fútbol y en el deporte en general, D. Andrés Iniesta” y presenta en el anexo 2 una serie de extractos de noticias de Internet de periódicos no deportivos de ámbito europeo, así como revistas para probar el renombre del futbolista. Añade que es frecuente en relación a los deportistas más famosos que su nombre como jugadores se convierta en marca, y en el anexo 3 aporta datos registrales de marcas tales como MESSI, CRUYFF, BECKHAM, VETTEL, PELÉ, y AIR JORDAN. Procede a explicar una serie de hitos históricos en la carrera deportiva del Sr. Iniesta y dice además que ha sido protagonista de varias campañas publicitarias, adjuntando en el anexo 4 información sobre las mismas. Hace un repaso también de las actividades empresariales del jugador, entre otras la empresa “Bodegas Iniesta” y la comercialización de zapatillas deportivas (anexo 5).

El titular aduce también que ha habido un uso continuado y pacífico de la marca iniesta en el ámbito vitivinícola, ya que el Nombre de Dominio “bodegainiesta.es” fue registrado el 27/07/2010, y existe constancia de que el mismo se está utilizando al menos desde el 12/10/2010, tal y como consta en la página web WayBack Machine (https://archive.org/web/ -anexo 6). Como prueba de esta coexistencia pacífica alude también al hecho de que en la segunda mitad del año 2010 empezaron a aparecer noticias en prensa sobre BODEGA INIESTA que adquirieron su momento álgido con la noticia el 02/08/2011 del patrocinio por parte de BODEGA INIESTA S.L. del club de fútbol Albacete (anexo 7). Así mismo, se refiere a la presencia en el registro español de cinco marcas que incluyen la denominación INIESTA, así como a dos en el registro europeo.

En cuanto a los signos, argumenta que “la exclusividad de la marca anterior no está sólo en “INIESTA”, sino en la combinación “SEÑORIO DE” con “INIESTA”, y se refiere a la sentencia en el caso “MESSI” (26/04/2018, T-554/2014, MESSI (fig.) ECLI:EU:T:2018:230) en la cual el Tribunal consideró que los consumidores asociarían este término con el famoso jugador debido a la notoriedad de este apellido y que aun cuando los signos en conflicto (“MASSI” y “MESSI”) fueran globalmente similares, las diferencias conceptuales existentes entre ellos son tales que neutralizan las similitudes gráficas y fonéticas señaladas. Aplicando esta sentencia a este procedimiento aduce que, teniendo en cuenta la notoriedad del jugador, el más famoso de España y el noveno más famoso del mundo (anexo 8), se puede concluir que las similitudes visuales y fonéticas entre los signos quedan totalmente compensadas por las diferencias conceptuales, pues es poco probable que un consumidor razonablemente atento, informado y perspicaz de los productos designados por la marca impugnada no perciba el signo “INIESTA” como la marca del célebre jugador de fútbol con ese apellido.

El solicitante contesta que el cambio de titularidad denota mala fe por parte del titular de la marca impugnada, toda vez que tuvo lugar menos de dos meses de la presentación de la solicitud de nulidad y que, en todo caso, si existía alguna relación entre la antigua titular y el actual, ésta no se ha probado, y además no ha trascendido públicamente, por lo que no afectaría a la percepción que la marca ofrece en el mercado. Añade que la sentencia en el caso “MESSI” no es análoga al presente procedimiento puesto que los consumidores medios de la Unión Europea de los productos relevantes (bebidas alcohólicas), área del mercado sin ningún tipo de relación con el deporte (incluso opuesta), no establecerán una relación de manera inmediata entre el signo y la personalidad pública.

En sus últimas alegaciones el propietario de la marca impugnada explica que la titularidad de la misma por parte del jugador no puede ser ignorada, se reafirma en su argumento de que el jugador es una persona conocida y añade que es absurdo que el consumidor medio no asocie a éste con los vinos, cuando consta más que probada la enorme difusión mediática de dicha relación.

CUESTIÓN PRELIMINAR

El solicitante se refiere a la mala fe del titular de la marca impugnada puesto que cambió la titularidad de la misma dos meses antes de la presentación de la solicitud. Esta circunstancia no tiene, sin embargo, ninguna relevancia en este procedimiento toda vez que la esgrime el propietario como un argumento vinculado a la notoriedad del jugador de fútbol “INIESTA”, la cual, como se verá más adelante, no puede en modo alguno salvar el hecho de la existencia de confusión entre las marcas.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA a), DEL RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), DEL RMUE

Existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, suponiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia de riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

1. Los productos

Los productos en los que se basa la solicitud son los siguientes:

Clase 33: Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 33: Vinos.

Los productos impugnados se incluyen en la categoría más amplia de los productos del solicitante y, por tanto, son idénticos.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos están dirigidos al público en general y el nivel de atención será, en general, medio.

3. Los signos

SEÑORIO DE INIESTA	INIESTA
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

La apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en cuestión debe basarse en la impresión general, teniendo en cuenta sus componentes distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de declaración de nulidad en contra de cualquier marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, incluso tan solo en relación con la percepción de los consumidores de una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, apartado 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto únicamente de una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para declarar nula la marca impugnada.

Todos los elementos de las marcas tienen un significado para el público español y, por lo tanto, la División de Anulación considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en esta parte del público.

Las marcas son denominativas y en consecuencia carecen de elementos dominantes.

En cuanto a la distintividad de los elementos que conforman los signos la División de Anulación considera que en ambos signos ‘INIESTA’ será percibido por parte del público español como un apellido y, entre los aficionados al fútbol, que este apellido denota a un deportista de élite, ya que el titular ha probado su notoriedad a través de diversas publicaciones contenidas en el anexo 2, y en el anexo 8 se explica que se le tiene por el noveno mejor futbolista del mundo. Por lo tanto, como esta palabra no tiene relación con los productos en litigio, tiene un grado de distintividad normal.

‘SEÑORIO’ significa “Territorio perteneciente al señor” (https://dle.rae.es/se%C3%B1or%C3%ADo Diccionario en línea de la Real Academia Española, referencia del 14/01/2021). Puesto que esta palabra está seguida de la preposición de pertenencia ‘DE”, los consumidores entenderán que este ‘señor’ se refiere a “INIESTA” (ya sea una persona que lleva este apellido o el referido deportista); por lo tanto, la primera parte de la marca anterior está subordinada semánticamente a la segunda, además del hecho que “SEÑORIO DE” aparece en el sector vitivinícola como referencia a un territorio donde se producen vinos y es, por lo tanto, débil respecto a estos productos.

Visual y fonéticamente, puesto que la expresión “SEÑORIO DE” está subordinada a la palabra común a los signos, su nivel de similitud es alto.

Con independencia de que los consumidores vean en “INIESTA” un apellido, o que asocien éste a la figura del deportista, al ser la expresión “SEÑORIO DE” en la marca anterior secundaria a “INIESTA”, que aparece en ambos signos y es la única que conforma la marca impugnada, los signos tienen también un alto grado de similitud conceptual.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que debe tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión.

El solicitante no ha reivindicado expresamente que su marca tenga un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o renombre.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio de referencia. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de una expresión débil en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto. El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Además, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442).

El titular de la marca impugnada insiste en que, como el término “INIESTA” se entenderá como el nombre de un futbolista famoso, esta notoriedad, y la presencia de “SEÑORIO DE” bastarán para que el consumidor no confunda los signos, y para apoyar sus pretensiones cita la sentencia en el caso “MESSI” (26/04/2018, T-554/2014, MESSI (fig.) ECLI:EU:T:2018:230) en la que el Tribunal determinó entre otras cosas que la diferencia conceptual entre “MASSI” y “MESSI” sería suficiente para excluir el riesgo de confusión.

Sin embargo, como ya se ha dicho, en este procedimiento los signos comparten el término “INIESTA”, estando “SEÑORIO DE” subordinado a él, lo que implica un grado alto de similitud no sólo visual y fonéticamente, sino también conceptual, y por lo tanto la División de Anulación no considera que la jurisprudencia citada por el titular sea análoga. Por otro lado, como bien observa el solicitante, el grado de distintividad de la marca anterior es en su conjunto normal y el público es el general con un grado de atención medio. En estas circunstancias, puesto que la marca impugnada reproduce por completo la parte más relevante de la marca anterior, los consumidores de los productos en liza, que son idénticos, pueden pensar que provienen de la misma compañía o de compañías con vinculaciones económicas, que la marca impugnada es una variante de la marca anterior. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente decisión, un riesgo de confusión respecto de solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para declarar nula la marca impugnada.

Por lo tanto, la solicitud está fundada en el territorio español basándose en el registro Europeo de marca n.º 3 442 969, y en consecuencia ha de declararse la marca impugnada nula para todos los productos.

Además de referirse a la sentencia en el caso “MESSI”, el titular de la marca impugnada aduce que no hay posibilidad de confusión entre las marcas por cuanto la impugnada “identifica el origen de sus productos con la reputación y valores que se asocian al famoso jugador de fútbol y en el deporte en general, D. Andrés Iniesta”. Al respecto hay que aclarar que el solicitante no invoca el renombre de la marca impugnada, sino tan sólo de la figura del jugador de fútbol; no obstante, aun cuando la marca impugnada fuera renombrada, cabe recordar que el derecho a una MUE comienza en la fecha en que se ha presentado la MUE y no antes. Por lo tanto, al considerar si una MUE está comprendida dentro de alguno de los motivos de denegación relativos, los acontecimientos o hechos relacionados con la MUE que tuvieron lugar antes de la fecha de su presentación son irrelevantes porque los derechos del solicitante, en la medida en que tienen una fecha anterior a la MUE, son anteriores a la MUE del titular de la MUE.

Respecto a la coexistencia pacífica de las dos marcas procede recordar que sólo en circunstancias especiales la División de Anulación podrá considerar las pruebas de la coexistencia de otras marcas en el mercado (y posiblemente en un Registro) a escala nacional/de la Unión Europea como una indicación de “dilución” del carácter distintivo de la marca del solicitante que podría contradecir la presunción de riesgo de confusión.

Los documentos aportados por el titular consisten en pruebas de la existencia en el registro de siete marcas con el término “INIESTA”, cinco en el español y dos en el europeo, en la existencia del nombre de dominio “bodegainiesta.es”, registrado el 27/07/2010 y en uso según el solicitante al menos desde el 12/10/2010, y en la presencia en prensa de noticias sobre la BODEGA INIESTA (anexos 6 y 7). Sin embargo, la existencia de un nombre de dominio no aporta en sí misma ningún dato relevante respecto a esta cuestión, y en relación al uso el titular tan sólo ha presentado cuatro artículos, dos de los cuales se refieren a la apertura de las Bodegas del Titular, y otros dos referidos al patrocinio por parte de las Bodegas del equipo de fútbol de Albacete. Por lo tanto, debido a la insuficiencia de los documentos aportados no se ha probado la inexistencia de confusión por parte de los consumidores gracias al uso de las dos marcas en el mercado.

Respecto al argumento de que la marca impugnada ha sido usada durante nueve años y el solicitante tenía conocimiento de este extremo, cabe explicar que no se aplica el artículo 61 RMUE pues no se ha probado fehacientemente que el solicitante tuviera conocimiento efectivo de este uso (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35).

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que el titular de la MUE es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de anulación, así como los costes en los que haya incurrido el solicitante durante este procedimiento.

De conformidad con el artículo 109, apartados 1 y 7, y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al solicitante son la tasa de anulación y los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.

La División de Anulación

Elena NICOLÁS GÓMEZ

María Belén IBARRA DE DIEGO

Richard BIANCHI

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).