OPPOSIZIONE N. B 2 390 667

Stefano Comandini, Borgo Pio 151, 00193, Roma, Italia (opponente), rappresentato da Amalia Albasini, Via Emilia 86/90, 00187, Roma, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Romano Severi, Via Risorgimento 38, 47014, Meldola (FC), Italia (richiedente), rappresentato da Manzella & Associati S.r.l., Via dell'Indipendenza 13, 40121, Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 09/06/2020, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 2 390 667 è totalmente respinta.

2. L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 12 656 419, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nella classe 16. L’opposizione si basa sulla domanda di marchio italiano n. RM2013C006857. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), RMUE e l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

Marchio anteriore	Marchio impugnato

PROVA DELL’ESISTENZA E VALIDITÀ DEL DIRITTO ANTERIORE

Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, RMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio, ora articolo 95, paragrafo 1, RMUE), nel corso del procedimento l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, nei procedimenti concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

Ne discende che l’Ufficio non può tenere conto di diritti asseriti per i quali l’opponente non abbia prodotto prove adeguate.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), l’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove od osservazioni che siano già stati presentati insieme con l’atto di opposizione entro un termine fissato dall’Ufficio.

Conformemente alla regola 19, paragrafo 2, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), entro il termine di cui sopra, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione.

In particolare, se l’opposizione è basata su un marchio non ancora registrato, l’opponente deve presentare una copia del relativo atto certificativo di deposito o un documento equivalente rilasciato dall’amministrazione presso cui la domanda di marchio è stata depositata (tranne in caso di domanda di marchio dell’Unione europea), regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto i), REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio).

Se invece l’opposizione è basata su un marchio registrato che non è un marchio dell’Unione europea, l’opponente deve presentare una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato, regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio).

Nel presente caso, accluso all’atto di opposizione è stata presentata domanda di deposito del 09/12/2013 del marchio italiano n. RM2013C006857.

In data 24/01/2017 il richiedente presentava domanda di sospensione del procedimento in ragione della procedura di opposizione nazionale in corso contro la domanda di registrazione nazionale anteriore. La sospensione veniva concessa in data 08/02/2017.

Successivamente, in data 31/07/2017 l’opponente veniva invitato ad informare l’Ufficio in caso fosse stata presa una decisione definitiva nel procedimento che ha condotto alla sospensione del procedimento di opposizione, la procedura di opposizione pendente (n. 509/204 depositata il 24/03/2014).

In data 2/08/2017 l’opponente forniva copia della decisione del 13/02/2017 tramite la quale l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha rigettato l'opposizione 509/2014 in relazione alla domanda di marchio IT RM2013C006857.

A seguito di ulteriori richieste di informazioni da parte dell’Ufficio, in data 20/11/2019 l’opponente presentava copia della decisione finale nel procedimento presso l’UIBM di cui sopra.

Tuttavia, in data 06/04/2020, l’Ufficio, preso atto della copia della decisione che ha posto termine al procedimento di opposizione presso l’UIBM contro il marchio sul quale si basa l’opposizione in oggetto, rilevava che, se è vero che il rifiuto della suddetta opposizione costituisce prerequisito necessario per la registrazione, detta decisione non sostituisce il certificato di registrazione del marchio o prova sostitutiva altrettanto valida.

A tal fine, invitava l’opponente a fornire all’Ufficio prova della registrazione del marchio sul quale si basa l’opposizione entro il 15/05/2020, con l’avvertimento che in mancanza di prova dell’esistenza e validità del diritto anteriore, l’opposizione sarebbe rigettata in quanto infondata.

L’opponente non ha presentato prove concernenti la natura del marchio anteriore.

Conformemente alla regola 20, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), se entro il termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, REMUE (nella versione in vigore al momento dell’avvio della fase di contraddittorio), l’opponente non ha provato l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o del suo diritto anteriore, nonché il suo diritto a proporre l’opposizione, l’opposizione viene respinta in quanto infondata.

L’opposizione deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

Andrea VALISA

Aldo BLASI

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.