LÖSCHUNG Nr. 10454 C (NICHTIGKEIT)

Coly Geneva SA, Chemin de la Papeterie 1, 1290 Versoix, die Schweiz (Antragstellerin), vertreten von Böhmert & Böhmert, Meinekestrasse 26, 10719 Berlin, Deutschland (zugelassener Vertreter)

g e g e n

New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG, Hansestr. 48, 38112 Braunschweig, Deutschland (Inhaberin der Unionsmarke).

Am 04.08.2021 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG

1. Dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird zum Teil stattgegeben.

2. Die Unionsmarke Nr. 12 800 711 „CENSORED“, angemeldet am 16/04/2014 und eingetragen am 11/09/2014, wird teilweise für nichtig erklärt, nämlich für die folgenden angegriffenen Waren in der Klasse 3:

Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Seifen; Parfümeriewaren, Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Deodorants; ätherische Öle; Haarwässer, Haarwaschmittel und Haarpflegemittel, Kosmetika; Hautcremes; Lotionen für kosmetische Zwecke, Rasiermittel und Rasierpflegemittel; Zahnputzmittel; kosmetische Badezusätze; Lippenstifte; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Nagellack;, Make-up.

3. Die Unionsmarke bleibt für Schuhcreme in der angegriffenen Klasse 3 sowie für alle nicht angegriffenen Waren in den Klassen 9,14, 18, 25 und 28 eingetragen.

4. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

BEGRÜNDUNG

Die Antragstellerin reichte am 16/02/2015 einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gegen einen Teil der Waren (Klasse 3) der Unionsmarke Nr. 12 800 711 „CENSORED“ (nachstehend die angegriffene Marke genannt) ein. Der Antrag beruht, was den relativen Löschungsgrund der Verwechslungsgefahr anbetrifft, auf der im Vereinigten Königreich eingetragenen Marke Nr.  3046243 „CENSORED“.

Die Antragstellerin beruft sich auf Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a EUMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) EUMV (Verwechslungsgefahr) sowie auf Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b)  EUMV (bösgläubige Markenanmeldung).

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Die Antragstellerin trägt vor, die von der angegriffenen Marke erfassten Waren und die von ihrer älteren Marke geschützten Waren seien identisch. Angesichts der Zeichenidentität bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Marken.

Dew Weiteren handle es sich um eine bösgläubige Wiederholungsanmeldung. Sie diene lediglich dem Zweck, die Entscheidung der Löschungsabteilung des Amtes vom 10/12/2014 (8677 C) zu unterwandern, rechtsmissbräuchlich eine neue Benutzungsfrist für die Marke CENSORED zu erlangen und damit die Unternehmensgruppe der Antragstellerin im Wettbewerb zu behindern.

Die Markeninhaberin trägt vor, dass die Antragstellerin über keine älteren Rechte an dem Zeichen CENSORED verfüge. Vielmehr sei die Antragsgegnerin Inhaberin der prioritätsälteren Rechte für das Zeichen CENSORED bzw. für die relevanten Waren in der Klasse 3, sowohl in der EU als auch auf nationaler Ebene (Auszüge aus den Registern angehängt). Im Übrigen sei die streitgegenständliche Marke unter Inanspruchnahme der Seniorität der internationalen Registrierung Nr. 777 611 der Markeninhaberin mit Wirkung für eine Reihe von EU Mitgliedsstatten einschließlich des Vereinigten Königreichs (mit Wirkung zum 15/06/2001) angemeldet worden.

Was die von der Antragstellerin geltend gemachte Bösgläubigkeit angeht, sei zu berücksichtigen, das die Anmeldung der angegriffenen Marke nicht unmittelbar vor oder zum Zeitpunkt des Ablaufs der fünfjährigen Benutzungsschonfrist der älteren CENSORED Marken der Inhaberin erfolgt sei, sondern nach Ablauf der Benutzungsschonfrist der zuerst angemeldeten Marken. Von einem bösen Glauben könne daher in diesem Falle nicht gesprochen werden. Gleiches gelte natürlich erst recht im Falle alter Nationalmarken. Die angebliche Nichtbenutzung der CENSORED Marken der Inhaberin könne keine Bösgläubigkeit in dem Sinne deren Wiederholungsanmeldung darstellen, auch aufgrund der Zeichenunterschiede sowie der unterschiedlichen Warenverzeichnisse der betroffenen Marken. Auch eine Behinderungsabsicht sei wegen der Existenz der älteren Marken der Inhaberin auszuschließen. Es könne auch keine Rede davon sein, dass die Anmeldung der Unionsmarke lediglich zu dem Zweck diente, die Entscheidung der Löschungsabteilung vom 10/12/2014 (8667 C) zu unterwandern. Die Warenliste der streitgegenständlichen Marke sei im Vergleich zu der teilweise gelöschten Unionsmarke 3 501 822 präzisiert. Selbiges gelte für die Deutsche Marke Nr. 301 36 526.

Mit Schreiben vom 15/02/2016 wurden die Parteien darüber unterrichtet, dass der kontradiktorische Teil des Verfahrens abgeschlossen sei, und eine Entscheidung demnächst getroffen werde.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 53 ABSATZ 1 BUCHSTABE a EUMV IN VERBINDUNG MIT ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b EUMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Unterscheidungskraft der älteren Marke, die unterscheidungskräftigen und dominanten Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

1. Die Waren

Der Antrag beruht au folgenden Waren:

Klasse 3 Parfum, Eau de Toilette, Eau de Collogne, Kosmetika, Körperpflegeprodukt; Toilettenseifen ; ätherische Öle für den persönlichen Gebrauch; Deodorants für den persönlichen Gebrauch; Haarpflegeprodukte in dieser Klasse.

Folgende Waren werden angegriffen:

Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Seifen; Parfümeriewaren, Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Deodorants; ätherische Öle; Haarwässer, Haarwaschmittel und Haarpflegemittel, Kosmetika; Hautcremes; Lotionen für kosmetische Zwecke, Rasiermittel und Rasierpflegemittel; Zahnputzmittel; kosmetische Badezusätze; Lippenstifte; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Nagellack; Schuhcreme, Make-up.

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebskanäle, die Verkaufsstellen, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

Parfum, Eau de Toilette. Kosmetika und Haarpflegemittel und Mittel zur Körperpflege sind identisch in beiden Waren- und Dienstleistungsverzeichnissen enthalten (einschließlich Synonyme).

Die angegriffenen ätherische Öle enthalten als weiter gefasste Kategorie ätherische Öle für den persönlichen Gebrauch der Antragstellerin. Selbiges gilt für Deodorants v. Deodorants für den persönlichen Gebrauch, Seifen v. Toilettenseifen und . Parfümeriewaren v Parfum. Da die Löschungsabteilung die weit gefassten Kategorien der angegriffenen Waren nicht von Amts wegen aufgliedern kann, gelten sie als identisch zu den Waren der Antragstellerin.

Eau de Parfum der Markeninhaberin ist in Parfum der Antragstellerin enthalten und daher sind diese Waren identisch.

Die angegriffenen Zahnputzmittel sind geringfügig ähnlich mit den Kosmetika der Antragstellerin, da sie in Vertriebswegen und Verbrauchern übereinstimmen können (z.B. Zahnpasta wird in gleichen Geschäften angeboten und von der gleichen Verbrauchergruppe wie Kosmetika gekauft).

Die restlichen angegriffenen Waren - mit der Ausnahme von Schuhcreme, sind in der weiter gefassten Kategorie der Kosmetika der Antragstellerin enthalten. Deshalb sind sie identisch.

Die angegriffene Schuhcreme ist den Waren der Antragstellerin unähnlich, da sie von anderer Art sind und unterschiedliche Zwecke haben als Kosmetika bzw. Parfümeriewaren.

2. Die Zeichen

CENSORED	CENSORED
Ältere Marke	Angegriffene Marke

Die Zeichen sind identisch.

c) Umfassende Beurteilung

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen; diese Beurteilung hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das Publikum zwischen den beiden Zeichen aufbauen könnte sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und zwischen den Waren und Dienstleistungen (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Die Zeichen sind identisch und die Mehrheit der angegriffenen Waren, nämlich Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Seifen; Parfümeriewaren, Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Deodorants; ätherische Öle; Haarwässer, Haarwaschmittel und Haarpflegemittel, Kosmetika; Hautcremes; Lotionen für kosmetische Zwecke, Rasiermittel und Rasierpflegemittel; kosmetische Badezusätze; Lippenstifte; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Nagellack; Make-up, sind identisch. Die Eintragung eines späteren identischen Zeichens für identische Waren beeinträchtigt die Funktion der älteren Marke als Mittel zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft. Daher muss dem Nichtigkeitsantrag gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a UMV für diese Waren stattgegeben werden.

Ferner sind die angegriffenen Zahnputzmittel den von der älteren Marke erfassten Kosmetika geringfügig ähnlich. Aufgrund der Identität der Zeichen besteht auch in diesem Falle Verwechslungsgefahr, da der Verbraucher durchaus annehmen kann, dass die relevanten Waren aus demselben Unternehmen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Dem Nichtigkeitsantrag wird im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV in Verbindung mit Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a UMV insofern stattgegeben, als er sich gegen diese Waren richtet.

Die übrigen angegriffenen Waren, nämlich Schuhcreme, sind unähnlich. Da die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen eine notwendige Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 UMV ist, muss der Antrag, soweit er sich gegen diese Waren richtet, auf der Grundlage dieses Artikels zurückgewiesen werden.

Zum Argument der Markeninhaberin bezüglich der Seniorität ihrer internationalen Registrierung Nr. 777 611 CENSORED, mit Wirkung für eine Reihe von EU Mitgliedsstatten einschließlich des Vereinigten Königreichs, ist folgendes festzustellen:

Gemäß Artikel 34 UMV kann, unter gewissen Umständen, für die Unionsmarkenanmeldung Zeitrang (Seniorität) der älteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen ist, in Anspruch genommen werden. Der Zeitrang hat die alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Unionsmarke, falls er auf die ältere Marke mit beanspruchtem Zeitrang verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter dieselben Rechte in dem Mitgliedstaat der ursprünglichen Markeneintragung zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre. Es ergibt sich davon eindeutig, dass der Zeitrang der älteren nationalen Eintragungen keine Prioritätsansprüche des Inhabers einer Unionsmarke gegenüber einer früheren Markenanmeldung begründen kann. Der Zeitrang hat eigentlich den alleinigen Zweck, ältere nationale Eintragungen durch die Unionsmarkenanmeldung zu konsolidieren.

Was die prioritätsälteren Rechte der Inhaberin für das Zeichen CENSORED bzw. für die relevanten Waren in der Klasse 3 angeht, ist klarzustellen, dass diese für das vorliegende Verfahren, die eine Marke der Inhaberin betrifft, die jünger als diejenige der Antragstellerin ist, ohne Relevanz sind. Die Markeninhaberin hat keine Belege eingereicht, dass die ältere Marke der Antragstellerin aufgrund der erwähnten prioritätsälteren Rechten der Markeninhaberin angefochten worden ist.

Da die ältere Marke der Antragstellerin nur teilweise zum Erfolg des Antrags führt, nämlich zur Nichtigkeit der angegriffenen Marke nicht für alle Waren, gegen die sich der Antrag richtet, ist die Prüfung der Nichtigkeitsantrags auch an dem absoluten Löschungsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung vorzunehmen.

ABSOLUTE NICHTIGKEITSGRÜNDE – ARTIKEL 52 ABSATZ 1 BUCHSTABE B IN VERBINDUNG MIT ARTIKEL 7 UMV

Allgemeine Grundsätze

Gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird eine Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt, wenn die Anmelderin bei Einreichung der Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat.

Es gibt keine genaue rechtliche Definition für den Begriff „Bösgläubigkeit“. Allerdings gab der Gerichtshof in seinem Urteil vom 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 36, wie auch das Gericht in mehreren Fällen (siehe Urteil vom 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39; vom 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77; und vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689“) einige Orientierungshilfen für die Auslegung dieses Begriffs.

Bösgläubigkeit ist ein subjektiver Zustand, der in den Absichten des Anmelders bei Einreichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke wurzelt. Grundsätzlich ziehen Absichten an sich keine rechtlichen Folgen nach sich. Damit Bösgläubigkeit bejaht werden kann, muss erstens ein Handeln der Inhaberin der Gemeinschaftsmarke vorliegen, das eindeutig ein unredliche Absicht erkennen lässt, und zweitens ein objektiver Bewertungsmaßstab existieren, anhand dessen solch ein Handeln gemessen und anschließend als bösgläubig qualifiziert werden kann. Es liegt Bösgläubigkeit vor, wenn das Verhalten des Anmelders der Gemeinschaftsmarke von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht, was sich durch eine Würdigung der objektiven Umstände des Einzelfalls anhand dieser Maßstäbe ermitteln lässt (siehe Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60; ähnliche Entscheidung vom 01/04/2009, R 0529/2008-4, FS (fig.), § 14).

Aus der Rechtsprechung sind verschiedene Fallgruppen zur Bösgläubigkeit bekannt. In der Regel sind die Handlungen des Anmelders vor dem Hintergrund der im Handels- und Geschäftsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche zu bewerten.

Ob die Inhaberin einer Gemeinschaftsmarke bei der Einreichung einer Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat, muss unter Berücksichtigung aller für den Einzelfall relevanten Faktoren einer Gesamtbeurteilung unterzogen werden (siehe Urteil vom 11/06/2009, C 529/07, „Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli“, Randnummer 37).

Die Beweislast für das Vorhandensein von Bösgläubigkeit obliegt der Nichtigkeitsantragstellerin; es gilt die Vermutung der Gutgläubigkeit, bis das Gegenteil bewiesen ist (siehe Urteil vom 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

Der Nichtigkeitsantrag beruht auf der Behauptung der Wiederholungsanmeldung seitens des Markeninhabers. In solchen Fällen muss die Absicht des UM-Inhabers, die Nachfrist für Nichtbenutzung künstlich zu verlängern, um die Folgen des Verlusts eines Rechts wegen Nichtbenutzung zu vermeiden, nachgewiesen werden (siehe Urteil vom 13/01/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).

Dieser Fall ist von der Situation zu unterscheiden, in welcher der UM-Inhaber gemäß den normalen Geschäftspraktiken versucht, Abwandlungen seines Zeichens zu schützen, zum Beispiel bei Anpassung eines Logos (siehe Urteil vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 ff.).

Die Tatsache, dass eine ältere, sehr ähnliche Unionsmarke für Waren oder Dienstleistungen einer Reihe von Klassen für verfallen erklärt wurde, reicht für sich allein genommen nicht aus, um Rückschlüsse auf die Absichten des UM-Inhabers zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung für dieselben Waren oder Dienstleistungen zu erlauben (siehe Urteil vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:639, § 45).

Im vorliegenden Fall gibt es keine ausreichenden Beweise dafür, dass die Markeninhaberin bösgläubig gehandelt hat. Es ist der Markeninhaberin darin zuzustimmen, dass im Moment der Markenanmeldung die von der Antragstellerin geltend gemachte, ähnliche Unionsmarke Nr. 3 501 822 wegen Nichtbenutzung nicht gelöscht worden war. Der Löschungsantrag war zwar in dem Moment der Markenanmeldung anhängig, jedoch war der kontradiktorische Teil des Löschungsverfahrens erst 6 Monate später abgeschlossen. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Warenverzeichnisse der relevanten Marken der Inhaberin sich unterscheiden, sowohl im Hinblick auf die einzelnen Waren in den angemeldeten Klassen als auch in Bezug auf die Anzahl von Klassen. Die von der Antragstellerin behauptete Behinderungsabsicht der Markeninhaberin ist ebenso nicht nachgewiesen worden. In dieser Hinsicht ist insbesondere die Tatsache in Betracht zu ziehen, dass die Markeninhaberin das Zeichen CENSORED vor der Anmeldung der Marke der Antragstellerin verwendet hat.

In der Gesamtschau aller Umstände sprechen die obengenannten Tatsachen nach Ansicht der Löschungsabteilung nicht für Bösgläubigkeit bei der Markenanmeldung. Daher kommt die Löschungsabteilung zu dem Ergebnis, dass der auf dem absoluten Löschungsgrund der Bösgläubigkeit gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b GMV beruhende Antrag zurückzuweisen ist.

Schlussfolgerung

Entsprechend der oben genannten Erwägungen muss die angegriffene Marke für einen Teil der angegriffenen Waren für nichtig erklärt werden, nämlich für:

Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Seifen; Parfümeriewaren, Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Deodorants; ätherische Öle; Haarwässer, Haarwaschmittel und Haarpflegemittel, Kosmetika; Hautcremes; Lotionen für kosmetische Zwecke, Rasiermittel und Rasierpflegemittel; Zahnputzmittel; kosmetische Badezusätze; Lippenstifte; Wattestäbchen für kosmetische Zwecke; Nagellack;, Make-up.

Die Unionsmarke bleibt für Schuhcreme in der angegriffenen Klasse 3 sowie für alle nicht angegriffenen Waren in den Klassen 9,14, 18, 25 und 28 eingetragen

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Wenn die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder es die Billigkeit erfordert, beschließt die Löschungsabteilung gemäß Artikel 85 Absatz 2 UMV eine andere Kostenverteilung.

Da die Löschung nur für einen Teil der angegriffenen Waren erfolgreich ist, unterliegen die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

Die Löschungsabteilung

Reiner SARAPOGLU

Robert MULAC

Dorothée SCHLIEPHAKE

Gemäß Artikel 59 UMV steht denjenigen, die an einem Verfahren beteiligt waren, das zu einer Entscheidung geführt hat, das Recht zu, Beschwerde zu erheben, soweit sie durch diese Entscheidung beschwert sind. Gemäß Artikel 60 EUMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Ferner muss eine schriftliche Begründung der Beschwerde innerhalb von vier Monaten nach dem gleichen Datum eingereicht werden. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720  EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Löschungsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.