ANNULLAMENTO N. 38 563 C (DECADENZA)

Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, 41100 Modena, Italia (richiedente), rappresentata da Dr. Modiano & Associati S.p.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Nico Angelo Pannevis, Via della Montagna 8, 53045 Montepulciano (SI), Italia, e Massimiliano Monteforte, Via del Campo Sportivo 2, 00012 Guidonia Montecelio (RM), Italia, (titolari), rappresentati da Akran Intellectual Property S.r.l., Via del Tritone 169, 00187 Roma, Italia (rappresentante professionale).

Il 15/02/2021, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di decadenza è parzialmente accolta.

2. I titolari del marchio dell’Unione europea è decaduto dai suoi diritti in relazione al marchio dell’Unione europea n. 12 842 415 a decorrere dal 02/10/2019 per una parte dei prodotti e servizi contestati, ossia:

Classe 25: Abbigliamento (escluso abbigliamento per lo sport); abbigliamento per il tempo libero, in particolare, costumi da bagno, bikini; sottovesti, parei, poncho, biancheria intima, boxer, culottes, abiti, reggiseni, slip, perizoma, top; abbigliamento in pelle e abiti da sera, in particolare giacche di pelle, abiti da sera; accappatoi, vestaglie, camicie da notte, pigiami; pantaloni da lavoro, jeans, giacche (escluse giacche a vento), cappotti, impermeabili, calze, maglioni, pullover, cardigan, maglioni, twin set, camicie, tessuti, abiti, gilet, camicie, gonne, abiti, fasce collo, sciarpe, guanti, copricapo, ovvero cappelli, bandane, visiere, fasce, braccialetti, cinture, cravatte; scarpe (escluse scarpe da ginnastica), stivali, sandali, ciabatte, scarpe borchiate, infradito, escluse le calzature di moda per uomini e donne.

Classe 28: Oggetti ed attrezzi per la ginnastica lo sport e l'esercizio fisico; attrezzi per la pratica di tutti gli sport indoor e outdoor in particolare panche per lo sport; attrezzi ginnici; step per aerobica; travi; apparecchi di body training per rafforzare le gambe; apparecchi per tonificare le braccia; palle gonfiabili per lo sport; palle da tennis; palloni da calcio, palloni da basket; palle da pallavolo; palline da golf; macchine ginniche in particolare cyclette; panche addominali; spalliere; attrezzi per il culturismo; vogatori; cinghie per sollevamento pesi; macchine da jogging; tapis roulant; cavalli per la ginnastica; galleggianti per il nuoto; pinne per nuotatori; sci; racchette da sci; racchette da tennis; bastoni da golf; tappetini per lo yoga; cuscini per lo yoga; guanti per il tiro con l'arco; guanti da baseball; guantoni da pugilato; guanti per il sollevamento pesi; guanti per lo sport in particolare guanti da calcio; guanti da hockey; guanti da rugby; guanti da golf; borse per attrezzature sportive; macchine per videogiochi elettronici; giocattoli in particolare giocattoli elettrici; veicoli giocattolo elettronici; modellini di veicoli giocattolo in particolare veicoli terrestri, automobili, camion, furgoni e SUV; stepper; estensori; giochi in particolare giochi elettronici (esclusi giochi da tavolo); giochi di abilità e di azione; giocattoli in particolare giocattoli elettrici; modellini di veicoli giocattolo in particolare veicoli terrestri automobili camion furgoni e SUV.

Classe 41: Servizi di istruzione; istruzioni in materia di attività sportive; organizzazione e gestione di seminari corsi e workshop nel campo delle attività sportive e del benessere; fornitura di formazione nel campo delle attività sportive e del benessere; divertimento; gestione ed organizzazione di eventi in particolar modo di eventi culturali (ad esclusione di eventi sportivi); Produzione di programmi e spettacoli televisivi e servizi di produzione video; servizi di post produzione; produzione di animazione tridimensionale; creazione e produzione di film per la televisione; produzione cinematografica; programmi radiofonici e televisivi; produzione di intrattenimento sotto forma di spettacoli televisivi e manifestazioni; servizi di registrazione; Servizi di fotografia; produzione e noleggio di programmi televisivi radiofonici e di film; film d’animazione e di registrazioni audio e video; pubblicazione di testi in formato cartaceo ed elettronico; servizi editoriali compresa l'editoria elettronica; organizzazione e conduzione di esposizioni spettacoli mostre convegni conferenze e workshop per scopi culturali educativi ricreativi e sportivi in particolare nel campo dell'attività sportiva della ginnastica della corsa e del benessere; servizi di campi di vacanze.

3. Il marchio dell’Unione europea rimane registrato per tutti i restanti prodotti e servizi, ossia:

Classe 25: Abbigliamento, ovvero abbigliamento per lo sport; abbigliamento per lo sport, in particolare, tute, pantaloni sportivi, abbigliamento sportivo, pantaloncini sportivi; berretti, tute, T-shirt, canotte, pantaloncini; pantaloni, shorts, giacche a vento, tute, felpe, tute, felpe, polo, copricapo, ovvero berretti; scarpe da ginnastica; leggings.

Classe 28: Giochi, ovvero giochi da tavolo.

Classe 41: Organizzazione e conduzione di competizioni e manifestazioni sportive; gestione ed organizzazione di eventi sportivi.

4. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 02/10/2019, la richiedente ha presentato una domanda di decadenza per il marchio dell’Unione europea n. 12 842 415 ‘purosangue’ (nel prosieguo il ‘MUE contestato’), depositato il 02/05/2014 e registrato il 24/09/2014.

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti e servizi coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 25: Abbigliamento; abbigliamento per il tempo libero e lo sport, in particolare, tute, pantaloni sportivi, abbigliamento sportivo, pantaloncini sportivi, costumi da bagno, bikini; sottovesti, berretti, parei, poncho, biancheria intima, tute, boxer, T-shirt, canotte, culottes, abiti, reggiseni, pantaloncini, slip, perizoma, top; abbigliamento in pelle e abiti da sera, in particolare giacche di pelle, abiti da sera; accappatoi, vestaglie, camicie da notte, pigiami; pantaloni, pantaloni da lavoro, jeans, shorts, giacche, giacche a vento, cappotti, tute, impermeabili, calze, maglioni, pullover, cardigan, felpe, maglioni, twin set, camicie, tessuti, abiti, gilet, tute, camicie, felpe, polo, gonne, abiti, fasce collo, sciarpe, guanti, copricapo, ovvero cappelli, berretti, bandane, visiere, fasce, braccialetti, cinture, cravatte; scarpe, scarpe da ginnastica, stivali, leggings, sandali, ciabatte, scarpe borchiate, infradito, escluse le calzature di moda per uomini e donne.

Classe 28: Oggetti ed attrezzi per la ginnastica lo sport e l'esercizio fisico; attrezzi per la pratica di tutti gli sport indoor e outdoor in particolare panche per lo sport; attrezzi ginnici; step per aerobica; travi; apparecchi di body training per rafforzare le gambe; apparecchi per tonificare le braccia; palle gonfiabili per lo sport; palle da tennis; palloni da calcio, palloni da basket; palle da pallavolo; palline da golf; macchine ginniche in particolare cyclette; panche addominali; spalliere; attrezzi per il culturismo; vogatori; cinghie per sollevamento pesi; macchine da jogging; tapis roulant; cavalli per la ginnastica; galleggianti per il nuoto; pinne per nuotatori; sci; racchette da sci; racchette da tennis; bastoni da golf; tappetini per lo yoga; cuscini per lo yoga; guanti per il tiro con l'arco; guanti da baseball; guantoni da pugilato; guanti per il sollevamento pesi; guanti per lo sport in particolare guanti da calcio; guanti da hockey; guanti da rugby; guanti da golf; borse per attrezzature sportive; macchine per videogiochi elettronici; giocattoli in particolare giocattoli elettrici; veicoli giocattolo elettronici; modellini di veicoli giocattolo in particolare veicoli terrestri, automobili, camion, furgoni e SUV; stepper; estensori; giochi in particolare giochi elettronici; giochi di abilità e di azione; giocattoli in particolare giocattoli elettrici; modellini di veicoli giocattolo in particolare veicoli terrestri automobili camion furgoni e SUV.

Classe 41: Servizi di istruzione; istruzioni in materia di attività sportive; organizzazione e gestione di seminari corsi e workshop nel campo delle attività sportive e del benessere; fornitura di formazione nel campo delle attività sportive e del benessere; divertimento; organizzazione e conduzione di competizioni e manifestazioni sportive; gestione ed organizzazione di eventi in particolar modo di eventi sportivi e culturali; Produzione di programmi e spettacoli televisivi e servizi di produzione video; servizi di post produzione; produzione di animazione tridimensionale; creazione e produzione di film per la televisione; produzione cinematografica; programmi radiofonici e televisivi; produzione di intrattenimento sotto forma di spettacoli televisivi e manifestazioni; servizi di registrazione; Servizi di fotografia; produzione e noleggio di programmi televisivi radiofonici e di film; film d'animazione e di registrazioni audio e video; pubblicazione di testi in formato cartaceo ed elettronico; servizi editoriali compresa l'editoria elettronica; organizzazione e conduzione di esposizioni spettacoli mostre convegni conferenze e workshop per scopi culturali educativi ricreativi e sportivi in particolare nel campo dell'attività sportiva della ginnastica della corsa e del benessere; servizi di campi di vacanze.

La richiedente ha invocato l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

In data 02/10/2019, la richiedente deposita una domanda di decadenza contro il MUE contestato adducendo che negli ultimi cinque anni il marchio dei titolari non è stato oggetto di uso effettivo per i prodotti e servizi sopra elencati.

Dopo una proroga del termine per presentare le proprie osservazioni, i titolari rispondono in data 14/02/2020 fornendo la documentazione al fine di provare l’uso del MUE contestato. Nella loro memoria, in via preliminare, i titolari forniscono informazioni sulle loro pregresse esperienze nell’ambito sportivo, in particolare nel settore della corsa. I titolari spiegano di essere i fondatori dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Purosangue Athletics Club (nel prosieguo, “ASD Purosangue”), il cui scopo, sostengono, è di migliorare le condizioni di vita di persone svantaggiate e/o bisognose realizzando iniziative sportive e culturali dedicate al mondo della corsa. I titolari aggiungono che l’associazione conta 300 iscritti, include una Fondazione Internazionale con sede a Londra, e svolge varie attività tra cui l’allestimento di campi di allenamento in Italia e Africa, la fornitura di scarpe da corsa agli atleti, la produzione e realizzazione di video (v. cortometraggio sul doping denominato ‘Purosangue’) e l’organizzazione di eventi (v. candidatura alla gestione della Maratona di Roma del 2019). Secondo i titolari, i valori positivi veicolati dal MUE contestato hanno attratto numerosi soggetti che hanno deciso di associare i propri marchi agli eventi da loro organizzati anche attraverso attività di merchandising. A tal riguardo, i titolari segnalano una sponsorizzazione con la multinazionale Adidas Italy S.p.A. siglata a partire dal 2015, dalla quale è scaturita la produzione e commercializzazione di calzature e abbigliamento sportivo recanti il MUE contestato. A detta dei titolari, la documentazione apportata dimostra l’uso genuino del marchio impugnato nel periodo rilevante e nel territorio di riferimento. Essi rilevano come le prove, nel complesso, attestino una crescente attività nell’ambito dell’organizzazione di eventi sportivi, della realizzazione di video e della fornitura di capi di abbigliamento e giochi.

In data 07/05/2020, la richiedente replica contestando il valore probatorio delle prove presentate dai titolari al fine di comprovare l’uso genuino del MUE contestato nel periodo rilevante nell’Unione europea. La richiedente rileva in primis che i documenti forniti mostrano un uso adoperato dall’ASD Purosangue e non dagli effettivi titolari del segno. A tal riguardo, la richiedente eccepisce l’assenza del consenso da parte dei titolari all’uso del marchio da parte dell’associazione e sottolinea la mancanza di un’apposita scrittura privata che specifichi e disciplini le condizioni di tale uso. La richiedente prosegue sostenendo che gli eventi organizzati dall’ASD Purosangue sono concentrati a Roma, e zone limitrofe, in Africa, e solamente una manifestazione è stata svolta a Milano. Essa aggiunge che il bando per l’organizzazione della Maratona di Roma nel 2019 non è stato vinto dalla società legata all’associazione, ma da un altro partecipante. Sui contratti di sponsorizzazione, la richiedente osserva che anch’essi si riferiscono ad attività svolte in Africa. Secondo la richiedente, inoltre, il MUE contestato non appare nella documentazione attinente gli eventi a cui fanno riferimento i titolari o, spesso, appare in una forma figurativa che ne altera il carattere distintivo. Quanto all’uso per i prodotti e servizi contestati, la richiedente sostiene che, benché vi siano state vendite di prodotti contenuti nelle classi 25 e 28, tali vendite rientrano nel rapporto di sponsorizzazione tra l’ASD Purosangue e terzi al fine di promuovere i marchi di quest’ultimi, ma non per commercializzare prodotti ‘PUROSANGUE’. A sua detta, le fatture di vendita presentate, inoltre, si ripetono negli allegati e, tenuto conto della loro numerazione, non costituiscono un mero campione esemplificativo, bensì costituiscono tutte le fatture emesse dall’associazione, il cui numero è esiguo e mostra importi limitati. Riguardo la realizzazione del cortometraggio intitolato ‘Purosangue’ negli anni 2012-2013, la richiedente adduce che tale produzione rientra in un periodo che precede i cinque anni dalla data di deposito della domanda di decadenza e, dunque, è irrilevante ai fini della presente analisi. In conclusione, la richiedente sostiene che sebbene la documentazione faccia riferimento a parte dei prodotti e servizi contestati (servizi di gestione ed organizzazione di eventi sportivi nel settore del running in classe 41; tute, pantaloni sportivi, pantaloncini sportivi, berretti, T-shirt, canotte, giacche a vento; calze, felpe, polo; scarpe da ginnastica, leggings in classe 25; borse per attrezzature sportive in classe 28) tale uso appare circoscritto a un’area geograficamente limitata e ha prodotto un volume di affari esiguo, oltre a non esser stato adoperato dagli effettivi titolari della registrazione contestata.

Dopo una richiesta di proroga del termine per presentare le proprie osservazioni, i titolari forniscono la loro controreplica in data 13/09/2020 confutando gli argomenti della richiedente. In primo luogo, i titolari sostengono che non è necessario presentare alcuna scrittura privata al fine di dimostrare il consenso all’uso del marchio da parte dell’associazione essendo sufficiente un mero atto permissivo. Ad ogni modo, i titolari ricordano di essere i fondatori dell’associazione e, al fine di dimostrare il loro rapporto con l’ASD Purosangue, presentano documenti attinenti il passaggio di titolarità di marchi italiani dall’ASD Purosangue ai titolari stessi, i quali, spiegano, si occupano della gestione amministrativa dei marchi utilizzati dall’associazione. In secondo luogo, i titolari rilevano che i contratti siglati tra l’associazione e terzi sono accordi di co-branding per i quali le attività contraddistinte dal marchio ‘PUROSANGUE’ sono state promosse e rese visibili su emittenti radio, siti web e altre piattaforme pubblicitarie. Su tale punto, i titolari adducono che la partecipazione al bando della Maratone di Roma e la realizzazione del cortometraggio ‘PUROSANGUE’ hanno agevolato la diffusione del segno. Secondo i titolari, tale risonanza mediatica ha permesso di ottenere accordi con interlocutori commerciali per la realizzazione di attività sportive e la vendita di articoli sportivi e di abbigliamento, di giochi e giocattoli contraddistinti dal MUE contestato. Su questi ultimi, oltre a far riferimento alle fatture versate per la vendita di giochi da tavolo, i titolari sottolineano l’accordo siglato con una società che gestisce un parco per bambini avente ad oggetto la commercializzazione da parte di tale società in qualità di licenziataria di giochi per bambini a marchio ‘PUROSANGUE’. In merito ai prodotti della classe 25, i titolari fanno riferimento a una serie di accordi di co-branding con la società Adidas Italy S.p.A., come riconosciuto dalla dichiarazione del suo direttore generale. A detta dei titolari, le prove dimostrano che i prodotti contraddistinti dal segno non sono solo stati distribuiti in occasione di eventi organizzati dall’associazione, ma sono stati altresì oggetto di promozione e vendita nel mercato rilevante.

A supporto delle loro osservazioni, i titolari hanno fornito copia di documenti attinenti il trasferimento di titolarità di marchi italiani contenenti la parola ‘PUROSANGUE’ dalla ASD Purosangue ai titolari stessi, nonché immagini di un’area giochi sul cui suolo compare il segno ‘PUROSANGUE’.

In data 24/11/2020, i titolari presentano una richiesta di sospensione del procedimento richiamando l’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), RDMUE. Nella loro richiesta, i titolari fanno riferimento al fatto che le parti sono coinvolte in dispute pendenti in varie giurisdizioni, rispetto alle quali hanno intrapreso trattative volte a definire accordi di coesistenza. Pertanto, i titolari richiedono la sospensione del procedimento al fine di finalizzare le trattative in corso.

In data 09/12/2020, l’Ufficio ha provveduto a inoltrare alla richiedente l’istanza di sospensione presentata dai titolari e informato le parti del rifiuto di tale istanza. In particolare, l’Ufficio non ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento in esame in quanto, sebbene la documentazione fornita suggerisca che le parti abbiano intrapreso delle trattative al fine di dirimere una disputa pendente dinanzi il Tribunale di Bologna, le dispute nelle quali sono coinvolte in altre giurisdizioni non presentano analogie con la fattispecie oggetto di esame nel presente procedimento di decadenza. Inoltre, come rammentato nella comunicazione del 09/12/2020, le trattative in corso fra le parti non costituiscono una giustificazione adeguata per una sospensione richiesta da una sola delle parti. In tali casi, qualora le parti desiderino sospendere il procedimento per negoziazioni, tale istanza dovrebbe essere presentata attraverso una richiesta congiunta ai sensi all’articolo 71, paragrafo 2, RDMUE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il titolare del marchio comunitario decade dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

L’uso effettivo di un marchio sussiste quando esso è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, che consiste nel garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di creare o mantenere uno sbocco per tali prodotti o servizi. Perché il suo uso sia effettivo, il marchio deve essere utilizzato realmente sul mercato dei prodotti o dei servizi che ne sono contrassegnati; l’uso non deve essere simbolico, ossia finalizzato al mero mantenimento dei diritti conferiti dal marchio, né deve avvenire solamente all’interno dell’impresa interessata (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, in particolare § 35-37, 43).

Occorre prendere in considerazione, nel verificare l'uso effettivo del marchio, tutti i fatti e le circostanze che possono provare la realtà del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci ovvero i servizi contrassegnati dal marchio (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Per contro, la disposizione che impone l’uso effettivo del marchio anteriore “non è diretta a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un’impresa né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, RDMUE, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le indicazioni e le prove relative alla prova dell’utilizzazione definiscono il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio contestato per i prodotti e/o i servizi per i quali esso è stato registrato.

Nei procedimenti di decadenza che si basano sulla mancata utilizzazione, l’onere della prova spetta al titolare del marchio dell’Unione europea poiché il richiedente non può essere tenuto a fornire la prova di un fatto negativo, ossia che il marchio non è stato utilizzato per un periodo ininterrotto di cinque anni. Spetta pertanto al titolare dimostrare l'uso effettivo nell'Unione europea o fornire adeguata giustificazione per la mancata utilizzazione.

Nel caso di specie, il MUE contestato è stato registrato in data 24/09/2014. La domanda di decadenza è stata depositata il 02/10/2019. Di conseguenza, alla data di deposito della domanda di decadenza, il marchio impugnato era registrato da oltre cinque anni. I titolari devono, pertanto, dimostrare l’uso effettivo del marchio nel corso dei cinque anni precedenti la data della domanda di decadenza, vale a dire dal 02/10/2014 all’01/10/2019 compreso, per i prodotti e servizi elencati nella sezione «Motivazioni».

In data 14/02/2020 i titolari hanno presentato prove dell’uso. Poiché essi hanno richiesto che vengano mantenuti confidenziali, rispetto a terzi, alcuni dei dati contenuti nel materiale probatorio, la decisione fornirà una descrizione delle prove in termini generali, senza divulgare tali dati. Quanto al materiale e alle informazioni presenti su cataloghi, siti web e, in generale, altri mezzi di dominio pubblico, essi verranno menzionati laddove necessario al fine di motivare l’esito del procedimento.

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

Allegato 1: Copia della visura storica dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Purosangue Athletics Club iscritta al Registro imprese in data 07/05/2015.

Allegato 2: Copia di una lista elaborata dai titolari con i denominativi degli iscritti all’ASD Purosangue nel periodo 2015-2019.

Allegato 3: Copia della documentazione relativa alla partecipazione al bando “per l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione della manifestazione podistica “Maratona Internazionale di Roma - Roma Capitale City Marathon” per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 ed eventuale biennio successivo”. La documentazione include i seguenti documenti: a) graduatoria del bando; b) curriculum del soggetto proponente “42.195 S.r.l.” contenente, inter alia, informazioni e immagini relative a iniziative svolte sotto il marchio ‘PUROSANGUE’; c) copia del progetto presentato nel quale compare il segno ‘PUROSANGUE’ in veste figurativa; d) immagine che ritrae il Sindaco di Roma con la maglia del progetto su cui compare il segno ‘PUROSANGUE’ in veste figurativa; f) copia della ricevuta relativa alla domanda di partecipazione al bando datata 25/05/2018.

Allegato 4: Copia della delibera assembleare del 22/12/2014 dell’ASD Purosangue contenente lo statuto dell’associazione. Nella delibera i titolari sono indicati come soci fondatori dell’associazione nonché come titolari di tutti i diritti connessi al progetto ‘PUROSANGUE’ i quali autorizzano l’associazione a utilizzare, inter alia, il nome e il logo in relazione alle attività svolte dall’associazione.

Allegato 5.1: Documentazione datata 2012 che include: bilancio dell’ASD Purosangue; certificato di adesione al Comitato Olimpio Nazionale Italiano (CONI) nel quale il Sig. Pannevis (uno dei titolari) è indicato come legale rappresentante dell’associazione; documentazione sul regime speciale SIAE e attribuzione del codice fiscale.

Allegato 5.2: Documentazione datata 2013 che include: bilancio dell’ASD Purosangue; locandina relativa a un evento patrocinato, tra gli altri, dal CONI e dal Comitato Regionale Toscana, presso una scuola di Scandicci (Firenze, Italia) per la “presentazione del caso Purosangue” (il marchio compare in veste figurativa); estratto da un articolo pubblicato su ‘La Nazione’ in merito al predetto evento.

Allegato 5.3: Documentazione datata 2014 che include: bilancio dell’ASD Purosangue; copia dell’accordo di collaborazione con Atac S.p.A. per la “promozione dell’iniziativa Purosangue” relativa alla corsa “Run for Shoes” in Kenya sul sito web di Atac e su emittente radiofonica; copia di comunicazione SIAE; copia di contratti di sponsorizzazione con le società Ethiopian Airlines ed Exceed Sports & Entertainment LTD; fattura per l’ideazione del logo ‘Purosangue Athletics Club’.

Allegato 5.4: Documentazione datata 2015 che include: bilancio dell’ASD Purosangue; copia di comunicazione SIAE; copia di una comunicazione inviata dal Sig. Monteforte (uno dei titolari) inerente l’organizzazione dell’evento “Flash Mob per LSG” a Roma; immagine della maglia utilizzata per l’evento “Flash Mob per LSG” nella quale compare il segno ‘PUROSANGUE’ in veste figurativa; copia di un accordo con la Fondazione Vodafone Italia per il progetto “Purosangue-Filippide: Autismo in Corsa”; copia di una comunicazione sottoscritta dal Presidente dell’associazione “ASD De Ran Clab” attestante la collaborazione con l’ASD Purosangue per l’organizzazione della manifestazione podistica ‘Magnolia Run’ (Milano) e il fatto che magliette con logo ‘PUROSANGUE’ saranno vendute per coprire i costi organizzativi e raccogliere fondi per progetti futuri; immagine di una maglietta “Il Mio Passo per l’Africa” nella quale compare il segno ‘PUROSANGUE’ in veste figurativa; copia di una locandina nella quale viene promossa la possibilità di prenotare scarpe ‘PUROSANGUE’.

Allegato 5.5: Documentazione datata 2016 che include: copia di comunicazione SIAE; copia di un contratto di collaborazione con la società Ethiopian Airlines; copia di una comunicazione inerente all’organizzazione dell’evento ‘Run4Job’ per la Fondazione Studi; copia di un contratto di sponsorizzazione con la società Media Engineering S.r.l. valido sino all’01/12/2017; copia di una comunicazione resa dalla Fondazione Prosolidar inerente all’accettazione di una richiesta di finanziamento per il progetto ‘Purosangue nel cuore’; copia di un accordo con la società Fresh Events International Limited valido nel periodo 2014-2016 in merito all’evento ‘The Music Run’. I predetti accordi prevedono, inter alia, la visibilità del marchio ‘PUROSANGUE’ nel corso degli eventi sportivi, nonché su materiale pubblicitario e promozionale presente sul web o su altro materiale (ad es. manifesti, opuscoli, ecc.).

Allegato 5.6: Documentazione datata 2017 che include: copia dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma all’ASD Purosangue per organizzare un evento sportivo con finalità benefiche “Shoesharing” presso Villa Borghese (Roma); copia di comunicazione SIAE; copia di un contratto di “agenzia sportiva” con l’atleta olimpica Alice Betto, la quale si impegna a usare materiale sportivo recante il MUE contestato durante allenamenti e impegni pubblicitari (ad es. cortometraggi, immagini pubblicate su rete sociali, ecc.); immagini dell’atleta Alice Betto con la maglia ‘PUROSANGUE’; copia di un contratto con l’associazione ASD Vitamina Running Team per una collaborazione sotto forma di sponsorizzazione e/o di pubblicità; copia di un prospetto economico elaborato dalla Fondazione Prosolidar inerente alla collaborazione con l’ASD Purosangue; copia di contratti di collaborazione con le società Fitbit International Ltd. e Media Engineering S.r.l..

Allegato 5.7: Documentazione datata 2018 che include: copia dell’atto costitutivo della società partecipante al bando per la Maratona di Roma (v. allegato 3); copia di comunicazione SIAE; documento inerente a un progetto di formazione con l’Università di Roma del Foro Italico; copia dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Guidonia per l’organizzazione dell’evento ‘RUNNING’; copia di una brochure del progetto internazionale sportivo-solidale “No Hunger Project” con tappe in vari Paesi dell’Unione europea sostenuto, tra gli altri, da ‘PUROSANGUE’ (il segno compare sulla brochure).

Allegato 5.8: Documentazione datata 2019 che include: copia di un accordo con la Fondazione Prosolidar per la realizzazione del progetto ‘Purosangue - respiro profondo’; copia di un certificato di riconoscimento rilasciato dal CONI all’ASD Purosangue; copia di una comunicazione inerente allo sviluppo della piattaforma web ‘Purosangue Training’.

Allegato 5.9: Copia di dichiarazioni di terzi in merito a collaborazioni con l’ASD Purosangue per l’organizzazione e lo svolgimento di eventi sportivi, sociali e di formazione in Africa e in Italia nel periodo 2014-2016. Le dichiarazioni sono accompagnate da materiale pubblicitario e immagini di magliette e calzature recanti il marchio ‘PUROSANGUE’ in veste figurativa.

Allegato 6: Copia di contratti stipulati con la società Adidas Italy S.p.A. per la sponsorizzazione di eventi sportivi e la fornitura di prodotti di abbigliamento sportivo recanti i marchi ‘ADIDAS’ e ‘PUROSANGUE’. L’allegato contiene copia di una dichiarazione sottoscritta in data 20/11/2019 dal Direttore Generale di Adidas Italy S.p.A. che conferma di intrattenere rapporti commerciali con la ASD Purosangue dal 29/05/2015 attraverso un accordo valido fino al 30/06/2021. Nella dichiarazione, viene asserito che nell’ambito di tali accordi sono state realizzate sponsorizzazioni nonché commercializzazioni di “materiale tecnico con affiancamento del marchio di ASD Purosangue Athletics Club con quello della scrivente società”.

Allegato 7: Copia di fatture emesse dall’ASD Purosangue dal 24/05/2016 al 04/11/2019 per la vendita di scarpe da ginnastica, tute, felpe, borsoni, magliette, canotte, completini sportivi (canottiere e pantaloncini), giacche a vento, pantaloncini, pantaloni, berretti, recanti i marchi ‘PUROSANGUE’ e ‘ADIDAS’ a clienti residenti in Italia (Calabria, Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta). Le fatture sono accompagnate da esempi di materiale pubblicitario (locandine, cataloghi) contenente immagini di eventi sportivi e prodotti (ad es. scarpe da ginnastica, magliette, tute, zaini, completini, borse) recanti i marchi ‘PUROSANGUE’ e ‘ADIDAS’.

Allegato 8: Copia di un contratto del 2014 con la società Exceed Sports & Entertairnent (Hong Kong) avente ad oggetto “The Purosangue Project”.

Allegato 8.b.1: Copia di una fattura emessa dall’ASD Purosangue per l’organizzazione dell’evento ‘Flash Rome’ dell’08/04/2015 e delle relative prestazione pubblicitarie.

Allegato 8.b.2: Copia di fatture datate 2015-2016 e indirizzate all’ASD Purosangue per spese e compensi relazionati all’organizzazione di eventi sportivi.

Allegato 8.c.1: Copia di fatture emesse nell'anno 2016 per l’organizzazione di eventi e manifestazioni quali ‘Run4Job’, ‘Americana’, ‘Scuole di Atletica 2016’, ‘Roma Running Style’. L’allegato contiene una fattura (n. 1/2016) già presente nell’allegato 7.

Allegato 8.c.2: Copia di fatture datate 2016 e indirizzate all’ASD Purosangue per spese e compensi relazionati all’organizzazione di eventi sportivi.

Allegato 8.d.1: Fatture emesse nell'anno 2017 per la vendita di 500 magliette, 428 felpe, per la fornitura di abbigliamento e materiale sportivo, per l’organizzazione di gare ed eventi sportivi quali ‘Evento San Valentino’ e ‘Roma Running Style’ e per relativi servizi di sponsorizzazione. L’allegato contiene fatture (n. 16/2017 e n. 18/2017) già presenti nell’allegato 7.

Allegato 8.d.2: Fatture ricevute nell'anno 2017 per spese (ad es. acquisto materiale sportivo) e compensi relazionati all’organizzazione di eventi sportivi.

Allegato 8.e.1: Fatture emesse nell'anno 2018 per la vendita di tute, zaini e magliette (n. 29/2018), per l’organizzazione di eventi quali ‘The Sprint Project Longevity Run’, ‘Roma Running Plan’, fornitura di materiale sportivo, sportivi e connessi la vendita di capi di abbigliamento e la fornitura di servizi resi da ASD Purosangue. L’allegato contiene fatture (n. 1/2018, 2/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 14/2018, 16/2018, 22/2018, 25/2018, 26/2018, 27/2018, 28/2018) già presenti nell’allegato 7.

Allegato 8.e.2: Fatture ricevute nell'anno 2018 per spese (ad es. acquisto materiale sportivo) e compensi relazionati all’organizzazione di eventi sportivi.

Allegato 8.f.1: Fatture emesse nell’anno 2019 per la vendita di capi di abbigliamento, tra cui scarpe da ginnastica, maglie, canotte, e per servizi relativi agli eventi ‘Roma Running Style’ e ‘Progetto Sprintt Longevity Run’. L’allegato contiene fatture (n. 1/2018, da 4/2018 a 7/2018, 10/2018, 12/2018, 14/2018, 16/2018, da 18/2018 a 30/2018, da 30/2018 a 35/2018, da 37/2018 a 64/2018 del 2019) già presenti nell’allegato 7.

Allegato 8.f.2: Fatture ricevute nell'anno 2019 per spese (ad es. acquisto materiale sportivo) e compensi relazionati all’organizzazione di eventi sportivi.

Allegato 9: Copia del contratto tra la società Aeffeventi e l’ASD Purosangue, valido dal 23/02/2016 al 31/12/2019, per l’organizzazione, sviluppo, promozione e commercializzazione di giochi per bambini a marchio ‘PUROSANGUE’.

Allegato 9.a: Immagini di disegni di animali sui quali compare il segno ‘PUROSANGUE’ in veste figurativa.

Allegato 9.b: Copia di 2 fatture emesse dall’ASD Purosangue in data 15/11/2019 per la vendita di 110 unità del gioco da tavolo “La Corsa dei Purosangue gioco da tavolo con dadi” a due clienti residenti a Roma.

Allegato 9.c: Copia di un acconto del 23/04/2019 intestato alla società Larteparte S.r.l. per la realizzazione di un “gioco da tavolo ispirato al mondo della corsa sportiva” (denominato “La Corsa dei Purosangue”). L’allegato contiene inoltre copia della fattura inerente al saldo del pagamento avvenuto in data 14/11/2019 con il quale l’ASD Purosangue ha acquistato 400 unità di giochi da tavolo “La Corsa dei Purosangue”.

Allegato 9.d: Immagini di vari oggetti (ad es. attrezzi sportivi per l'equilibrio, bacchette, bolle di sapone, carte da gioco, matite colorate, un gioco da tavolo, puzzle) recanti il marchio ‘PUROSANGUE’ in veste figurativa.

Allegato 10.a: Copia di una fattura del 17/06/2016 diretta alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) Comitato Regionale Lazio per “l’organizzazione e fornitura video della manifestazione bambini Scuola di Atletica”.

Allegato 10.b: Copia di fatture e contratti datati 2016-2017 inerenti alla collaborazione con Media Engineering in relazione agli eventi “Roma Running Style”. L’allegato contiene copia dei video promozionali realizzati nonché una dichiarazione del Presidente della Media Engineering attastante la collaborazione tra le parti tra l’01/06/2016 e il 31/12/2018.

Allegato 11: Documentazione inerente alla stesura, realizzazione e distribuzione, presentazione al festival RIFF del cortometraggio PUROSANGUE presentato il 07/03/2012 presso la Sala Protomoteca Campidoglio (Roma). La documentazione acclude copia di un biglietto di ingresso per la visione del cortometraggio (datato 2013), nonché varie immagini delle locandine, della copertina del DVD e della partecipazione al Festival.

Allegato 12: Documentazione relativa alla costituzione della “Purosangue Foundation” fondata a Londra in data 23/06/2015.

Allegato 13.a: Copia di articoli pubblicati nel periodo 2011-2019 su quotidiani locali e nazionali (Il Romanista, Gazzetta dello Sport, Corriere della sera, Corriere dello Sport, La Nazione, Messaggero, La Repubblica), su riviste (ad es. Correre), che riportano immagini, pubblicità e informazioni su progetti ed eventi nei quali compare il marchio ‘PUROSANGUE’.

Allegato 13.b: Copia di locandine, volantini e altro materiale pubblicitario datato 2012-2017 e recanti, tra gli altri, il marchio ‘PUROSANGUE’ in veste figurativa, relativi a eventi sportivi a Bologna, Oristano, Milano e Roma.

Allegato 13.c: Video delle trasmissioni televisive andate in onda su Rai e La7 tra il 2012 e il 2018 nelle quali sono state trattate le attività a carattere sportivo e sociale ‘PUROSANGUE’.

Allegato 14: Immagini raffiguranti atleti con abbigliamento sportivo recante il marchio ‘Purosangue’ impegnati in edizioni di maratone e mezze maratone dal 2014 al 2016.

Allegato 15: Materiale pubblicitario raffigurante il segno ‘PUROSANGUE’ su prodotti di caffè.

Osservazioni preliminari sugli argomenti della richiedente

Nelle sue memorie, la richiedente sostiene che la documentazione presentata dai titolari non dovrebbe essere tenuta in considerazione poiché non mostrerebbe un uso adoperato dai medesimi titolari, ma da un altro soggetto, ovverosia l’ASD Purosangue. A sua detta, i titolari avrebbero dovuto fornire prova (ad es. una scrittura privata) di aver autorizzato l’uso del segno da parte dell’associazione.

Su tale punto, si rileva che ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, RMUE, l’uso del marchio dell’Unione europea con il consenso del titolare è considerato come effettuato dal titolare stesso.

Secondo la giurisprudenza, quando il titolare di un segno presenta prove dell’uso provenienti da terzi, tali prove dimostrano implicitamente il suo consenso a siffatto uso (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).

Nel caso di specie, la Divisione di Annullamento ritiene che la documentazione presentata dai titolari costituisce prova rilevante ai fini di dimostrare l’uso del MUE contestato, sebbene la ASD Purosangue risulti essere il soggetto organizzatore degli eventi recanti il segno, nonché il soggetto emittente le fatture di vendita di prodotti coperti dal marchio. Ebbene, i documenti forniti indicano che i titolari sono i soci fondatori dell’associazione nonché i titolari dei diritti relativi al progetto ‘Purosangue’. Dalle prove risulta che tali diritti sono stati concessi in uso all’associazione per lo svolgimento delle sue attività (Allegato 4). Inoltre, in numerosi documenti (ad es. allegato 5), il Sig. Pannevis (uno dei titolari) è indicato quale legale rappresentante della società e varie comunicazioni o accordi di collaborazione con terzi sono firmati anche dall’altro titolare, il Sig. Monteforte. Ne deriva che è evidente che sussiste un legame tra i titolari e l’ASD Purosangue. Si ritiene, pertanto, che, in osservanza dell’articolo 18, paragrafo 2, RMUE, l’uso del segno sia stato adoperato con il consenso dei titolari.

Ne deriva che l’argomento della richiedente risulta infondato.

La richiedente sostiene, inoltre, che non tutti gli elementi probatori presentati dai titolari indicano un uso effettivo in termini di tempo, luogo, estensione, natura dell’utilizzazione dei prodotti e servizi contestati.

Tale argomento si fonda tuttavia su una valutazione individuale di ogni singolo documento per quanto concerne tutti i fattori pertinenti. Ciononostante, nel valutare l’uso effettivo, la Divisione di Annullamento deve esaminare le prove nel loro complesso. La giurisprudenza ha infatti chiarito che non è necessario che ciascuna singola prova dell’uso dimostri specificamente tutti i fattori rilevanti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE. Occorre, invece, che l’insieme di queste indicazioni emerga in modo chiaro dal complesso delle prove prodotte, alla luce della loro valutazione globale e della loro messa a confronto reciproca (08/11/2007, T 169/06, Charlott France entre Luxe et Tradition, EU:T:2007:337, § 47).

Valutazione dell’uso effettivo – fattori

Tempo dell’uso

Con riferimento al criterio temporale, la richiedente contesta che una parte della documentazione versata agli atti non contiene riferimenti temporali o che è datata al di fuori del quinquennio rilevante.

A tal riguardo, in primo luogo, si osserva che solo i marchi il cui uso effettivo è stato interrotto per un periodo continuo di cinque anni sono soggetti alle sanzioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, RMUE. Pertanto, per evitare le sanzioni è sufficiente che un marchio sia stato effettivamente utilizzato solo per una parte di tale periodo (16/12/2008, T‑86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

In secondo luogo, sebbene, in via generale, le prove attestanti un uso del segno al di fuori del periodo rilevante non siano prese in considerazione, tuttavia è possibile che elementi probatori specifici consentano di dimostrare in modo indiretto e definitivo che il marchio è stato oggetto di uso effettivo anche nel periodo di riferimento. Circostanze anteriori o successive al periodo di riferimento possono consentire di confermare o di apprezzare meglio l’estensione dell’uso del marchio nonché le reali intenzioni del titolare nel corso di tale periodo (27/01/2004, C 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).

Nel caso di specie, i titolari hanno fornito vari documenti allo scopo di comprovare la presenza del MUE contestato nel mercato nel periodo rilevante, ossia dal 02/10/2014 all’01/10/2019 compreso. Benché, come rilevato dalla richiedente, vi sia materiale – come i documenti attinenti alla realizzazione del cortometraggio ‘PUROSANGUE’ nel 2012-2013 (allegato 11) e fatture di vendita datate novembre 2019 (allegati 7, 8, 9) - che indicano un uso del segno antecedente o successivo al quinquennio rilevante, i titolari hanno presentato fatture, articoli pubblicati su giornali e riviste, copie di contratti di collaborazione e altri documenti relativi alla organizzazione di eventi sportivi, nonché di vendite di prodotti che confermano un uso costante e continuato del segno nel periodo in esame. Le prove che precedono e seguono il periodo di riferimento confermano, dunque, che attività relative all’uso del marchio era già state intraprese prima dell’ottobre del 2014 e sono poi continuate durante e dopo il quinquennio rilevante.

Quanto alle prove che non contengono riferimenti temporali (ad es. immagini di prodotti e di manifestazione sportive), si osserva che la natura e lo scopo di questo materiale non è di indicare l’arco temporale in cui i prodotti e i servizi recanti il marchio sono stati offerti, quanto di raffigurare il marchio in esame e di associarne l’uso ai prodotti e servizi rilevanti. Pertanto, la rilevanza probatoria di tali elementi va considerata in relazione con gli altri documenti recanti una data certa. Come già chiarito, difatti, non è necessario che ciascuna singola prova dell’uso dimostri specificamente tutti i quattro fattori rilevanti di cui all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE.

Ne deriva che poiché dal materiale probatorio presentato dai titolari è possibile determinare un uso del segno contestato nei cinque anni precedenti al deposito della domanda di decadenza, il fattore del tempo dell’uso risulta soddisfatto.

Luogo dell’uso

Le prove devono dimostrare l’uso effettivo del MUE contestato nell’Unione Europea (cfr. articolo 18, paragrafo 1, e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE).

La richiedente obietta che l’utilizzo del MUE contestato indicato dalle prove dei titolari non sarebbe atto a dimostrare un uso genuino del segno nel territorio rilevante in quanto i documenti presentati attesterebbero l’organizzazione di eventi, prevalentemente, nell’area di Roma (e zone limitrofe), in Africa, mentre solamente una manifestazione sarebbe stata organizzata a Milano. A detta della richiedente, dunque, l’attività dei titolari non sarebbe sufficiente a configurare un uso genuino del marchio nel territorio dell’Unione.

A tal riguardo, si premette che per valutare la sussistenza di un uso effettivo nel territorio dell’Unione Europea si deve prescindere dai confini del territorio degli Stati membri (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 44). Difatti, se è certamente ragionevole attendersi che un marchio dell’Unione europea sia utilizzato in un territorio più esteso rispetto a quello dei marchi nazionali, non è necessario che tale uso sia geograficamente esteso per essere ritenuto effettivo, poiché una siffatta qualificazione dipende dalle caratteristiche del prodotto o del servizio interessato sul mercato corrispondente (19/12/2012, C 149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 54).

In un tale contesto, spetta alla Divisione di Annullamento valutare se il marchio in questione sia utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di creare o di conservare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati. Tale valutazione deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti per il procedimento in esame, quali segnatamente le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi coperti dal marchio, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso nonché la sua frequenza e regolarità (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 56).

D’altronde, il Tribunale si è più volte pronunciato sostenendo che l’uso di un marchio dell’Unione europea nel territorio di un unico Paese membro dell’Unione può essere considerato sufficiente a dimostrare l’uso genuino del marchio dal punto di vista geografico, tenendo debito conto che la dimensione geografica è solo uno degli aspetti da considerare in tale valutazione (v., per analogia, 28/06/2017, T-287/15, REAL,- (fig.), EU:T:2017:443, § 59; 09/11/2016, T-716/15, Representación del hierro del bocado (fig.) / Representación del hierro del bocado (fig.) et al., EU:T:2016:649, § 41–44; 30/11/2016, T-2/16, Pret | a | Diner / Pret a Manger (fig.) et al., EU:T:2016:690, § 50; 15/07/2015, T 398/13, TVR Italia (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57; 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 52-53). Ne deriva che al fine di valutare se l’uso del segno nel territorio di un unico Stato membro sia sufficiente a determinarne un uso genuino, occorrerà valutare l’estensione quantitativa dell’uso nonché la sua frequenza e regolarità.

Ciò premesso, dai documenti versati agli atti risulta che i titolari hanno organizzato manifestazioni nell’ambito sportivo e sociale prevalentemente a Roma, ma anche a Bologna, Milano e Oristano, oltre che in Africa. Le prove mostrano che tali attività sono state oggetto di vasta pubblicità e promozione su vari mezzi di comunicazione (ad es. quotidiani, riviste, emittenti televisive e radiofoniche) con diffusione sull’intero territorio italiano. Dal contenuto delle fatture appare inoltre che prodotti recanti il MUE contestato sono stati venduti in varie regioni italiane, tra cui Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta.

Ne consegue che il materiale fornito dai titolari dimostra che la fornitura di servizi e la vendita di prodotti recanti il segno ‘PUROSANGUE’ non sono limitati ad un’unica città del territorio italiano, e che le attività di pubblicità e promozione hanno interessato il territorio nazionale. La Divisione di Annullamento è dell’avviso che l’uso del MUE contestato è, dunque, sufficiente a soddisfare il criterio territoriale.

Natura dell’uso: uso come marchio

La natura dell’uso richiede, tra l’altro, l’utilizzo del MUE contestato come marchio, vale a dire per identificare l’origine, consentendo così al pubblico di riferimento di distinguere tra prodotti e servizi di diversi fornitori.

Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene che alcune prove mostrano il segno ‘PUROSANGUE’ utilizzato in veste figurativa non al fine di identificare l’origine commerciale dei prodotti e servizi dei titolari, bensì con scopi puramente illustrativi o promozionali degli eventi sportivi organizzati dall'ASD Purosangue. La richiedente, inoltre, contesta l’uso del segno con riferimento ai giochi da tavolo denominati “la Corsa dei Purosangue”, posto che, a sua detta, tale uso informerebbe il pubblico che si tratta di un gioco che rappresenta una corsa di “cavalli di razza pura”.

Nel caso di specie, occorre premettere che poiché la funzione di un marchio è, tra le altre, quella di creare collegamento tra i prodotti e servizi e la persona responsabile della loro commercializzazione, la prova dell’uso deve essere intesa a dimostrare un chiaro legame tra l’uso del marchio e i prodotti e servizi di cui trattasi. Come chiaramente indicato nell’articolo 10, paragrafo 4, RDMUE, non è necessario che il marchio sia apposto ai prodotti stessi (12/12/2004, T 105/13 TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Una rappresentazione del marchio su cataloghi, materiale pubblicitario o fatture relative ai prodotti e servizi di cui trattasi costituisce una prova diretta che il marchio è stato oggetto di uso effettivo.

Ciò premesso, si osserva che i marchi non possono essere apposti direttamente “sui” servizi. Pertanto, l’uso a essi relativo avviene in genere su documenti commerciali, nella pubblicità o in qualsiasi altro modo in relazione diretta o indiretta con i servizi. Se l’uso fatto su tali elementi si dimostra effettivo, esso sarà sufficiente.

Nella documentazione presentata dai titolari - ad es. nei contratti di collaborazione e sponsorizzazione con terzi, nel materiale pubblicitario e promozionale - si fa spesso riferimento al progetto ‘PUROSANGUE’ per identificare il contesto nel quale sono organizzati e svolti gli eventi sportivi e sociali gestiti dall’ASD Purosangue. Dalle immagini fornite, il marchio ‘PUROSANGUE’ è visibile sugli striscioni esposti durante le manifestazioni, sui pettorali degli atleti e, in generale, sul materiale sportivo da questi utilizzato, nonché su mezzi pubblicitari.

A quanto sopra si aggiunge che il marchio è presente in veste figurativa nell’intestazione delle fatture e in forma verbale nella sezione delle fatture dedicata alla descrizione dei servizi e dei prodotti offerti ai clienti.

Rispetto all’argomento della richiedente sull’uso descrittivo della parola “purosangue” in relazione a giochi da tavola, dalle immagini dei prodotti fornite dai titolari (allegato 9.d), il nome del gioco ‘la Corsa dei Purosangue” appare accompagnato dal segno figurativo ‘PUROSANGUE’ che risulta apposto sul tabellone e sulla confezione del gioco in forma distintiva.

Di conseguenza, la Divisione di Annullamento ritiene che il MUE contestato appare utilizzato come segno identificativo di prodotti e servizi consentendo al pubblico rilevante di percepire il segno come un marchio atto a stabilire una connessione con i prodotti e servizi dei titolari.

Natura dell’uso: uso del marchio come registrato

La “natura dell’utilizzazione” nel contesto dell’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE richiede inoltre prove dell’uso del marchio come registrato, o di una sua variante che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE, non altera il carattere distintivo del marchio contestato.

Di seguito si riporta il MUE contestato nella versione registrata e nelle versioni figurative che compaiono nelle prove dei titolari:

purosangue
MUE contestato	Versioni figurative utilizzate

Secondo la richiedente, l’uso del segno nelle varianti figurative sopra esposte altererebbe il carattere distintivo del MUE contestato.

L’articolo 18, RMUE stabilisce che l’uso del marchio in una forma diversa da quella in cui è stato registrato è considerato come uso del marchio a condizione che gli elementi che si differenziano non alterino il carattere distintivo del marchio e indipendentemente dal fatto che il marchio, nella forma in cui è usato, sia anche registrato o meno a nome del titolare.

Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire al titolare di apportare al segno variazioni che, senza alterare il suo carattere distintivo, consentono di adattarlo meglio alle esigenze di marketing e promozione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Il Tribunale di primo grado ha inoltre ricordato che non è necessaria una rigorosa conformità tra il segno utilizzato e il segno registrato. Tuttavia la differenza deve essere per elementi trascurabili e i segni usati e registrati devono essere sostanzialmente equivalenti (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Per decidere se il segno usato e il segno registrato sono sostanzialmente equivalenti, si deve innanzitutto stabilire quali elementi sono trascurabili. A tal riguardo, il Tribunale ha statuito che la valutazione del carattere distintivo e dominante di una o più componenti di un marchio complesso si deve fondare sulle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti nonché sulla posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).

Il MUE contestato è il segno denominativo ‘PUROSANGUE’.

Le versioni figurative raffigurate nelle immagini di cui sopra mostrano la parola ‘PUROSANGUE’ trascritta in caratteri maiuscoli leggermente stilizzati al di sopra della quale appare la figura di un corridore che taglia il traguardo. Sotto il termine ‘PUROSANGUE’ compaiono in caratteri minori le parole ‘PUREBLOOD’ e ‘DAMUSAFI’.

Come indicato dalla giurisprudenza concernente l’uso di un marchio con elementi aggiuntivi alla versione registrata, diversi segni possono essere utilizzati contemporaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato (08/12/2005, T 29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34). Inoltre, quando l’elemento aggiuntivo non è distintivo, è debole e/o non è dominante, esso non altera il carattere distintivo del marchio registrato (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36).

Nella specie, si osserva che, nonostante la presenza di ulteriori componenti grafiche e verbali, il marchio ‘PUROSANGUE’ è ben visibile nelle versioni figurative utilizzate dai titolari. In merito agli elementi aggiuntivi si rileva, in primo luogo, che l’immagine del corridore non presenta una connotazione particolarmente distintiva rispetto a prodotti e servizi inerenti ad attività sportive; in secondo luogo, le parole ‘PUREBLOOD’ e ‘DAMUSAFI’ occupano una posizione marginale all’interno del segno e verranno percepite, rispettivamente, come la traduzione inglese del termine “purosangue” e come un segno utilizzato insieme al MUE contestato. Pertanto, le versioni utilizzate dai titolari presentano elementi la cui combinazione è tale da consentire al pubblico di riferimento di riconoscere il MUE contestato come segno caratterizzante una serie di prodotti e servizi dei titolari. Allo stesso modo, l’uso di tonalità cromatiche risulta ininfluente.

Ne consegue che l’uso del segno nelle versioni sopra riportate non altera il carattere distintivo del marchio contestato.

Fatto salvo quanto sopra, per completezza, si rileva che, benché nelle fatture il marchio compaia nelle intestazione in veste figurativa, molte fatture mostrano nella descrizione il segno nella forma verbale registrata.

Estensione dell’uso e natura dell’uso: uso per i prodotti e servizi registrati

Riguardo all’estensione dell’uso, secondo una giurisprudenza consolidata occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale dell’uso complessivo e della durata del periodo durante il quale il marchio è stato utilizzato nonché della frequenza dell’uso (08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Sotto questo profilo, occorre valutare se, tenuto conto della situazione di mercato dello specifico settore industriale o commerciale considerato, dalle prove addotte sia possibile desumere che i titolari abbiano seriamente tentato di acquisire una posizione commerciale nel mercato di cui trattasi. L’uso effettivo deve concernere prodotti o servizi che sono già in commercio o la cui commercializzazione, preparata dall’impresa per guadagnarsi una clientela, specie mediante campagne pubblicitarie, è imminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Secondo la giurisprudenza, l’uso effettivo di un marchio esige che lo stesso sia utilizzato pubblicamente e verso l’esterno (08/07/2004, T 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 39; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Nel verificare l’uso effettivo del marchio, occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possano provare l’effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio 08/07/2004, T 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 40).

Nelle sue osservazioni, la richiedente sostiene che le prove dei titolari indicano un uso piuttosto esiguo del marchio nel mercato, rilevando, in sostanza, che l’organizzazione di eventi sportivi ha interessato un’area geografica per lo più circoscritta alla città di Roma e che le fatture di vendita riguardano una limitata quantità di prodotti per ricavi piuttosto contenuti.

Dal complesso delle prove agli atti, si evince che il MUE contestato è stato utilizzato nel periodo rilevante in relazione a un progetto di carattere sportivo con scopi benefici realizzato in Italia e in Africa. La documentazione fornita mostra che l’attuazione di tale progetto è avvenuta attraverso l’organizzazione e la realizzazione di eventi nell’ambito sportivo (ad es. corse su strada) spesso abbinati a obiettivi sociali (ad es. lotta al doping, attività di sensibilizzazione sulla tematica dell’autismo, raccolte fondi per progetti di sostegno in Africa). Le fatture, le immagini degli eventi, il materiale promozionale, le dichiarazioni di terzi e i contratti di sponsorizzazione presentati dai titolari indicano che manifestazioni recanti il marchio ‘PUROSANGUE’ sono state svolte a Bologna nel 2015, Milano nel periodo 2015-2019, Oristano nel 2015 e nel 2017 e Roma nel periodo 2014-2019 (v. allegati 5.9, 8, 13.a, 13.b). Le predette attività sono state, inoltre, promosse su giornali, riviste, emittenti televisive e radiofoniche, favorendo la diffusione del marchio ‘PUROSANGUE’ presso il pubblico italiano (v. allegati 5.3, 13). La visibilità del marchio risulta altresì incrementata dagli accordi di collaborazione e sponsorizzazione siglati tra l’ASD Purosangue e vari soggetti indipendenti (v. allegati 5.3 a 5.9). Dal contenuto di tali accordi, si desume che essi prevedevano, inter alia, che il marchio ‘PUROSANGUE’ fosse visibile durante gli eventi sportivi, nonché su materiale pubblicitario e promozionale presente su siti web web o su altro materiale (ad es. manifesti, opuscoli, ecc.).

Tenuto conto del mercato di riferimento, la Divisione di Annullamento ritiene che gli eventi organizzati dall’ASD Purosangue e contraddistinti dal marchio ‘PUROSANGUE’ dimostrano che il segno sia stato usato pubblicamente e verso l’esterno, per garantire uno sbocco commerciale in relazione a una parte dei servizi rilevanti nella classe 41.

In merito all’uso del segno per i prodotti contestati nella classe 25, le fatture fornite dai titolari mostrano vendite di abbigliamento sportivo, tra cui scarpe da ginnastica, tute, felpe, maglie, canotte, completini, pantaloncini, pantaloni, giacche a vento e berretti (v. allegati 7, 8.d.1., 8.e.1, 8.f.1).

Ebbene, come osservato dalla richiedente, alcune fatture sono ripetute in più allegati e escludendo i duplicati, si rileva che, nel complesso, in termini quantitativi, i prodotti a marchio ‘PUROSANGUE’ indicati nelle fatture non siano numerosi, né tantomeno che abbiano generato ricavi particolarmente significativi.

Ciononostante, secondo la giurisprudenza, non è possibile determinare a priori la soglia quantitativa necessaria perché l’uso sia considerato effettivo, sicché non esiste una regola de minimis applicabile in astratto. Ne deriva che l’uso effettivo non sempre presuppone un uso quantitativamente rilevante e che anche un uso minimo può considerarsi tale, purché idoneo nel settore economico interessato a mantenere o creare quote di mercato per i prodotti protetti dal marchio (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225 § 42). Inoltre, in determinate circostanze, anche prove indiziarie come ad esempio materiale pubblicitario nel quale figura il marchio, pur non fornendo informazioni dirette sulla quantità di prodotti o servizi effettivamente venduti, possono essere di per sé sufficienti a dimostrare l’estensione dell’uso in una valutazione complessiva (15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; dell’08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42)

Nella fattispecie, oltre le predette fatture, i titolari hanno presentato dichiarazioni - accompagnate da cataloghi, brochure e altro materiale pubblicitario con immagini di prodotti a marchio ‘PUROSANGUE’ - rilasciate dal Direttore Generale di Adidas Italy S.p.A. e da distributori di prodotti di abbigliamento e scarpe da ginnastica (v. allegati 5.9 e 6).

A tal riguardo, l’articolo 10, paragrafo 4, RDMUE (applicabile ai procedimenti di annullamento in forza dell’articolo 19, paragrafo 2, RDMUE), menziona espressamente le dichiarazioni scritte di cui all’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, come mezzi istruttori ammissibili. Quanto al loro valore probatorio, è necessario considerarne la credibilità e, pertanto, la provenienza, in quali circostanze sono state elaborate, a chi sono destinate e se, in base al contenuto, esse appaiano ragionevoli e affidabili (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

Nel caso in esame, le dichiarazioni provenienti dal direttore generale di un’azienda indipendente e da distributori con i quali i titolari hanno stipulato accordi di collaborazione, sono da considerare sotto il profilo probatorio aventi lo stesso valore di dichiarazioni rilasciata da terzi (15/02/2017, T 30/16, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.) / NATURE'S VARIETY et al., EU:T:2017:77, § 42 e 45). Infatti, partner commerciali e distributori possono apportare dati rilevanti sulla durata, la natura e la portata delle relazioni commerciali con il titolare di un marchio.

Con particolare riferimento al contratto di collaborazione tra la ASD Purosangue e Adidas Italy S.p.A. si nota che da esso è scaturita un’attività di co-branding per abbigliamento e materiale sportivo per un periodo di oltre cinque anni (2015-2021).

Su tale punto, il Tribunale ha stabilito che, nel settore dell'abbigliamento e altri prodotti accessori, quando i prodotti rilevanti sono oggetto di una collaborazione che si traduce in co-branding e il marchio contestato è identificabile, il pubblico considererà entrambi i partner commerciali come “origine” del prodotto, anche qualora il marchio contestato sia preceduto da un altro segno. In tali circostanze, occorre considerare che vi sia stato un uso pubblico e verso l’esterno del marchio impugnato (08/05/2017, T-680/15, L'ECLAIREUR, EU:T:2017:320, § 54-57).

Quanto ai giochi da tavolo, benché la richiedente rilevi che le fatture del 15/11/2019 (v. allegato 9.b) siano successive al periodo rilevante, come sopra menzionato, circostanze successive al periodo di riferimento possono consentire di confermare o di apprezzare meglio l’estensione dell’uso del marchio nonché le reali intenzioni del titolare nel corso di tale periodo. A tal riguardo, la documentazione dei titolari include fatture di acconto emesse in data 23/04/2019, e dunque durante il periodo rilevante, a nome di un fornitore di giochi da tavolo al fine di acquistare i prodotti recanti il marchio ‘PUROSANGUE’ successivamente venduti in data 15/11/2019 (v. allegato 9.c). A esse si aggiunge copia di un accordo di collaborazione siglato con terzi per la commercializzazione di giochi valido dal 23/02/2016 al 31/12/2019 (allegato 9). Ciò conferma che le attività dei titolari in relazioni a tali prodotti sono iniziate durante il quinquennio rilevante e che le vendite si sono materializzate in un momento successivo, ma comunque prossimo, al periodo in esame.

Da quanto sopra consegue che la portata dell’uso del marchio soddisfa anche il criterio dell’estensione dell’uso per i seguenti prodotti e servizi: abbigliamento per lo sport (tute, felpe, maglie, canotte, completini, pantaloncini, pantaloni, giacche a vento), berretti, scarpe da ginnastica, giochi da tavolo e organizzazione di eventi sportivi.

Ciò detto, la Divisione di Annullamento osserva che le fatture presentate dai titolari indicano vendite di borsoni e zaini, le cui immagini sono presenti anche nei cataloghi (v. allegato 6). Tuttavia, si rileva che i borsoni per lo sport, per l’abbigliamento sportivo e gli zaini sportivi sono voci appartenenti alla classe 18, che non rientrano tra i prodotti coperti dal MUE contestato. Sebbene il segno rivendichi le borse per attrezzature sportive nella classe 28, si tratta di borse tecniche diverse dalle borse per lo sport della classe 18. Difatti, benché la Classificazione di Nizza abbia un valore prettamente amministrativo, essa opera una suddivisione dei prodotti e servizi accorpando nella medesima “classe” quelli che condividono natura, destinazione e modalità di utilizzazione e, di conseguenza, occorre farvi ricorso per stabilire la portata, o il significato, dei prodotti per i quali un marchio è stato registrato. Nella specie, le borse e gli zaini presenti nelle prove dei titolari rientrano nella categoria generale delle borse nella classe 18. Come indicato nella Nota esplicativa della Classificazione di Nizza relativa alla classe 28, tale classe comprende, inter alia, attrezzature sportive e borse destinate a contenere attrezzi per lo sport. Tali prodotti sono - per finalità e destinazione - sostanzialmente differenti dai tipi di borse e zaini per cui il marchio contestato è stato utilizzato. Di conseguenza, non è possibile concludere che i titolari abbiano utilizzato il MUE contestato per borse per attrezzature sportive nella classe 28.

L’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), RMUE e l’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE prevedono che i titolari dimostrino l’uso effettivo per i prodotti e servizi contestati per i quali il marchio dell’Unione Europea è registrato.

In base all’articolo 58, paragrafo 2, RMUE, se il marchio è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti e i servizi per i quali il marchio non è stato utilizzato.

Nel caso di specie, i prodotti e servizi contestati sono:

Classe 25: Abbigliamento; abbigliamento per il tempo libero e lo sport, in particolare, tute, pantaloni sportivi, abbigliamento sportivo, pantaloncini sportivi, costumi da bagno, bikini; sottovesti, berretti, parei, poncho, biancheria intima, tute, boxer, T-shirt, canotte, culottes, abiti, reggiseni, pantaloncini, slip, perizoma, top; abbigliamento in pelle e abiti da sera, in particolare giacche di pelle, abiti da sera; accappatoi, vestaglie, camicie da notte, pigiami; pantaloni, pantaloni da lavoro, jeans, shorts, giacche, giacche a vento, cappotti, tute, impermeabili, calze, maglioni, pullover, cardigan, felpe, maglioni, twin set, camicie, tessuti, abiti, gilet, tute, camicie, felpe, polo, gonne, abiti, fasce collo, sciarpe, guanti, copricapo, ovvero cappelli, berretti, bandane, visiere, fasce, braccialetti, cinture, cravatte; scarpe, scarpe da ginnastica, stivali, leggings, sandali, ciabatte, scarpe borchiate, infradito, escluse le calzature di moda per uomini e donne.

Classe 28: Oggetti ed attrezzi per la ginnastica lo sport e l'esercizio fisico; attrezzi per la pratica di tutti gli sport indoor e outdoor in particolare panche per lo sport; attrezzi ginnici; step per aerobica; travi; apparecchi di body training per rafforzare le gambe; apparecchi per tonificare le braccia; palle gonfiabili per lo sport; palle da tennis; palloni da calcio, palloni da basket; palle da pallavolo; palline da golf; macchine ginniche in particolare cyclette; panche addominali; spalliere; attrezzi per il culturismo; vogatori; cinghie per sollevamento pesi; macchine da jogging; tapis roulant; cavalli per la ginnastica; galleggianti per il nuoto; pinne per nuotatori; sci; racchette da sci; racchette da tennis; bastoni da golf; tappetini per lo yoga; cuscini per lo yoga; guanti per il tiro con l'arco; guanti da baseball; guantoni da pugilato; guanti per il sollevamento pesi; guanti per lo sport in particolare guanti da calcio; guanti da hockey; guanti da rugby; guanti da golf; borse per attrezzature sportive; macchine per videogiochi elettronici; giocattoli in particolare giocattoli elettrici; veicoli giocattolo elettronici; modellini di veicoli giocattolo in particolare veicoli terrestri, automobili, camion, furgoni e SUV; stepper; estensori; giochi in particolare giochi elettronici; giochi di abilità e di azione; giocattoli in particolare giocattoli elettrici; modellini di veicoli giocattolo in particolare veicoli terrestri automobili camion furgoni e SUV.

Classe 41: Servizi di istruzione; istruzioni in materia di attività sportive; organizzazione e gestione di seminari corsi e workshop nel campo delle attività sportive e del benessere; fornitura di formazione nel campo delle attività sportive e del benessere; divertimento; organizzazione e conduzione di competizioni e manifestazioni sportive; gestione ed organizzazione di eventi in particolar modo di eventi sportivi e culturali; Produzione di programmi e spettacoli televisivi e servizi di produzione video; servizi di post produzione; produzione di animazione tridimensionale; creazione e produzione di film per la televisione; produzione cinematografica; programmi radiofonici e televisivi; produzione di intrattenimento sotto forma di spettacoli televisivi e manifestazioni; servizi di registrazione; Servizi di fotografia; produzione e noleggio di programmi televisivi radiofonici e di film; film d'animazione e di registrazioni audio e video; pubblicazione di testi in formato cartaceo ed elettronico; servizi editoriali compresa l'editoria elettronica; organizzazione e conduzione di esposizioni spettacoli mostre convegni conferenze e workshop per scopi culturali educativi ricreativi e sportivi in particolare nel campo dell'attività sportiva della ginnastica della corsa e del benessere; servizi di campi di vacanze.

Secondo la giurisprudenza, quando si applica la disposizione di cui sopra, è opportuno prendere in considerazione quanto segue:

“… qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova della seria utilizzazione del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, in tal caso la prova della seria utilizzazione del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima.

Infatti, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve tuttavia produrre l’effetto di privare il titolare del marchio anteriore di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali ha potuto provare una seria utilizzazione, non differiscono sostanzialmente da questi e appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tal riguardo, si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso del marchio medesimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di «parte dei prodotti o servizi» non può essere intesa nel senso di tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente nel senso di prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sottocategorie coerenti”.

(14/07/2005, T‑126/03, Aladin, EU:T:2005:288)

Nel caso di specie, in relazione ai prodotti contestati nella classe 25, le prove agli atti mostrano un uso genuino del segno per vari tipologie di capi di abbigliamento sportivo, in particolare tute, felpe, maglie, canotte, completini, giacche a vento, pantaloncini, pantaloni. L’uso del segno per tali prodotti dimostra l’uso per le singole voci e prodotti a essi sovrapponibili (ad es. T-shirt, polo, shorts, leggings) protetti dal marchio, nonché per la categoria abbigliamento per lo sport, la quale è espressamente rivendicata dal segno e rientra quale sottocategoria autonoma nell’ampia categoria dell’abbigliamento. In merito ai berretti, si rileva che essi sono rivendicati come tali nella designazione del segno e anche come specificazione della voce “copricapo”, la quale è seguita dall’espressione “ovvero” che ha carattere esclusivo e delimita l’ambito della registrazione ai soli prodotti specificamente elencati (tra i quai, appunto, berretti). Pertanto, l’uso è dimostrato solo per berretti. Quanto alle giacche a vento e alle scarpe da ginnastica, la Divisione di Annullamento nota che il segno copre sia le categorie generali “giacche” e “scarpe escluse le calzature di moda per uomini e donne” sia le sottocategorie “giacche a vento” e “scarpe da ginnastica”. Posto che le prove contengono riferimenti unicamente rispetto a tali voci specifiche, che si ritiene costituiscano sottocategorie inquadrabili autonomamente, l’uso viene riconosciuto per giacche a vento e scarpe da ginnastica.

Quanto ai prodotti contestati nella classe 28, l’uso è riconosciuto per giochi da tavolo, quest’ultimi considerati come sottocategoria autonoma rientrante nell’ampia categoria “giochi” coperta dal MUE contestato. Difatti, sebbene il marchio copra la dicitura “giochi in particolare giochi elettronici”, si rammenta che, a differenza della dicitura “ovvero”, l’espressione “in particolare” indica che i singoli prodotti elencati dopo tale espressione sono solo esempi di voci comprese nella categoria generali “giochi” e che, quindi, la protezione non è circoscritta a tali singoli prodotti. In altre parole, tale dicitura introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T-224/01, Nu-tride, EU:T:2003:107). Per quanta riguardo altri giochi e giocattoli, i titolari hanno fornito alcune immagini di bacchette, bolle di sapone, carte da gioco, puzzle (v. allegato 9.d), che, tuttavia, sono insufficienti a comprovare un uso genuino del segno rispetto a tali prodotti.

Rispetto ai servizi della classe 41, si rileva che il marchio copre, inter alia, l’ampia categoria gestione ed organizzazione di eventi in particolar modo di eventi sportivi e culturali, nella quale la dicitura “in particolare” precede un elenco non esaustivo di esempi rispetto ai quali la protezione non è circoscritta. Posto che i titolari hanno dimostrato l’uso del segno per l’organizzazione di eventi sportivi, si conclude che le prove fornite comprovano l’uso per organizzazione e conduzione di competizioni e manifestazioni sportive; gestione ed organizzazione di eventi sportivi.

Per contro, i titolari non hanno fornito documenti che possano riferirsi agli altri prodotti e servizi designati. Dall’esame complessivo delle prove fornite non vi è alcuna traccia di uso del marchio contestato in relazione a tali prodotti e servizi.

I criteri riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio contestato per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato sono cumulativi, pertanto l'assenza di informazioni circa uno di essi comporta la mancanza di uno dei requisiti necessari a determinare l’uso genuino del marchio (05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43).

Valutazione complessiva

Per esaminare, in una fattispecie, l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa (08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).

Alla luce della loro valutazione globale, nonché della loro messa a confronto reciproco, le prove risultano sufficienti per quanto attiene ai criteri del tempo, del luogo e dell’estensione e della natura dell’uso solo per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 25: Abbigliamento, ovvero abbigliamento per lo sport; abbigliamento per lo sport, in particolare, tute, pantaloni sportivi, abbigliamento sportivo, pantaloncini sportivi; berretti, tute, T-shirt, canotte, pantaloncini; pantaloni, shorts, giacche a vento, tute, felpe, tute, felpe, polo, copricapo, ovvero berretti; scarpe da ginnastica; leggings.

Classe 28: Giochi, ovvero giochi da tavolo.

Classe 41: Organizzazione e conduzione di competizioni e manifestazioni sportive; gestione ed organizzazione di eventi di eventi sportivi.

Per contro, la documentazione dei titolari risulta essere insufficiente a dimostrare un uso effettivo del marchio per i restanti prodotti e servizi contestati.

Pertanto, considerando che i titolari non hanno invocato ragioni legittime per il non uso, l’articolo 58, paragrafo 2, RMUE sull’uso parziale deve trovare applicazione e la domanda di decadenza deve essere parzialmente accolta. La decadenza del marchio contestato deve essere dichiarata per tutti i prodotti e servizi per i quali i titolari non hanno dimostrato l’uso effettivo del MUE contestato, ovvero:

Classe 25: Abbigliamento (escluso abbigliamento per lo sport); abbigliamento per il tempo libero, in particolare, costumi da bagno, bikini; sottovesti, parei, poncho, biancheria intima, boxer, culottes, abiti, reggiseni, slip, perizoma, top; abbigliamento in pelle e abiti da sera, in particolare giacche di pelle, abiti da sera; accappatoi, vestaglie, camicie da notte, pigiami; pantaloni da lavoro, jeans, giacche (escluse giacche a vento), cappotti, impermeabili, calze, maglioni, pullover, cardigan, maglioni, twin set, camicie, tessuti, abiti, gilet, camicie, gonne, abiti, fasce collo, sciarpe, guanti, copricapo, ovvero cappelli, bandane, visiere, fasce, braccialetti, cinture, cravatte; scarpe (escluse scarpe da ginnastica), stivali, sandali, ciabatte, scarpe borchiate, infradito, escluse le calzature di moda per uomini e donne.

Classe 28: Oggetti ed attrezzi per la ginnastica lo sport e l'esercizio fisico; attrezzi per la pratica di tutti gli sport indoor e outdoor in particolare panche per lo sport; attrezzi ginnici; step per aerobica; travi; apparecchi di body training per rafforzare le gambe; apparecchi per tonificare le braccia; palle gonfiabili per lo sport; palle da tennis; palloni da calcio, palloni da basket; palle da pallavolo; palline da golf; macchine ginniche in particolare cyclette; panche addominali; spalliere; attrezzi per il culturismo; vogatori; cinghie per sollevamento pesi; macchine da jogging; tapis roulant; cavalli per la ginnastica; galleggianti per il nuoto; pinne per nuotatori; sci; racchette da sci; racchette da tennis; bastoni da golf; tappetini per lo yoga; cuscini per lo yoga; guanti per il tiro con l'arco; guanti da baseball; guantoni da pugilato; guanti per il sollevamento pesi; guanti per lo sport in particolare guanti da calcio; guanti da hockey; guanti da rugby; guanti da golf; macchine per videogiochi elettronici; giocattoli in particolare giocattoli elettrici; veicoli giocattolo elettronici; modellini di veicoli giocattolo in particolare veicoli terrestri, automobili, camion, furgoni e SUV; stepper; estensori; giochi in particolare giochi elettronici (esclusi giochi da tavolo); giochi di abilità e di azione; giocattoli in particolare giocattoli elettrici; modellini di veicoli giocattolo in particolare veicoli terrestri automobili camion furgoni e SUV.

Classe 41: Servizi di istruzione; istruzioni in materia di attività sportive; organizzazione e gestione di seminari corsi e workshop nel campo delle attività sportive e del benessere; fornitura di formazione nel campo delle attività sportive e del benessere; divertimento; gestione ed organizzazione di eventi in particolar modo di eventi culturali (ad esclusione di eventi sportivi); Produzione di programmi e spettacoli televisivi e servizi di produzione video; servizi di post produzione; produzione di animazione tridimensionale; creazione e produzione di film per la televisione; produzione cinematografica; programmi radiofonici e televisivi; produzione di intrattenimento sotto forma di spettacoli televisivi e manifestazioni; servizi di registrazione; Servizi di fotografia; produzione e noleggio di programmi televisivi radiofonici e di film; film d'animazione e di registrazioni audio e video; pubblicazione di testi in formato cartaceo ed elettronico; servizi editoriali compresa l'editoria elettronica; organizzazione e conduzione di esposizioni spettacoli mostre convegni conferenze e workshop per scopi culturali educativi ricreativi e sportivi in particolare nel campo dell'attività sportiva della ginnastica della corsa e del benessere; servizi di campi di vacanze.

Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, RMUE, la decadenza decorre dalla data della sua domanda, ossia dal 02/10/2019.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. A norma dell’articolo 109, paragrafo 2, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l’equità lo richieda, la divisione di annullamento decide una ripartizione differente.

Poiché l’annullamento è accolto solamente per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti risultano soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

La Divisione di Annullamento

Rosario GURRIERI

Pierluigi M. VILLANI

Jessica LEWIS

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.