LÖSCHUNG Nr. 27 441 C (NICHTIGKEIT)

en Vogue Sculptured Nail Systems GmbH, Im Grewert 1, 65326 Aarbergen, Deutschland (Antragstellerin), vertreten von Andrejewski · Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, An der Reichsbank 8, 45127 Essen, Deutschland (zugelassener Vertreter)

g e g e n

Andy Bender, Bornholmstr. 30, 33729 Bielefeld, Deutschland (Inhaber der Unionsmarke).

Am 09/10/2019 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG

1. Dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird zum Teil stattgegeben.

2. Die Unionsmarke Nr. 12 891 801 wird für folgende angegriffenen Waren für nichtig erklärt:

Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche und fotografische Zwecke, insbesondere lichtaushärtende Gele, Klebstoffe für gewerbliche Zwecke.

3. Die Unionsmarke bleibt für alle übrigen Waren eingetragen, nämlich für:

Klasse 11: Beleuchtungsgeräte, insbesondere UV-Lampen (nicht für medizinische Zwecke).

4. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

BEGRÜNDUNG

Die Antragstellerin hat einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gegen alle Waren der Unionsmarke Nr. 12 891 801 (Bildmarke) gestellt. Der Antrag beruht auf dem Unternehmenskennzeichen „en Vogue“ in Deutschland. Die Antragstellerin beruft sich auf Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV.

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Die Antragstellerin trägt vor, dass sie ein Tochterunternehmen der en Vogue Sculptured Nail Systems Inc. mit Sitz in Kanada sei. Zwar lautete das vollständige Unternehmenzeichen en Vogue Sculptured Nail Systems GmbH, jedoch könne der vom Schutz des vollständigen Firmennamens abgeleitete Schutz für einen Teil einer Firmenbezeichnung, d.h. „en Vogue“ beansprucht werden. Die weiteren Wortbestandteile des Unternehmenszeichens seien beschreibend für die umfassten Waren und Dienstleistungen. Die Antragstellerin zitiert die entsprechenden Regelungen des deutschen MarkenG und legt Beweismittel vor. Aufgrund der Branchennähe und der Zeichenähnlichkeit bestehe Verwechslungsgefahr.

Der Inhaber der Unionsmarke reicht während der angegebenen Frist keine Stellungnahme ein.

UNTERNEHMENSKENNZEICHEN (FIRMENNAME) – ARTIKEL 60 ABSATZ 1 BUCHSTABE c UMV IN VERBINDUNG MIT ARTIKEL 8 ABSATZ 4 UMV

Die folgenden Regeln sind im Löschungsverfahren sinngemäß zu übertragen und zu verwenden:

Artikel 8 Absatz 4 UMV besagt, dass auf Widerspruch der Inhaberin einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Union oder des Mitgliedstaats:

1. Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Unionsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind

2. dieses Kennzeichen seiner Inhaberin das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Die Eintragungshindernisse von Artikel 8 Absatz 4 UMV unterliegen somit den folgenden Anforderungen:

• Das ältere Kennzeichen muss vor der Einreichung der angefochtenen Marke im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt worden sein.

• Die Widersprechende muss nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht vor der Einreichung der angefochtenen Marke Rechte an dem Kennzeichen, auf das der Widerspruch gestützt wird, erworben haben, einschließlich des Rechts, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

• Die Bedingungen, unter denen die Benutzung einer jüngeren Marke untersagt werden kann, müssen in Bezug auf die angefochtene Marke erfüllt sein.

Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Erfüllt ein Zeichen eine dieser Voraussetzungen nicht, bleibt einem Widerspruch, der auf eine ältere nicht eingetragene Marke oder andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, somit der Erfolg versagt.

1. Vorherige Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung

Die Bedingung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist eine konstitutive Voraussetzung, ohne die das betreffende Zeichen keinerlei Schutz gegen die Eintragung einer Unionsmarke genießt, und sie besteht unabhängig von den Voraussetzungen, die das nationale Recht für den Erwerb des ausschließlichen Rechts aufstellt. Überdies muss eine solche Benutzung darauf schließen lassen, dass das betreffende Kennzeichenrecht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist.

Hierzu ist festzustellen, dass die Voraussetzung in Bezug auf die Benutzung eines Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im geschäftlichen Verkehr nach Artikel 8 Absatz 4 UMV den Zweck verfolgt, Konflikte zwischen den Zeichen zu begrenzen, indem sie verhindert, dass ein älteres Recht, das nicht hinreichend ausgeprägt, d. h. im geschäftlichen Verkehr wichtig und bedeutungsvoll ist, der Eintragung einer neuen Unionsmarke entgegenstehen kann. Die Möglichkeit eines Widerspruchs soll auf Zeichen beschränkt sein, die auf ihrem relevanten Markt tatsächlich und wirklich präsent sind. Um die Eintragung eines neuen Zeichens verhindern zu können, muss das für den Widerspruch geltend gemachte Zeichen tatsächlich in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt werden und eine mehr als lediglich örtliche geografische Schutzausdehnung haben, was bedeutet, dass, wenn das Schutzgebiet dieses Zeichens als nicht örtlich angesehen werden kann, die Benutzung in einem bedeutenden Teil dieses Gebiets erfolgen muss. Bei der Feststellung, ob dies der Fall ist, sind die Dauer und die Intensität der Benutzung dieses Zeichens als unterscheidendes Element für seine Adressaten zu berücksichtigen, bei denen es sich sowohl um Käufer und Verbraucher als auch um Lieferanten und Wettbewerber handelt. In dieser Hinsicht sind insbesondere Benutzungen des Zeichens in der Werbung und in der geschäftlichen Korrespondenz erheblich. Ferner ist die Beurteilung der Voraussetzung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr für jedes Gebiet, in dem das für den Widerspruch geltend gemachte Recht geschützt ist, getrennt vorzunehmen. Schließlich muss die Benutzung des in Frage stehenden Zeichens im geschäftlichen Verkehr vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke dargetan werden (29/03/2011, C‑96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159‑160, 163, 166).

Im gegenständlichen Verfahren wurde die angefochtene Marke am 20/05/2014 angemeldet. Daher musste die Antragstellerin nachweisen, dass das Kennzeichenrecht, auf das der Antrag gestützt wird, vor diesem Zeitpunkt im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt wurde. Ferner muss der Nachweis erbracht werden, dass das Zeichen der Antragstellerin im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde, nämlich in Bezug auf „Herstellung und Handeln von/mit chemischen Erzeugnissen und Kosmetikprodukten und dazu erforderliche Geräte, auch als Schulung in deren Anwendung“.

Am 14/09/2018 reicht die Antragstellerin folgende Beweismittel ein:

• Auszug aus dem Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden, aus dem sich ergibt, dass die Firma der Antragstellerin am 20/11/2008 gegründet worden ist.

Den Unterlagen sind die Umsatzerlöse für die angegebenen Jahre zu entnehmen.

Die Webeunterlagen liefern Informationen über die Geschäftstätigkeit der Antragstellerin. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Antragstellerin auf dem Gebiet der Herstellung und des Handels mit chemischen Erzeugnissen und Kosmetikprodukten tätig ist. Die Broschüre und die Ausdrucke zeigen verschiedene Nagelprodukte der Antragstellerin.

Die Rechnungen wurden von der Antragstellerin an Adressaten in Deutschland, Finnland, Belgien, Slowenien, Italien, Spanien und Frankreich ausgestellt.

Die Unterlagen belegen, dass der Benutzungsort unter anderem Deutschland ist. Aus den Unterlagen (Broschüre, Rechnungen) geht hervor, dass die Antragstellerin das Kennzeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke seit Jahren zur Bezeichnung ihres Unternehmens verwendet hat.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass die Antragstellerin das Unternehmenskennzeichen als „en Vogue” benutzt. Im geschäftlichen Verkehr wird, wenn auf den Firmennamen Bezug genommen werden soll, zur Vereinfachung auf einen schlagwortartigen Hinweis ohne Rechtsform verwiesen.

Die eingereichten Unterlagen, insbesondere die Jahresabschlüsse mit den Umsatzzahlen sowie die Rechnungen, liefern der Löschungsabteilung ausreichende Angaben über das Handelsvolumen sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung. Aus den Beweismitteln in ihrer Gesamtheit geht eindeutig hervor, dass der geschäftliche Verkehr der Antragstellerin unter dem betreffenden Zeichen mehr als lediglich örtliche Bedeutung hat.

Auf den Auszügen und in den Rechnungen erscheinen Produkte wie Glitter Gel, Natural French Modeling Resin, Hand and Body Lotion Coconut Lime, Nail Wipes, SPA Renew & Repair Cuticle Oil, Tip Adhesive, Colour Gel.

Somit ist den Unterlagen zu entnehmen, dass das Firmenschlagwort lediglich für einen Teil der Tätigkeitsbereiche der Antragstellerin benutzt wird.

Infolgedessen gelangt die Löschungsabteilung zu der Schlussfolgerung, dass das Zeichen vor dem Anmeldetag der Unionsmarke in Verbindung mit „Herstellung und Handeln von/mit chemischen Erzeugnissen und Kosmetikprodukten“ vor allem in Deutschland im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt wurde.

2. Das Kennzeichenrecht nach anwendbarem Recht

Ein Firmenname ist die offizielle Bezeichnung eines Unternehmens, die in den meisten Fällen in dem entsprechenden nationalen Handelsregister eingetragen ist. Ist nach nationalem Recht die Eintragung eine Schutzvoraussetzung, ist die Eintragung ebenfalls nachzuweisen. Firmennamen sind generell gegenüber jüngeren Marken nach denselben Kriterien geschützt, die für Konflikte zwischen eingetragenen Marken gelten, nämlich Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen, Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und Vorliegen einer Gefahr von Verwechslungen. In diesen Fällen können die von den Gerichten und vom Amt für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 UMV entwickelten Kriterien problemlos auf Artikel 8 Absatz 4 UMV übertragen werden.

Im vorliegenden Fall, gemäß dem für das betreffende Zeichen maßgeblichen deutschen Recht – wie von der Antragstellerin vorgetragen und belegt - gilt Folgendes:

§ 5 MarkenG bestimmt:

„(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftszeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.”

Die Kennzeichnung „en Vogue” wird von der Antragstellerin im geschäftlichen Verkehr zur Bezeichnung ihres Unternehmens verwendet.

Der Schutz gemäß § 5 MarkenG ist von einer handelsregisterrechtlichen Eintragung als Firma nicht abhängig. Vielmehr reicht aus, dass der Bestandteil geeignet ist, sich im Verkehr als Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen.

Es handelt sich damit um ein Unternehmenskennzeichen im Sinne des § 5 Absatz 1 MarkenG und somit um ein Recht im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV.

3. Das Recht der Antragstellerin gegenüber der angemeldeten UM

§ 15 MarkenG sieht vor:

„(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

(3) Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.”

Verwechslungsgefahr

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

Es muss die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass die angemeldete Unionsmarke dazu führt, dass das Publikum glaubt, die vom Inhaber angebotenen Waren oder Dienstleistungen seien Waren oder Dienstleistungen der Antragstellerin. Folglich ist zu prüfen, ob nach Abwägung der Wahrscheinlichkeiten die Gefahr besteht, dass eine wesentliche Anzahl von Mitgliedern des relevanten Publikums glaubt, es handele sich um Waren oder Dienstleistungen der Antragstellerin, und so zum Kauf von Waren des Inhabers gebracht wird.

1. Branchennähe

Das Unternehmenskennzeichen der Antragstellerin wird benutzt in Verbindung mit:

„Herstellung und Handeln von/mit chemischen Erzeugnissen und Kosmetikprodukten“

Folgende Waren werden angegriffen:

Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche und fotografische Zwecke, insbesondere lichtaushärtende Gele, Klebstoffe für gewerbliche Zwecke.

Klasse 11: Beleuchtungsgeräte, insbesondere UV-Lampen (nicht für medizinische Zwecke).

Angegriffene Waren in Klasse 1

Die Tätigkeitsbereiche der Antragstellerin überschneiden sich mit den Waren des Inhabers. Somit besteht eine Identität.

Angegriffene Waren in Klasse  11

Auch wenn Beleuchtungsgeräte in der Nagelpflege verwendet werden können, unterscheiden sie sich in Art, Zweck und Verwendungsmethode von der Herstellung von chemischen Erzeugnissen und Kosmetikprodukten. Sie stehen in keinem Wettbewerbsverhältnis, richten sich nicht an dieselben Verbraucher und werden nicht von demselben Unternehmen hergestellt. Aus markenrechtlicher Sicht sind keine Berührungspunkte festzustellen.

Dies gilt auch für das Handeln mit diesen Waren. Eine Ähnlichkeit zwischen Einzel- oder Großhandelsdienstleistungen bezüglich spezifischer Waren, die von einer Marke erfasst sind, und spezifischen Waren, die von einer anderen Marke erfasst sind, liegt nur dann vor, wenn die verkauften Waren und die spezifischen Waren, die von der anderen Marke erfasst sind, identisch sind. Diese Bedingung ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt, da die gegenständlichen Waren weder identisch noch ähnlich sind.

Bezüglich der Waren in Klasse 11 besteht keine Branchennähe.

2. Maßgebliche Verkehrskreise

Das ältere Unternehmenskennzeichen besteht in Deutschland. Die verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen richten sich sowohl an ein Fachpublikum als auch an die Durchschnittsverbraucher.

Somit sind vorliegend für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Absatz 2 MarkenG die Wahrnehmung der verständigen und angemessen aufmerksamen allgemeinen Verkehrskreise.

3. Die Zeichen

en Vogue
Älteres Zeichen	Angegriffene Marke

Das relevante Gebiet ist Deutschland.

Es sei angemerkt, dass das ältere Zeichen „en Vogue Sculptured Nail Systems GmbH“ das Unternehmenskennzeichen der Antragstellerin ist, wobei die Elemente „Sculptured Nail Systems GmbH“ lediglich auf die Gesellschaftsform des Unternehmens und auf den Tätigkeitsbereich der Firma hinweisen, somit sind sie nicht unterscheidungskräftig. Aus den Unterlagen ist ersichtlich, dass das Zeichen ohne die Gesellschaftsform benutzt wird. Es ist davon auszugehen, dass die Firma mit den Wortbestandteilen „en Vogue“ identifiziert wird. Die Verbraucher nehmen den Bestandteil „en Vogue“ als Firmenschlagwort wahr.

Ferner sei angemerkt, dass es sich um ein Unternehmenskennzeichnen und nicht um eine eingetragene Wort- oder Bildmarke handelt.

In den Unterlagen erscheint das Unternehmenskennzeichen wie folgt:

Somit sind die Zeichen identisch.

4. Umfassende Beurteilung der Voraussetzungen nach dem anwendbaren Recht

Zwischen den Waren der Unionsmarke und dem Tätigkeitsbereich der Antragstellerin wurde teilweise Identität und teilweise Unähnlichkeit festgestellt. Für die Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 15 Absatz 2 MarkenG kommt es auf die Branchennähe an. Die folgenden Waren der angefochtenen Marke stimmen mit den Tätigkeitsfeldern der Antragstellerin überein.

Klasse 1: Chemische Erzeugnisse für gewerbliche und fotografische Zwecke, insbesondere lichtaushärtende Gele, Klebstoffe für gewerbliche Zwecke.

Des Weiteren sind die Zeichen identisch.

In Bezug auf die verbleibenden Waren wird nicht von einer Branchennähe ausgegangen. Bei diesen Waren besteht nicht die Gefahr, dass der Verkehr bei identischen Kennzeichnungen sachliche Berührungspunkte vermutet, die zur Annahme geschäftlicher Zusammenhänge führen können.

Unter Abwägung aller obigen Ausführungen gelangt die Löschungsabteilung zu der Feststellung, dass der Antrag aufgrund des älteren Unternehmenskennzeichens „en Vogue“ der Antragstellerin teilweise begründet ist. Daraus folgt, dass die angegriffene Marke für einen Teil der angefochtenen Waren auf der Grundlage des Artikels 60 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV für nichtig zu erklären ist.

Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, dass die Antragstellerin § 15 Absatz 3 des deutschen Markengesetzes als Nichtigkeitsgrund nicht geltend gemacht und diesbezüglich keinerlei Erläuterung und Beweismittel vorgelegt hat.

Schlussfolgerung

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte kommt die Löschungsabteilung zu dem Schluss, dass beim Verbraucher Verwechslungsgefahr besteht und aus diesem Grund der Antrag teilweise auf Grundlage des Unternehmenskennzeichens der Antragstellerin begründet ist.

Aus dem Obigen folgt, dass die angefochtene Marke für die Waren für nichtig erklärt werden muss, bezüglich derer festgestellt wurde, dass sie mit denen des älteren Zeichens identisch sind.

Die übrigen angefochtenen Waren sind unähnlich. Der Antrag muss, soweit er sich gegen diese Waren richtet, zurückgewiesen werden.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die in einem Nichtigkeitsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Wenn die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder es die Billigkeit erfordert, beschließt die Löschungsabteilung gemäß Artikel 109 Absatz 2 UMV eine andere Kostenverteilung.

Da die Löschung nur für einen Teil der angegriffenen Waren erfolgreich ist, unterliegen die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

Die Löschungsabteilung

Natascha GALPERIN

Judit NÉMETH

Martin LENZ

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.