ANNULLAMENTO N. 13 452 C (NULLITÀ)

Fashioneast S.A.R.L., 51, Allée Scheffer, 2520 Lussemburgo, Lussemburgo (richiedente), rappresentata da Jacobacci & Partners S.p.A., Corso Emilia 8, 10152 Torino, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Moschillo S.r.l., Via Vasto, 22, 83100 Avellino, Italia (titolare), rappresentata da GLP S.R.L., Viale Europa Unita, 171, 33100 Udine, Italia (rappresentante professionale).

Il 18/04/2019, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.

2. Il marchio dell’Unione Europea n. 12 893 211 è dichiarato interamente nullo.

3. La titolare del marchio dell’Unione Europea sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

4. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONI

In data 05/08/2016, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione Europea n. 12 893 211 RICHMOND (nel prosieguo il MUE contestato), depositato il 21/05/2014 e registrato il 14/10/2014.

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato, ossia:

Classe 3: Saponi; profumi; oli essenziali; cosmetici; prodotti per il trattamento e la cura dei capelli; dentifrici; creme, lozioni, gel e balsami per uso cosmetico; sali da bagno; deodoranti per uso personale.

Classe 9: Occhiali da sole; occhiali correttivi; occhiali estetici; occhiali di protezione; occhiali da sport; montature per occhiali; naselli; lenti per occhiali da sole, da vista ed estetici; astucci e custodie per occhiali; catene per occhiali; lenti a contatto e contenitori per lenti a contatto; lenti di ingrandimento; binocoli; articoli e strumenti ottici.

Classe 14: Cronometri; orologi; bigiotteria; gioielleria; oreficeria; pietre preziose; metalli preziosi grezzi o semilavorati.

Classe18: Bauli da viaggio; borse; cartelle; astucci per chiavi; ombrelli; parapioggia; porta carte (portafogli); cartelle per documenti; portafogli; portamonete; porta-musica; sacchi da viaggio; scatole in cuoio o in cartone-cuoio; borse per scolari; cartelle per la scuola; valigie; zaini.

Classe 25: Abbigliamento; scarpe; cappelleria.

A sostegno della domanda, la richiedente adduce le cause di nullità relativa di cui all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, nonché le cause di nullità assoluta di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

La Divisione di Annullamento ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare la domanda di nullità in merito ai motivi assoluti di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

In data 05/08/2016, la richiedente presenta i seguenti argomenti:

• La richiedente è titolare di una serie di registrazioni dell’Unione Europea contenenti l’elemento “Richmond”, il cognome del noto stilista inglese John Richmond attivo nel settore della moda sin dagli anni ’80.

• Nel 1995 il Sig. Richmond avviò i primi contatti commerciali con l’imprenditore Saverio Moschillo nell’ambito dello sviluppo del proprio marchio a livello internazionale ed ebbe così inizio un legame professionale nel quale la parte stilistica-creativa era curata dal Sig. Richmond e la parte commerciale, distributiva e produttiva dal Sig. Moschillo. Sulla base di contratti di licenza siglati fra le parti, società riconducibili al Sig. Moschillo hanno gestito per anni le collezioni “Richmond” e la distribuzione dei prodotti a livello mondiale.

• I diritti sul nome “Richmond”, inizialmente registrati in capo allo stilista, vennero conferiti alla società di diritto inglese Akkurate Ltd. (di seguito “Akkurate”) in data 02/04/1998. Tale società, i cui soci erano John Richmond e Anthony Yusuf, venne creata per lo sfruttamento e lo sviluppo commerciale dei marchi. Nel 2001 la società Hampton Service Ltd., riconducibile al Sig. Moschillo, acquisì il 50% di Akkurate.

• Nel 2009, Akkurate sottoscrisse un accordo denominato “Design Agreement” con la Falber Confezioni S.r.l. del Sig. Moschillo, in forza del quale la prima manteneva la responsabilità di tutta l’attività creativa mentre la seconda si faceva carico della produzione e distribuzione a livello mondiale dei capi “Richmond” fino alla collezione Autunno 2020, salvo cessazione anticipata dell’accordo. Ai sensi dell’articolo 20 dell’accordo, Falber riconosceva espressamente la titolarità dei segni “Richmond” in capo ad Akkurate e s’impegnava altresì a non registrare, direttamente o tramite società controllate o collegate marchi identici o simili a quelli oggetto del contratto.

• A seguito del fallimento di Falber Confezioni S.r.l. e della conseguente cessazione del contratto, venne sottoscritto un accordo analogo con la Falber Fashion S.r.l., società di nuova costituzione del Sig. Moschillo. I rapporti tra le parti vennero altresì regolati da un patto parasociale sottoscritto dai soci di Akkurate ed i suoi amministratori (Saverio ed Alessandra Moschillo, John Richmond e Tony Yusuf) il 10/05/2010. Sulla base di tale contratto, John Richmond sarebbe stato il direttore creativo di Akkurate e Saverio Moschillo il managing director, per i successivi 5 anni.

• Nel maggio 2015 Akkurate venne posta in liquidazione obbligatoria con atto dell’Alta Corte di Giustizia (High Court of Justice) n. 001731 del 2015, pubblicato sulla Gazzetta di Londra. Nell’ambito della liquidazione, i diritti “Richmond” furono ceduti prima alla Fashioneast Ltd. e, poi, da questa alla richiedente.

• Nel 2015, a seguito dell’interruzione del sodalizio professionale tra il Sig. Richmond e il Sig. Moschillo, quest’ultimo ha intrapreso una serie di condotte illegittime e lesive dei diritti della richiedente, cercando di appropriarsi del marchio “Richmond” ed usandolo indebitamente come simbolo delle sue nuove attività. Ad esempio, sono state presentate collezioni a nome della titolare con il marchio “Richmond” a Milano. A nulla è valso il tentativo della richiedente dì domandare alla titolare di astenersi dal tenere tali sfilate.

• La palese malafede della titolare è dimostrata non solo dal fatto che la stessa ha registrato il MUE contestato nel 2014, quando il Sig. Moschillo era ancora co-amministratore di Akkurate, ma anche dalle ingannevoli e fuorvianti dichiarazioni rese dallo stesso Sig. Moschillo, il quale ha dichiarato pubblicamente di essere il direttore creativo di “Richmond”. Tutto ciò senza il consenso della richiedente e di John Richmond. La sua condotta è gravemente lesiva dei diritti della richiedente e configura un grave comportamento sleale, in palese contrasto con i principi accettati di condotta leale e conforme alle consuetudini commerciali e professionali di lealtà. Tale comportamento ingenera un grave rischio di confusione a danno del consumatore, inducendolo a ritenere erroneamente che i prodotti della titolare provengano dallo stilista John Richmond. La titolare continua a sfruttare i diritti sul marchio impugnato anche dopo la cessazione dei rapporti commerciali con la richiedente.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito le seguenti prove:

Doc. 1: Copia del “Design Agreement” del 20/01/2009 (accompagnato dalla traduzione in italiano) fra Akkurate Ltd., rappresentata dai direttori John Christopher Richmond e Saverio Moschillo, e Falber Confezioni S.r.l., rappresentata da Alessandra Moschillo. Il contratto riconosce Akkurate quale titolare dei marchi a componente “Richmond”, il cui uso veniva concesso a Falber “esclusivamente ai fini” del contratto.

Doc. 2: Visura camerale della Falber Confezioni S.r.l.

Doc. 3: Copia dell’accordo di licenza del 29/10/2012 (accompagnato dalla traduzione in italiano) fra la Akkurate Ltd. e la Falber Fashion S.r.l.

Doc. 4: Visura camerale della Falber Fashion S.r.l., i cui proprietari sono il Sig. Moschillo (titolare al 90%) e la Sig.ra Alessandra Moschillo (titolare al 10%).

Doc. 5: Copia del “Patto parasociale” (accompagnato dalla traduzione in italiano) del 30/05/2010 fra la World Clothes Holdings Limited, Hampton Services Limited, in qualità di azionisti della società Akkurate Ltd, e Saverio Moschillo, Alessandra Moschillo, Tony Yusuf, John Richmond, in qualità di amministratori di Akkurate.

Doc. 6: Estratti dalla Gazzetta Ufficiale di Londra (accompagnati dalla traduzione in italiano) in merito all’ordine di messa in liquidazione di Akkurate Ltd nel maggio 2015.

Doc. 7: Copia di una lettera del 24/05/2015 (accompagnata dalla traduzione in italiano) inviata al Sig. Richmond dal Sig. Martin Dominic Pickard, nominato liquidatore della Akkurate Ltd.

Doc 8: Copia dell’atto di cessione dei di diritti di proprietà intellettuale del 20/11/2015 (“Deed of Assignment of Intellectual Property Rights” accompagnato dalla traduzione in italiano) fra Akkurate Ltd in liquidazione (“cedente”), Martin Dominic Pickard e Graham Stuart Wolloff (co-liquidatori del cedente) e Fashioneast Limited (“cessionario”).

Doc. 9: Copia dell’atto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale fra Fashionest Ltd e la richiedente (11/12/2015).

Doc. 10: Visura camerale della titolare, i cui proprietari sono il Sig. Moschillo (titolare al 95%) e la Sig.ra Alessandra Moschilo (titolare al 5%).

Doc. 11, 12, 13: Copia di vari articoli di stampa, tra i quali:

• “John Richmond. è giallo sul passaggio di proprietà” pubblicato sul sito “mffashion” in data 26/11/2015, nel quale si parla dell’acquisizione dei marchi “Richmond” da parte della società lussemburghese Fashioneast S.a.r.l. (la richiedente) e della fine del rapporto commerciale tra il Sig. Richmond e il Sig. Moschillo.

• “Moschillo contro John Richmond, scontro sul marchio” pubblicato sul sito web del quotidiano “Il Mattino” in data 17/01/2016, nel quale si fa riferimento ad una sfilata organizzata dal Sig. Moschino, il quale rivendica la titolarità dei marchi “Richmond”.

• “Richmond apre il suo Café. E punta a un nuovo strict chic”, pubblicato sul sito “affariitaliani.it” in data 18/01/2016. L’articolo racconta della fine del sodalizio tra il Sig. Moschillo e il Sig. Richmond e di una collezione prodotta dall’azienda Falber del Sig. Moschillo “che produce e distribuisce su licenza John Richmond e Husky”, nonché dell’apertura del “Richmond Cafè”, il locale del Sig. Moschillo.

• “John Richmond chiude con Moschillo e torna inglese. Il 100% a Fashioneast” pubblicato sul sito web “fashionmagazine.it” in data 25/11/2015.

• “John Richmond - Saverio Moschillo: è guerra” pubblicato sul sito web “Luuk Magazine” in data 26/11/2015.

• “John Richmond passa alla lussemburghese Fashioneast? Lo stilista inglese John Richmond e l'imprenditore Moschillo ne parlano a FashionMag” pubblicato sul sito web “fashionmag.com” in data 25/11/2015.

• “Milano Moda Uomo, ultime notizie: John Richmond contro Saverio Moschillo: "Mi dissocio dal brand Richmond in calendario” pubblicato sul sito “fashionblog” in data 15/01/2016.

• “John Richmond: inizia l’era Moschillo” pubblicato sul sito web “Uomo & Manager” in data 18/01/2016.

• “Moda: è divorzio tra Moschillo e Richmond” pubblicato sul sito web del quotidiano “Il Tempo” in data 15/01/2016, nel quale si legge “Dopo 20 anni Saverio Moschillo e John Christopher Richmond hanno concluso il loro sodalizio. Sarà lo stesso imprenditore e creativo Saverio Moschillo che annuncia il nuovo corso in una nota a dirigere, da oggi in poi, il brand Richmond. Primo step di questo nuovo corso sarà la sfilata della collezione Uomo in programma domenica 17 gennaio, durante la fashion week maschile, presso il Richmond Cafè a Milano”.

Doc. 14: Varie immagini tratte dal sito web della Camera Nazionale della Moda Italiana attinenti alla sfilata di moda a marchio “Richmond” organizzata dal Sig. Moschillo a Milano in data 17/01/2016.

Doc. 15: Copia di una lettera di diffida inviata in data 07/01/2016 dai legali rappresentanti della richiedente alla titolare, Sig. Moschino, alle società a lui facenti capo, e alla Camera Nazionale della Moda Italiana, richiedendo la cessazione di ogni attività a marchio “Richmond” e della cancellazione della sfilata del 17/01/2016.

Doc. 16: Copia di una lettera di diffida inviata in data 20/05/2016 dai legali rappresentanti della richiedente alla Camera Nazionale della Moda Italiana richiedendo la cancellazione di una sfilata organizzata dal Sig. Moschillo in data 19/06/2016.

Doc 17: Lettera di risposta del 26/05/2016 inviata dai legali della Camera Nazionale della Moda alla richiedente.

Doc 18: Ulteriori articoli di stampa pubblicati su vari siti internet tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 inerenti alla fine del rapporto commerciale tra il Sig. Richmond e il Sig. Moschillo e la questione della titolarità dei marchi “Richmond”.

Doc 19: Copia dell’ordinanza n. RG10431/2016 del 21/06/2016 del Tribunale di Milano nel procedimento avanzato dal Sig. Richmond e la richiedente avverso la titolare e altri soggetti. Il giudice di Milano ha accolto l’istanza di inibitoria presentata dalla richiedente vietando alla titolare, tra gli altri, “qualsivoglia utilizzo dei diritti Richmond e, comunque, di ogni espressione, denominazione, marchio, insegna, nome a dominio […] o altro segno distintivo costituito da, o ricomprendente, il nome JOHN RICHMOND o RICHMOND”.

Nella sua risposta, la titolare fornisce i seguenti argomenti:

• La richiedente difetta della titolarità dei marchi anteriori invocati a sostegno del presente procedimento. Tali segni non sono mai stati utilizzati e, infatti, sono tutti decaduti per non uso. Inoltre, la richiedente non appare legittimata a far valere la malafede della titolare al momento del deposito del MUE contestato, in quanto a quella data la richiedente ancora non era sta costituita. La stessa acquisizione dei marchi anteriori “Richmond” da parte della richiedente si è realizzata tramite accordi di cessione manifestatamente viziati.

• Entrando nel merito della relazione commerciale tra il Sig. Richmond e il Sig. Moschillo, si rileva che i due s’incontrarono alla fine degli anni ’90, quando i marchi Richmond non avevano ancora raccolto particolare successo. Grazie agli investimenti del Sig. Moschillo, i marchi hanno ottenuto una grande crescita economica.

• In data 02/04/1998, il Sig. Richmond costituì la società Akkurate alla quale trasferì i marchi di sua titolarità. Nel dicembre 2001, il 50% delle quote di Akkurate furono acquistate dalla società Hamptons Service Ltd del Sig. Moschillo, che venne anche nominato director di Akkurate. Il Sig. Moschillo assunse un ruolo centrale nella creazione, sviluppo e promozione dei prodotti a marchio “Richmond”. Il ruolo preminente del Sig. Moschillo all’interno della società è comprovato dal fatto che l’attività creativa e di design fosse sottoposta alla sua approvazione.

• Il marchio “Richmond” è sempre stato associato alla persona del Sig. Moschillo sia da parte degli operatori di mercato sia da parte dei consumatori, come testimoniato da vari articoli di giornale e dichiarazioni. È indubbio che il MUE contestato è legato alla figura del Sig. Moschillo che, attraverso le sue società, ha costruito negli anni un vero e proprio impero del segno “Richmond” conosciuto per la qualità dei materiali e l’eleganza dello stile.

• Il fatto che il Sig. Moschillo fosse ancora il co-amministratore della Akkurate al momento del deposito del MUE contestato, dimostra che tale deposito è avvenuto con il consenso della stessa Akkurate e del Sig. Richmond.

• L’intenzione della titolare al momento del deposito non era assicurare una maggiore tutela al segno impugnato e non impedirne l’uso ad Akkurate o al Sig. Richmond. La richiedente non ha infatti presentato alcuna prova della malafede della titolare, anzi, da quanto emerge si deduce che la richiedente abbia perseguito un obiettivo legittimo alla luce dell’origine storica e dell’uso del segno che ne è stato fatto.

A sostegno delle proprie osservazioni, la titolare ha fornito le seguenti prove:

Allegato 1: Certificato di registrazione del marchio contestato.

Allegati da 2 a 7: Documenti relativi ai procedimenti di decadenza avanzati dalla titolare avverso i marchi dell’Unione Europea della richiedente n. 649 145, n. 694 927, n. 1 197 649, n. 5 910 864, n. 3 038 742, n. 3 815 149, n. 4 225 447, n. 4 225 728, n.
5 910 856, n. 5 910 872, n. 6 647 663, n. 6 647 671, n. 8 185 597, n. 8 185 621 e n.
8 581 811.

Allegato 8: Estratti dal database dell’EUIPO riguardanti la domanda di marchio dell’UE n. 16 103 442 “JOHN RICHMOND” presentata dalla richiedente.

Allegato 9: Visura camerale della Moschillo S.r.l.

Allegato 10: Copia di fatture datate tra il 2006 e il 2011 inviate alla richiedente per investimenti promo-pubblicitari su carta stampata in relazione ai marchi Richmond.

Allegato 11: Copia di fatture relative datata tra il 2003 e il 2016 inviate al Sig. Moschillo e alla richiedente per eventi a marchio Richmond.

Allegato 12: Copia di cataloghi e altro materiale pubblicitario per il marchio “Richmond” datati tra il 2010 e il 2014.

Allegato 13: Articoli pubblicati su MF Fashion in data 23/06/2015 e 29/11/2015 relative a sfilate di Moschillo.

Allegato 14: Articoli di giornale pubblicati tra il 2007, 2008, 2009, 2010, 2016 su Il Sole 24 Ore, MF Fashion, Il Resto del Carlino, Corriere della Sera, Capital, relativi all’attività imprenditoriale del Sig. Moschillo insieme al Sig. Richmond.

Allegato 15: Dichiarazioni di due dipendenti del Sig. Moschillo in merito al ruolo di quest’ultimo nello sviluppo del marchio Richmond.

Allegato 16: Copia di dichiarazioni di tre operatori secondo cui il marchio Richmond è di titolarità del Sig. Moschillo.

Allegato 17: Elenco di registrazioni di marchio a componente Richmond.

Allegato 18: Copia di dichiarazioni rilasciate da due collaboratori/dipendenti della Moschillo S.r.l. attestanti il consenso dato dal Sig. Richmond al deposito del MUE contestato.

Allegato 19: Elenco di marchi contenenti il nome Richmond.

Nella sua replica, la richiedente reitera gli argomenti previamente presentati e sostiene quanto segue:

• L’argomento della titolare diretto a contestare l’acquisizione dei diritti del marchio “Richmond” da parte della richiedente è irrilevante ai fini del presente procedimento. Ad ogni modo, si rileva che la precedente titolare dei marchi, Akkurate, venne posta in liquidazione “coatta”, ovvero giudiziaria, ed i liquidatori hanno agito sotto il controllo del Tribunale, in ragione del carattere pubblico della procedura. La gara per l’aggiudicazione dei marchi è avvenuta con offerte in busta chiusa, nel rispetto delle regole applicabili. Non vi è dunque prova che vi sia stata alcuna irregolarità.

• La circostanza che il Sig. Moschillo abbia rivestito un ruolo più o meno importante nell’ambito delle strategie commerciali e di promozione dei marchi “Richmond” non costituisce un elemento idoneo a escludere la malafede della titolare all’atto del deposito del MUE contestato, semmai il contrario. Nella specie, l’amministratore e socio della precedente titolare dei marchi “Richmond” (Akkurate) ha depositato a nome di un'altra società (la titolare), di cui è amministratore unico, un marchio identico per prodotti identici e simili, per giunta oggetto di licenza a favore di sue società.

• In merito all’apporto dato dal Sig. Moschillo allo sviluppo dei segni “Richmond”, si segnala che già negli anni ’80 il Sig. Richmond era uno stilista assai noto quanto meno nel mondo delle star della musica. John Richmond, infatti, disegnava abiti per stelle della musica internazionale quali Mick Jagger, Madonna, George Michael, Annie Lennox, Michael Jackson.

• Detto ciò, né Akkurate, né Il Sig. Richmond hanno mai autorizzato la titolare, o lo stesso Sig. Moschillo al deposito del marchio impugnato, come confermato dal Tribunale di Milano nell’ordinanza emessa il 15/09/2016 relativa ad un contezioso instaurato fra le parti, ed altre società connesse al Sig. Moschillo.

• Inoltre, sebbene il giudice di Milano abbia inibito la titolare all’uso del marchio “Richmond”, incurante di tale divieto, il Sig. Moschillo ha proseguito tale uso in Italia anche tramite il commercio al dettaglio presso una boutique milanese da lui gestita tramite la società Biver S.r.l. Oltre alla commercializzazione dei prodotti, la boutique era contraddistinta da un’insegna “Richmond”. Nel gennaio 2017 le forze dell’ordine hanno sequestrato capi e merce con il marchio “Richmond” per un valore di un milione di euro, oscurando l'insegna di tale boutique. A tal riguardo si produce copia di un articolo tratto dal sito web del quotidiano Repubblica, datato 31/01/2017.

A sostegno delle proprie osservazioni, la richiedente ha fornito inter alia le seguenti prove:

Doc. 20: Immagini che ritraggono il Sig. Moschillo in eventi di moda per il marchio “Richmond” realizzati tra il 2012 e il 2015.

Doc. 21: Copia dell’ordinanza n. R.G. 39189/2016 del 15/09/2016 emessa dal Tribunale di Milano a seguito del reclamo proposto dalla titolare, dal Sig. Moschillo, e da altre società a lui facenti capo, avverso l’ordinanza del 21/06/2016 del giudice di prima istanza. Il reclamo è stato respinto ed il giudice ha riconosciuto che l’uso dei marchi ‘Richmond’ da parte della titolare “appare costituire violazione della norma che stabilisce che il nome notorio di persona può essere registrato o usato solo dall'avente diritto o con il consenso di quest'ultimo” e che “nessun consenso risulta sia stato concesso dal sig. Richmond per la registrazione dei marchi [“Richmond” e “Richmond Cafè”]”.

Doc. 22: Dichiarazioni rilasciate dagli artisti Dave Stewart e Bryan Adams in merito alla loro conoscenza dello stilista John Richmond dagli inizi degli anni ’90.

Doc. 23: Articolo dal titolo “Milano, lite tra Richmond e Moschillo: sequestrati abiti per un milione di euro” pubblicato sul quotidiano La Repubblica in data 31/01/2017.

In data 11/08/2017 la replica della richiedente veniva notificata alla titolare, alla quale veniva assegnato il termine del 21/10/2017 per depositare le proprie osservazioni. In data 17/10/2017, la titolare presentava una richiesta di proroga del suddetto termine. Tale richiesta veniva concessa dall’Ufficio ed il termine fissato per la titolare per depositare eventuali osservazioni veniva prorogato al 21/12/2017. Poiché decorso tale termine la titolare non aveva presentato alcuna replica, in data 05/06/2018 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio era conclusa e che una decisione nel merito sarebbe stata presa in base alle prove in suo possesso.

RILIEVI PRELIMINARI

Nelle sue osservazioni, la titolare sostiene che la richiedente non sarebbe legittimata a presentare la presente domanda di nullità in quanto società non ancora costituita al momento del deposito della domanda di nullità. La stessa titolare, inoltre, contesta la validità dei marchi anteriori a componente “Richmond” invocati dalla richiedente a supporto del presente procedimento, in quanto essi sarebbero decaduti per non uso e perché acquisiti in maniera irregolare dalla precedente titolare, la società Akkurate Ltd.

A tal riguardo, si premette che ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), RMUE, una domanda di nullità può essere presentata all’Ufficio, nei casi di cui all’articolo 59 RMUE, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio.

Nella fattispecie, come sopra specificato, il presente procedimento verrà esaminato inizialmente sulla base dei motivi assoluti di cui dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b) RMUE (malafede nel deposito), per i quali chiunque è legittimato all’azione e la richiedente non deve dimostrare alcuno specifico interesse, poiché tali motivi hanno ad oggetto la tutela dell’interesse generale ad essi sotteso (08/07/2008, T-160/07, Color Edition, EU:T:2008:261, § 22-26, confermata dalla sentenza del 25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C.2010:92, § 37-40).

Detto ciò, posto che la titolarità dei marchi anteriori invocati dalla richiedente ricopre una certa rilevanza nell’esame della questione della malafede della titolare al momento del deposito del MUE contestato, si rileva che i procedimenti di decadenza diretti contro le registrazioni dell’Unione Europea della richiedente - n. 649 145, n. 694 927, n. 1 197 649, n. 5 910 856, n. 6 647 663 e n. 8 581 811 - sono giunti a decisione finale e la richiedente è decaduta dai suoi diritti sui marchi solo per una parte dei prodotti contestati. Per contro, le registrazioni dell’UE n. 4 225 447, n. 4 225 728 e n. 8 185 621 sono interamente decadute. Per quanto concerne gli ulteriori procedimenti di decadenza citati dalla titolare avverso i marchi dell’UE n. 3 038 742, n. 3 815 149, n. 5 910 872, n. 6 647 671 e n. 8 185 597, essi sono ancora in corso. Ne deriva che, contrariamente da quanto addotto dalla titolare, è stato riscontrato un uso genuino della richiedente, seppur parziale, per i marchi anteriori a componente “Richmond”.

Per completezza, in merito agli argomenti della titolare circa eventuali irregolarità nel trasferimento di titolarità dei marchi anteriori dalla Akkurate Ltd alla Fashioneast S.a.r.l. (la richiedente), è sufficiente osservare che dai documenti agli atti non emerge nulla che possa supportare tale argomento.

Alla luce di quanto sopra, le eccezioni sollevate dalla titolare non trovano accoglimento.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Principi generali

L’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.

Non esiste una definizione giuridica precisa del termine “malafede”, il quale si presta a varie interpretazioni. La malafede è una condizione soggettiva basata sulle intenzioni del richiedente al momento del deposito del marchio dell’Unione europea. In linea generale, le intenzioni in quanto tali non sono soggette a conseguenze giuridiche. Perché sussista malafede, è necessaria in primo luogo un’azione da parte del titolare del marchio dell’Unione europea che rifletta chiaramente un’intenzione disonesta e, in secondo luogo, una norma obiettiva sulla base della quale tale azione può essere misurata e di conseguenza considerata come azione in malafede. Sussiste malafede quando il comportamento del richiedente di un marchio dell’Unione europea si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle consuetudini commerciali e professionali di lealtà, che può essere accertato valutando i fatti oggettivi di ciascuna fattispecie rispetto a tali standard (Conclusioni dell’avvocato generale Sharpston del 12/03/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

Occorre rilevare che l’esistenza della malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio dev’essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

L’onere della prova della sussistenza della malafede spetta al richiedente la nullità; la buona fede è presunta finché non è provato il contrario.

Valutazione della malafede

Nella fattispecie, la richiedente la nullità adduce, in sostanza, che per constatare la malafede della titolare al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato occorre prendere in considerazione le seguenti circostanze:

1. La richiedente è titolare di una serie di marchi anteriori dell’UE contenenti l’elemento “Richmond”, che identifica il cognome del noto stilista John Richmond attivo nel settore della moda sin dagli anni ’80.

2. Nel 1995, il Sig. Richmond inizia una collaborazione professionale con il Sig. Moschillo, co-proprietario della Moschillo S.r.l. (la titolare), la quale si interrompe nel 2015.

3. In data il 21/05/2014, la Moschillo S.r.l. deposita la domanda di registrazione per il marchio “Richmond” (il MUE contestato), benché a conoscenza dei diritti anteriori sul marchio in capo alla richiedente, dell’uso ultra decennale di tale segno da parte dei precedenti titolari e malgrado il Sig. Moschillo fosse, insieme al Sig. Richmond, co-amministratore della società Akkurate, precedente titolare dei diritti “Richmond”.

4. La malafede della titolare è inoltre comprovata dalla condotta del Sig. Moschillo successiva al deposito, in particolare da una serie di attività organizzate sfruttando il marchio della richiedente. Tali attività hanno creato una dilagante confusione nel mercato e sviato la clientela circa l’origine dei prodotti a marchio “Richmond”.

Nella sentenza dell’11/06/2009, Lindt Goldhase (C-529/07, EU:C:2009:361, § 53), la Corte ha dichiarato che, ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede della titolare, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie, in particolare:

• il fatto che la richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, almeno in uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;

• l’intenzione della richiedente di impedire a tale terzo di continuare ad utilizzare un siffatto segno;

• il grado di tutela di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.

In merito a quest’ultimo punto, occorre valutare e mettere a confronto il rispettivo grado di tutela giuridica acquisito sul segno dalla richiedente la nullità e dalla titolare del MUE contestato (11/06/2009, Lindt Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, § 53).

A tal riguardo, gli argomenti delle parti divergono, in sostanza, su chi fra le due possa vantare una tutela preminente sul marchio “Richmond”. Da un lato, la titolare rivendica il ruolo svolto dal Sig. Moschillo nello sviluppo e nel successo ottenuto dal marchio nel settore della moda. Dall’altro, la richiedente richiama i suoi diritti anteriori sul segno e rileva che, sebbene il Sig. Moschillo abbia collaborato con il Sig. Richmond in qualità di amministratore e socio della Akkurate Ltd., nonché quale rappresentante legale di società licenziatarie del marchio, tale ruolo non consente né a lui né alla titolare di rivendicare alcun diritto di proprietà sul marchio de quo.

In via preliminare, occorre rilevare che è pacifico tra le parti che, al momento del deposito della domanda di registrazione del MUE contestato, il marchio “Richmond” fosse già utilizzato da decenni e che tale segno corrisponde al cognome dello stilista inglese John Richmond. Non è inoltre oggetto di disputa la circostanza che il Sig. Richmond e il Sig. Moschillo, co-proprietario della Moschillo S.r.l. (la titolare), abbiano collaborato tra il 1995 e il 2015 in attività relative allo sviluppo, promozione e commercializzazione di prodotti recanti il marchio in questione.

Le prove e i fatti agli atti attestano che il Sig. Richmond ha registrato a suo nome i marchi dell’UE n. 649 145 “John Richmond” e n. 694 927 “Richmond Denim”, depositati nel 1997. Nel 1999, tali registrazioni sono state trasferite alla Akkurate, società inglese fondata da John Richmond e Anthony Yusuf nel 1998. Nel 2001, il Sig. Moschillo, tramite la società Hampton Service Ltd. ha acquisito il 50% di Akkurate diventandone co-amministratore.

La titolarità dei marchi “Richmond” in capo ad Akkurate è riconosciuta, tra gli altri, nel “Design Agreement” del 2009 (doc. 1) fra la Akkurate e la società Falber Confezioni S.r.l., (amministrata e partecipata dal Sig. Moschillo), in ragione del quale la prima restava responsabile di tutta l’attività creativa e la seconda si faceva carico della produzione e distribuzione a livello mondiale dei prodotti “Richmond”. In seguito al fallimento della Falber Confezioni S.r.l., nel 2012 un analogo accordo di licenza veniva siglato fra la medesima Akkurate e la Falber Fashion S.r.l. (Doc. 3).

Posto quanto sopra, è evidente che il MUE contestato individua lo stilista inglese John Richmond, primo proprietario del segno. La figura del Sig. Moschillo appare in un secondo momento, a metà degli anni ’90, in qualità di socio del Sig. Richmond e, dal 2001, di co-amministratore della Akkurate, nonché quale proprietario delle società licenziatarie del marchio “Richmond” (Falber Confezioni S.r.l. e Falber Fashion S.r.l.).

Dai fatti testé indicati, supportati dal contenuto dei predetti accordi, si evince che, al momento del deposito del MUE contestato (21/05/2014), la Akkurate era titolare di vari marchi “Richmond”. Contrariamente da quanto addotto dalla titolare, il fatto che tra il 1995 e il 2015 il Sig. Moschillo abbia operato al fine di affermare i marchi “Richmond” non determina alcun diritto di proprietà in capo allo stesso Sig. Moschillo o alle società a lui riferibili (tra cui la titolare stessa). Il Sig. Moschillo ha, infatti, svolto le sue funzioni di socio e co-amministratore della Akkurate, con la conseguenza che le attività da egli operate in relazione al segno sono il mero risultato delle cariche assunte all’interno della società titolare del segno al momento del deposito della domanda del MUE contestato. Allo stesso modo, le società a lui riferibili hanno usato il marchio quali licenziatarie, e non di titolari del segno, come risulta dal contenuto degli accordi succitati.

Alla luce dei rapporti in essere tra il Sig. Moschillo e la Akkurate risulta dunque che la titolare era a conoscenza che la Akkurate fosse titolare di marchi “Richmond” al momento del deposito del MUE contestato.

Tuttavia, per valutare l’eventuale malafede della titolare alla data del deposito, occorre esaminare le sue intenzioni, in quanto la conoscenza della titolare in merito all’uso del segno anteriore non è, di per sé, una circostanza sufficiente perché si possa presumere la malafede di quest’ultima (11/06/2009, Lindt Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, § 40). Tali intenzioni possono essere dedotte dalle circostanze oggettive e dal suo operato concreto, dal ruolo o dalla posizione rivestita, dalle relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post-contrattuale che intratteneva con la richiedente la nullità, dall’esistenza di doveri o obblighi reciproci, inclusi quelli di lealtà e di correttezza [che ne scaturiscono] … e, più in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d’interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare (11/07/2013, T‑321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28).

A tal riguardo, la titolare sostiene che il deposito del MUE contestato è avvenuto con il consenso della Akkurate e del Sig. Richmond e che, inoltre, la sua intenzione fosse assicurare una maggiore tutela al segno.

Ebbene, in primo luogo, dalla documentazione fornita non vi è nulla che lasci supporre che la Akkurate o il Sig. Richmond avessero acconsentito, in modo chiaro, preciso ed incondizionato, al deposito del marchio impugnato. Il fatto che due collaboratori della titolare (allegato 18) abbiano fornito dichiarazioni tese a sostenere la tesi della titolare non appare sufficiente a supportare le argomentazioni di quest’ultima, posto che si tratta di dichiarazioni provenienti da soggetti appartenenti alla sfera di influenza della stessa titolare.

In secondo luogo, benché la titolare ritenga di aver depositato il MUE contestato al fine di tutelare i suoi diritti sul segno, occorre rammentare che la titolare di un marchio dell’UE può aver agito in malafede al momento del deposito anche quando ritiene di avere il diritto morale e giuridico di agire come ha fatto (04/06/2009, R 916/2004‑1, Gerson, § 53).

Ebbene, dalla documentazione agli atti emerge che, al momento del deposito del marchio in esame, il Sig. Moschillo, amministratore della titolare, svolgeva un ruolo rilevante all’interno della Akkurate. Lo stesso Sig. Moschillo era co-proprietario di imprese che avevano ottenuto negli anni precedenti la licenza d’uso del segno. I fatti sopra esposti e comprovati dalla richiedente, mostrano che al momento del deposito del MUE contestato sussistesse un rapporto contrattuale e commerciale tra la Akkurate, titolare del segno a quel tempo, il Sig. Moschillo e le società a lui facenti capo, tale da lasciar intendere che fosse corretto aspettarsi che il Sig. Moschillo, personalmente o tramite società a lui riferibili (come la titolare) si astenesse dal presentare una domanda di registrazione per un marchio contenente il cognome del suo storico socio (lo stilista John Richmond) e pressoché identico a marchi su cui la Akkurate vantava diritti anteriori (13/12/2004, R 582/2003-4 - “East Side Mario’s”, § 23). Diritti che oggi sono in capo alla richiedente in qualità di legittima cessionaria dei marchi “Richmond”.

Il Sig. Moschillo e, di conseguenza, la titolare hanno violato obblighi di lealtà e correttezza che derivano da un vincolo contrattuale. Egli, infatti, doveva rendersi conto del conflitto d’interessi tra l’essere stato lo storico socio del Sig. Richmond e co-amministratore della Akkurate - nonché amministratore delle società licenziatarie della stessa Akkurate - e il deposito di un marchio identico a quello di quest’ultima (11/07/2013, T‑321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28).

Da tutti i suesposti rilievi e da una valutazione complessiva di tutti i fattori pertinenti, la situazione oggettiva che emerge dalla fattispecie in esame è quella in cui un segno distintivo è stato usurpato dalla legittima titolare. Inoltre, il comportamento della titolare successivo al deposito del marchio controverso tende a corroborare la valutazione secondo la quale essa ha cercato di usurpare i diritti della richiedente. Infatti, a seguito della cessione dei marchi “Richmond” all’odierna richiedente, dagli elementi del fascicolo (tra cui vari articoli di giornale, ordinanze del giudice italiano, etc.) risulta che il Sig. Moschillo, personalmente o attraverso la titolare, ha organizzato eventi di moda a marchio “Richmond” dichiarandosi titolare del segno, senza informarne la richiedente. Al fine di interrompere tale condotta la richiedente ha dapprima inviato lettere di diffida richiedendo alla titolare la cessazione di ogni attività a marchio “Richmond” e, in seguito, ha presentato un’istanza di inibitoria dinanzi al Tribunale di Milano contro l’uso del marchio “Richmond” da parte, tra gli altri, della titolare e del Sig. Moschillo. Nonostante il giudice abbia accolto l’istanza della richiedente (doc. 19 e 21), il Sig. Moschillo ha proseguito l’uso di prodotti a marchio “Richmond”, alcuni dei quali sono stati sequestrati dalle autorità italiane competenti a Milano nel gennaio 2017 (doc. 23).

Pertanto, sebbene il Sig. Moschillo abbia partecipato in qualità di socio alla creazione del valore del marchio in esame, il suo ruolo non concede né a lui né alle sue società di avanzare pretese sul marchio di un terzo con cui ha avuto rapporti contrattuali o qualsiasi tipo di rapporto in cui è applicabile il principio della buona fede, che impone il dovere di correttezza in relazione alle aspettative e agli interessi legittimi dell’altra parte (13/11/2007, R 336/2007-2 – ‘Claire Fisher/Claire Fisher’, § 24). Appare inoltre dalle prove che la condotta della titolare è finalizzata a «cavalcare l’onda» della notorietà dei marchi della richiedente (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 56), nonché di sviare il pubblico circa l’origine commerciale dei prodotti coperti dal segno.

Di conseguenza, si conclude che la titolare ha agito in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, posto che la malafede all’atto del deposito di un marchio dell’UE conduce alla nullità della registrazione nella sua interezza (11/07/2013, T-312/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 48), la Divisione di Annullamento conclude che la domanda è accolta nella sua totalità e che il MUE contestato deve essere dichiarato nullo per tutti i prodotti contestati. Ne consegue che non è necessario esaminare gli ulteriori motivi di nullità sollevati dalla richiedente ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché risulta soccombente, la titolare deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

José Antonio GARRIDO OTAOLA

Pierluigi M. VILLANI

Jessica LEWIS

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.