WIDERSPRUCH Nr. B 2 418 542

Bruno Mayer KG, Ringstr. 2, 75210 Keltern-Ellmendingen, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Leitner Zeiher Patent- und Rechtsanwälte, Zerrennerstr. 23-25, 75172 Pforzheim, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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Edita Paulaviciute, Erich-Klausener-Straße 1, 40474 Düsseldorf, Deutschland (Anmelderin), vertreten durch Habbel & Habbel, Am Kanonengraben 11, 48151 Münster, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 04.08.2021 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Der Widerspruch Nr. B 2 418 542 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.

2. Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen einige der Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 12 897 501 für die Wortmarke „EDITA” ein, und zwar gegen alle Waren der Klasse 14 und gegen einige der Dienstleistungen der Klasse 35. Der Widerspruch beruht auf der Unionsmarkeneintragung Nr. 4 335 337 für die Wortmarke „EVITA“. Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b UMV.

BENUTZUNGSNACHWEIS

Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Gemäß denselben Bestimmungen muss der Widerspruch bei fehlenden Nachweisen zurückgewiesen werden.

Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marke, auf der der Widerspruch beruht, nämlich der Unionsmarke Nr. 4 335 337, verlangt.

Der Antrag wurde rechtzeitig eingereicht und ist zulässig, da die ältere Marke mehr als fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung eingetragen wurde.

Die angefochtene Marke wurde am 07/07/2014 veröffentlicht. Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marke, auf der der Widerspruch beruht, in der Europäischen Union vom 07/07/2009 bis einschließlich zum 06/07/2014 ernsthaft benutzt wurde. Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marke in Verbindung mit den Waren hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:

Klasse 14: Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit in Klasse 14 enthalten; Juwelierwaren, Schmuckwaren, insbesondere Ringe, Ketten, Goldschmuck, Collierketten, Silberschmuck, Perlschmuck, Platinschmuck, Brillant- und Farbsteinschmuck, Trauringe, Herrenschmuck, Edelsteine, Perlen; Uhren und Zeitmeßinstrumente, insbesondere Kleinuhren, Armbanduhren, Uhrteile, Zifferblätter, Uhrgehäuse, Uhrwerke, Uhrwerkteile; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 14 enthalten.

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit in Klasse 18 enthalten; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Teile und Bestandteile vorgenannter Waren, soweit in Klasse 18 enthalten.

Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV, muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.

Am 13/05/2015 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 UMDV der Widersprechenden eine Frist bis zum 25/07/2015 um Benutzungsnachweise für die ältere Marke einzureichen. Die Frist wurde auf Antrag der Widersprechenden bis zum 25/09/2015 verlängert. Die Widersprechende legte fristgerecht am 24/09/2015 Benutzungsnachweise vor.

Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:

• Eidesstattliche Erklärung vom 21/09/2015 des Prokuristen der Widersprechenden, Herrn Karlheinz Bauer, in der angegeben wird, dass die Widersprechende die ältere Marke zur Kennzeichnung von Schmuckstücken verwendet. Die Benutzung soll durch Anbringen der Aufschrift auf Schmuckverpackungen erfolgen und jedes Schmuckstück soll in einer derartigen Verpackung zur Auslieferung kommen. Des Weiteren werden in der eidesstattlichen Versicherungen die Umsätze, die mit derart gekennzeichneten Schmuckstücken in Deutschland in dem Zeitraum 2008 – 2013 (beide Jahre einschließlich) erzielt worden sein sollen, angeführt. Diese belaufen sich auf weniger als 50.000 Euro pro Jahr.

• Abbildungen einer Schmuckverpackung mit der Aufschrift .

Im Hinblick auf die eidesstattliche Versicherung des Prokuristen der Widersprechenden stellt die Widerspruchsabteilung fest, dass in Regel 22 Absatz 4 UMDV schriftliche Erklärungen nach Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV zwar ausdrücklich als zulässige Beweismittel aufgeführt werden. Zu den zulässigen Beweismitteln zählen nach Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV auch schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben. Diesbezüglich ist jedoch zu berücksichtigen, dass Erklärungen, die von dem Betroffenen selbst oder von Personen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu diesem stehen, verfasst wurden, im Allgemeinen ein geringerer Beweiswert zuerkannt wird als Beweismitteln, die von unabhängigen Dritten stammen. Dies ist damit zu begründen, dass die Wahrnehmung der Verfahrensbeteiligten durch das persönliche Interesse am Verfahrensgegenstand beeinflusst sein könnte.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass solchen Erklärungen jeglicher Beweiswert fehlt.

Der Ausgang des Verfahrens hängt vielmehr von der Gesamtbeurteilung der Beweismittel im konkreten Einzelfall ab. Da eine eidesstattliche Erklärung eines Beteiligten aus den oben dargelegten Gründen eine geringere Beweiskraft besitzt als materielle Beweismittel wie zum Beispiel Rechnungen, Warenkataloge, Etiketten, Verpackungen usw. oder Erklärungen unbeteiligter Dritter, sind zur Erbringung des Benutzungsnachweises in der Regel zusätzliche Belege erforderlich.

In Anbetracht dieser Ausführungen müssen die weiteren Beweismittel geprüft werden, um festzustellen, ob der Inhalt der Erklärung von den anderen eingereichten Beweismitteln gestützt wird.

In dem gegebenen Fall ist die Widerspruchsabteilung der Ansicht, dass die weiteren Nachweise, die die Widersprechende eingereicht hat, nämlich die Abbildungen einer Schmuckverpackung, nicht geeignet sind, die Angaben in der eidesstattlichen Erklärung zu bestätigen.

Aus den Abbildungen kann weder ein Bezug auf das relevante Gebiet abgeleitet werden, noch sind die Abbildungen datiert, so dass auch keine Angaben zur Zeit der Benutzung entnommen werden können.

Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung sind alle erheblichen Faktoren und Umstände in Betracht zu ziehen, wie insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen und die Merkmale des betreffenden Marktes, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, der quantitative Umfang der Benutzung, ihre Dauer und Regelmäßigkeit.

Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.

Die eingereichten Unterlagen, namentlich die eidesstattliche Erklärung und die Abbildungen einer Schmuckverpackung, liefern der Widerspruchsabteilung unzureichende Angaben über das Handelsvolumen, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung.

Ein quantitativer Wert für die Entscheidung, ob eine Benutzung ernsthaft ist oder nicht, kann nicht a priori und abstrakt bestimmt werden. Folglich kann keine De-minimis-Regel festgelegt werden. Allerdings kann die Annahme einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke seitens der Widersprechenden nicht auf bloßen Annahmen und Vermutungen beruhen, die letzteren können handfeste Beweismittel nicht ersetzen.

Im vorliegenden Fall befindet die Widerspruchsabteilung, dass aus lediglich einer eidesstattlichen Erklärung mit pauschalen Umsatzzahlen und undatierten Abbildungen einer Schmuckverpackung nicht auf eine tatsächliche kommerzielle Nutzung der Marke in Bezug auf die betreffenden Waren (die pauschal als „Schmuckstücke“ bezeichnet worden sind) geschlossen werden kann. Es liegen nicht einmal beispielhafte Rechnungen vor, die die von der Widersprechenden angegebenen Umsatzzahlen bestätigen würden. Es fehlen, des Weiteren, Lieferscheine oder sonstige Belege, Auszüge aus Handels- und/oder Steuerbilanzen, Belege von unabhängigen Dritten, die auf einen Warenumsatz schließen ließen.

Folglich befindet die Widerspruchsabteilung, dass die Widersprechende auch keinen ausreichenden Nachweis für den Benutzungsumfang der älteren Marke geliefert hat.

Der Gerichtshof hat befunden, dass eine „ernsthafte Benutzung“ einer Marke vorliegt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Darüber hinaus wird mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Unionsmarke verlangt, dass die Marke, so wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, sowie 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Die Widerspruchsabteilung kommt zu dem Schluss, dass der von der Widersprechenden eingereichte Nachweis nicht für einen Beleg der ernsthaften Benutzung der älteren Marke in dem entsprechenden Gebiet während des relevanten Zeitraums ausreicht.

Daraus folgt, dass der Widerspruch gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV und Regel 22 Absatz 2 UMDV zurückgewiesen werden muss.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV, bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Tobias KLEE

Denitza STOYANOVA-VALCHANOVA

Gailė SAKALAITĖ

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.