ANULACIÓN Nº 25422 C (NULIDAD)

Aceites del Sur-Coosur S.A., Carretera de la Carolina, 29, 23220 Vilches (Jaén), España (solicitante), representado por Fernández-Palacios Abogados, S.L.P., Plaza de la Magdalena, 9 - 4º, 41001 Sevilla, España (representante profesional)

c o n t r a

Aceitunas La Española, S.L., Calle Arzobispo Domenech 7, 03804 Alcoy (Alicante), España (titular de la MUE), representado por Encarnación Arias Castellano, C/ Juan Martorell, 1-21ª, 46010 Valencia, España (representante profesional).

El 12/11/2019, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima parcialmente la solicitud de declaración de nulidad.

2. Se declara nula la marca de la Unión Europea nº 12 962 511 para algunos de los productos y servicios impugnados, en concreto para los siguientes servicios:

Clase 35: Servicios de venta al por menor, por Internet, por catálogo, por correspondencia y a través de oferta directa de bebidas y platos preparados envasados para el consumo humano elaborados con productos de origen español; Servicios de comercio electrónico, en concreto suministro de información sobre productos alimenticios y bebidas de origen español a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; venta de comida preparada elaborada con productos españoles y basada en recetas culinarias de origen español.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación), bar o cafetería destinados a promover la cultura gastronómica española; Servicios de degustación de vino de origen español (suministro de bebidas).

3. La marca de la Unión Europea continuará registrada para los restantes productos y servicios, en concreto:

Clase 3: Aceites esenciales para el cuidado de la piel; Aceites minerales [cosméticos]; Perfumería y fragancias; Preparaciones para la limpieza y cuidado del cuerpo; Aceites de masaje; Preparaciones y tratamientos para el cabello;  Geles; Productos de maquillaje; Preparaciones para el baño; Desodorantes y antitranspirantes.

Clase 35: Gestión de negocios comerciales; Administración comercial;  Organización y realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; Publicidad, incluyendo promoción relativa a la venta de alimentos, bebidas y platos preparados españoles mediante la transmisión de material publicitario y la divulgación de mensajes publicitarios en redes informáticas; Distribución de materiales publicitarios (volantes, prospectos, folletos, muestras), en particular para ventas a larga distancia por catálogo, transfronteriza o no de alimentos y bebidas españoles y platos preparados elaborados con productos españoles; Promoción de ventas de bebidas y alimentos de origen español para terceros.

Clase 43: Hospedaje temporal.

4. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra todos los productos y servicios de las clases 3, 35 y 43 de la marca de la Unión Europea nº 12 962 511 . La solicitud está basada en:

• el registro de marca de la Unión Europea nº 5 773 957 para aceites y grasas comestibles.

• el registro de marca de la Unión Europea nº 5 774 013 para aceites y grasas comestibles.

El solicitante alegó el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartado 5 del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

El solicitante afirma que existe un riesgo de confusión, incluyendo un riesgo de asociación, entre los signos ya que, visualmente, son similares en un alto grado y fonética y conceptualmente idénticos. La inclusión de unos círculos concéntricos en la marca impugnada no hacen sino realzar y destacar aún más la imagen de la figura de la mujer y la sustitución del ánfora de las marcas anteriores por el abanico no suponen una verdadera diferenciación entre los signos. Además, prosigue, la marca impugnada mantiene el mismo estilo, la estructura y combinación de colores que en su conjunto presentan las marcas anteriores. Asimismo, el solicitante establece que los productos protegidos por ambas marcas son similares. Finalmente, el solicitante alega que las marcas anteriores gozan de un elevado carácter distintivo dado el grado de conocimiento que tienen en el mercado.

En apoyo de sus observaciones, el solicitante presentó pruebas que se analizarán más adelante.

En respuesta, el titular de la MUE solicita que el solicitante acredite el uso de sus marcas anteriores para grasas comestibles. También afirma que las marcas ‘LA ESPAÑOLA’ de las que es propietario llevan presentes en el mercado español desde 1941 como consecuencia del intenso uso que se ha realizado de ellas. Han sido y son conocidas por la generalidad del público español y son sinónimos de calidad y confianza, especialmente para identificar “aceitunas envasadas de todas clases”. El titular considera que si las marcas objeto de comparación han conseguido coexistir en el mercado español ha sido porque se han ceñido exclusivamente a los productos originariamente protegidos: las del solicitante han protegido única y exclusivamente ‘aceites y grasas comestibles’ y, las del titular el resto de productos de alimentación y bebidas incluidos en las clases 29 y 30. Todo ello gracias a que visualmente, sus respectivos conjuntos han presentado suficientes diferencias.

El titular también alega que no existe riesgo de confusión ya que se produce una impresión global completamente diferente de las marcas objeto de comparación. Por último, el titular explica que la solicitud impugnada reivindica productos y servicios distintos a los de las marcas anteriores.

El titular puntualiza que no se dan los presupuestos del artículo 8, apartado 5 del RMUE ya que no existe similitud entre los signos en liza. En el caso de que estimase el renombre de las marcas anteriores, no se establecería respecto a grasas comestibles sino respecto a aceites.

En apoyo de sus observaciones, el titular de la MUE presentó pruebas que se listarán y analizarán posteriormente.

El solicitante, en respuesta, aporta pruebas de uso de sus marcas y reitera sus argumentos anteriores. Además, analiza las pruebas presentadas por el titular. El solicitante insiste en que existe riesgo de confusión y que sus marcas anteriores son renombradas. También niega que haya reconocido el carácter renombrado de la marca impugnada ni que el titular tuviera justa causa para el uso de la misma.

Finalmente, el titular reitera sus argumentos anteriores y añade que la prueba de uso aportado no demuestra uso de las marcas anteriores para grasas comestibles. Además, explica ampliamente la diferencia entre los aceites y demás productos impugnados en la Clase 3 y los aceites comestibles protegidos por las marcas anteriores. Asimismo, niega el aprovechamiento indebido del renombre de las marcas anteriores.

Cuestión Preliminar

Resoluciones anteriores análogas de la EUIPO

Las partes hacen referencia a resoluciones previas de la Oficina para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, las resoluciones previas de la Oficina no son vinculantes para ésta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades como alega el titular.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Aunque las resoluciones anteriores de la Oficina no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración en el cuerpo de la decisión a la hora de decidir sobre un asunto concreto en el caso de que sean pertinentes para el caso.

RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, aplicable a los procedimientos de nulidad, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE sólo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca de la parte solicitante debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la solicitud de nulidad.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la solicitud de nulidad de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la solicitud de nulidad puede fracasar si el titular logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el titular alega que hay una justa causa para el uso de la marca impugnada. No obstante, esta alegación del titular sólo debe examinarse si se cumplen las tres condiciones anteriores (22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60). Por ello, la División de Anulación tratará esta cuestión en último lugar y únicamente si sigue siendo necesario.

1. Renombre de la marca anterior

Por razones de economía de procedimiento, la División de Anulación considera adecuado examinar en primer lugar la solicitud en relación con el registro de marca de la Unión Europea nº 5 774 013, y en la medida en que éste protege aceites comestibles. Cabe señalar que dicha marca anterior no está sujeta a prueba de uso para aceites comestibles, ya que la solicitud de prueba de uso se requirió por parte del titular sólo para grasas comestibles.

Según el solicitante, la marca anterior es renombrada en la Unión Europea para aceites comestibles.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso la marca impugnada se presentó el 11/06/2014. Por consiguiente, se invitó al solicitante a probar que la marca anterior gozaba de renombre en la Unión Europea antes de esta fecha. En los procedimientos de nulidad, el solicitante de la nulidad basada en el renombre debe acreditar que su derecho anterior ha adquirido renombre en la fecha de presentación de la solicitud de la MUE impugnada, teniendo en consideración, en su caso, cualquier prioridad que se reivindique. Por otro lado, el renombre de la marca anterior debe seguir existiendo cuando se dicte la resolución de nulidad.

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso; y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El 19-20/07/2018, el solicitante aportó las pruebas siguientes en apoyo de esta alegación. Dado que el solicitante requirió el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en algunas de dichas pruebas, la División de Anulación se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos. La prueba presentada por el solicitante consiste en los siguientes documentos:

Anexo 1: Varios extractos (edición de 2002) de varias ediciones de la obra “Grandes Marcas de España”, editada por el Foro de Marcas Renombradas Españolas, con el patrocinio del ICEX y del propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en los que aparece la relación de empresas que pertenecen a este foro. Entre ellas se muestran y en relación a aceite de oliva. El extracto de Wayback Machine es de 23/06/2014.

Anexo 2: Un extracto del “Atlas de las marcas líderes españolas” editado en 2013 por el Foro de Marcas Renombradas en España. En dicho extracto se muestra ‘LA ESPAÑOLA’ como “La marca con mayor crecimiento internacional en los últimos 10 años”. También se facilitan cifras referentes a la cuota de mercado así como su potencial de marca. Se muestra el signo sobre una botella de aceite.

Anexo 3: Un extracto de la página web http://acesur.com/es/nosotros/premios-es en la que se contiene un listado de galardones recibidos por la misma como Mejor Empresa Alimentaria España 2006 o Prestige Gold Terrolivo 2013 (Israel).

Anexo 4: Un dossier de prensa de diferentes medios escritos españoles, así como premios y galardones obtenidos como reconocimiento a la excelencia empresarial de Aceites del Sur, S.A. entre 2001-2014.

Anexo 5: Certificados:

• Informe emitido por Deloitte en 2017 mostrando cifras de ventas de ‘LA ESPAÑOLA’ durante los años 2010 a 2015 tanto en España como en otros países de la Unión Europea. Se muestran las cifras de ventas en Euros y en litros mostrándose un incremento cada año. El informe especifica que no se trata de una Auditoría de Cuentas.

• Certificado expedido por AC NIELSEN en 2004 en alemán.

• Certificado expedido por AC NIELSEN S.L. y firmado por su Director Comercial en 2004 en la que acredita las participaciones por segmentos de ‘LA ESPAÑOLA’ en sus diversas variedades, suave, virgen extra e intenso durante los años 2003 y 2004, respectivamente. En el anexo se muestran indicaciones de cómo se ha realizado dicha participación.

• Certificación expedida por el Gerente de Operaciones de Hermanos Zakay, S.A. de Panamá de 2015 en la que certifica la distribución de aceites de oliva ‘LA ESPAÑOLA’ de forma continua desde 1990, especificando los establecimientos donde se vendieron y el volumen de litros vendidos.

• Estudio de la Agencia IRI sobre el aceite de oliva entre 2008-2014.

• Cincuenta facturas emitidas por Aceites del Sur S.A. y dirigidas a un cliente en Alemania entre 2002 y 2003 que muestran aceite de oliva ‘LA ESPAÑOLA’ indicando las unidades y los importes totales. En la parte superior izquierda de las facturas se muestra el signo .

• Una factura emitida por Acesur y dirigida a un cliente en Alemania en 2015 que muestra los productos olive oil (aceite) ‘LA ESPAÑOLA’ indicando las cajas y el importe total.

• Cuatro facturas emitidas por Acesur y dirigidas a un cliente en Brasil entre 2011 y 2012 que muestra el aceite de oliva ‘LA ESPAÑOLA’ indicando las cajas y el importe total.

• Estudio de la Agencia IRI firmado por su Director Financiero en 2017 y en el que se muestran las cuotas de valor sobre el total del mercado de aceites de oliva en hipermercados y supermercados entre 2012-2015.

Anexo 6: Diversas fotografías y documentos referentes a la presencia de “LA ESPAÑOLA” en las siguientes Ferias: Salón Gourmet 2015, Expo de Shangai 2010, Expo Food Service 2013, Fancy Food Show, celebrada en San Francisco (EEUU) en 2014. En algunos extractos aparecen las marcas anteriores en relación a aceite de oliva.

Anexo 7: Diversas certificaciones acreditativas de las inversiones realizadas por el solicitante en publicidad entre 2000 y 2005. Asimismo, se aporta un informe de Zenithbr sobre inversiones en campañas de publicidad que incluye un análisis de notoriedad (2014) de marcas de aceite entre las que se incluye ‘LA ESPAÑOLA’ en relación a aceites. Incluye además facturas de campañas de publicidad y marketing de LA ESPAÑOLA en 2016.

Anexo 8: Certificaciones emitidas por diversas entidades dando cuenta de la notoriedad de ‘LA ESPAÑOLA’ tales como ANIERAC (Asociación Nacional de Industriales y Refinadores de Aceites Comestibles), acreditando que “LA ESPAÑOLA” destaca de entre las marcas, Agencia Andaluza de Promoción Exterior en 2017 acreditando el prestigio y la difusión de las marcas , Foro de Marcas Renombradas (2017), la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla en 2015 y 2017 acreditando la alta notoriedad de las marcas en relación a los aceites en España.

Anexo 09: Dossier compuesto por inserciones en prensa escrita tanto en publicaciones especializadas como de ámbito general entre 2004 y 2017 sobre el crecimiento de aceites ‘LA ESPAÑOLA’ y su presencia en los mercados internacionales, su grado de reconocimiento entre el público y sus cifras de ventas.

Anexo 10: Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2014.

Anexo 11: Varios documentos que muestran el volumen exportador de los productos “LA ESPAÑOLA”. Proyecto de Reposición 2016 RACE ACESUR en el que aparece el signo mostrando la exhibición de los aceites LA ESPAÑOLA en los lineales de supermercados.

Anexo 12: Listado de marcas españolas y de la Unión Europea que incluyen LA ESPAÑOLA.

Anexo 13: Diversos certificados de E-informa sobre ACEITUNAS LA ESPAÑOLA y LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA SA respectivamente.

Anexo 14: Certificado del Registro Mercantil de Alicante, inscripción y vigencia de la mercantil "LA ESPANOLA ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A.", antes "ACEITUNERA ALCOYANA, S.A."

El solicitante aportó además evidencias presentadas como pruebas de uso de la marca anterior en el procedimiento de oposición nº B 2 679 051 y en el procedimiento de nulidad nº 15048 C que consisten en fotografías de botellas de aceite de oliva, premios y reconocimientos, participación en ferias del sector, catálogos y facturas.

El 10/12/2018, el solicitante aportó documentos adicionales para probar el uso de sus marcas anteriores que consisten en los siguientes extractos:

Anexo 15: Más de cincuenta facturas emitidas por Acesur y dirigidas a clientes en Madrid, Valencia, entre otras ciudades, así como a otros países europeos y fuera del territorio europeo.

Anexo 16: Extractos de prensa sobre el uso del aceite de oliva y los beneficios para la salud.

Anexo 17: Diversos certificados de E-informa sobre ACEITUNAS LA ESPAÑOLA Y ACEITES DEL SUR COOSUR y LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA SA respectivamente.

Anexo 18: Extractos de la Oficina Española de Patentes y Marcas mostrando signos que incluyen LA ESPAÑOLA así como la resolución del Recurso de Alzada interpuesto por LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA SA.

Anexo 19: Extractos de la EUIPO mostrando signos que incluyen LA ESPAÑOLA.

Anexo 20: Diversos documentos emitidos por las Cámaras de Comercio sobre la expedición de certificados.

Anexo 21: Dos extractos de El Corte Inglés en el que aparece el aceite de oliva LA ESPAÑOLA.

Tras examinar el material antes citado, la División de Anulación considera que la marca anterior ha adquirido renombre a través de su uso en, al menos, España para aceites comestibles.

El solicitante ha aportado documentos elaborados por la propia empresa tales como extractos de su página web en la que se contiene un listado de galardones recibidos por la misma como Mejor Empresa Alimentaria España 2006 o Prestige Gold Terrolivo 2013 (Israel) y presentaciones sobre la internacionalización de la marca y su estrategia digital en varios países. Cabe destacar que los extractos de la página web del propio solicitante tienen un valor probatorio limitado sobre el reconocimiento de la marca entre los consumidores ya que son documentos elaborados por la propia empresa, si bien pueden estar apoyados por documentos elaborados por fuentes independientes. Sin embargo, las inserciones en prensa tanto especializada como de ámbito general, los certificados de AC Nielsen y de Deloitte son un material probatorio relevante ya que muestran su presencia en los mercados internacionales, su grado de reconocimiento entre el público y sus cifras de ventas respectivamente, por lo tanto, prueban que la marca ha desplegado una intensa actividad externa durante un largo periodo de tiempo.

Asimismo, el solicitante aporta documentos elaborados por fuentes independientes como es el informe que muestra las participaciones por segmentos de “LA ESPAÑOLA” en sus diversas variedades (suave, virgen extra e intenso) durante los años 2003 y 2004 elaborado por la empresa independiente AC Nielsen. El extracto del “Atlas de las marcas líderes españolas” editado en 2013 por el Foro de Marcas Renombradas en España muestra “LA ESPAÑOLA” como “La marca con mayor crecimiento internacional en los últimos 10 años” incluyendo cifras referentes a la cuota de mercado así como su potencial de marca en el mercado de aceites comestibles.

De los documentos que muestran importantes cifras de inversiones en publicidad y la presencia en diferentes ferias del sector de la alimentación en diferentes países también se desprende que la marca anterior está presente en España y en algunos países europeos así como en Estados Unidos y que el solicitante ha realizado acciones de marketing y patrocinio con el fin de adquirir cuota de mercado en dicho sector. Dicha información se completa con los datos de los certificados que muestran las cifras de inversiones en publicidad.

Si bien el titular alega que los galardones y reconocimientos han sido entregados a la empresa y no a la marca, tomando en consideración la prueba en su totalidad es posible concluir que el solicitante ha probado el renombre de su marca anterior, tanto en la fecha de presentación de la solicitud de la marca impugnada como en la fecha de presentación de la solicitud de nulidad en, al menos, España (y por tanto en la Unión Europea, de la que dicho país es una parte sustancial), para aceites comestibles.

2. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Sin embargo, dado que el renombre se ha probado en España, el análisis que figura a continuación se centrará en el público español.

El signo solicitado consiste en una típica etiqueta redonda en color oro donde figura la representación de una mujer con el brazo en alto y un abanico rojo abierto en su mano. Lleva un vestido negro con lunares rojos y una peineta roja en su pelo. Debajo de este gráfico aparece la expresión ‘LA ESPAÑOLA’ escrita sobre un fondo negro y en letras mayúsculas de color rojo. Este signo está dominado por su elemento verbal ya que la figura de la mujer tiene una posición menos dominante, aunque no puede ser obviada en la comparación de los signos. La etiqueta, por otro lado, no tiene casi ninguna relevancia en la comparación de los signos ya que se trata de un elemento utilizado muy profusamente en el mercado. El signo anterior consiste en la representación de una figura femenina vestida de manera tradicional con una jarra y una flor roja en el pelo. La expresión “La Española” se sitúa verticalmente en letras de color rojo, siendo su elemento dominante. Así, aunque la figura femenina en el signo no será obviada, su impacto en la comparación de los signos es menor que la parte denominativa (decisión de 05/06/2017, R 1341/2016-4, LA ESPAÑOLA (fig.) / LA ESPAÑOLA (fig.) et al., párrafos 23 y 24).

Respecto a la denominación común ‘LA ESPAÑOLA’, la División de Anulación establece que la expresión común a ambos signos no describe ningún producto ni servicio ni el origen de los productos y servicios para los que este signo está registrado. Para el público que habla español, el hecho de que se refiera a una persona proveniente de España no es suficiente para que se estime que la marca carece de carácter distintivo (decisión de 09/01/2017, R2328/2015-4, La Española (fig.) / LA ESPAÑOLA (fig.) et al., párrafo 25). Este concepto viene reforzado por la representación gráfica de mujeres en cada uno de los signos enfrentados, ya que no tienen una relación directa con los productos y servicios en cuestión, y por lo tanto su carácter distintivo es normal.

Visualmente, los signos coinciden en sus elementos denominativos “LA ESPAÑOLA” y se diferencian en las distintas representaciones que contienen de una figura femenina y en otros elementos figurativos como el encuadre donde aparecen los elementos verbales y su combinación cromática.

El titular estima que la representación visual de cada una de estas mujeres es diferente gracias al lenguaje corporal de cada una de ellas, la gama cromática utilizada, los elementos adicionales que incorporan y los diferentes momentos que evocan. Además, los atuendos y los objetos que portan ambas mujeres presentan claras diferencias visuales.

La División de Anulación considera que las figuras femeninas presentan importantes diferencias visuales tanto en su posición como en su impresión de conjunto y combinación de colores. No obstante lo anterior, cuando un signo está compuesto por elementos verbales y figurativos como en el presente caso, debe señalarse que los elementos verbales son normalmente aquellos que se recuerdan más fácilmente por los consumidores frente a los figurativos al ser más fácilmente comunicados a otro interlocutor.

Por lo que se refiere a las partes figurativas de los signos en liza, si bien no pasan desapercibidas y son claramente visibles, no puede descartarse que las mismas sean percibidas por el público como elementos esencialmente ornamentales o meramente decorativos (15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 79), máxime cuando parte del público relevante puede identificar estos elementos como una mera representación gráfica del concepto verbal del que constan ambos signos. En estas circunstancias, se concluye que los signos presentan un grado bajo de similitud visual.

Fonéticamente, los signos son idénticos.

Conceptualmente, los signos son idénticos para el público español ya que comprende la expresión “LA ESPAÑOLA” como indicadora de alguien de género femenino que tiene como lugar de origen España. Este concepto viene reforzado por la representación gráfica de las mujeres en cada uno de los signos enfrentados.

En sus alegaciones, el titular hace referencia ampliamente a la Sentencia de 03/09/2009, C-498/07, LA ESPAÑOLA. Sin embargo, en el caso citado, el Tribunal de Justicia confirmó la existencia de riesgo de confusión entre las marcas aunque las denominaciones incluidas en ambas eran distintas. Concluyó el Tribunal que el conjunto de los elementos comunes a las dos marcas en conflicto produce una impresión visual global de gran similitud. En el presente caso, además de que ambas marcas incluyen la representación de una mujer ataviadas con trajes típicos, ambas incluyen la denominación ‘LA ESPAÑOLA’.

Teniendo en cuenta que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, el examen de la existencia de un riesgo de perjuicio seguirá su curso.

3. El «vínculo» entre los signos

Tal como se ha visto anteriormente, la marca anterior tiene renombre y los signos en conflicto son similares. Para establecer la existencia de un riesgo de perjuicio, es necesario demostrar que, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, el público pertinente establecerá un vínculo o asociación entre los signos. La necesidad de dicho «vínculo» entre las marcas en conflicto en las mentes de los consumidores no se menciona expresamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, pero ha sido confirmada por numerosas sentencias (23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). No se trata de un requisito adicional, sino que, simplemente, refleja la necesidad de determinar si la asociación que el público podría establecer entre los signos es tal que podría provocar un perjuicio o un aprovechamiento indebido, después de valorar todos los factores pertinentes para un caso particular.

Los posibles factores pertinentes para el examen de un «vínculo» incluyen (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 el grado de similitud entre los signos;

 la naturaleza de los productos y servicios, incluido el grado de similitud o de disimilitud entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

 el grado de renombre de la marca anterior;

 el grado de carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, bien adquirido por el uso;

 la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Esta lista no es exhaustiva y podrán resultar pertinentes otros criterios, dependiendo de las circunstancias particulares. Además, la existencia de un «vínculo» puede establecerse basándose solo en algunos de estos criterios.

En sus alegaciones, el titular explica que los productos que protegen ambas marcas no tienen las mismas finalidades, ni son sustitutivos, ni complementarios necesariamente entre sí.

Sin embargo, la División de Anulación considera que, existe coincidencia entre los públicos pertinentes de las marcas en conflicto en relación a algunos servicios. Los servicios impugnados en las clases 35 Servicios de venta al por menor, por Internet, por catálogo, por correspondencia y a través de oferta directa de bebidas y platos preparados envasados para el consumo humano elaborados con productos de origen español; Servicios de comercio electrónico, en concreto suministro de información sobre productos alimenticios y bebidas de origen español a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; venta de comida preparada elaborada con productos españoles y basada en recetas culinarias de origen español y en la clase 43 Servicios de restauración (alimentación), bar o cafetería destinados a promover la cultura gastronómica española; Servicios de degustación de vino de origen español (suministro de bebidas) tienen una conexión con los aceites comestibles protegidos por la marca anterior y para los que se reconoció el renombre. El público destinatario conocerá la marca anterior debido a su alto renombre y por lo tanto se verá atraído por estos servicios que se prestan bajo una marca que les recuerda a la marca anterior.

Sin embargo, respecto a los servicios incluidos en la Clase 35 gestión de negocios comerciales; Administración comercial;  Organización y realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; Publicidad, incluyendo promoción relativa a la venta de alimentos, bebidas y platos preparados españoles mediante la transmisión de material publicitario y la divulgación de mensajes publicitarios en redes informáticas; Distribución de materiales publicitarios (volantes, prospectos, folletos, muestras), en particular para ventas a larga distancia por catálogo, transfronteriza o no de alimentos y bebidas españoles y platos preparados elaborados con productos españoles; Promoción de ventas de bebidas y alimentos de origen español para terceros; y los de la Clase 43 Hospedaje temporal, dichos servicios son diferentes a los aceites comestibles ya que tienen diferente naturaleza y finalidad y no son complementarios ni se distribuyen a través de los mismos canales contrariamente a lo alegado por el solicitante. El mismo razonamiento se puede aplicar a los productos impugnados en la clase 3 Aceites esenciales para el cuidado de la piel; Aceites minerales [cosméticos]; Perfumería y fragancias; Preparaciones para la limpieza y cuidado del cuerpo; Aceites de masaje; Preparaciones y tratamientos para el cabello;  Geles; Productos de maquillaje; Preparaciones para el baño; Desodorantes y antitranspirantes ya que se trata de productos para el cuidado de la piel y del cabello o para dar un olor agradable al cuerpo humano o a los animales.

En el presente caso, no existe una coincidencia entre los públicos pertinentes de las marcas en conflicto en relación a los servicios mencionados en el párrafo anterior. En efecto, cada marca se dirige a un tipo de público distinto. Mientras que los servicios impugnados se dirigen a aquellos interesados en la gestión o promoción, se ha demostrado que la marca anterior gozaba de renombre únicamente entre el público general que compra aceites comestibles. Por lo tanto, resulta poco verosímil que los consumidores de dichos servicios evoquen las marcas cuando realicen su opción de compra de aceites. Dado que el público de la marca impugnada es completamente distinto del público pertinente para el que la marca anterior es renombrada, no se producirá una asociación entre los signos.

Tampoco se producirá un vínculo entre los signos en conflicto en relación a los productos impugnados de la Clase 3 y los aceites comestibles.

En sus observaciones, el solicitante ha explicado que desde tiempos inmemoriales se conocen las propiedades cosméticas del aceite de oliva y su uso se ha intensificado cada vez más en productos cosméticos. De hecho, en los últimos tiempos, se ha tornado en habitual que las empresas productos de aceites comercialicen bajo la misma marca aceites comestibles así como jabones, champús, y en general preparaciones cosméticas de toda clase elaborados a base de aceites esenciales.

El titular en cambio alega que el hecho de que estos productos se definan con el mismo término “aceite” no significa que compartan naturaleza, destino, forma de uso o presenten un carácter competidor con el “aceite comestible” protegido por las marcas del solicitante.

Si bien el consumidor de los productos será el público en general, los productos impugnados de la clase 3 son todos aquellos dirigidos al cuidado de la piel y el cabello mientras que los aceites comestibles anteriores están dedicados al consumo humano y por lo tanto, la División de Anulación concluye que no es probable que el público pertinente establezca una conexión mental entre los signos en conflicto, es decir, que establezca un ‘vínculo’ entre los mismos para dichos productos impugnados.

Por lo tanto, teniendo en cuenta y sopesando todos los factores pertinentes del asunto en cuestión, la División de Anulación concluye que es probable que los consumidores pertinentes, al encontrarse con la marca impugnada, la asocien con el signo anterior, es decir, que establezcan un «vínculo» mental entre los signos para algunos de los servicios impugnados, a saber, y tal y como se ha indicado previamente, para parte de los servicios para los que está registrada en las clases 35 y 43. Sin embargo, aunque un «vínculo» entre los signos es una condición necesaria para evaluar si es posible un perjuicio o un aprovechamiento indebido, la existencia de dicho vínculo no es suficiente, en sí misma, para concluir que pueda existir alguno de los supuestos de vulneración del renombre mencionados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE (26/09/2012, T‑301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

4. Riesgo de perjuicio

El uso de la marca impugnada encaja en lo previsto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE cuando presenta cualquiera de las características siguientes:

• aprovecha indebidamente el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior;

• es perjudicial para el renombre de la marca anterior;

• es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior.

Aunque el perjuicio o el aprovechamiento indebido pueden ser simplemente potenciales en los procedimientos de oposición, la mera posibilidad no basta para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético» (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

De ello se sigue que el solicitante debe demostrar que es probable la existencia de un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el solicitante debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

En sus argumentos, el solicitante alega que la concesión de la marca impugnada supone una apropiación indebida de la identidad de la marca anterior, así como de su prestigio alcanzado tras décadas de inversión publicitaria, acciones comerciales en innumerables países (más de 80 países cuentan entre sus lineales de sus supermercados la marca de aceites de oliva del solicitante) o acciones de relaciones públicas.

El solicitante estima que en caso de perpetuar el registro de la marca impugnada, es evidente que su titular se beneficiaría del potencial comercial adquirido por la marca prioritaria. Esta ventaja no se basaría en los méritos del titular, sino exclusivamente en el uso de una marca muy similar a la marca anterior renombrada en el territorio en cuestión. Así, se permitiría al titular beneficiarse directamente del fondo de comercio adquirido por el solicitante como consecuencia del renombre de su marca adquirido por la intensidad del uso y la promoción de su marca anterior. Este renombre podría, además, verse perjudicado en el caso que bajo la marca impugnada se comercializasen productos de una calidad inferior a la que la marca anterior tiene establecida para los suyos, o realizase una campaña de marketing o comunicación contraria al posicionamiento que la titular de la marca prioritaria ha decidido para su signo.

De ocurrir esto, estima el solicitante que podría verse afectado negativamente por unas acciones comerciales que no controla y que el público con toda seguridad identificaría como provenientes de él pues entenderá que el signo impugnado es un signo que está bajo su control. El solicitante hace referencia a numerosas decisiones anteriores de la Oficina en apoyo de sus alegaciones.

Aprovechamiento indebido (parasitismo)

En el contexto del artículo 8, apartado 5, del RMUE, el aprovechamiento indebido comprende los casos en que existe una clara explotación y «parasitismo» a expensas de una marca famosa, o se intenta sacar partido de su renombre. Dicho de otro modo, se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos y servicios amparados por la marca impugnada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos y servicios se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada (06/07/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

En sus argumentos, el solicitante alega que en caso de perpetuar el registro de la marca impugnada, se permitiría al titular beneficiarse directamente del fondo de comercio adquirido por el solicitante como consecuencia del renombre de su marca adquirido por la intensidad del uso y la promoción de su marca anterior.

El solicitante basa su alegación de aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior en el argumento de que la marca anterior ‘LA ESPAÑOLA’ se relaciona con los valores de calidad y prestigio y que el uso de la marca impugnada se aprovecharía indebidamente de dichos valores. La División de Anulación, por lo tanto, considera que la alegación de unos valores concretos asociados a la marca anterior ha quedado probada por la numerosa documentación aportada. Los fabricantes de los productos normalmente los promocionan de cierta forma que crean una imagen especial de prestigio y atractivo de sus marcas. Por ello, es probable que se produzca una transferencia de la imagen asociada a la marca anterior a la marca impugnada. Así, dada la alta notoriedad de la marca anterior y la similitud entre las marcas, se considera que el titular de la marca impugnada se apropia de la notoriedad de la marca anterior como sinónimo de calidad y prestigio en relación a ciertos servicios.

En el presente caso, la División de Anulación considera que algunos servicios para los que se ha registrado la marca impugnada, dado el alto renombre de la marca anterior ‘LA ESPAÑOLA’, se asociarán con los productos propios de esa marca al menos en España, lo que supone un aprovechamiento de la notoriedad de la marca anterior. El renombre de los productos ‘LA ESPAÑOLA’ del solicitante de nulidad, se plasma en las ventas obtenidas y en la gran inversión en publicidad y no procede que otros se beneficien de dicha reputación para otros productos y servicios. Es habitual buscar una publicidad que se relacione con el mismo ámbito, con ánimo de aumentar las ventas, por lo que el aprovechamiento indebido en este caso de la marca anterior no puede negarse.

Basándose en cuanto antecede, la División de Anulación concluye que el uso de la marca impugnada probablemente supondrá un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior ‘LA ESPAÑOLA’ para los servicios para los que se ha considerado en el apartado anterior que existe un vínculo, contrariamente a lo alegado por el titular.

La vulneración de la notoriedad es un requisito esencial para la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del RMUE, y puede adoptar tres formas distintas. Para que una solicitud de nulidad esté bien fundada en este sentido, basta con que se produzca una de ellas. Tal como se ha podido apreciar, en el caso presente la División de Anulación ya ha llegado a la conclusión de que la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca anterior. Por consiguiente, no es preciso analizar si son también aplicables las otras formas de vulneración.

5. Justa causa

Como se ha visto antes, el titular alega justa causa para el uso de la marca impugnada.

El titular considera que posee una justificación legítima que le faculta para usar la marca “LA ESPAÑOLA” de la forma que desea para identificar los productos y servicios referidos en su enunciado porque los sectores aplicativos difieren sustancialmente al de los aceites del solicitante.

Asimismo, explica el solicitante que el hecho de que la impresión visual global difiera suficientemente de la impresión transmitida por las marcas del solicitante para identificar productos que no sean ni aceites ni grasas comestibles permite igualmente su coexistencia pacífica en el mercado.

Según el titular,

1. Grupo la española lleva 76 años utilizando la designación “LA ESPAÑOLA” primero para identificarse a sí misma como fabricante y comercializadora de productos de alimentación, en segundo lugar para identificar aceitunas y encurtidos de todo tipo, posteriormente para identificar productos de alimentación tales como mayonesa, gazpacho, vinagre, conservas de pescado y de verduras. en el año 2011 introdujo productos cosméticos y de belleza.

2. Los productos reivindicados por la marca impugnada no están en el sector de la alimentación. Y en relación con los servicios, si algunos de los reivindicados rozan ese sector, recordemos que las marcas de ACEITUNAS LA ESPAÑOLA S.L. son renombradas según reconoce el propio demandante, la propia EUIPO en el sector de la alimentación y que solo posee una única denominación para todos sus productos: “LA ESPAÑOLA”.

3. Que la marca cuya nulidad se insta no reclama protección sobre los aceites y grasas comestibles que protege la demandante en todas sus marcas y por lo tanto, no interfiere en su ámbito de actuación.

En apoyo de sus observaciones, el titular de la MUE presentó pruebas. Dado que el titular requirió el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en dichas pruebas, la División de Anulación se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos. La prueba presentada por el titular consiste en los siguientes documentos:

Documento 0: Copia de la sentencia de fecha 01/09/2017 dictada por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia desestimando la demanda de caducidad interpuesta por ACESUR contra 38 registros de marca españoles.

Documento 1: Copia de la sentencia de fecha 28/05/2018 de la Audiencia de Valencia declarando la caducidad de dos marcas españolas.

Documento 2: Decisión de 22/09/2015, B 2 383 522.

Documento 3: Decisión de 06/10/2016, R2311/2015-4 y R2334/2015-4 ‘La Española (fig.)/la española (fig.) et al.

Documento 4: Notas simple obtenidas del Registro Mercantil Alicante sobre LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA, S.A. y ACEITUNAS LA ESPAÑOLA S.L.

Documento 5: Un listado de marcas registradas en España incluyendo “LA ESPAÑOLA”.

Documento 6: Reproducción de las páginas 12, 13 y 14 de, según el titular, las demandas de caducidad presentadas por ACESUR contra las marcas de la UE del titular.

Documento 7: Decisión de 26/08/2016, B 2 428 343 donde se deniega parcialmente la marca nº 13 047 238.

Documento 8: Informe realizado por la consultora IRI sobre el mercado español de aceituna con la marca La Española durante los años 2012 a 2016.

Documento 9: Informe emitido por la consultora IRI, empresa de estudios de mercado, sobre las ventas de aceitunas en España durante los años 2009 a 2016.

Documento 10: Informe emitido por la consultora IRI, empresa de estudios de mercado, sobre las ventas de aceite en España durante los años 2008 a 2014.

Documento 11: Artículo publicado en la revista especializada en el sector de la alimentación español, Góndola Digital de fecha 29/01/2018 dónde se señala: “(…) lidera el ranking de fabricantes La Española con una cuota del 21,2%...”

Documento 12: Un listado de marcas registradas en España y en la UE incluyendo “LA ESPAÑOLA” obtenidos de la Base de Datos TMView.

Documento 13: Extractos de marcas españolas de ACEITES DEL SUR-COOSUR, S.A.

Documento 14: Certificado de la marca española nº 167 616.

Documento 15: Extractos de marcas españolas que muestran marcas de ACEITUNAS LA ESPAÑOLA S.L.

Documento 16: Copia de la sentencia de fecha 23/02/2016 en virtud de la cual el Tribunal Supremo español dictó sentencia en el Recurso de Casación 3434/14 confirmando la denegación de la marca española nº 2 979 534.

Documento 17: Un listado de marcas registradas en la Unión Europea incluyendo la imagen de una mujer.

Documento 18: Extractos de Whois Data sobre el nombre de domínio LAESPANOLA.COM

Documento 19: Decisión de 09/01/2017, R2328/2015-4 ‘La Española (fig.)/la española (fig.) et al’.

Documento 20: Extracto de elmundo.es de 2007.

Documento 21: Declaración de cesión de marcas de LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOYANA S.A. a ACEITUNAS LA ESPAÑOLA, S.L.

En sus observaciones finales del 12/04/2019, el titular aportó además:

Documento 22: Real Decreto 1011/1981 de 10 de abril por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de Grasas Comestibles (animales, vegetales y anhidras), Margarinas, Minarinas y Preparados Grasos.

Documento 23: Extracto de la marca de la U.E. nº 18 005 537 “HG HACIENDA GUZMÁN”.

Documento 24: Capturas de pantalla obtenidas en la base de datos de la página web www.waybackmachine.com sobre la página web www.haciendaguzman.com durante el periodo 25/09/2017 a 01/12/2018.

Documento 25: Extracto Marca española nº 1 532 310 “LA ESPAÑOLA” (fig.) perteneciente a YACATO, S.A.

Sin embargo, a la vista de la prueba aportada, no se prueba que la marca anterior haya coexistido en el mercado con la marca impugnada ni existe un acuerdo de coexistencia entre las partes a tal efecto. Las pruebas consisten básicamente en listados de marcas en varios registros así como decisiones anteriores así como en cifras de ventas de aceitunas.

En este caso, la División de Anulación establece que los documentos presentados no prueban que la coexistencia de los dos signos se reconoce mutuamente y que, en vista del uso continuado de los signos en el mercado de forma paralela, el público relevante será consciente de que las marcas claramente identifican orígenes distintos en el mercado.

Respecto a estos documentos adicionales aportados por el titular, éstos serán tomados por la División de Anulación ya que simplemente complementan a los aportados y alegados anteriormente y en todo caso no cambian la conclusión sobre la ausencia de justa causa por parte del titular. Además no cambian el resultado de la solicitud de nulidad, y por lo tanto, no es necesario que el solicitante comente sobre ellos.

Basándose en cuanto antecede, la División de Anulación considera que el titular no ha logrado acreditar la existencia de justa causa para el uso de la marca impugnada.

5. Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitud de nulidad se fundamenta adecuadamente en el artículo 60, apartado 1, letra a) del RMUE junto con el artículo 8, apartado 5, del RMUE, y en el registro de marca de la Unión Europea nº 5 774 013 para aceites comestibles, en relación con los siguientes servicios:

Clase 35: Servicios de venta al por menor, por Internet, por catálogo, por correspondencia y a través de oferta directa de bebidas y platos preparados envasados para el consumo humano elaborados con productos de origen español; Servicios de comercio electrónico, en concreto suministro de información sobre productos alimenticios y bebidas de origen español a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas; venta de comida preparada elaborada con productos españoles y basada en recetas culinarias de origen español.

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación), bar o cafetería destinados a promover la cultura gastronómica española; Servicios de degustación de vino de origen español (suministro de bebidas).

La solicitud de nulidad no prospera en lo que se refiere a los demás productos y servicios.

El solicitante también ha basado su solicitud de nulidad en el registro de marca de la Unión Europea nº 5 774 013 para grasas comestibles y en el registro de la Unión Europea nº 5 773 957 para aceites y grasas comestibles y también alega reputación en la Unión Europea para dichos productos. No obstante, no resulta necesario analizar dicha marca anterior y/o productos adicionales (grasas comestibles) ya que la conclusión con respecto a la falta de vínculo en la mente del consumidor en relación con algunos de los servicios de clases 35 y 43 y los productos de la Clase 3 no puede ser distinta, al resultar de aplicación los mismos argumentos.

El examen de la solicitud continuará respecto a los productos y servicios para los que no ha prosperado el motivo del Artículo 8, apartado 5, del RMUE y los restantes motivos invocados por el solicitante, esto es, el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA a), DEL RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), DEL RMUE

Existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, suponiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia de riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

PRUEBA DEL USO

La prueba del uso de las marcas anteriores fue solicitada por el titular de la MUE en relación a grasas comestibles. Por razones de economía de procedimiento, la División de Anulación considera adecuado examinar en primer lugar la solicitud en relación con el registro de marca de la Unión Europea nº 5 774 013, y en la medida en que éste protege aceites comestibles. Cabe señalar que dicha marca anterior no está sujeta a prueba de uso para aceites comestibles, ya que la solicitud de prueba de uso se requirió por parte del titular sólo para grasas comestibles.

1. Los productos y servicios.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, entre otros, la naturaleza y la finalidad de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los productos en los que se basa la solicitud son los siguientes:

Clase 29: Aceites comestibles.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 3: Aceites esenciales para el cuidado de la piel; Aceites minerales [cosméticos]; Perfumería y fragancias; Preparaciones para la limpieza y cuidado del cuerpo; Aceites de masaje; Preparaciones y tratamientos para el cabello;  Geles; Productos de maquillaje; Preparaciones para el baño; Desodorantes y antitranspirantes.

Clase 35: Gestión de negocios comerciales; Administración comercial;  Organización y realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; Publicidad, incluyendo promoción relativa a la venta de alimentos, bebidas y platos preparados españoles mediante la transmisión de material publicitario y la divulgación de mensajes publicitarios en redes informáticas; Distribución de materiales publicitarios (volantes, prospectos, folletos, muestras), en particular para ventas a larga distancia por catálogo, transfronteriza o no de alimentos y bebidas españoles y platos preparados elaborados con productos españoles; Promoción de ventas de bebidas y alimentos de origen español para terceros.

Clase 43: Hospedaje temporal.

Productos impugnados de la clase 3

Los aceites esenciales para el cuidado de la piel; Aceites minerales [cosméticos]; Perfumería y fragancias; Preparaciones para la limpieza y cuidado del cuerpo; Aceites de masaje; Preparaciones y tratamientos para el cabello;  Geles; Productos de maquillaje; Preparaciones para el baño; Desodorantes y antitranspirantes son todos aquellos productos dedicados al cuidado de la piel y el cabello.

Por su parte, los aceites comestibles anteriores son ampliamente procesados a partir de su principal ingrediente (aceitunas) y se distinguen claramente de ellos.

En sus observaciones, el solicitante ha explicado que desde tiempos inmemoriales se conocen las propiedades cosméticas del aceite de oliva y su uso se ha intensificado cada vez más en productos cosméticos. De hecho, en los últimos tiempos, se ha tornado en habitual que las empresas productos de aceites comercialicen bajo la misma marca aceites comestibles así como jabones, champús, y en general preparaciones cosméticas de toda clase elaborados a base de aceites esenciales. En apoyo de sus alegaciones, presenta diversos extractos.

El titular en cambio alega que el hecho de que estos productos se definan con el mismo término “aceite” no significa que compartan naturaleza, destino, forma de uso o presenten un carácter competidor con el “aceite comestible” protegido por las marcas del solicitante.

En este caso, bien el consumidor de los productos será el público en general, los productos impugnados de la clase 3 son todos aquellos dirigidos al cuidado de la piel y el cabello mientras que los aceites comestibles están dedicados para el consumo humano.

Por lo tanto, la División de Anulación estima que los Aceites esenciales para el cuidado de la piel; Aceites minerales [cosméticos]; Perfumería y fragancias; Preparaciones para la limpieza y cuidado del cuerpo; Aceites de masaje; Preparaciones y tratamientos para el cabello;  Geles; Productos de maquillaje; Preparaciones para el baño; Desodorantes y antitranspirantes son diferentes a los aceites comestibles protegidos por la marca anterior en la medida en que la finalidad y método de uso de estos productos son diferentes. No tienen los mismos proveedores/productores o canales de distribución y no compiten entre sí.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de Organización y realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; Publicidad, incluyendo promoción relativa a la venta de alimentos, bebidas y platos preparados españoles mediante la transmisión de material publicitario y la divulgación de mensajes publicitarios en redes informáticas; Distribución de materiales publicitarios (volantes, prospectos, folletos, muestras), en particular para ventas a larga distancia por catálogo, transfronteriza o no de alimentos y bebidas españoles y platos preparados elaborados con productos españoles; Promoción de ventas de bebidas y alimentos de origen español para terceros consisten en prestar asistencia a terceros para la venta de sus productos y servicios mediante la promoción de su lanzamiento y/o de sus ventas, o en reforzar la posición del cliente en el mercado y ayudarle a adquirir una ventaja competitiva por medio de la publicidad. Para cumplir este objetivo se pueden usar muchos medios y productos diferentes. Son servicios prestados por empresas especializadas que estudian las necesidades de sus clientes y ofrecen toda la información y el asesoramiento necesarios para la comercialización de sus productos y servicios, y crean una estrategia personalizada con respecto a la publicidad de los productos y servicios en la prensa, sitios web, vídeos, Internet, etc.

Por servicios de gestión de negocios comerciales; administración comercial se entienden servicios que suelen prestar empresas especializadas en este ámbito específico, como las asesorías de empresas. Su función es recopilar información y ofrecer herramientas y recursos técnicos especializados a sus clientes de modo que estos puedan desempeñar su actividad, o facilitarles el apoyo necesario para desarrollar, ampliar y adquirir una mayor cuota en el mercado. Los servicios consisten en actividades tales como estudios empresariales, valoraciones de empresas, análisis de costes y consultoría de organización. Estos servicios también incluyen las actividades de «consultoría», «asesoría» y «asistencia» sobre cuestiones que puedan resultar útiles en la «gestión de un negocio», tales como la asignación eficiente de recursos financieros y humanos, la mejora de la productividad, las formas de incrementarla cuota de mercado, cómo comportarse frente a los competidores, cómo pagar menos impuestos, el desarrollo de productos nuevos, la comunicación con el público, la comercialización de los productos, la investigación de las tendencias de consumo, el lanzamiento de productos nuevos, la creación de una identidad corporativa, etc.

Por lo tanto, los servicios Gestión de negocios comerciales; Administración comercial;  Organización y realización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; Publicidad, incluyendo promoción relativa a la venta de alimentos, bebidas y platos preparados españoles mediante la transmisión de material publicitario y la divulgación de mensajes publicitarios en redes informáticas; Distribución de materiales publicitarios (volantes, prospectos, folletos, muestras), en particular para ventas a larga distancia por catálogo, transfronteriza o no de alimentos y bebidas españoles y platos preparados elaborados con productos españoles; Promoción de ventas de bebidas y alimentos de origen español para terceros son diferentes a los aceites comestibles protegidos por la marca anterior en la medida en que difieren en su naturaleza, finalidad y método de uso de estos servicios y productos son diferentes. No tienen los mismos proveedores/productores o canales de distribución y no compiten entre sí.

Servicios impugnados de la clase 43

Los servicios de hospedaje temporal impugnados consisten en aquellos que implican alojamiento y asistencia que se da a alguien a cambio de una cantidad. Estos son diferentes a los aceites comestibles protegidos por la marca anterior en la medida en que la naturaleza, finalidad y método de uso de estos servicios y productos son diferentes. No tienen los mismos proveedores/productores o canales de distribución y no compiten entre sí contrariamente a lo que alega el solicitante.

Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, la similitud de los productos o los servicios es una condición necesaria para considerar que existe riesgo de confusión. Debido a que los productos y servicios son claramente diferentes deja de cumplirse una de las condiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, y la solicitud debe desestimarse.

El solicitante también ha basado su solicitud de anulación en el registro de marca de la Unión Europea nº 5 773 957 para aceites y grasas comestibles. Puesto que esta marca es prácticamente idéntica a la que se ha comparado ya que solamente se diferencian en la posición vertical u horizontal de la denominación ‘LA ESPAÑOLA’ y cubre los mismos productos, el resultado no puede ser diferente. Por lo tanto, no existe riesgo de confusión para aquellos productos y servicios.

No es necesario analizar la prueba del uso de las marcas anteriores presentada por el solicitante para los productos para los que se solicitó (grasas comestibles) debido a la falta de similitud entre dichos productos y los restantes productos y servicios en las clases 3, 35 y 43. Se trata de productos y servicios distintos ya que entre ellos no existe ningún punto de similitud. Tienen naturaleza y finalidades distintas, no son complementarios ni se dirigen a los mismos destinatarios ni se prestan y/o producen por las mismas empresas.

Finalmente y en aras de la exhaustividad, la División de Anulación aclara que el solicitante alega la mala fe del propietario sin embargo expresamente manifiesta que no con el ánimo de utilizar tal argumento como un fundamento de carácter jurídico, sino más bien con el fin de ilustrar acerca de la ausencia absoluta de buena fe del titular del signo impugnado en relación con el aprovechamiento indebido de la marca anterior.

Por lo tanto, no se considera la mala fe del titular como un motivo invocado por el solicitante en el presente procedimiento de nulidad.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte. De conformidad con el artículo 109, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Anulación dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Dado que la anulación tiene éxito solo para parte de los servicios impugnados, ambas partes han perdido respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio. Por consiguiente, cada parte correrá con sus propias costas.

La División de Anulación

Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Richard BIANCHI

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).