OPPOSITION n° B 2 448 317

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, Pays-Bas (opposante), représentée par Klos C.S. Advocaten B.V., Danzigerkade 65B, 1013 AP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)

c o n t r e

Lamberti S.p.A., Via Piave, 18, 21041 Albizzate (VA), Italie (demanderesse), représentée par Dott. Franco Cicogna & C.SRL, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milano, Italie (mandataire agréé).

Le 09/09/2016, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L’opposition n° B 2 448 317 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 1: Produits chimiques destinés à l'industrie; dispersions aqueuses de polymères; produits chimiques utilisés dans le secteur textile; résines artificielles et synthétiques; matières plastiques sous forme de dispersions; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; matières tannantes; collantes (matières -) pour l'industrie; agents dispersants polymériques pour la formulation de produits phytopharmaceutiques; produits chimiques, en particulier dispersants à base de tensioactifs polymériques utilisés dans differentes formules telles que: encre, peintures et vernis, enduits, produits agrochimiques.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 13 132 501 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.

3. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 13 132 501. L’opposition est fondée sur les enregistrements de l’Union européenne n° 3 119 476, n° 3 119 518, n° 3 119 569 et n° 3 119 435. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points b), du RMUE.

PREUVE DE L’USAGE

Conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse/titulaire, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.

Conformément à cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les marques de l’Union européenne n° 3 119 476, n° 3 119 518, n° 3 119 569 et n° 3 119 435.

La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la publication de la demande contestée.

La marque contestée a été publiée le 15/09/2014. L’opposante est dès lors tenue de prouver que les marques sur lesquelles est fondée l’opposition ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne, du 15/09/2009 au 14/09/2014 inclus. Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage des marques en relation avec les produits sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ce qui suit:

Marque de l’Union européenne n° 3 119 476 :

Classe 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la photographie; additifs chimiques pour revêtements; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; résines artificielles et synthétiques et matières plastiques sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions, dispersions; polymères sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions et dispersions; matières plastiques sous forme de matières premières; copolymères acryliques uréthanes sous forme de dispersions, émulsions et suspensions aqueuses.

Classe 17: Matières plastiques sous forme de feuilles, films, baguettes, tubes, blocs, bandes, tubes, sections à formes; résines artificielles sous forme de produits de polymérisation (semi-finis) à base de monomères.

Marque de l’Union européenne n° 3 119 518 :

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la photographie; additifs chimiques pour revêtements; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; résines artificielles et synthétiques et matières plastiques sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions, dispersions; polymères sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions et dispersions; matières plastiques sous forme de matières premières; polyuréthanes sous forme de dispersions, émulsions et suspensions aqueuses; polymères à séchage UV sous forme de dispersions, émulsions et suspensions aqueuses.

Classe 17 : Matières plastiques sous forme de feuilles, films, baguettes, tubes, blocs, bandes, tubes, sections à formes; résines artificielles sous forme de produits de polymérisation (semi-finis) à base de monomères.

Marque de l’Union européenne n° 3 119 569 :

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la photographie; additifs chimiques pour revêtements; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; résines artificielles et synthétiques et matières plastiques sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions, dispersions; polymères sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions et dispersions; matières plastiques sous forme de matières premières; polyuréthanes sous forme de dispersions, émulsions et suspensions aqueuses.

Classe 17 : Matières plastiques sous forme de feuilles, films, baguettes, tubes, blocs, bandes, tubes, sections à formes; résines artificielles sous forme de produits de polymérisation (semi-finis) à base de monomères.

Marque de l’Union européenne n° 3 119 435 :

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie; produits chimiques utilisés dans le secteur du raffinage du pétrole et de ses dérivés; dispersions aqueuses de polymères; étiquettes fluorescentes pour nucléotides et protéines; protéines; produits chimiques utilisés dans le secteur textile; produits chimiques à usage scientifique; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques; matières plastiques sous forme de dispersions; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; engrais pour les terres, d'origine animale et artificielle; compositions extinctrices; substances pour la trempe; produits chimiques destinés au soudage; substances chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; collantes (matières -) pour l'industrie; antigels; produits anti tartriques; liquides pour freins; additifs chimiques pour carburants; agents dispersants polymériques pour la formulation de produits phytopharmaceutiques; éthers de cellulose à usage industriel; éthers; dérivés chimiques de la cellulose; produits chimiques, en particulier dispersants à base de tensioactifs polymériques utilises dans différentes formules telles que: encre, peintures et vernis, enduits, produits agrochimiques.

Classe 2 : Colorants; Laques et vernis; Laques et vernis; Colorants pour aliments et boissons; Produits pour préserver les métaux et les alliages de la rouille et pour conserver le bois; Matières tinctoriales; Mordants; Résines naturelles brutes; Métaux sous forme de feuilles et de poudres pour peintres et peintres décorateurs.

Conformément à la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 23/07/2015, conformément à la règle 22, paragraphe 2, du REMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 28/09/2015, délai qui à la demande de l’opposante a par la suite été prorogé jusqu’au 28/11/2015, pour fournir des preuves de l’usage des marques antérieures. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 26/11/2015 (dans le délai imparti).

Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants:

• Pièces 1 à 11 : sont des brochures du groupe DSM respectivement intitulées, ‘Can and coil’, ‘Floor coatings’, ‘Industrial metal & plastic coatings ‘, ‘Industrial wood coatings’, ‘Plastic coatings’, ‘Textile coatings’, ‘Adhesives ‘, Graphic arts’, ‘Decorative coatings’, ‘Coatings’ et ‘Graphic arts’. Ces documents sont rédigés en anglais et sont accompagnés de traductions partielles en français présentant le domaine d’activité du groupe DSM, principalement les revêtements et les résines, et faisant mention des marques ‘NEOPAC’, ‘NEORAD’, ‘NEOREZ’ et ‘NEOCRYL’ comme des marques phares du groupe. Aucune date précise n’est mentionnée dans ces brochures mais les indications © suivies de la mention d’une année permettent de dater l’année de publication desdites brochures. Ainsi, les pièces 1,2, 4, et 5 ont très probablement été publiées en 2011, la pièce 6 en 2012, les pièces 7, 8 et 9 en 2013 et enfin les pièces 3,10 et 11 en 2015, c’est-à-dire hors de la période de temps pertinente pour ces trois derniers documents.

• Pièces 12, 15, 18 et 22 : sont des photographies d’étiquettes de produits portant respectivement la mention des marques ‘NEOPAC’ (une photographie), ‘NEORAD’ (une photographie), ‘NEOREZ’ (deux photographies) et ‘NEOCRYL’ (deux photographies). Apparaissent sur toutes ces étiquettes des indications rédigées en anglais. Il n’est pas possible de déterminer avec précision quels sont exactement les produits portant les étiquettes en question, bien que la présence sur ces dernières de pictogrammes de danger laisse à supposer qu’il puisse s’agir de produits contenant des composants chimiques. Il est indiqué sur l’étiquette de la Pièce 12 que le produit auquel elle se réfère a été préparé le 22/12/2014, soit hors de la période de temps pertinente. Quant aux autres étiquettes, soit elles ne comportent aucune date, soit elles se réfèrent à des dates d’expiration du produit (désignant l’année 2015) sans que la date de production ne soit précisée.

• Pièces 13, 16, 19 et 23 : sont des fiches de sécurité relatives, respectivement, aux produits ‘NEOPAC E-106’, ‘NEORAD NR-3709’, ‘NEOREZ 1003’ et ‘NEOCRYL A-081-W’, rédigées en anglais et accompagnées d’une traduction très partielle en français ; à savoir l’utilisation recommandée pour chaque produit. Ainsi, concernant la Pièce 13, datée du 13/09/2013 il est indiqué que le produit ‘NEOPAC E-106’ est une ‘résine utilisée dans la production de revêtements, encres et/ou adhésifs’. De même, concernant la Pièce 16, datée du 20/11/2013, il est indiqué que l’utilisation recommandée du produit ‘NEORAD NR 3709’ est celui de ‘résine utilisée dans la production de revêtements’. La Pièce 19, datée du 24/07/2014, indique quant à elle que le produit ‘NEOREZ 1003’ est une ‘solution de revêtement’. Enfin, la Pièce 23, datée du 15/11/2013 porte l’indication suivante en lien avec l’utilisation recommandée du produit ‘NEOCRYL A-081-W’, ‘résine utilisée dans la production de revêtements, encres et/ou adhésifs’.

• Pièces 14, 17, 20 et 24 : représentent un ensemble de vingt-quatre factures datées du 07/01/2010 au 02/04/2015. Six factures sont fournies pour chaque marque antérieure ; les marques en question apparaissant sur ces documents dans les colonnes réservées aux produits. Elles sont rédigées en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en italien et en néerlandais. Ces factures sont adressées à des clients en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni et en Suède. Il convient cependant de préciser que toutes ces factures ne sont pas incluses dans la période de temps pertinente. En outre, toutes les informations relatives aux quantités de produits portant les marques antérieures vendues, ainsi qu’aux prix de vente ont été effacées.

• Pièces 21 et 25 : sont deux extraits d’un site internet intitulé ‘WHOIS’. La seule date figurant sur ces documents est le 06/08/2015, correspondant certainement à la date d’impression de ces extraits. Ces documents établissent que l’opposante est la titulaire des noms de domaine ‘neorez.com ‘ et ‘neocryl.com’, sans toutefois en apporter la preuve d’un quelconque usage effectif en lien avec les produits pertinents.

Les documents fournis, en particulier les factures, montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suède. Cela peut être déduit de la langue des documents (allemand, anglais, espagnol, français, italien et néerlandais) et de certaines adresses en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni et en Suède. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.

La plupart des éléments de preuve sont datés dans la période pertinente.

En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.

Les documents présentés fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Comme a pu le rappeler la Cour de Justice, l'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires et un usage minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux dans le cas dans lequel il répond à une réelle justification commerciale (27/01/2004, C-259/02, La Mer, ECLI:EU:C:2004:50, § 27), ce qui est le cas en l’espèce. En effet, les éléments fournis (brochures, photographies d’étiquettes, factures et fiches de sécurité) sont autant de pièces prouvant la réalité de l’usage des marques en question. Ainsi, les catalogues, édités tous les ans par l’opposante et dans lesquels apparaissent les marques antérieures, démontrent la régularité de l’usage des marques. De même, les fiches de sécurité et les factures permettent d’établir un usage externe réel pour les marques en question, et ce quand bien même les informations relatives aux quantités de produits portant les marques antérieures vendues, ainsi qu’aux prix de vente aient été effacées sur les factures. La division d’opposition tient à rappeler à cet effet que l’usage de la marque n’a pas besoin d’être quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Au vu de tous ces éléments, il apparaît que les marques antérieures ne font pas l’objet d’un simple usage symbolique mais bien d’un usage réel.

Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage des marques antérieures.

Dans le cadre de la règle 22, paragraphe 3, du REMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut les éléments de preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

La Cour de Justice a retenu qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante, bien que n’étant pas particulièrement exhaustifs, satisfont le critère minimal requis pour établir un usage sérieux des marques antérieures pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.

Toutefois, les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits couverts par les marques antérieures.

Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

Conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’application de la disposition susvisée

« …si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.

En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»

(14/07/2005, T 126/03, Aladin, EU:T:2005:288).

En l’espèce, les éléments de preuve prouvent uniquement un usage pour certains produits. Ces produits peuvent être considérés pour les quatre marques comme formant une sous-catégorie objective, à savoir additifs chimiques pour revêtements; résines artificielles à l'état brut ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; résines artificielles et synthétiques ; polymères sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions et dispersions et copolymères acryliques uréthanes sous forme de dispersions, émulsions et suspensions aqueuses en classe 1. Dès lors, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque que pour les additifs chimiques pour revêtements; résines artificielles à l'état brut ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; résines artificielles et synthétiques ; polymères sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions et dispersions et copolymères acryliques uréthanes sous forme de dispersions, émulsions et suspensions aqueuses en classe 1.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de l’Union européenne n° 3 119 476 ‘NEOPAC’.

1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:

Classe 1 : Additifs chimiques pour revêtements; résines artificielles à l'état brut ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; résines artificielles et synthétiques ; polymères sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions et dispersions ; copolymères acryliques uréthanes sous forme de dispersions, émulsions et suspensions aqueuses

Les produits contestés sont les suivants:

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie; produits chimiques utilisés dans le secteur du raffinage du pétrole et de ses dérivés; dispersions aqueuses de polymères; étiquettes fluorescentes pour nucléotides et protéines; protéines; produits chimiques utilisés dans le secteur textile; produits chimiques à usage scientifique; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques; matières plastiques sous forme de dispersions; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte; engrais pour les terres, d'origine animale et artificielle; compositions extinctrices; substances pour la trempe; produits chimiques destinés au soudage; substances chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; collantes (matières -) pour l'industrie; antigels; produits antitartriques; liquides pour freins; additifs chimiques pour carburants; agents dispersants polymeriques pour la formulation de produits phytopharmaceutiques; éthers de cellulose à usage industriel; éthers; dérivés chimiques de la cellulose; produits chimiques, en particulier dispersants a base de tensioactifs polymeriques utilises dans differentes formules telles que: encre, peintures et vernis, enduits, produits agrochimiques.

Classe 2 : Colorants; laques et vernis; laques et vernis; colorants pour aliments et boissons; produits pour préserver les métaux et les alliages de la rouille et pour conserver le bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles brutes; métaux sous forme de feuilles et de poudres pour peintres et peintres décorateurs.

Le terme «en particulier», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse, indique que les produits spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 28, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu'ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés dans la classe 1

Les produits chimiques destinés à l'industrie contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposante tels que les adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Il existe un chevauchement entre les produits contestés dispersions aqueuses de polymères et agents dispersants polymériques pour la formulation de produits phytopharmaceutiques et les produits polymères sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions et dispersions de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les produits résines artificielles et synthétiques et collantes (matières -) pour l'industrie sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits et services (incluant les synonymes).

Les produits chimiques utilisés dans le secteur textile contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les additifs chimiques pour revêtements de l’opposante ou se chevauchent. En effet, ces derniers peuvent être utilisés dans l’industrie textile pour la phase de coloration ou d’imperméabilisation. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.

Il existe un chevauchement entre les matières tannantes contestées et les polymères sous forme de liquides, poudres, granulés, pâtes, émulsions, suspensions et dispersions de l’opposante, ces derniers pouvant fréquemment être utilisés en tant que matières tannantes. Dès lors, ces produits sont identiques.

Il existe un chevauchement entre les produits chimiques, en particulier dispersants à base de tensioactifs polymériques utilisés dans differentes formules telles que: encre, peintures et vernis, enduits, produits agrochimiques contestés et les additifs chimiques pour revêtements de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.

Les matières plastiques sous forme de dispersions; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte contestées partagent possiblement le même but que les additifs chimiques pour revêtements, à savoir une utilisation en tant qu’imperméabilisant. De plus, ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs, seront distribués via les mêmes réseaux et pourront être manufacturés par les mêmes producteurs. Dès lors, ces produits sont fortement similaires.

Les produits chimiques utilisés dans le secteur du raffinage du pétrole et de ses dérivés; étiquettes fluorescentes pour nucléotides et protéines; protéines; produits chimiques à usage scientifique; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres, d'origine animale et artificielle; compositions extinctrices; substances pour la trempe; produits chimiques destinés au soudage; substances chimiques pour la conservation des aliments; antigels; produits antitartriques; liquides pour freins; additifs chimiques pour carburants; éthers de cellulose à usage industriel; éthers; dérivés chimiques de la cellulose relèvent tous de secteurs spécialisés et n’ont pas la même destination ni la même utilisation que les produits de l’opposante. Il est très peu probable que ces produits soient distribués via les mêmes canaux ni qu’ils s’adressent aux mêmes consommateurs finaux. Dès lors, ces produits sont différents.

Produits contestés dans la classe 2

Les produits laques et vernis (listés deux fois); produits pour préserver les métaux et les alliages de la rouille et pour conserver le bois; résines naturelles brutes et métaux sous forme de feuilles et de poudres pour peintres et peintres décorateurs peuvent avoir la même destination et la même utilisation que les résines artificielles et synthétiques de l’opposante en classe 1. De plus, ces produits peuvent être distribués via les mêmes canaux et être manufacturés par les mêmes producteurs. Dès lors, ces produits sont similaires.

Les produits colorants; colorants pour aliments et boissons; matières tinctoriales; et mordants contestés n’ont pas la même destination que les produits de l’opposante. De plus, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne visent pas le même public. Dès lors, ces produits sont différents.

2. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent à un public professionnel. Les produits en cause sont en effet des produits spécialisés, visant des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est donc considéré comme étant élevé.

3. Les signes

Marque de l’Union européenne n° 3 119 476 : NEOPAC	NEOPAT
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est une marque verbale, ‘NEOPAC’ et n’a aucune signification dans le territoire pertinent. Ce terme fantaisie n’a aucun lien avec les produits de l’opposante et est donc parfaitement distinctif.

Le signe contesté est une marque verbale, ‘NEOPAT et n’a aucune signification dans le territoire pertinent. Ce terme fantaisie n’a aucun lien avec les produits de l’opposante et est donc parfaitement distinctif.

Ni la marque antérieure ni le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus distinctif ou plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des cinq premières lettres « NEOPA » présentes dans le même ordre dans les deux signes. Toutefois, ils diffèrent au niveau de leurs dernières lettres, « C » dans la marque antérieure et « T » dans le signe contesté. Les premières parties des marques en litige sont identiques. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. En outre, les deux signes ont une longueur identique de six lettres chacun.

En conséquence, les signes sont visuellement très similaires.

Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « NEOPA ». La prononciation diffère par la sonorité des lettres « C » de la marque antérieure et « T » du signe contesté. Les signes ont donc une longueur identique et possèdent la même structure « E-O-A ».

En conséquence, les signes sont phonétiquement très similaires.

Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée. Cette allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important» et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

L’opposante a produit les preuves suivantes, à savoir les Pièces 1 à 6 qui ont déjà été décrites dans la section « preuve de l’usage » de cette décision.

Après examen des pièces susvisées, la division d’opposition conclut que les pièces produites par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.

En effet, les preuves fournies par l’opposante n’indiquent aucunement les parts de marché détenues par la marque antérieure, ni l’intensité de l’usage de la marque antérieure dans la durée sur le territoire pertinent. De plus, aucune indication n’est donnée quant aux investissements réalisés par l’opposante dans le but de la promouvoir ni quant à la reconnaissance qu’a le public de la marque antérieure.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

5. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Les produits sont identiques, similaires à différents degrés et différents. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires tandis que l’aspect conceptuel est neutre en l’espèce. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif normal.

Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Ce principe revêt une importance toute particulière dans le cas de l’espèce étant donné que les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.

Il convient de rappeler que le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

Il reste maintenant nécessaire d’analyser l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, qui se caractérisent toutes par la présence du même élément verbal « NEO », constituent une « famille de marques » ou des « marques de série ». Selon l’opposante, une telle circonstance est de nature à créer un risque objectif de confusion, dans la mesure où le consommateur, lorsqu’il sera confronté à la marque contestée qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera induit à croire que les produits identifiés par cette marque peuvent eux aussi provenir de l’opposante.

En fait, le concept de « famille de marques » a été analysé de façon exhaustive par le Tribunal dans son arrêt du 23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65.

Il convient de relever que, lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est basée sur plusieurs marques antérieures et que les caractéristiques de ces marques permettent de considérer qu’elles font partie d’une même « série » ou « famille », un risque de confusion peut résulter de la possibilité d’association entre la marque demandée et les marques antérieures faisant partie de cette série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont remplies simultanément.

Premièrement, il faut que la titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs apporte la preuve de l’usage de toutes les marques de la série ou, au minimum, de plusieurs marques pouvant constituer une « série ».

En l’espèce, l’opposante a prouvé qu’elle utilise une famille de marques « NEO », et qu’en outre elle utilise cette famille dans les domaines visés par la marque contestée. Comme indiqué ci-dessus, les pièces produites par l’opposante mettent en évidence l’usage des marques ‘NEOPAC’, ‘NEORAD’, ‘NEOREZ’ et ‘NEOCRYL’. Ces quatre marques sont suffisantes pour former une « famille de marques ».

Deuxièmement, il faut non seulement que la marque demandée soit similaire aux marques de la série, mais aussi qu’elle présente des caractéristiques permettant de l’associer à la série. Ce ne pourrait pas être le cas lorsque, par exemple, l’élément commun aux marques de série antérieures est utilisé dans la marque contestée, soit dans une position différente de celle dans laquelle il apparaît généralement dans les marques de la série, soit avec un contenu sémantique différent.

En l’espèce,la division d’opposition considère que les conditions sont remplies et que l’opposante a démontré l’existence d’une famille de marques.

En outre, les parties font référence à de précédents arrêts nationaux. En l’espèce, une ordonnance du tribunal de Turin en date du 17/08/2011.

La demanderesse invoque ainsi cette décision nationale précédente afin d’étayer ses arguments. Toutefois, il convient de rappeler que les décisions des tribunaux nationaux et des offices nationaux concernant des litiges entre des marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national (13/09/2010, T 292/08, Often, EU:T:2010:399).

La demanderesse indique également que tous les signes comparés ont en commun le préfixe « NEO » qui dérive du grec ancien, signifie « nouveau » et est utilisé en combinaison dans de très nombreux mots, situation qui d’après elle aboutit à un caractère distinctif faible des marques antérieures. À ce propos, il convient de rappeler que l’analyse d’un signe doit relever d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite par ce signe. En l’espèce, les quatre marques antérieures sont chacune composées d’un unique élément verbal et tous ces éléments verbaux sont des termes fantaisie. En conséquence, la division d’opposition maintient, comme expliqué dans les sections c) et d) de cette décision, son assertion selon laquelle la marque antérieure ‘NEOPAC’ jouit d’un caractère distinctif normal.

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante.

Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.

L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :

Marque de l’Union européenne n° 3 119 518 : ‘NEORAD’

Marque de l’Union européenne n° 3 119 569 : ‘NEOREZ’

Marque de l’Union européenne n° 3 119 435 : ‘NEOCRYL’

Étant donné que ces marques couvrent une gamme identique de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition

Wolfgang SCHARMEK

Gailė SAKALAITĖ

Jessica LEWIS

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.