Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 06/02/2017

Weickmann & Weickmann Patentanwälte - Rechtsanwalt PartmbB Richard-Strauss Str. 80 D-81679 München ALEMANIA

Anmeldenummer:	013166021
Ihr Zeichen:	86429ST/US
Marke:	MONTE D'ORO
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	MARKANT Handels- und Service GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2 D-77656 Offenburg ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 04. August 2016 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 04. Oktober 2016 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Der Zeitpunkt für die Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse ist bereits abgeschlossen

2. Unzureichende Rechtsgrundlage der Zurückweisung

3. Die Zurückweisung ist materiell unbegründet, insbesondere, da es sich weder um ein vergleichbares Produkt handelt, noch ist die Bezeichnung komplett übernommen.

Gemäß Artikel 75 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Die beabsichtigte Zurückweisung entbehrt entgegen der Annahme der Anmelderin nicht jeder Rechtsgrundlage, insbesondere stehen ihr auch keine Überlegungen des Vertrauensschutzes entgegen.

Die Rechtsgrundlage für die Nachbeanstandung ist Artikel 37 Absatz 1 UMV, nach welchem, ohne jede Einschränkung in zeitlicher Hinsicht oder nach Verfahrensabschnitten, das Amt angewiesen wird, eine Marke, welcher Schutzhindernisse nach Artikel 7 UMV entgegen stehen, zurück zu weisen. Gemäß Artikel 39 Absatz 2 UMV kann eine solche Zurückweisung sogar nach der Veröffentlichung der Anmeldung erfolgen. Dies wird auch von der Rechtsprechung bestätigt ( vlg. T-289/02 Telepharmacy solutions)

Ebenfalls ist das Amt auch nicht durch vorangegangene Aussagen oder Entscheidungen gebunden. Dies ergibt sich schon aus allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts, nach denen rechtsfehlerhafte Entscheidungen (auch solche zu Gunsten des Betroffenen) regelmäßig entweder nichtig sind oder jedenfalls aufgehoben werden können.

Das Amt ist bis zur Eintragung einer Marke in jedem Verfahrensstadium dazu verpflichtet das Vorliegen der absoluten Schutzhindernisse des Artikels 7 UMV von Amts wegen zu prüfen. Dies gilt umso mehr, als sogar nach Eintragung einer Marke jeder Dritte das Amt auf das Vorliegen absoluter Schutzhindernisse aufmerksam machen kann, mit der Folge, dass die Marke für nichtig zu erklären ist. Es handelt sich insoweit eben um absolute Schutzhindernisse, bei deren Vorliegen das Amt keinerlei Ermessenspielraum hat und für die auch keine entgegenstehende Rechtskraft bestehen kann. Wobei explizit darauf hingewiesen wird, dass die Marke bislang noch keine Rechtskraft erlangt hat.

Aus den oben gezeigten Gründen ist auch eine Art Kulanzentscheidung aus Erwägungen des Vertrauensschutzes nicht möglich. Insoweit sei nur der Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass ohnehin Bedenken an einer dahin gehenden Schutzwürdigkeit der Anmelderin bestehen.

Soweit die Anmelderin davon ausgeht, die Grundlage zur beabsichtigten Zurückweisung sei nicht korrekt und nicht ausreichend benannt, so kann dem nicht gefolgt werden.

Im Beanstandungsschreiben vom 04.08.2016 wird angegeben, dass die angemeldete Marke nach Artikel 7 Abs. 1 Buchstabe j UMV nicht eintragungsfähig ist. Es wird erläutert, dass Artikel 7 spezifiziert, dass Marken, die nach Maßgabe von Unionsvorschriften, von nationalen Recht oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union oder der betreffende Mitgliedsstaat angehört, und die Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben schützen, von der Eintragung ausgeschlossen sind. Als Grundlage für die geschützte Ursprungsbezeichnung wird die EU Verordnung Nr. 1151/2012 vom 21.11.2012, 510/06 in Verbindung mit der Durchführungsverordnung 857/2013 genannt.

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 857/2013 bezieht sich auf den Schutz der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen Angaben eingetragenen Bezeichnung (Mont d´Or/ Vacherin du Haut-Doubs). Klarstellend wird festgestellt, dass Artikel 14 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 13 Abs. 1 der Verordnung 1151/2012 herangezogen werden.

Insofern ist die Rechtsgrundlage, auf der die Beanstandung beruht, ausreichend dargelegt.

Materielle Voraussetzungen

Es ist korrekt, dass Artikel 14 VO 1151/2012 die Formulierung verwendet „und die gleiche Erzeugnisklasse betrifft“.

Allerdings regelt Artikel 13 den Schutzbereich der eingetragenen Marken. Hier heißt es unter Abs. 1 a) „Eingetragene Namen werden geschützt gegen jede direkte oder indirekte kommerzielle Verwendung eines eingetragenen Namens für Erzeugnisse, die nicht unter diese Erzeugnisse fallen, wenn diese Erzeugnisse mit den unter diesem Namen eingetragenen Erzeugnissen vergleichbar sind“.

Der Begriff „vergleichbare Waren“ restriktiv auszulegen und erfolgt wie die Anmelderin korrekt ausgeführt hat unabhängig von der Ähnlichkeit zwischen Waren im Markenrecht.

So hat z.B. der EuGH im Urteil vom 14/07/2011 BNI Cognac, C4/10 und C27/10 folgende Kriterien aufgeführt, um zu bestimmen, ob Waren vergleichbar sind.

ob sie „gemeinsame objektive Merkmale aufweisen“ oder nicht (wie die Herstellungsmethode, das äußere Erscheinungsbild des Erzeugnisses oder die Verwendung derselben Rohstoffe);

ob sie „aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise bei im Wesentlichen identischen Gelegenheiten konsumiert werden“ oder nicht;

ob sie „über dieselben Netze vertrieben [werden und] […] ähnlichen Vermarktungsregeln“ unterliegen oder nicht.

Diesen Kriterien zufolge sind Käse (wie geschützt für die Ursprungsbezeichnung) und Milch, Milchprodukte als vergleichbar anzusehen. ( vgl. auch Prüfungsrichtlinien vor dem Amt, Teil B, Prüfung Seite 24 deutsche Version).

Die Kategorisierung der Datenbank hat keine bindende Wirkung für die Kategorisierung von ähnlichen Produkten.

Soweit die Anmelderin davon ausgeht, die geschützte Ursprungsbezeichnung sei nicht komplett übernommen, da der Bestandteil Vacherin du Haut-Doubs nicht in der Marke enthalten sei, so kann dem nicht zugestimmt werden.

Die geschützte Bezeichnung ist „Mont D’or“ ODER „Vacherin du Haut- Doubs“, jedoch nicht in der kombinierten Form

Der Schutz gilt für beide Bestandteile unabhängig voneinander.

Dies ergibt sich auch z.B: aus der Verordnung (EC) No 828/2003 vom 14. Mai 2003, wo es heißt:

In accordance with Article 9 of Regulation (EEC) No 2081/92, France has requested in respect of the name ‘Mont d'Or’ or ‘Vacherin du Haut-Doubs’, registered as a protected designation of origin by Regulation (EC) No 1107/96, the amendment of the description, the method of production, the labelling and the national requirements. (Hervorhebung hinzugefügt).

Darüber hinaus ergibt es sich auch klar aus dem ergänzenden Antrag zur Verordnung 510/2006. Beide Begriffe sind geschützt, müssen jedoch nicht miteinander verwendet werden.

Somit liegen auch die materiellen Voraussetzung für die Zurückweisung der Waren der Klasse 29, nämlich Milch, Milchprodukte vor.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j in Verbindung mit den Verordnungen (EU) Nr. 1151/2012 vom 21.11.2012 und 510/06 in Verbindung mit der Durchführungsverordnung 857/2013 wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 13166021 für die nachfolgend benannten Waren zurückgewiesen:

Klasse 29 Milch; Milchprodukte.

Die Anmeldung wird für die übrigen Waren und Dienstleistungen weitergeführt.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Darüber hinaus ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst mit der Zahlung der Beschwerdegebühr in Höhe von 720 EUR als eingelegt.

Claudia MARTINI