OPOSICIÓN Nº B 2 480 542

Maria Lourdes Dumpierrez Nuñez, Avda El Paso s/n Edificio Multiusos Polígono Industrial Los Majuelos, 38108 La Laguna (Tenerife) España (parte oponente), representada por Gonzalez Vacas, S.L., Sagasta, 4, 28004 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Developments Techapplic S.L., c/ El Sauce 9 Edf. El Fayal locales 1- 2, 38670 Costa Adeje (Santa Cruz De Tenerife) España (solicitante), representado por Pons Patentes y Marcas Internacional S.L., Glorieta de Rubén Darío 4, 28010 Madrid, España (representante profesional).

El 20/10/2015, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 480 542 se estima para todos los servicios impugnados.

2. La solicitud de marca comunitaria n° 13 246 021 se deniega en su totalidad.

3. El solicitante carga con las costas, que se fijan en 650 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud de marca comunitaria nº 13 246 021. La oposición está basada en el registro de marca española nº 3 073 603. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del RMC.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b) del RMC

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

1. Los servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 35: Gestión de negocios comerciales, administración comercial, asesoramiento y ayuda en la explotación de empresas comerciales; trabajos de oficina; promoción publicitaria; servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales informáticas.

Clase 39: Servicios de almacenaje, embalaje, transporte y distribución de toda clase de productos y mercancías.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 39: Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de gestión de negocios comerciales; administración comercial y trabajos de oficina se encuentran comprendidos en las especificaciones de ambas marcas. Existe identidad.

Los servicios de publicidad de la solicitud impugnada abarca, como categoría más amplia, los servicios de promoción publicitariade la marca de la parte oponente. Para la División de Oposición es imposible filtrar estos servicios de las categorías antes mencionadas. Puesto que la División de Oposición no puede analizar ex officio la gran categoría de los servicios del solicitante se consideran idénticos.

Servicios impugnados de la clase 39

Los servicios transporte y embalaje se encuentran comprendidos en las especificaciones de ambas marcas. Existe identidad.

Los servicios de almacenamiento de mercancías son esencialemte idénticos a los servicios de almacenaje de la marca anterior.

Los servicios impugnados organización de viajes tienen un alto grado de similitud con los servicios de transportes registrados por el derecho anterior. Se trata de actividades complementarias, comparten los mismos canales de distribución y van destinados a los mismos consumidores finales.

2. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Visualmente, ambas marcas son figurativas. Los signos son similares en la medida en que coinciden, pese a su dispar tipografía, en las letras ‘SIAM MALL’. Difieren en los elementos figurativos de color rojo y blanco, y en los elementos verbales ‘SHOPPING CENTER’, únicamente presentes en la marca anterior. Las marcas contienen diferentes colores.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en sus elementos denominativos [siam] [mall], y en dicha medida los signos son similares fonéticamente. La pronunciación difiere en los elementos denominativos [shopping center]

únicamente presentes en la marca anterior.

Conceptualmente, los elementos ‘SIAM’ ‘MALL’ se percibirán como términos de fantasía, éstos no serán entendidos por el público español, y por consiguiente no representarán elementos relevantes en la comparación conceptual.

Por lo que respecta a las palabras secundarias ‘SHOPPING CENTER’ presentes en la marca anterior, el público relevante de habla española, con un mínimo conocimiento del idioma inglés, percibirá el significado de estos términos como un centro comercial. Adicionalmente, los elementos gráficos presentes en la marca anterior carecen de significado.

Por consiguiente, el aspecto conceptual no afectara en el presente caso.

Teniendo en cuenta las coincidencias visuales y fonéticas antes mencionadas, los signos comparados son similares.

3. Elementos distintivos y dominantes de los signos

A la hora de determinar si existe riesgo de confusión, la comparación de los signos en conflicto debe basarse en la impresión general que proporcionan las marcas, teniendo en consideración, principalmente, sus componentes distintivos y dominantes.

Las marca impugnada no tienen elementos que se puedan considerar claramente más distintivos que otros elementos.

La parte del público que entienda el significado de ‘SHOPPING CENTER’, compuesto por consumidores familiarizados con la terminología inglesa básica, concederá muy poca importancia al significado de los términos «shopping» y «center», que son descriptivos de los referidos servicios. Para el resto de consumidores, que no entienden estos términos en inglés, las marcas no tienen elementos que se puedan considerar claramente más distintivos que otros elementos.

Los términos ‘SIAM’ y ‘MALL’, junto a los elementos figurativos, ocupan una posición central en la marca anterior, son por tanto dominantes en la marca. El tamaño de la letra es mayor que el de los otros elementos verbales, ‘SHOPPING CENTER’ que están escritos en letra mucho más pequeña y desplazados a la derecha y hacia el borde del signo.

Las marca impugnada no tiene elementos que se puedan considerar claramente más dominantes (que atraigan la atención visualmente) que otros elementos.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento débil (“shopping center”) para aquella parte del público que entienda su significado, en lo que concierne a la marca anterior, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

5. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

Los servicios en cuestión son servicios especializados dirigidos al público en general clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. El grado de atención podrá variar de medio a alto.

6. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los servicios afectados son parcialmente idénticos y parcialmente similares en un alto grado.

Visualmente, las marcas coinciden en tanto en cuanto se refiere a los elementos dominantes de la marca anterior ‘SIAM MALL’ y a la marca impugnada en su totalidad.

Fonéticamente, la pronunciación de la marca impugnada coincide con la correspondiente del término ‘SIAM MALL’, siendo este el elemento denominativo más prominentemente representado en la marca anterior. En dicha medida, las marcas son similares. La pronunciación difiere en las restantes palabras de la solicitud impugnada, los términos en inglés ‘SHOPPING CENTER’, que no tienen equivalente en la marca impugnada. Ahora bien, es práctica habitual que los consumidores tienden a acortar las marcas compuestas por diversos elementos denominativos. En este sentido, es probable que los consumidores de habla española omitan la pronunciación de las palabras ‘SHOPPING CENTER’ por simple economía del lenguaje, siendo estas últimas más largas de pronunciar y apareciendo en segundo lugar en la marca anterior de forma claramente separada del elemento más visible, a saber, el término ‘SIAM MALL’ (véase, por analogía, 11.01.2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).

De conformidad con la jurisprudencia, en el caso de una marca compuesta por elementos denominativos y figurativos, el elemento denominativo de la marca es, en principio, más distintivo que el elemento figurativo, ya que el consumidor medio se referirá más fácilmente al producto en cuestión citando su nombre que describiendo el elemento figurativo (27.09.2006, T-172/04, Emergia, EU:T:2006:278, §§ 72 y ss.). Tal es el caso aquí, ya que, por lo que se refiere a la marca anterior, los elementos figurativos del signo no resultan especialmente imaginativos, al tratarse simplemente de un círculo rojo y blanco.

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión entre el público. En consecuencia, debe desestimarse la marca impugnada para todos los servicios impugnados.

Puesto que la oposición ha sido estimada en su totalidad en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, no es necesario examinar los demás motivos de la oposición, a saber el artículo 8 apartado 1, letra a) del RMC.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1 del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3 y apartado 7, letra d), inciso i) del REMC, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

The Opposition Division

Robert MULAC

Eamonn KELLY

Manuela MIEHLE

De conformidad con el artículo 59 del RMC, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMC el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (800 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4 del REMC, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (artículo 2, apartado 30 del RTMC).