OPOSICIÓN Nº B 2 498 288

Diseño y Fantasía, S.L., Carril de Guetara, 38, Plg. Aerogolf, 29004 Málaga, España (parte oponente), representada por Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A. Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Xiaojing Dai, Paseo de las Delicias, 135, 1b, 28045 Madrid, España (solicitante).

El 26/11/2015, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 498 288 se estima parcialmente, concretamente para los siguientes productos impugnados:

Clase 18: Bolsos.

2. La solicitud de marca comunitaria n° 13 272 811 se deniega para todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca comunitaria nº 13 272 811. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca comunitaria nº 8 122 988. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b) del RMC

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar en primer lugar la oposición en relación con el registro de marca comunitaria nº 8 122 988 de la parte oponente.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 35: Servicio de venta al por menor en comercio, servicios de comercio al por mayor y a través de redes mundiales informáticas de prendas de vestir, ropa interior, pijamas, camisolas, medias, calcetines, calzado, accesorios, complementos.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 9: Gafas.

Clase 14: Relojes.

Clase 18: Bolsos.

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con la regla 2, apartado 4 del REMC, la Clasificación de Niza sirve exclusivamente a efectos administrativos. Por consiguiente, no se considera que los productos y servicios sean similares o distintos entre sí por el hecho de que figuren en la misma clase o en clases diferentes de la Clasificación de Niza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 9 y 14

Se considera que los productos de lujo, como las gafas de la clase 9 y los relojes de la clase 14, son distintos de los vestidos, el calzado y la sombrerería. La naturaleza y la principal finalidad de estos productos son diferentes. La principal función de los vestidos es vestir el cuerpo humano, mientras que la principal finalidad de las gafas es mejorar la visión y la de los relojes es indicar la hora. Aunque tanto las prendas de vestir, calzado y sombrerería como las gafas y los relojes puedan además ser complementos de adorno personal, no tienen los mismos canales de distribución y tampoco compiten entre sí ni son complementarios. Aunque actualmente algunos diseñadores de moda venden también accesorios de moda, como gafas, relojes y accesorios de viaje, con su marca, no se trata de algo habitual, sino que sólo se da en los casos excepcionales de algunos diseñadores de éxito (económico).

En lo que a los productos anteriores de la clase 18 se refiere, éstos comparados con las gafas de la clase 9 y los relojes de la clase 14 son distintos. En un primer lugar ambos grupos de productos tienen una evidente diferente finalidad, sumado al hecho de que no tienen los mismos canales de distribución y tampoco compiten entre sí ni son complementarios.

Los servicios de venta al por menor en comercio, servicios de comercio al por mayor y a través de redes mundiales informáticas de prendas de vestir, ropa interior, pijamas, camisolas, medias, calcetines, calzado, accesorios, complementos y las gafas de la clase 9 y los relojes de la clase 14 impugnados no son similares. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta al por menor consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Este no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí ni son complementarios. Añadir igualmente, que los accesorios y complementos a los que hacen referencia los servicios anteriores de la clase 35 son accesorios o complementos de ropa y calzado en general, lo que no incluye todo tipo de complemento.

Sólo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los productos en cuestión no son similares.

Productos impugnados de la clase 18

Los productos impugnados bolsos considerando que se pueden fabricar en material de cuero e imitaciones están incluidos dentro de la categoría más amplia de productos registrados por el derecho anterior de productos de estas materias (Cuero e imitaciones de cuero) no comprendidos en otras clases y, por lo tanto, son productos idénticos.

2. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Visualmente, los signos son similares en la medida en que coinciden en las letras ‘GISEL’, situadas en ambos casos al inicio de las marcas y en el mismo orden. Por otro lado, difieren en la última letra de la marca anterior ‘A’ y en las últimas letras de la marca contestada ‘LE’. Por otro lado, las marcas difieren igualmente en la tipografía de las mismas, letras en cursiva y en color negro en la marca impugnada, y letras estándar en minúscula y en color negro en la marca anterior y en el fondo rectangular azul en el que está representada la marca impugnada.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes reglas de pronunciación en las distintas partes del territorio de referencia, la pronunciación de las marcas coincide en el sonido de las letras ‘GISEL’, presentes de forma idéntica en ambos signos y en dicha medida las marcas son similares fonéticamente. La pronunciación difiere en el sonido de la letra “A” de la marca anterior. Igualmente difiere en el sonido de las letras “LE” del signo impugnado, aunque debe tenerse en cuenta que en parte del territorio de relevancia la letra ‘LL’ se pronuncia exactamente igual que la letra ‘L’ mientras que en otros territorios no y que la letra ‘E’ puede ser muda en algunas lenguas del territorio de relevancia tales como en francés.

Conceptualmente, ambos signos se percibirán como un nombre propio femenino, que proviene del germano "Gisil-hard". Por su parte, la marca anterior es la versión española, alemana y portuguesa de dicho nombre siendo muy parecidos sus equivalentes en otros idiomas del territorio de referencia tales como GISELLA en italiano, o GIZELA en polaco. Por otra parte, la marca impugnada podría verse como la versión inglesa o la francesa de la marca anterior. No obstante, pese a lo anterior, ambos signos hacen referencia al mismo nombre en todo el territorio siendo las marcas por lo tanto idénticas conceptualmente.

Teniendo en cuenta las coincidencias visuales, fonéticas y conceptuales se considera que los signos comparados son similares.

3. Elementos distintivos y dominantes de los signos

A la hora de determinar si existe riesgo de confusión, la comparación de los signos en conflicto debe basarse en la impresión general que proporcionan las marcas, teniendo en consideración, principalmente, sus componentes distintivos y dominantes.

Las marcas objeto de la comparación no tienen elementos que se puedan considerar claramente más distintivos que otros elementos.

Las marcas objeto de la comparación no tienen elementos que se puedan considerar claramente más dominantes (que atraigan la atención visualmente) que otros elementos.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos están dirigidos al público en general. El grado de atención se considera medio.

6. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los productos son parcialmente idénticos y parcialmente diferentes.

Los signos son similares visual y fonéticamente en la medida en que tienen en común cinco de las seis y siete letras y sonidos que componen sus elementos denominativos respectivamente, estando además dichas letras y sonidos situados en el mismo orden y en primera posición en los signos, "GISEL" de modo que las primeras partes de las marcas en conflicto son idénticas.

Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el primer elemento de un signo cuando se compara con una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Por lo tanto, los primeros elementos idénticos de las marcas en cuestión deben tomarse en consideración a la hora de evaluar el riesgo de confusión entre las marcas, y más teniendo en cuenta que la diferencia visual y fonética de los elementos denominativos se reduce a dos letras finales en la marca impugnada que tal y como hemos visto anteriormente, en algunos territorios no afectarán a la pronunciación de la misma, frente a una única vocal ‘A’ en la marca anterior.

A lo anterior añadir igualmente, que las marcas son conceptualmente idénticas para la totalidad del territorio de referencia ya que ambas marcas se refieren al mismo nombre.

Por otro lado, el hecho de que la marca impugnada contenga un componente figurativo, y que la tipografía de ambas marcas sea diferente, esto no altera la impresión de semejanza entre las marcas. En este sentido, debe señalarse que cuando los signos constan de elementos figurativos y denominativos, rige el principio de que el elemento denominativo del signo suele tener mayor impacto en el consumidor que el elemento figurativo. Esto obedece al hecho de que el público no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los mismos por su elemento verbal.

No debemos tampoco olvidar el hecho de que el consumidor, normalmente, no verá los signos simultáneamente sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, así como el principio de interdependencia entre los factores, la División de Oposición considera que las diferencias existentes entre los signos no son suficientes para contrarrestar las grandes semejanzas entre los mismos, por lo que el consumidor puede llegar a la conclusión de que los signos referidos tienen un mismo origen empresarial.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base de la marca comunitaria registrada de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos declarados idénticos a los de la marca anterior.

El resto de los productos impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1 del RMC, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida a esos productos.

La parte oponente también ha basado su oposición en las siguientes marcas anteriores:

Registro de marca comunitaria nº 5 872 296 para la marca denominativa ‘GISELA’ y que cubre los siguientes productos y servicios:

Clase 25: Prendas confeccionadas para caballero, señora y niños, incluyendo calzado (excepto ortopédicos), con la exclusión expresa de medias, pantis, calentadores de piernas, medias de ballet, leotardos de ballet.

Clase 35: Importación-exportación, publicidad, promoción y venta de prendas de vestir y calzado, con la exclusión expresa de medias, pantis, calentadores de piernas, medias de ballet, leotardos de ballet.

Registro de marca española nº 1 761 584 para la marca figurativa ‘ ’ y que cubre los siguientes productos:

Clase 25: Prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño, con inclusión de calzado (excepto ortopédico).

Registro de marca comunitaria nº 8 122 954 para la marca figurativa ‘ ’ y que cubre los siguientes productos y servicios:

Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 25: Prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niño, con inclusión de calzado (excepto ortopédico).

Clase 35: Servicio de venta al por menor en comercio, servicios de comercio al por mayor y a través de redes mundiales informáticas de prendas de vestir, ropa interior, pijamas, camisolas, medias, calcetines, calzado, accesorios, complementos.

Los demás derechos anteriores alegados por la parte oponente son menos similares a la marca impugnada con excepción de la primera marca arriba listada. Esto se debe a que contienen más elementos figurativos o palabras adicionales que no están presentes en la marca impugnada. Cubren además el mismo ámbito de los productos y servicios o uno inferior. Por lo tanto, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos para los que la oposición ya se ha desestimado; no existe ningún riesgo de confusión respecto a tales productos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1 del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2 del RMC, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición sólo ha prosperado para una parte de los productos impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Vanessa PAGE

Cristina CRESPO MOLTO

Loreto URRACA LUQUE

De conformidad con el artículo 59 del RMC, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMC el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (800 EUR).