ANULACIÓN N.º 19 893 C (NULIDAD)

Open Finance, S.L., Pintor Sorolla 23, 46002 Valencia, España (solicitante), representado por Clarke, Modet y Cía. S.L., Rambla de Méndez Núñez, n.º 21-23, 5º A-B, 03002 Alicante, España (representante profesional)

c o n t r a

Finametrix, S.L., Avenida Hermanos Machado, 13 – 214, 46019 Valencia, España (titular de la MUE), representado por Cuatrecasas Gonçalves Pereira Propiedad Industrial, S.R.L., C/ Almagro 9, 28010 Madrid, España (representante profesional).

El 04/08/2021, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se desestima la solicitud de declaración de nulidad en su totalidad.

2. Recaerán en el solicitante las costas, que se fijan en 450 EUR.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra la marca de la Unión Europea n.º 13 390 711 “NEXTPORTFOLIO” (marca denominativa) (la MUE). La solicitud se dirige contra todos los productos y servicios cubiertos por la MUE, en concreto:

Clase 9: Programas informáticos multimedia interactivos; programas para ordenadores; programas informáticos [software descargable]; programas informáticos para su uso en telecomunicaciones; software de ordenador para el tratamiento de la información; programas informáticos para la gestión de bases de datos; bases de datos informáticas; software.

Clase 36: Seguros; seguros bancarios; operaciones financieras; servicios bancarios; servicios de pago automatizado; servicios de transferencias y transacciones financieras, servicios de pago; servicios de cambio de divisas; servicios de inversión; servicios de préstamos, créditos y leasing financiero; banca en línea; banca electrónica a través de una red informática mundial [banca por internet]; banca financiera; servicios financieros personales; servicios financieros informatizados; prestación de servicios financieros a través de una red informática mundial o internet; servicios financieros relacionados con los ahorros; servicios de intermediarios financieros; procesamiento de pagos; servicios de pagos financieros; servicios de pago electrónico; servicios de bases de datos financieras relacionados con las divisas; cambio de divisas en tiempo real en línea (online); servicios de divisas, excluidos los servicios relacionados con acciones y valores.

Clase 42: Diseño y desarrollo de software; programación de ordenadores; instalación de software.

El solicitante invoca el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE.

ALEGACIONES DE LAS PARTES Y PRUEBAS PRESENTADAS

Dado que ambas partes solicitaron el tratamiento confidencial, frente a terceros, de determinados datos de carácter comercial contenidos en algunas de las pruebas presentadas, la División de Anulación se referirá a las mismas en términos generales, evitando así la divulgación de tales datos.

El solicitante

El 23/06/2015 el solicitante requirió el registro del signo para las clases 9, 36 y 42 (MUE n.º 14 282 321).

Según alega el solicitante, el titular de la marca impugnada (‘NEXTPORTFOLIO’) es la compañía Finametrix, una sociedad constituida en diciembre de 2012 (doc. n.º 5) por el que fue el primer directivo de Open Finance (solicitante) hasta julio de 2014, D. Salvador Mas, con la colaboración de otro ex empleado de la sociedad (D. Francisco Micó), para realizar la misma actividad empresarial que Open Finance y, en particular, para competir con Open Finance con una aplicación informática que Finametrix comercializa bajo la marca impugnada (doc. n.º 6).

Según el solicitante, entre los diversos comportamientos llevados a cabo por el Sr. Mas y el Sr. Micó en contra de sus deberes contractuales y, en particular, del
deber de buena fe (que han dado lugar al inicio de un procedimiento de arbitraje en España –doc. n.º 7–), destaca el registro del signo “Nextportfolio” (por medio de Finametrix) inmediatamente después de su salida de Open Finance. La elección de este signo no fue casual, ya que el Sr. Mas había sido el máximo responsable de
supervisar el proyecto “Best Portfolio”, concebido y puesto en marcha por Open Finance a finales de 2012. Con este proyecto, Open Finance daba un paso estratégico en su modelo de negocio: adaptar su tecnología de asesoramiento financiero y gestión de carteras comercializada, hasta esa fecha, bajo un modelo de prestación de servicios de consultoría informática, a una aplicación que los clientes pudiesen descargar directamente desde Internet (SaaS – software as a service). A través de su sociedad, Finametrix, el Sr. Mas decidió adelantarse y registrar un signo prácticamente idéntico, “Nextportfolio”, para aprovecharse inequívocamente de la notoriedad prospectiva de “Best Portfolio” y de las inversiones y esfuerzos incurridos por Open Finance en ese proyecto.

El solicitante explica que Open Finance es una empresa española especializada en el desarrollo y mantenimiento de innovadoras soluciones tecnológicas para el asesoramiento financiero y gestión de carteras constituida en 2002 (doc. n.º 8), con una consolidada presencia en el mercado español y en Latinoamérica (México, Costa Rica, Perú, Colombia y Chile), donde colabora con socios de reconocido prestigio tales como la Bolsa Mexicana de Valores o la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica (doc. n.º 9). Para la prestación de sus servicios, Open Finance desarrolló internamente una tecnología denominada Openworkplace (“software”) que procesa todos los datos que les facilitan sus clientes; asimismo, el software incluye un proceso automatizado que permite a los asesores generar propuestas de inversión para sus clientes finales adaptada a la normativa en materia de inversiones. Desde principios de 2011, Open Finance pertenece al grupo de sociedades encabezado por Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (el “Grupo BME”) (doc. n.º 10), operador de todos los mercados de valores y sistemas financieros de España y cuya actividad comprende una amplia gama de productos y servicios financieros basados en tecnología avanzada y de desarrollo propio (entre otras, el software).

El solicitante explica el proyecto estrella de la compañía solicitante, Best Portfolio aportando los documentos 11 a 21, y pasa a referirse a la solicitante de la marca impugnada, Finametrix, y a sus socios fundadores, el Sr. Mas y el Sr. Micó, explicando su relación con la solicitante y aportando para todo ello los documentos 5 y 6, 22-34.

El solicitante sustancia de la siguiente manera la aplicación del artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE:

Existe un signo idéntico o similar, ya que el signo impugnado, ‘NEXTPORTFOLIO’ es similar al signo (MUE n.º 14 282 321), solicitado el 23/06/2015 y registrado el 11/11/2015. Además, los productos/servicios protegidos por estas marcas son prácticamente idénticos.

Así mismo, como se ha puesto de manifiesto arriba el Sr. Mas y el Sr. Micó conocían con anterioridad al registro por Finametrix de la marca impugnada el proyecto “Best Portfolio” de Open Finance y que Open Finance estaba usando este signo denominativo en el tráfico económico. Por ello, es evidente que, en el momento de solicitar el registro de la marca impugnada, Finametrix (a través de los Sres. Mas y Micó) conocía que el solicitante estaba usando un signo cuasi-idéntico al que pretendía proteger con la marca impugnada.

También, existe una intención desleal de Finametrix en el momento de solicitar el registro de la marca impugnada ya que la relación que existía entre las partes estaba sometida a los principios de la buena fe e imponía a los Sres. Mas y Micó un deber de lealtad respecto de Open Finance. Adicionalmente, junto con esos deberes genéricos, los Sres. Mas y Micó asumieron obligaciones contractuales de confidencialidad y no competencia con el solicitante y, por todo ello, Open Finance tenía una expectativa legítima de que ninguno de ellos (directa o indirectamente) registrase un signo cuasi-idéntico a aquel que la Sociedad había elegido. Sin embargo esta expectativa legítima fue defraudada por los Sres. Mas y Micó, quienes emplearon una información privilegiada, a la que habían tenido acceso en atención a sus responsabilidades en Open Finance, para anticiparse y adquirir un derecho sobre un activo intangible de indudable valor para la Sociedad.

El registro de la marca impugnada se solicitó cuando el proyecto Best Portfolio estaba en pleno proceso de presentación y lanzamiento al mercado y tras la salida de los Sres. Mas y Micó como consecuencia de desavenencias importantes con Open Finance. En ese momento la introducción de una réplica de Bestportfolio, comercializada bajo un nombre cuasi-idéntico (Next Portfolio), no podía responder sino a un intento de obstaculizar la actividad del solicitante y de perjudicarle privándole de la ventaja competitiva que supone ser el primero en registrar un signo inequívocamente relacionado con el Proyecto Best Portfolio y diluyendo así su valor competitivo en el mercado.

El propietario

El propietario alega que la compañía OPEN FINANCE fue fundada en 2002 por dos socios, el Sr. Mas y el Sr. de la Peña.

Cuando llegó la crisis financiera (2009) los Sres. Más y de la Peña pensaron en la expansión internacional del negocio, y en 2010 se asociaron con una compañía externa, Infobolsa S.A. (hoy BME Inntech). El documento n.º 2 contiene el Sales and Purchase Agreement firmado entre Infobolsa, S.A., y los Sres. Mas y de la Peña, y el documento n.º 3 contiene el Acuerdo de Socios suscrito el 25/03/2011 entre el Sr. Mas y el Sr. de la Peña. Según la parte, la obligación de no competencia del Sr. Mas se encuentra en el Contrato de Alta Dirección, y no en el Sales and Purchase Agreement ni en el Acuerdo de Socios.

Las desavenencias entre Sr. Mas y el Grupo BME Inntech se deben a que el cumplimiento del Plan de Negocio exigía que Open Finance consiguiese nuevos clientes en Latinoamérica; sin embargo, por una serie de cuestiones de las que fue ajeno el Sr. Mas ello no ocurrió y el Sr. Mas abandonó la compañía (se aportan documentos n.º 4 y 5 para explicar el origen de estas desavenencias y la salida del Sr. Mas de la compañía). Tras su abandono de la empresa, el Sr. Mas se dedicó a varios proyectos y fundó una compañía, Simple Advisor S.L., pretendiendo que Finametrix fuera tan sólo una suerte de socio industrial en ese proyecto, aportando soluciones tecnológicas (documentos n.º 6-21).

Según el propietario de la marca impugnada, el Sr. Mas estuvo implicado e interesado en el éxito del negocio de Open Finance hasta el último día, no realizó ninguna actuación dirigida a la constitución y nacimiento de Finametrix, respetó escrupulosamente su pacto de no competencia como Directivo de Open Finance y tuvo numerosas actividades profesionales y proyectos antes de decidir unirse al proyecto de Finametrix. Además, cuando el Sr. Mas comenzó su colaboración con Finametrix en 2015, la marca objeto de nulidad Nextportfolio ya había sido solicitada meses atrás, sin intervención o conocimiento del Sr. Mas y, por lo tanto, no existe mala fe debido a que no hay deseo de perjudicar a Open Finance aprovechándose de la notoriedad de Best Portfolio.

El propietario describe a continuación la fundación de la compañía propietaria, Finametrix, y explica que Best Portfolio no era un proyecto estratégico para Open Finance (documentos n.º 22-35). Además añade que el 19/10/2015 el Sr. Mas hizo pública su incorporación a Finametrix a través del artículo “Salvador Mas regresa al sector financiero como nuevo CEO de Finametrix”, publicado en la revista FundsPeople (documento n.º 36).

El propietario argumenta que los productos que ofrecen Finametrix y Open Finance no son sustituibles y tampoco se orientan a los mismos clientes, como prueba un informe pericial emitido por la firma KPMG (documento n.º 37). Durante el periodo relevante los servicios de Open Finance y Finametrix no se dirigían a cubrir las necesidades de los mismos tipos de clientes y por ello no existe mala fe, ya que no hay ánimo de obstaculizar o entorpecer la labor profesional de Open Finance con su herramienta BEST PORTFOLIO.

Seguidamente el propietario explica los pormenores del proyecto Bestportfolio y aporta los documentos n.º 38 y 39, así como un acta notarial contenida en el documento 27, y explica por qué las pruebas presentadas por el solicitante no son pertinentes y por qué no se aplica el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE.

La mala fe tiene que producirse en el momento de la solicitud de la marca impugnada, en este caso el 22/10/2014. Según el titular, respecto a esa fecha no existe ningún documento del solicitante que pruebe la existencia de mala fe, ya que:

1. en octubre de 2014 la denominación Best Portfolio ni estaba siendo usada en el mercado por Open Finance ni se había adquirido ningún derecho sobre tal denominación en ningún Estado miembro.

2. Finametrix no ha impedido en ningún momento que Open Finance pueda utilizar su marca -de hecho, ni siquiera se opuso a su solicitud de marca de la Unión Europea un año después- y, además, no impide que Open Finance pueda utilizar su marca Best Portfolio.

3. no existe error o confusión entre las marcas enfrentadas.

4. la demandante no ha probado que la denominación Best Portfolio tuviera algún grado de protección jurídica.

5. Open Finance no ha podido probar que el Sr. Mas o Finametrix actuaran de mala fe en octubre de 2014, momento de la solicitud de la marca Nextportfolio.

El propietario explica también que en los servicios relevantes se dirigen a un público atento y muy especializado que no es el consumidor medio, y para este público las marcas dan una impresión de conjunto diferente. Hay además numerosos registros de marca con la palabra ‘PORTFOLIO’, tanto en España como en la UE (documento n.º 42).

Documentos aportados:

• Documento 1: Autorización.

• Documento 2: SPA suscrito entre Infobolsa, S.A., D. Salvador Mas Casado y D. Gonzalo la Pena Cifuentes el 26/01/2011.

• Documento 3: Acuerdo de Socios suscrito entre Infobolsa, S.A., D. Salvador Mas Casado y D. Gonzalo de la Pena Cifuentes el 25/03/2011.

• Documento 4: Documento elaborado en mayo de 2014 por la Directora financiera de BME y Open Finance, Pilar Vaamonde.

• Documento 5: Acuerdo de Extinción de 01/07/2014.

• Documento 6: Tuit de @boromas de 20/11/2014.

• Documento 7: Tuit de @boromas de 27/11/2014.

• Documento 8: Tuit de @boromas de 21/10/2014.

• Documento 9: Tuit de @boromas de 09/12/2014.

• Documento 10: Tuit de @boromas de 18/12/2014.

• Documento 11: Correo electrónico del Sr. Mas al Sr. Marcaide el 23/12/2014.

• Documento 12: Correo electrónico del Sr. Mas al Sr. Marcaide el 23/12/2014.

• Documento 13: Correo electrónico del Sr. Marcaide al Sr. Mas el 24/12/2014.

• Documento 14: Tuit de @boromas de 8 de enero de 2015.

• Documento 15: Correo electrónico del Sr. Blanco al Sr. Mas el 07/01/2015.

• Documento 16: Correo electrónico del Sr. Mas al Sr. Blanco el 08/01/2015.

• Documento 17: Correo electrónico del Sr. Mas al Sr. Marcaide el 30/01/2015.

• Documento 18: Tuit de @boromas de 28/01/2015.

• Documento 19: Tuit de @boromas de 28/02/2015.

• Documento 20: Tuit de @boromas de 28/04/2015.

• Documento 21: Conjunto de facturas emitidas por el Sr. Mas a través de su sociedad Simple Advisor, S.L. a Finametrix por su colaboración parcial entre los meses de abril y septiembre de 2015.

• Documento 22: Curriculum del Sr. Micó.

• Documento 23: Intercambio de correos electrónicos entre el Sr. Mico y el Sr. Mas el 13/06/2012.

• Documento 24: Análisis de la oportunidad realizado por Loop en diciembre de 2012 como entregable de su trabajo.

• Documento 25: Presentación realizada por el Sr. Micó en febrero de 2013 con énfasis cliente target, cómo atacarlo y business model.

• Documento 26: Análisis de pricing a aplicar a Best Portfolio realizado en junio de 2013 por el Sr. Micó.

• Documento 27: Presentación realizada por el Sr. Micó en julio de 2013 que establecía el roadmap y pasos a seguir para el lanzamiento efectivo de Best Portfolio.

• Documento 28: Acta notarial de manifestaciones del Sr. Sáez.

• Documento 29: Escritura de constitución de Finametrix de fecha 04/12/2013.

• Documento 30: Contrato suscrito entre Finametrix S.L. y su primer cliente en fecha 03/12/2013.

• Documento 31: Correos electrónicos de diciembre de 2013 intercambiados entre el Sr. Micó y su primer cliente, que incluyen el justificante de la transferencia bancaria a favor de Finametrix en diciembre de 2013.

• Documento 32: Primera factura emitida por el Sr. Hoyos a Finametrix, de 31/08/2014.

• Documento 33: Escritura de compraventa de participaciones de Finametrix a Luis Hoyos (15/05/2015).

• Documento 34: Conjunto de correos electrónicos que prueban la participación del Sr. Micó en varios proyectos de Open Finance, distintos de Best Portfolio, en el año 2014.

• Documento 35: Escritura de compraventa de participaciones de Finametrix a la compañía Simple Advisor (04/09/2015).

• Documento 36: Artículo publicado en la revista FundsPeople, en fecha 19/10/2015 “Salvador Mas regresa al sector financiero como nuevo CEO de Finamefrix”.

• Documento 37: Informe pericial emitido por KPMG.

• Documento 38: Pantallazo de las visitas del video “Bestportfolio in action”, subido el 16 /12/2013.

• Documento 39: Correo electrónico de Rocío Cardo (empleada de Open Finance) a los Sres. de la Peña y Alcalá (08/09/2016).

• Documento 40: Informe pericial informático emitido por KPMG.

• Documento 41: Resultado de la búsqueda obtenida de la página web https://www.tmdn.org/tmview/.

• Documento 42: Resultado de la búsqueda obtenida de la página web https://www.tmdn.org/tmview.

En su respuesta el solicitante argumenta que la contestación del propietario es una mera reproducción del escrito de contestación en el arbitraje iniciado por BME Inntech, S.A. (“BME Inntech”) ante la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, a la que se han añadido algunas consideraciones finales sobre el artículo 59.1.b) del RMUE. Explica que algunas de las cuestiones debatidas en el Arbitraje son relevantes en este procedimiento ya que éste ha confirmado que el Sr. Mas y el Sr. Micó mantenían una relación contractual con Open Finance con carácter previo al registro de la Marca impugnada y ambos tuvieron un papel relevante en el proyecto denominado Best Portfolio. Además, es evidente que Finametrix perseguía perjudicar a Open Finance privándole de la ventaja competitiva que supone ser el primero en registrar un signo inequívocamente relacionado con el Proyecto Best Portfolio diluyendo de esta manera el valor competitivo de este proyecto en el mercado, y desbaratando las inversiones y esfuerzos realizados.

El solicitante insiste en que Finametrix solicitó de mala fe el registro de la marca impugnada, y que esta acción forma parte de un plan desleal orquestado por el Sr. Mas, con la ayuda del Sr. Micó, para aprovecharse del proyecto Best Portfolio y competir con Open Finance. Los Sres Mas y Micó disponían de plena libertad para elegir un signo con el que distinguir la aplicación informática y los servicios de Finametrix con los que pretendían competir (deslealmente) con Open Finance. Sin embargo, eligieron “Nextportfolio”, un signo prácticamente idéntico a “Best Portfolio”, aquel que Open Finance había seleccionado cuidadosamente para su proyecto estratégico; y aquel que, como conocían bien los Sres. Mas y Micó, Open Finance venía utilizando ya en presentaciones comerciales. Por lo tanto, el registro de la Marca impugnada por Finametrix es el resultado directo de:

1. El conocimiento privilegiado que tenían sus responsables del proyecto Best Portfolio, al que habían accedido por su relación contractual con Open Finance y, en particular, sobre la base de la confianza que debía resultar de esa relación contractual (en el caso del Sr. Mas es importante destacar su condición de primer directivo de la Sociedad) y bajo estrictos deberes de confidencialidad; y

2. la voluntad de Finametrix de obstaculizar el ambicioso plan de negocio de Open Finance, diluyendo el valor competitivo de ese proyecto mediante la introducción anticipada de un producto idéntico tanto en funcionalidades como, lo que es más importante, en marca comercial.

Documentos aportados:

• Documento n.º 35: Acta del Consejo de Administración de Open Finance, S.L. de 26/03/2014.

• Documento n.º 36: Propuesta de colaboración de Finametrix describiendo sus servicios.

• Documento n.º 37: Artículo “Salvador Mas: ‘Finametrix es ahora una gran multinacional con sede central en València’”, Valencia Plaza, 23/01/de 2018.

• Documento n.º 38: “Actualización del Fintech Influences Ranking de Finnovating”, www.finnovating.com, 04/09/2018.

• Documento n.º 39: “Sesión ‘Innovación disruptiva’. Programa Akademia”, Universidad Loyola Andalucía.

• Documento n.º 40: Artículo “Dos ingenieros valencianos fundan Finametrix, una firma tecnológica para gestionar carteras”, Valencia Plaza, 15/01/2015.

• Documento n.º 41: Cuentas anuales de Finametrix, S.L. correspondientes al ejercicio 2016.

• Documento n.º 42: Cuentas anuales de Open Finance, S.L. correspondientes al ejercicio 2012.

• Documentos n.º 43- 46: Contratos entre Open Finance y Bestinver (2008, 2012, 2013, 2014).

• Documento n.º 47: Pantallazo de la página web www.finametrix.com (22/01/2015 de acuerdo con Internet Archive)

• Documento n.º 48: Fintech Radar Spain preparado por Finnovista de 20/07/2016

• Documento n.º 49: Correo electrónico de Salvador Mas a Susana Gómez, Alfonso Alcalá, Gonzalo de la Peña y Rocío Sahuquillo de 15/11/2013.

En sus alegaciones finales el propietario se ratifica en todos los puntos anteriormente expuestos y aporta los documentos n.º 43 y 44, que son un laudo arbitral emitido por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y las cuentas anuales de Allfunds, respectivamente.

Apreciación de la mala fe

El artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE establece que se declarará la nulidad de la marca de la Unión Europea cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

No existe una definición jurídica precisa del término «mala fe», por lo que queda abierta a diversas interpretaciones. La mala fe es un estado subjetivo que se basa en las intenciones del solicitante a la hora de presentar una marca de la Unión Europea. Por norma general, las intenciones propias no están sujetas a consecuencias legales. Para apreciar mala fe debe concurrir, en primer lugar, alguna acción del titular de la MUE que refleje claramente una intención deshonesta y, en segundo lugar, una norma objetiva que sirva como referente para evaluar dicha acción y a continuación calificarla como constitutiva de mala fe. Existe mala fe cuando la conducta del solicitante de una marca de la Unión Europea se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, y que puede identificarse valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas (Dictamen de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston de 12/03/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60).

Si el titular de una MUE ha actuado de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de marca debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos (Lindt Goldhase, § 37).

La carga de la prueba de la existencia de mala fe recae en el solicitante de nulidad, dado que se presume la buena fe salvo prueba en contrario.

Existe mala fe cuando el titular de la MUE pretende, a través del registro, apropiarse de la marca de un tercero con el que hubiera mantenido una relación contractual o pre-contractual o cualquier tipo de relación en la que imperase la buena fe e imponía al titular de la MUE el deber de respetar las reglas en relación con las expectativas y los intereses legítimos de la otra parte (13/11/2007, R 336/2007‑2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).

Sin embargo, como ha señalado la jurisprudencia, el hecho de que el titular de la MUE sepa o deba saber que el titular de la nulidad ha venido utilizando un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que pueda dar lugar o no a confusión no basta para acreditar la mala fe (Lindt Goldhase, § 40). Para determinar si ha existido mala fe, deben tenerse en cuenta las intenciones del titular de la MUE en el momento de la presentación.

Como ha quedado de manifiesto con anterioridad, según el solicitante existía una relación contractual entre las partes que exigía la conducta leal de uno de los fundadores de la compañía propietaria de la marca impugnada, que había sido con anterioridad primer directivo de la compañía solicitante. Esta relación contractual ha quedado, en efecto, acreditada por los documentos presentados y, además, no sólo no ha sido rebatida por la propietaria, sino que ha sido reconocida por la misma.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa la esencia de la cuestión no es si hubo mala fe en general en la conducta del propietario o algún tipo de incumplimiento contractual, sino si en el momento de solicitar la marca impugnada el titular de la misma presentó su solicitud de registro no con el fin de competir lealmente, sino con la intención de perjudicar los intereses de terceros, de manera contraria a las prácticas leales, o con la intención de obtener, sin ni siquiera dirigirse a un tercero específico, un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de la marca, en particular, la función esencial de indicar el origen (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

La División de Anulación considera que éste no es el caso, ya que por una parte BEST PORTFOLIO era tan sólo un proyecto que no se había lanzado al mercado a fecha de presentación de la marca impugnada, y por otro lado los signos no son parecidos.

Sobre el uso de BEST PORTFOLIO en el momento de la presentación de la marca impugnada (22/10/2014)

Según el solicitante, inicialmente el software Best Portfolio sólo se comercializaba como parte de un proyecto de consultoría informática, en el que el software estaba integrado en los sistemas de sus clientes, pero tras su adquisición por el Grupo BME, Open Finance identificó la oportunidad de convertir su tecnología en una aplicación informática que pudiese ser descargada directamente de Internet (como “SaaS” – Software as a Service), es decir, como un producto terminado y listo para ser usado por cualquier asesor financiero, con independencia de su ubicación y tamaño. El 19/01/2012 Open Finance adquirió todos los derechos sobre el nombre de dominio www.bestportfolio.com (doc. n.º 11), y en noviembre de 2012 encargó a una consultora de estrategia (Loop7) una propuesta para que le asesorase en la definición y diseño de esa nueva aplicación informática (doc. n.º 12). Además de los servicios de consultoría estratégica, Open Finance tuvo que suscribir un contrato de desarrollo de software para adaptar el software al formato de aplicación “Best Portfolio” (doc. n.º 13) y asignó alguno de sus empleados o colaboradores, como es el caso del Sr. Micó, a trabajar exclusivamente en este proyecto, (doc. n.º 14). Después de algo más de un año de trabajo en el proyecto, según dice el solicitante, Best Portfolio se lanzó al mercado (documentos 15, 16, 17, 18, 19 y 20).

Como consecuencia de lo anterior, y gracias a la condición de Open Finance de referente en el sector de fintech en España y Latinoamérica, casi treinta asesores financieros contrataron Best Portfolio en el ejercicio 2014 (doc. n.º 21). El 11/11/2015, Open Finance registró ante EUIPO la marca “Best Portfolio” (doc. n.º 3). Desde su lanzamiento, Open Finance ha continuado invirtiendo y apostando por Best
Portfolio como parte esencial de su modelo de negocio. Así, en la actualidad, la Sociedad estima que la cuota de mercado de este producto es de un 25-30% y el número de asesores independientes que recibe servicios de Open Finance a través de Best Portfolio es de cuarenta (doc. n.º 21).

El propietario alega que el proyecto Bestportfolio se concibió en 2012 con el objetivo de crear una “aplicación alojada en Internet para ser vendida sin integración a cualquier Asesor Independiente en cualquier país”. Sin embargo, alega que el proyecto no se puso en marcha como tal y la web no llego a estar operativa, ya que Open Finance se limitó a adquirir un dominio, sin que se produjera un lanzamiento efectivo del proyecto hasta 2016.

El hecho de que el titular de la MUE tuviera conocimiento de que el solicitante de nulidad tenía intención de utilizar una marca idéntica o similar para productos idénticos o similares no es suficiente en sí mismo para presumir la mala fe. Si no está previsto el uso del signo, las únicas alegaciones aplicables son las que se aplican a los casos de un uso anterior real, lo que no se cumple en el asunto que nos ocupa (23/06/2010, R 993/2009‑1, SLIME, § 19).

Como se ha puesto de manifiesto más arriba, los documentos presentados por el solicitante que pretenden probar el uso de la marca BEST PORTFOLIO en el momento de la solicitud de la marca impugnada son los documentos 15 a 21.

El documento 21 consiste en un certificado de la parte, ya que está firmado por el Secretario del Consejo de Administración de OPEN FINANCE S.L. en el que aparece que a día de 22/12/2017 el producto Bestportfolio estaba siendo utilizado por un número total de 40 clientes, y el 31/12/2014 por 25 clientes.

Los documentos que podrían apoyar/complementar las afirmaciones de esta certificación son:

El documento 15, que es tan sólo un vídeo promocional subido el 16/11/2013 a la plataforma Vimeo; el hecho de que este vídeo existiera y la compañía Open Finance invirtiera 8 000 euros en el mismo (documento 16) no prueba el uso de la marca BEST PORTFOLIO, como tampoco es prueba el hecho de que la página web www.bestportfolio.com comenzara a ser operativa en enero de 2014 (doc. n.º 17).

Respecto al vídeo documental la División de Anulación debe además concurrir con el propietario cuando éste alega que la cifra de visitas al vídeo es desdeñable si se tiene en cuenta que fue visto 200 veces desde diciembre del año 2013 hasta la fecha de presentación de la solicitud de invalidez, de las cuales la mayoría son de los propios empleados de Open Finance en fase de pruebas; ello significa que en cinco años tuvo una media de 40 vistas al año. El propietario aporta el documento n.º 38, que consiste en un pantallazo de las visitas del video “Bestportfolio in action”, subido el 16/12/2013.

Los otros documentos presentados por el solicitante son:

• Un tuit (doc. n.º 18) en el que tan sólo se aprecia el siguiente texto: "Salvador Mas contando su experiencia en el Entrepreneurship Dev. Program del @MIT para aplicarlo en @bestportfolio”.

• La preparación de un folleto comercial que según el solicitante se distribuyó a diversos clientes potenciales o actuales (doc. n.º 19), sin embargo, el documento no está fechado y

• Una impresión de la página web de ASEAFI (Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero, doc. n.º 20) en la que aparece lo siguiente:

. El documento no está fechado.

Como es evidente, ninguno de estos documentos dan prueba fehaciente del uso de BEST PORTFOLIO, sino que apuntan únicamente a un proyecto que estaba en fase de preparación para un eventual lanzamiento al mercado. Además, el propietario alega que en el año 2016 Open Finance se limitó a cambiar el nombre a la herramienta Open Advisor por Best Portfolio, como un mero acto de rebranding, y aporta en el documento n.º 39 un correo electrónico de fecha 08/09/2016 en el que Dña. Rocío Cardo, empleada de Open Finance, solicita autorización para cambiar el nombre de Openadvisor por el de Bestportfolio en el contrato modelo que se utilizaba hasta la fecha con los clientes, requiriendo además autorización para “hacer coincidir con el lanzamiento oficial de Bestportfolio el cambio de referendo en la web de Openfinance en la pestaña de Soluciones’ (énfasis añadido).

Por lo tanto, no ha quedado acreditado que la marca BEST PORTFOLIO se estuviera utilizando a la fecha de presentación de la marca impugnada, y tampoco ha quedado acreditado que su lanzamiento fuera completamente seguro ni estuviera muy desarrollado.

Sobre la similitud entre BEST PORTFOLIO y NEXTPORTFOLIO

El artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE no obliga, en principio, a que la MUE impugnada sea idéntica o similar al derecho anterior. Sin embargo, en los casos en que el solicitante de la nulidad reivindique que la intención del titular de la MUE era apropiarse indebidamente de uno o más derechos anteriores, como ocurre en este asunto, resulta difícil prever cómo una reivindicación de mala fe puede prosperar si los signos en cuestión no son al menos similares en un grado suficiente para poder concluir que lo que el propietario pretendía al solicitar la MUE era apropiarse indebidamente del derecho anterior.

Los signos enfrentados son:

Marca del Solicitante	Marca impugnada
	NEXTPORTFOLIO

El solicitante alega que, aunque el signo Best Portfolio incluye ciertos elementos figurativos, los componentes verbales de las marcas son decisivos para establecer su semejanza. En este sentido, los signos presentan evidentes similitudes fonéticas, ya que en la pronunciación en español sólo difieren en las consonantes iniciales. Sin embargo, estas consonantes, por ser ambas sonoras, generarán una misma impresión en el público relevante. Tampoco es relevante -sostiene la parte- que en “Best Portfolio” exista un espacio entre las dos palabras que componen el signo, y que esto no ocurra en la marca impugnada “Nextportfolio”. Además, existe también identidad conceptual entre los signos confrontados en la medida en la que, aunque no se trata de sinónimos, ambos aluden a una misma categoría conceptual en la mente de los destinatarios de estos servicios: una solución innovadora (“best” o “next”) de gestión de carteras (“portfolio”).

La División de Anulación no puede estar de acuerdo con el solicitante. El signo impugnado se registró para servicios de diseño, desarrollo, programación e instalación de software en la clase 42 y su correspondiente resultado, programas informáticos y software en clase 9, además de para servicios la clase 36. Es evidente que tanto los servicios de la clase 42 como los productos están dirigidos a un público profesional y que, por su naturaleza, el grado de atención respecto a los mismos será alto. Por otra parte, incluso cuando los servicios de la clase 36 (seguros, servicios bancarios, financieros, etc.) estén dirigidos también al consumidor general, por las importantes inversiones monetarias que pueden comportar la atención del consumidor será también alta.

Es muy posible que tanto los servicios de la clase 42 como los productos de la clase 9 tengan como objeto el negocio principal de ambos, propietario y solicitante que, como han probado las partes, se centra en los negocios bancarios/financieros. En este contexto, y teniendo en cuenta el público y/o el nivel de atención, la palabra ‘PORTFOLIO’ será comprendida por todos los consumidores, con independencia de su lengua materna, como una ‘cartera’ de activos financieros; en consecuencia, el término en común de las marcas es por completo descriptivo de los servicios de la clase 36, y de los productos y servicios auxiliares, en clases 9 y 42. Por su parte, aunque las palabras ‘BEST’ y ‘NEXT’ son próximas fonéticamente como argumenta el solicitante, los consumidores relevantes comprenderán su significado al ser palabras básicas del idioma inglés, y tienen significados diferentes: ‘BEST’ es ‘mejor’ y ‘NEXT’ es ‘próximo’. Teniendo todo esto en cuenta, el nivel de similitud fonética y conceptual es bajo. Además, aunque el solicitante argumenta que visualmente no hay grandes diferencias entre los signos, atendiendo al hecho de que ‘PORTFOLIO’ es descriptivo, las diferencias visuales entre las marcas no le pasarán desapercibidas a un público profesional y/o con un nivel de atención alto.

En consecuencia, las marcas enfrentadas no son similares en un grado suficiente para poder concluir que existía, en el momento de la solicitud de la MUE impugnada, una intención por parte del propietario de apropiarse indebidamente de la marca anterior.

Conclusión

Habida cuenta de que por una parte no ha quedado demostrado que la marca del solicitante se hubiera estado usando efectivamente a fecha de la solicitud de la marca impugnada, y que por otra parte las marcas no son similares en un grado suficiente para fundamentar las alegaciones del solicitante, la División de Anulación concluye que el propietario no actuó de mala fe, es decir, con la intención de aprovechar la marca del solicitante en aras de obtener un derecho exclusivo para fines distintos de los que corresponden a las funciones de la marca. Cabe por tanto rechazar la solicitud de invalidez interpuesta bajo el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar los costes en los que haya incurrido el titular de la MUE durante este procedimiento.

De conformidad con el artículo 109, apartado 7, del RMUE y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al titular de la MUE son los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.

La División de Anulación

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

María Belén IBARRA DE DIEGO

Ana MUÑIZ RODRÍGUEZ

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).