OPPOSITION n° B 2 494 998

Free, 8, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Yves Coursin, 49, Rue Galilée, 75116 Paris, France (mandataire agréé)

c o n t r e

K-Free Technology Limited, Room B201, Garden City Cyber Port, No. 1079 Nanhai Road, Nanshan District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Office Kirkpatrick N.V./S.A., Avenue Wolferslaan 32, 1310 La Hulpe-Terhulpen, Belgique (mandataire agréé).

Le 04/01/2016, la division d’opposition rend la présente

DÉCISION:

1. L’opposition n° B 2 494 998 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque communautaire n° 13 464 516 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.

MOTIFS:

L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque communautaire n° 13 464 516. L’opposition est fondée sur, notamment l’enregistrement français n° 4 037 814. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, l’article 8, paragraphe 5, du RMC et l’article 8, paragraphe 4, du RMC, ce dernier en relation avec la raison sociale et le nom commercial ‘FREE’ ainsi qu’en relation avec le nom de domaine ‘free.fr’, tous utilisés dans la vie des affaires en France.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement français nº 4 037 814 de l’opposante.

1. Les produits

Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont, notamment:

Classe 9: Appareils et équipements pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données, appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique, modems, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, logiciels, programmes informatiques.

L’opposition était initialement dirigée contre certains produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42. Suite à la limitation de la demanderesse du 10/06/2015, l’opposition est dirigée contre les produits contestés restants, à savoir :

Classe 9: Téléphones portables; Ordiphones [smartphones], Téléphones; Visiophones.

Produits contestés dans la classe 9

Les produits contestés téléphones portables; Ordiphones [smartphones], Téléphones; Visiophones sont inclus dans la catégorie générale des appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique de l’opposante. Dès lors, ces produits sont considérés comme identiques.

2. Les signes

FREE
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est la France.

Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par les lettres « F-R-E-E ». Etant donné que la marque antérieure est une marque verbale, elle est protégée aussi bien pour une écriture en lettres majuscules que minuscules. Par ailleurs, les signes diffèrent par la lettre « K » de la marque contestée représentée de manière stylisée et séparée du terme suivant « free » par un tiret. Le terme « free » de la marque contestée est également représenté dans une police de caractères légèrement stylisée, en gras.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la syllabe /fri/ présente de façon identique dans les deux signes et, dans cette mesure, les signes sont phonétiquement similaires. Il convient de souligner que le terme anglais « FREE » est prononcé à l’anglaise comme dans les expressions « free-ride » ou « free-lance » citées dans les dictionnaires français. La prononciation des signes diffère par le son de la lettre additionnelle « K » de la marque contestée qui n’a pas de contrepartie dans le signe antérieur.

Sur le plan conceptuel, l’élément verbal « FREE » dont est formée la marque antérieure n’a pas de signification en français et une partie des consommateurs ne percevra aucun message dans ce mot (voir arrêt du Tribunal du 27/10/2010, T-365/09, « FREE », paragraphe 41). Toutefois, s’agissant d’un terme anglais relativement basique et fréquemment employé sur le marché (voir par exemple les expressions « free lance », « free ride » ou « free style »), il est susceptible d’être compris par une partie du public du territoire pertinent comme signifiant « libre ». Il est également susceptible d’être compris comme signifiant « gratuit » par la partie du public qui a de bonnes connaissances de la langue anglaise. Ces considérations sont valables en ce qui concerne le terme « free » de la marque contestée qui sera perçu comme un élément indépendant au sein de cette dernière. La marque contestée reproduit également de manière stylisée la lettre « K » qui sera perçue comme une lettre de l’alphabet. Par conséquent, pour une partie du public, les signes sont conceptuellement similaires dans la mesure où ils ont en commun les concepts portés par le terme « FREE ». Pour la partie du public qui ne comprend pas le terme anglais « FREE », les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

Compte tenu des coïncidences visuelles, phonétiques et pour une partie du public des coïncidences conceptuelles susmentionnées, les signes en présence sont similaires.

3. Éléments distinctifs et dominants des signes

Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

La marque antérieure n’a pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus distinctifs ou plus dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres éléments.

Pour la partie du public qui n’attribuera aucune signification au terme « free » de la marque contestée, celle-ci n’a pas d’élément pouvant être manifestement considéré comme plus distinctif que d’autres éléments. Pour la partie du public qui perçoit l’élément « free » du signe contesté comme signifiant « libre » ou encore « gratuit », cet élément est considéré comme relativement faible dans la mesure où il est susceptible d’indiquer que les produits concernés de communication téléphonique sont libres de tout opérateur (sans restriction d’opérateur) ou qu’ils sont gratuits (par exemple un téléphone offert en échange d’un abonnement téléphonique). Par conséquent, la partie du public pertinent qui comprend la signification de cet élément n’accordera pas autant d’attention à cet élément faible qu’à l’autre élément plus distinctif de la marque, à savoir la lettre stylisée « K ».

La marque contestée n’a pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres éléments.

4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Pour la partie du public qui comprend le terme « FREE » de la marque antérieure comme signifiant « libre » ou encore « gratuit », elle possède un faible caractère distinctif dans la mesure où ce terme est susceptible d’indiquer que les produits de télécommunication et de communication téléphonique sont libres de tout opérateur (sans restriction d’opérateur) ou qu’ils sont gratuits. Toutefois, la marque présente un degré normal de caractère distinctif pour la partie du public du territoire pertinent pour laquelle le terme « FREE » n’a pas de signification.

5. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.

6. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure varie de faible à normal selon que le public français attribue ou pas une signification au terme anglais « FREE ».

En tout état de cause, il convient de signaler que si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou services visés (arrêt du Tribunal du 12/11/2008, T-281/07, « Ecoblue », paragraphe 37; arrêt du Tribunal du 03/06/2015, T-273/14, « Lithofix », paragraphes 49-50).

En l’espèce, les produits sont identiques et les signes sont visuellement, phonétiquement et, pour une partie du public, conceptuellement similaires dans la mesure où ils ont en commun le terme « FREE » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’un des éléments du signe contesté. La marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée sous forme d’un élément indépendant. En outre, pour une partie du public, cet élément commun est distinctif.

Par conséquent, la division d’opposition considère que l’ajout de la lettre stylisée « K » dans la marque contestée (séparée du terme « free » par un tiret) n’est pas suffisant pour contrebalancer les ressemblances visuelles, phonétiques et, pour une partie du public, les ressemblances conceptuelles existantes entre les signes.

Ainsi, le public pourra être amené à penser que les produits contestés identiques à ceux de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Ainsi, la demande de marque, qui se distingue principalement de la marque antérieure par l’ajout de la lettre « K » séparée de l’élément commun par un tiret, pourra être perçue comme une variante de la marque antérieure, servant à distinguer une nouvelle gamme de produits.

À la lumière des éléments qui précèdent, il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, dans l’esprit du public et ce, quand bien même la marque antérieure aurait un caractère distinctif réduit, compte tenu de l’identité des produits et de la similitude des signes.

L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 4 037 814 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de sa renommée telle que revendiquée par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

Étant donné que le droit antérieur français n° 4 037 814 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (arrêt du 16/09/2004, T‑342/02, «Moser Grupo Media»).

L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir celui ceux prévus à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du RMC.

FRAIS

Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.

Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et paragraphe 7, point d), sous i), du REMC, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMC.

La division d’opposition

Catherine MEDINA

Frédérique SULPICE

Pedro JURADO MONTEJANO

Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMC, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (article 2, point 30, du RTMC).