OPOSICIÓN Nº B 2 532 953

Transformados del Sur, S.A., C/ Pino Flandes 14, 41016 Sevilla, España (parte oponente), representada por Newpatent C/ Puerto 34, 21001 Huelva, España (representante profesional).

c o n t r a

Rafhaelo Gutti, S.L., Avda. Andalucía 53, bajo, Ed. María Guardeño 3, 18300 Loja-Granada, España (solicitante), representado por González Vacas, S.L., C/ Sagasta 4, 28004 Madrid, España (representante profesional).

El 25/11/2016, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 532 953 se estima parcialmente, concretamente para los siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 25: Prendas de vestir, calzados (excepto ortopédicos), artículos de sombrerería; abrigos, anoraks, bufandas, camisas, camisetas, chaquetas, chaquetones, conjuntos de vestir, corbatas, faldas, jerséis, pantalones, pijamas, prendas de punto, ropa de confección, ropa exterior e interior, suéteres, trajes de baño, trajes de caballero, vestidos.

Clase 35: Servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales informáticas de ropa, complementos de vestir y calzado; servicios de venta al por menor relacionados con la venta de prendas de vestir y sus accesorios.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 13 650 701 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 650 701. La oposición está basada en las marcas españolas nº 2 975 847, nº 2 921 219 y nº 2 975 773, así como de las marcas de la Unión Europea nº 12 176 731 y nº 9 837 345. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE en relación con la marca nº 2 975 847; así como el artículo 8, apartado 1, letra b) y el apartado 5, del RMUE, en relación con todas ellas.

CUESTIÓN PREVIA

El oponente en sus escritos de oposición habla de la mala fe del solicitante al considerar que lo que pretende es extender en el tiempo la tramitación de un registro de signo distintivo cuando ya posee antecedentes denegatorios en el mismo sentido. Al respecto manifestar que tanto el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), así como el artículo 8, apartado 5, del RMUE, no contemplan la mala fe como un motivo de oposición y, por lo tanto, dicha alegación no podrá ser tenida en consideración en el presente procedimiento.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar en un primer apartado la oposición en relación con el registro de marca Unión Europea de la parte oponente nº 12 176 731 y, posteriormente, en un segundo apartado la oposición en relación con el registro de la marca española nº 2 975 847.

1º.- Riesgo de confusión en relación con la marca de la Unión Europea anterior nº 12 176 731

1. Los productos y servicios

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 18: Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y artículos de guarnicionería, tarjeteros, sillas de montar, peletería, petates (mochilas), porta documentos (carteras), portabebés, porta documentos, portallaves en forma de carteras, porta trajes, neceseres, monederos, mochilas, llaveros, maletas, maletines, equipajes, bolsos, carteras, bolsas de deporte, bolsas de viaje, bolsas de mano, bolsas de lona.

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Clase 35: Los servicios de organización de eventos con fines comerciales y promociones, Organización y celebración de eventos promocionales de mercadotecnia para terceros, Organización de eventos, exhibiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios, , Intermediación en acuerdos relacionados con la compraventa de productos, Promoción de ventas de productos y servicios mediante la distribución de material impreso y concursos de promoción, Promoción de ventas para terceros a través de la distribución y la administración de tarjetas de usuarios privilegiados, Servicios de comercio electrónico, en concreto suministro de información sobre productos a través de redes de telecomunicaciones con una finalidad publicitaria y de ventas, Administración relacionada con los métodos de ventas, Servicios de mercadotecnia por teléfono (que no sean de venta), Servicios de consultoría relacionados con la promoción de ventas, Servicios de asesoramiento relacionados con la promoción de ventas, Organización de presentaciones de negocios en relación con la compra y la venta de productos, Presentación de productos en medios de comunicación para su venta al por menor, Presentación de productos por cualquier medio de comunicación para la venta al menor, Publicidad, incluyendo promoción relativa a la venta de artículos y servicios para terceros mediante la transmisión de material publicitario y la divulgación de mensajes publicitarios en redes informáticas, Publicidad y promoción de ventas en relación con productos y servicios, ofrecidos y pedidos a través de telecomunicaciones o medios electrónicos, Tratamiento administrativo y organización de servicios de venta por correo, Promoción de ventas, Servicios de administración comercial para tratamiento de ventas hechas en Internet, Ventas (promoción de -) para terceros, Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, Servicios administrativos para la recepción de pedidos de venta; Todo ello relacionado con artículos de vestimenta calzado y sombrerería; Facilitación de espacio en sitios web para publicidad de productos o servicios, Compilación de anuncios para su uso como páginas Web, Promoción, publicidad y mercadotecnia de sitios web en línea, Servicios de franquicias, relativas a la consultoría y asistencia en la gestión, organización y promoción de negocios comerciales, Servicios de publicidad y promoción, Promoción de ventas, La promoción en línea desde una red informática y sitios web, Servicios de marketing promocional, Demostración de productos con fines promocionales, Publicidad, en particular servicios para la promoción de productos, Difusión de folletos promocionales, administración comercial, Distribución de muestras con fines publicitarios, Promoción de los productos y servicios de terceros a través de la distribución de tarjetas de descuento.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 25: Prendas de vestir, calzados (excepto ortopédicos), artículos de sombrerería; abrigos, anoraks, bufandas, camisas, camisetas, chaquetas, chaquetones, conjuntos de vestir, corbatas, faldas, jerséis, pantalones, pijamas, prendas de punto, ropa de confección, ropa exterior e interior, suéteres, trajes de baño, trajes de caballero, vestidos.

Clase 26: Encajes y bordados, cintas y cordones; alfileres que no sean artículos de joyería; bordados para prendas; insignias que no sean de metales preciosos; puntillas.

Clase 35: Servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales informáticas de ropa, complementos de vestir y calzado; servicios de venta al por menor relacionados con la venta de prendas de vestir y sus accesorios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; asistencia en la gestión de negocios comerciales franquiciados.

Algunos de los productos y servicios impugnados son idénticos a los productos y servicios en los que se basa la oposición. Por motivos de economía procesal, la División de Oposición no llevará a cabo una comparación exhaustiva de los productos y servicios enumerados arriba. El examen de la oposición se realizará como si todos los productos y servicios impugnados fueran idénticos a los cubiertos por la marca anterior.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados presuntamente idénticos están dirigidos tanto al público en general, como dirigidos a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. El grado de atención oscilará de medio a alto en función de la naturaleza y finalidad de los productos y servicios así, por ejemplo, en relación con prendas de vestir será medio y con asistencia en la gestión de negocios comerciales franquiciados será alto.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca figurativa compuesta del vocablo “SPAGNOLO” donde las letras “SP” y “LO” tienen una tonalidad más fuerte que las restantes. En sus laterales, a cada lado, figuran dos trazos compuestos de tres franjas cada uno de ellos, la parte central es un poco más gruesa.

El signo impugnado es una marca figurativa compuesta por la figura de dos banderas cruzadas y en cuya parte superior figura la denominación “SPORTWEAR” y debajo los vocablos “LA ESPAÑOLA”.

El elemento “SPAGNOLO” del signo anterior se asociará a español, es decir a la procedencia geográfica o lugar de prestación del producto o servicio, es decir a España por ejemplo en relación con el público italiano o español. Por lo tanto, este elemento no es distintivo para todos los productos en cuestión. Para la parte del público que desconozca su significado este vocablo tiene un carácter distintivo normal.

El elemento “SPORTWEAR” del signo impugnado se asociará por la mayoría de los consumidores, dado su uso generalizado aunque se trate de un vocablo inglés, a un tipo concreto de productos, es decir a ropa o complementos de tipo informal o casual. Los elementos “LA ESPAÑOLA” aluden directamente, al menos para el público italiano y español, al lugar de origen o de prestación de los productos o servicios, es decir como una indicación de procedencia geográfica. Teniendo en cuenta que los productos y servicios correspondientes están relacionados principalmente con la moda, estos elementos no son distintivos, al menos para una parte del público, para dichos productos y servicios en cuestión. Por el contrario, las banderas tienen un grado de distintividad normal.

La marca anterior y el signo impugnado no poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que atraiga más la atención visualmente) que otros elementos.

Visualmente, los signos coinciden sólo en las letras “OL” y comparten aunque en distinta posición las letras “SPA”. No obstante, se diferencian notablemente en los elementos figurativos, así como en la distinta tipografía y tonalidades. También existe disparidad en la letra “G” y la última letra “O” del derecho anterior, así como en los elementos “SPORTWEAR LA” y en las letras “E”, “Ñ” y la última vocal “A” del signo impugnado. Además tenemos que tener en cuenta que los elementos denominativos no tienen carácter distintivo, al menos para una parte del público y, por consiguiente, teniendo en cuenta que los signos coinciden únicamente en aspectos irrelevantes, es decir en ciertas letras, se puede concluir que los signos no son similares desde una perspectiva visual.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos coincide en las sílabas “ESPAÑO*”, al menos para parte del público como el italiano, y comparten la silaba similar “***LO/LA”, presentes en ambos signos. La pronunciación difiere en las sílabas “ES- PORT-WE-AR LA” de la marca impugnada, que no tienen equivalentes en el signo anterior. Por lo tanto, teniendo en cuenta las disparidades mencionadas, así como que los elementos denominativos principales no son distintivos, al menos para una parte del público, las marcas son similares en un grado bajo.

Conceptualmente, tal y como hemos analizado anteriormente, para la parte del público que no comprenda el vocablo “SPAGNOLO”, dado que los elementos figurativos del derecho anterior carecen de contenido conceptual, puesto que uno de los signos no se asociará a ningún significado, los signos no son conceptualmente similares. Para la parte del público que comprendan los vocablos no distintivos “SPAGNOLO/LA ESPAÑOLA” referidos ambos al origen geográfico de los productos y servicios, los signos son similares conceptualmente en grado bajo.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

Según el oponente, la marca anterior ha sido utilizada de manera amplia y disfruta de un ámbito de protección elevado. Sin embargo, por motivos de economía procesal, la prueba presentada por el oponente para demostrar esta reivindicación no debe ser apreciada en el presente asunto (véase el apartado «Apreciación global»). El examen se realizará sobre la presunción de que la marca anterior posee un carácter distintivo elevado.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos y/o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

La División de Oposición ha presumido en el apartado d) de su decisión que la marca anterior ha sido utilizada de manera amplia y disfruta de un ámbito de protección elevado. El examen del riesgo de confusión se realizará, por tanto, a partir de la presunción de que la marca anterior tiene un elevado grado de carácter distintivo. De hecho, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior y por tanto, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

En el presente caso, las diferencias visuales son muy relevantes dado que los signos son diferentes para todo tipo de público. Además, por lo general, en las tiendas de ropa, los clientes pueden elegir las prendas que desean comprar por sí solos o solicitar la ayuda de los vendedores. Aunque no se excluye la comunicación verbal respecto al producto y la marca, la elección del artículo se realiza generalmente de forma visual. Por ese motivo, la percepción visual de las marcas en cuestión se producirá normalmente antes de la compra. En consecuencia, el aspecto visual desempeña un papel más importante en la apreciación global del riesgo de confusión (06/10/2004, T‑117/03 - T‑119/03 & T‑171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Por ello, las considerables diferencias visuales entre los signos debidas a los elementos figurativos y denominativos adicionales diferentes resultan especialmente relevantes para la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas. Y en relación con los servicios no relacionados con el ámbito de la moda, donde el término “SPORTWEAR” además es distintivo, dado que van destinados a un público especializado y con un nivel de atención alto, las diferencias en su conjunto entre las marcas son lo suficientemente relevantes, tal y como hemos analizado anteriormente, como para evitar cualquier tipo de confusión entre dichos consumidores. Por otro lado, las marcas son similares fonéticamente en un grado bajo pero tal y como hemos analizado previamente el aspecto fonético tiene un papel menos relevante en la apreciación del riesgo de confusión al menos en relación con ciertos productos y servicios. Y, por último, en el aspecto conceptual los signos no son conceptualmente similares o son similares en grado bajo pero en este caso respecto de vocablos que no son distintivos por estar referidos ambos al origen geográfico de los productos y servicios. Por todo ello, dadas las grandes disparidades de conjunto de cada uno de los signos en cuestión e incluso sobre la base de la presunta identidad entre los productos y servicios en conflicto o de que la marca anterior tenga un elevado grado de carácter distintivo, no existe riesgo de confusión incluso entre el público en general con un grado de atención medio. El consumidor, por lo tanto, no considerará que lo signos tienen un mismo origen empresarial. En consecuencia, procede desestimar la oposición en relación con este derecho anterior.

La parte oponente también ha basado su oposición en las siguientes marcas anteriores:

- Registro de marca figurativa de la Unión Europea nº 9 837 345 en las clases 14, 18 y 25.

- Registro de marca figurativa española nº 2 921 219 en la clase 25.

Estos derechos anteriores alegados por la parte oponente son menos similares a la marca impugnada. Esto se debe a que contienen elementos adicionales en color que no están presentes en la marca impugnada. Cubren además un ámbito de productos y servicios inferior. Por lo tanto, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos y servicios para los que la oposición ya se ha desestimado; no existe ningún riesgo de confusión respecto a tales productos y servicios.

- Registro de marca figurativa española nº 2 975 773 en la clase 25.

Puesto que esta marca es idéntica a la que se ha comparado y cubre un ámbito menor de productos y servicios, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos y servicios para los que ya se ha desestimado la oposición. Por consiguiente, no existe riesgo de confusión en relación con esos productos y servicios.

2º.- Riesgo de confusión en relación con la marca española anterior nº 2 975 847

6. Los productos y servicios

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 25: Prendas de vestir, calzados (excepto ortopédicos), artículos de sombrerería; abrigos, anoraks, bufandas, camisas, camisetas, chaquetas, chaquetones, conjuntos de vestir, corbatas, faldas, jerséis, pantalones, pijamas, prendas de punto, ropa de confección, ropa exterior e interior, suéteres, trajes de baño, trajes de caballero, vestidos.

Clase 26: Encajes y bordados, cintas y cordones; alfileres que no sean artículos de joyería; bordados para prendas; insignias que no sean de metales preciosos; puntillas.

Clase 35: Servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales informáticas de ropa, complementos de vestir y calzado; servicios de venta al por menor relacionados con la venta de prendas de vestir y sus accesorios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; asistencia en la gestión de negocios comerciales franquiciados.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 25

Los productos impugnados prendas de vestir, calzados (excepto ortopédicos), artículos de sombrerería; abrigos, anoraks, bufandas, camisas, camisetas, chaquetas, chaquetones, conjuntos de vestir, corbatas, faldas, jerséis, pantalones, pijamas, prendas de punto, ropa de confección, ropa exterior e interior, suéteres, trajes de baño, trajes de caballero, vestidos se incluyen en la categoría más amplia o coinciden con los productos de la parte oponente prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Por tanto, son idénticos.

Productos impugnados de la clase 26

Los productos impugnados encajes y bordados, cintas y cordones; alfileres que no sean artículos de joyería; bordados para prendas; insignias que no sean de metales preciosos; puntillas son dispares a los productos del oponente prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. Los productos impugnados se utilizan en la costura o en la decoración de la ropa confeccionada lo cual, por sí mismo, no es suficiente para considerarlos similares. Estos productos tienen una finalidad y naturaleza diferentes. Además, no comparten los mismos canales de distribución, ni los puntos de venta. Por último, no son productos en competencia, ni suelen tener el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos diferentes.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y los servicios se ofrecen por lo general en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Por lo tanto, los servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales informáticas de ropa, complementos de vestir y calzado; servicios de venta al por menor relacionados con la venta de prendas de vestir y sus accesorios, impugnados son similares en grado bajo a las prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería de la parte oponente.

Los restantes servicios impugnados presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor; asistencia en la gestión de negocios comerciales franquiciados son servicios relacionados con la publicitación de los productos para su venta o con la gestión comercial de las franquicias. Son servicios diferentes a los productos registrados por el oponente en su clase 25. Son productos y servicios de distinta naturaleza y finalidad, que no están en competencia. Van destinados a diversos consumidores finales, no comparten los mismos canales de distribución y no tienen el mismo origen empresarial.

7. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares en grado bajo están dirigidos al público en general. El grado de atención es medio.

8. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca figurativa compuesta de la representación de dos banderas compuestas por tres franjas en diferentes tonos cada una de ellas y cruzadas por sus respectivos mástiles.

El signo impugnado es una marca figurativa compuesta también por la figura de dos banderas cruzadas cuyos mástiles son más gruesos así como las tonalidades más acentuadas y en cuya parte superior figura la denominación “SPORTWEAR” y debajo los vocablos “LA ESPAÑOLA”.

La marca anterior no tiene elementos que se puedan considerar claramente más distintivos que otros.

El elemento “SPORTWEAR” del signo impugnado se asociará por la mayoría de los consumidores dado su uso generalizado, aunque se trate de un vocablo inglés el prefijo sport significa informal (no convencional) en español, referido a un tipo concreto de productos, es decir a ropa o complementos de estilo informal o casual. Los elementos “LA ESPAÑOLA” aluden directamente al lugar de origen o de prestación de los productos o servicios, es decir como una indicación de procedencia geográfica. Teniendo en cuenta que los productos y servicios correspondientes están relacionados con la moda, estos elementos no son distintivos para todos los productos y servicios en cuestión.

La marca anterior y el signo impugnado no poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que atraiga más la atención visualmente) que otros elementos.

Visualmente, los signos comparten el elemento figurativo de dos banderas cruzadas. No obstante, se diferencian en los términos menos distintivos “SPORTWEAR” y “LA ESPAÑOLA”, así como en el distinto grosor de los mástiles y en sus diferentes tonalidades. Este elemento grafico común, lejos de ser un elemento irrelevante en la impresión visual de la marca solicitada, es un elemento que juega visualmente un papel distintivo independiente y autónomo en este signo. Además, por su tamaño en el conjunto del signo, este elemento figurativo no pasara desapercibido ni será ignorado por el consumidor. De hecho, es probable que sea este elemento el que llame más la atención del público dada la escasa distintividad de los elementos denominativos que la acompañan. Por consiguiente, a pesar de la diferencia que suponen los vocablos mencionados los signos comparten un elemento gráfico cuasi idéntico más distintivo y, por lo tanto, tienen un alto grado de similitud visual.

Fonéticamente, los signos que son exclusivamente figurativos no están sujetos a una evaluación fonética. Si uno de los signos es exclusivamente figurativo, no es posible compararlos fonéticamente.

Conceptualmente, El público del territorio de referencia percibirá en ambos signos un mismo concepto o idea; en concreto, la representación de dos banderas compuestas por tres franjas horizontales idénticas cruzadas. Los términos menos distintivos ‘SPORTWEAR” y “LA ESPAÑOLA” serán asociados principalmente con ropa y accesorios de tipo informal o casual de origen español (indicación de la procedencia geográfica) a los que se refiere la solicitud de marca. Por lo tanto, dado que los signos se asociarán con un significado similar respecto de sus gráficos los signos son conceptualmente similares en alto grado.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

9. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

Según el oponente, la marca anterior ha sido utilizada de manera amplia y disfruta de un ámbito de protección elevado. Sin embargo, por motivos de economía procesal, la prueba presentada por el oponente para demostrar esta reivindicación no debe ser apreciada en el presente asunto (véase el apartado «Apreciación global»).

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

10. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos y/o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

Los productos y servicios en conflicto han sido considerados parcialmente idénticos, parcialmente similares en grado bajo, así como parcialmente diferentes y están dirigidos al público en general. El nivel de atención es medio. Por otro lado, el derecho anterior tiene un grado de distintividad normal.

Los signos han sido considerados visual y conceptualmente similares en grado alto en tanto en cuanto coinciden en el gráfico de las banderas que es un elemento más distintivo que los vocablos “SPORTWEAR LA ESPAÑOLA”; fonéticamente no es posible hacer la comparación. El elemento grafico común que ambos signos incorporan juega un papel autónomo en la marca solicitada y los elementos denominativos mencionados tienen un marcado carácter descriptivo para los productos y servicios en cuestión.

Por otro lado, por lo general, en las tiendas de ropa, los clientes pueden elegir las prendas que desean comprar por sí solos o solicitar la ayuda de los vendedores. Aunque no se excluye la comunicación verbal respecto al producto y la marca, la elección del artículo se realiza generalmente de forma visual. Por ese motivo, la percepción visual de las marcas en cuestión se producirá normalmente antes de la compra. En consecuencia, el aspecto visual desempeña un papel más importante en la apreciación global del riesgo de confusión (06/10/2004, T‑117/03 - T‑119/03 & T‑171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Por ello, las considerables similitudes visuales entre los signos debidas a los elementos figurativos compartidos resultan especialmente relevantes para la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas.

Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.

Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior la División de Oposición considera que, las diferencias existentes entre las marcas no son suficientes para contrarrestar las similitudes entre las mismas, por lo que el consumidor puede llegar a la conclusión de que los signos referidos respecto a productos y servicios idénticos o similares, incluso en grado bajo, tienen un mismo origen empresarial máxime teniendo en cuenta el principio de interdependencia. Además, el público relevante puede asociar las marcas y considerar que el signo impugnado se refiere a una nueva línea de productos de la misma empresa con la que comparte un elemento gráfico en común cuasi idéntico.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que dada la similitud de los signos enfrentados la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares en grado bajo a los de la marca anterior.

El resto de los productos y servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos y servicios.

Puesto que se ha estimado parcialmente la oposición basándose en el carácter distintivo inherente de la marca anterior, no es necesario apreciar el grado de mejora del carácter distintivo de dicha marca debido a su extenso uso o reputación, según alega la parte oponente, en relación a los productos y servicios que han sido considerados idénticos y similares en grado bajo. Incluso en el caso de que la marca anterior gozase de un carácter distintivo elevado, el resultado sería el mismo.

De la misma forma, no es necesario examinar el presunto carácter distintivo elevado de la marca del oponente en relación con los productos y servicios que no han sido considerados similares, dado que la similitud entre los productos y servicios es una condición sine qua non para poder apreciar la existencia de riesgo de confusión. El resultado sería por tanto el mismo incluso si la marca anterior gozase de un carácter distintivo elevado.

Por otro lado, y por lo que se refiere al impacto que tendría en este caso el que la solicitante sea titular en el territorio español de la marca no 2 956 191 en la clase 25, con una fecha de solicitud anterior a la de la marca oponente, debe decirse que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que permitieron el registro de esta marca no vinculan a la Oficina ya que el sistema comunitario es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de objetivos y normas que le son específicos, y autosuficiente, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional (05/12/2000, T-32/00, Electrónica, EU:T:2000:283, § 47).

En sus observaciones, el solicitante señala que es titular de un registro con el gráfico de las banderas el cual coexiste con las marcas anteriores de la parte oponente.

A este respecto, el Tribunal General ha establecido que: «… no se excluye completamente que, en ciertos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado pueda disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto constatado por las instancias de la EUIPO. Sin embargo, dicha posibilidad solo puede tomarse en consideración si, al menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la EUIPO, la solicitante de la marca de la Unión Europea ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que invoca y la marca anterior de la interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas» (11/05/2005, T‑31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

De lo anterior se deduce que la coexistencia formal de determinadas marcas en registros nacionales o de la Unión no resulta especialmente relevante por sí misma. Debe demostrarse igualmente que coexisten en el mercado, lo que podría indicar que los consumidores están acostumbrados a ver las marcas sin confundirlas. Por último, habría que señalar que el examen de la Oficina se limitará en principio a las marcas en conflicto.

Únicamente en circunstancias especiales, la División de Oposición puede considerar las pruebas de la coexistencia de otras marcas en el mercado (y posiblemente en el Registro) a nivel nacional y/o de la Unión como un indicio de «dilución» del carácter distintivo de la marca de la parte oponente que podría ir en contra de una presunción de riesgo de confusión.

Este aspecto debe evaluarse en cada caso y dicho valor indicativo debe tratarse con cautela, ya que puede haber razones diferentes por las que coexisten signos similares, por ejemplo, la existencia anterior de situaciones de hecho y de derecho distintas en el pasado o de acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes interesadas.

Por consiguiente, en ausencia de alegaciones convincentes y pruebas que las sustenten, esta alegación del solicitante debe desestimarse por carecer de fundamento.

Por motivos de integridad, debe indicarse que la oposición también debe desestimarse en cuanto que se basa en motivos recogidos en el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE y se dirigen contra los demás productos y servicios ya que los signos y/o los productos y servicios obviamente no son idénticos.

RENOMBRE – ARTÍCULO 8, APARTADO 5, DEL RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca del oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos y/o servicios en los que se basa la oposición.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

1. Riesgo de perjuicio

El uso de la marca impugnada encaja en lo previsto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE cuando presenta cualquiera de las características siguientes:

• aprovecha indebidamente el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior;

• es perjudicial para el renombre de la marca anterior;

• es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior.

Aunque el perjuicio o el aprovechamiento indebido pueden ser simplemente potenciales en los procedimientos de oposición, la mera posibilidad no basta para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético» (06/06/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

De ello se sigue que el oponente debe demostrar que es probable la existencia de un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

El oponente ha alegado el artículo 8, apartado 5, del RMUE en relación con todas sus marcas anteriores, es decir, en relación con las marcas españolas nº 2 975 847, nº 2 921 219 y nº 2 975 773, así como de las marcas de la Unión Europea nº 12 176 731 y nº 9 837 345.

En el caso presente, fuera de la reivindicación de renombre y la afirmación de que los signos son similares, el oponente no ha aportado hechos, argumentos o pruebas relevantes que puedan abonar la conclusión de que el uso de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores. El oponente en su escrito de observaciones simplemente menciona que el titular de la marca impugnada usa la marca, sin justa causa, aprovechándose indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad anterior o fuera perjudicial para los mismos y que ello se pondrá de manifiesto por medio de la documentación aportada que expone sucintamente la distintividad adquirida por las marcas oponentes. Considera que es por el renombre de sus marcas anteriores y la similitud de los signos que el solicitante se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de sus marcas anteriores.

El artículo 8, apartado 5, del RMUE no pretende impedir el registro de marcas idénticas o similares a otra marca que goce de renombre. Con arreglo a la jurisprudencia, «cuando se considere que el requisito relativo al renombre se cumple, se deberá proceder al examen del segundo requisito previsto, es decir, la existencia de un perjuicio a la marca anterior sin justa causa» (14/09/1999, C‑375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

A este propósito, procede señalar igualmente que del hecho o de la probabilidad de que los consumidores establezcan una relación entre ambas marcas, por ejemplo en el sentido de que la marca impugnada evoque la anterior en la mente de los consumidores, no se sigue automáticamente que la marca impugnada se aproveche indebidamente o sea perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 71).

Como se ha indicado, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

Así lo confirma la regla 19, apartado 2, letra c), del REMUE, que establece que, en el caso de que la oposición se base en una marca renombrada en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, la parte oponente deberá presentar pruebas de que la marca goza de renombre, y pruebas o alegaciones que demuestren que el uso sin justa causa de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior.

En el caso presente, el oponente alega simplemente que el uso de la marca impugnada se aprovecharía indebidamente y/o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior. Las circunstancias descritas como «perjuicio para la notoriedad», «perjuicio para el carácter distintivo» y «aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior», son, de hecho, muy diferentes entre sí. En sus alegaciones, el oponente se refiere a ellas sin hacer ninguna distinción, tratándolas en conjunto como una consecuencia inevitable de la similitud de los signos y del pretendido renombre de las marcas anteriores. Sin embargo, no parece haber motivos suficientes para presumir que el uso de la marca impugnada dará lugar a ellas. Sin duda alguna, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se produzca un perjuicio o aprovechamiento indebido. No obstante, tal como hemos visto antes, esto no es suficiente.

Con arreglo al artículo 76, apartado 1, del RMUE, en el curso del procedimiento la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

Dado que el oponente no ha aportado argumentos sólidos relevantes que permitan concluir que el uso del signo impugnado supondría un aprovechamiento indebido o un perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores, se considera que la oposición carece de base suficiente con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMUE.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Francesca CANGERI SERRANO

Pedro JURADO MONTEJANO

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).