OPOSICIÓN Nº B 2 544 206

Acuícola Los Paiches, S.A.C., Calle La Colonia nº 150, Urbanización El Vivero. Distrito de Santiago de Surco, Lima L33, Perú (parte oponente), representada por Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelona, España (representante profesional).

c o n t r a

Mar & Terra Indústria e Comércio de Pescados Ltda., Rodovia MS 157, Km. 63,2, Itapora 79.890-000, Brasil (solicitante), representado por Disain IP, Avda. La Goleta, 17, Esc. 2, 2º C, 03540 Alicante, España (representante profesional).

El 09/08/2016, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 544 206 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 727 805. La oposición está basada en, entre otros, en el registro de marca de la Unión Europea nº 9 445 578. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar en primer lugar la oposición en relación con el registro de marca de la parte oponente de la Unión Europea nº 9 445 578.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 29: Carne, pescado, extractos de carne, extractos de pescado, productos de la pesca que no estén vivos, pescado en conserva, platos a base de pescado; aceites y grasas comestibles.

Clase 31: Animales vivos; alimentos para animales.

Clase 35: Gestión de negocios comerciales, administración comercial; servicios de abastecimiento, intermediación comercial, importación-exportación y servicios de venta al por menor y al por mayor en comercios y a través de internet de pescado, carne, productos de la pesca y animales vivos; servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia; asesoramiento y asistencia en la dirección de empresas y negocios.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 18: Piel (cuero) de pescado.

Clase 29: Pescado, carne de pescado y productos a base de pescado.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 18

Los productos impugnados piel (cuero) de pescado son productos curtidos derivados de la piel de los peces, es decir productos elaborados, que se utilizan para confeccionar zapatos, pequeña marroquinería e incluso prendas de vestir. Por otro lado tenemos diversos productos de alimentación en la clase 29; animales vivos y productos para su alimentación en la clase 31 y diversos servicios empresariales de la clase 35, así como servicios de venta al por menor, al por mayor y por internet de pescado, carne, productos de la pesca y animales vivos. Por lo tanto, se trata de productos y servicios de distinta naturaleza, finalidad y método de uso. Además, no son productos y servicios complementarios, ni están en competencia, ni comparten los mismos canales de distribución. Por último, no van destinados al mismo público relevante, ni tienen el mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos y servicios diferentes.

Productos impugnados de la clase 29

Los productos pescado, productos a base de pescado se encuentra comprendido de forma idéntica en ambas listas de productos (incluyendo sinónimos).

Los productos impugnados carne de pescado están incluidos dentro de la categoría más general de productos registrados por el derecho anterior productos de la pesca que no estén vivos. Por tanto, son idénticos.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos están dirigidos al público en general. El grado de atención es medio.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es un signo figurativo compuesto del diseño original de un pez enroscado cuya boca está tocando su cola. En su parte derecha aparece el término “amazone”. Debajo, y en una tipografía sutil que es apenas perceptible el lema “a nature respect initiative” y, en su parte inferior, los vocablos imperceptibles “Paiche (Arapaima gigas)”. Todo ello en colores verde y negro.

El signo impugnado es también una marca figurativa compuesta de la parte superior de un pez, sobre un fondo escamado en forma de una medio esfera con la parte inferior ondulada. Debajo figura el vocablo “AMAZON” y, en su parte inferior, el término de un tamaño ligeramente superior y más grueso “PAICHE”. Por último, debajo en su parte derecha figuran los elementos prácticamente imperceptibles “BY MAR&TERRA”. Todo ello en colores rojo, azul y blanco.

El elemento figurativo de un pez del signo anterior se asociará a un pescado. Teniendo en cuenta que los productos correspondientes están relacionados con el pescado este elemento no es distintivo para dichos productos en cuestión. El elemento “amazone” es también un elemento no distintivo por indicar el origen geográfico del producto (amazone: es la región o el río Amazonas en Brasil), por ejemplo para el público francófono u holandés. En cualquier caso es un elemento alusivo y débil para todos los consumidores de la Unión Europea por su cercanía idiomática (amazzonia o rio delle amazzoni: italiano; amazoné: lituano y letonio; amazonas: español, alemán o portugués; etc.). El lema “a nature respect initiative” es decir “una iniciativa que respeta la naturaleza” es un elemento débil al referirse a una faceta ecológica en la producción o elaboración de dicho producto para el público anglófono. Para la parte del público no conocedora de dicho idioma, dicho lema tendrá un carácter distintivo normal. Y, por último, la denominación “Paiche (Arapaima gigas)” en su conjunto, será percibida como una denominación no distintiva referida a un tipo de pescado dado que, aunque no lo identifique, las palabras latinas (clasificación biológica de la especie) inducen al consumidor a pensar que se trata de algún tipo de pez en concreto.

El elemento figurativo de un pez y las escamas del signo impugnado se asociará a pescado. Teniendo en cuenta que los productos correspondientes son pescado, carne de pescado y productos a base de pescado estos elementos no son distintivos para dichos productos en cuestión. El elemento “AMAZON” es también un elemento no distintivo por indicar el origen geográfico del producto (Amazon: es la región o el río Amazonas en Brasil), por ejemplo para el público angloparlante o rumano. En cualquier caso es un elemento alusivo y débil para todos los consumidores de la Unión Europea por su cercanía idiomática (Amazonka: polaco, eslovaco y esloveno; Amazonfloden: danés; etc.). El elemento “PAICHE” aisladamente considerado será percibido por los consumidores como un elemento de fantasía dado que se trata de una especie de pez prácticamente desconocido y de consumo inusual dentro de la Unión Europea. Por último, los elementos “BY MAR&TERRA” serán percibidos, principalmente por el público anglófono, como referido al autor o propietario de la marca. Además, los vocablos “mar” y “terra” serán identificados por parte del público, por ejemplo el consumidor español, como referidos a una masa de agua salada que cubre la superficie terrestre y alusivo de la tierra, es decir a la superficie del planeta.

Los elementos del diseño del pez y el vocablo “amazone” del signo anterior son los elementos dominantes pues son los que, visualmente, más atraen la atención del consumidor debido a su tamaño y posición central, eclipsando los restantes elementos verbales de la marca que son prácticamente inapreciables y secundarios.

Los elementos del diseño del pez con su llamativo fondo y los vocablos “AMAZON PAICHE” del signo impugnado son los elementos dominantes, pues son los que, visualmente, más atraen la atención del consumidor eclipsando los restantes elementos verbales “BY MAR&TERRA” de pequeño tamaño.

Visualmente, los signos coinciden en los diseños gráficos no distintivos de sendos peces, así como en las letras “AMAZON” y en el término “PAICHE” que sin embargo en la marca anterior no es un elemento dominante y no es distintivo. No obstante, se diferencian en las tipografías, colores y diseños gráficos particularizados de cada una de las marcas; así como en la letra final “e” (amazone), en los términos secundarios y débiles “a nature respect initiative” para el público anglófono, así como en los vocablos no dominantes y no distintivos “(Arapaima gigas)” propios de la marca anterior. También se diferencian los signos en los términos secundarios “BY MAR&TERRA” de la marca impugnada.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud visual bajo.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos en la mayoría de las lenguas coincide en el sonido de las letras “AMAZON” que son o forman parte de un elemento no distintivo o débil de los vocablos “AMAZONE/AMAZON”; ahora bien, en ciertos idiomas, como por ejemplo en francés, la pronunciación de la última sílaba se verá afectada por la terminación de la vocal “e”. El vocablo “PAICHE” también coincide aunque será un elemento no distintivo y, además, un elemento secundario en el caso de la marca anterior. La pronunciación difiere en la mayoría de las lenguas en el sonido de las letra “e” (amazone), y en los vocablos secundarios “a nature respect initiative” y “(Arapaima gigas)” propios de la marca anterior. También se diferencian en la pronunciación de los vocablos “BY MAR&TERRA” de la marca impugnada. Sin embargo los vocablos mencionados no serán pronunciados por el consumidor por ser prácticamente imperceptibles.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud fonético medio.

Conceptualmente, el público del territorio de referencia percibirá el signo anterior como la figura de un pez (pescado), amazone como referido a la región o al río Amazonas (Brasil); el público anglófono percibirá el lema “a nature respect initiative” como “una iniciativa que respeta la naturaleza”, y “Paiche (Arapaima gigas)” como el elemento no distintivo de un tipo de pescado dado que las palabras latinas (clasificación biológica de la especie) tienden a identificarlo como un tipo de pez en concreto, teniendo estos términos, además, tienen un carácter secundario. Por otro lado, el signo impugnado será percibido como la figura de un pez, con un fondo de escamas. El vocablo “AMAZON” también será apreciado como referido al mismo concepto mencionado anteriormente y el término “PAICHE” como un elemento de fantasía. Por último, “BY MAR&TERRA” (referidos al menos para una parte del público a una masa de agua salada que cubre la superficie terrestre o alusivo a tierra, es decir a la superficie del planeta) será percibido como un elemento referido al autor del producto o al propietario de la marca, aunque es un elemento prácticamente imperceptible para el consumidor.

Dado que los signos se asociarán con un significado similar respecto de los conceptos no distintivos o débiles referidos a la región o al río Amazonas y el diseño no distintivo de un pez, los signos son similares conceptualmente en bajo grado.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. Considerando lo que se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse bajo para todos los productos en cuestión.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El Tribunal declaró que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos y/o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

Los productos impugnados se han considerado parcialmente idénticos y parcialmente diferentes a los productos y servicios registrados por el derecho anterior. Se ha determinado, por otro lado, que la marca anterior tiene un grado bajo de distintividad, así como que los productos en cuestión están dirigidos al público en general. Por último, el nivel de atención es medio.

Los elementos dominantes de las marcas, es decir los elementos figurativos de un pez, así como los vocablos “amazone/AMAZON”, que tal y como alegan tanto el oponente como el solicitante ambos se refieren al río Amazonas como denominación geográfica de los productos, son elementos no distintivos o débiles en relación con los productos en cuestión. El elemento “PAICHE” considerado aisladamente será distintivo para los consumidores en la marca impugnada dado que es un término inusual y no necesariamente lo identificará con un tipo de pescado. Por el contrario “Paiche (Arapaima gigas)” en el derecho anterior son vocablos no distintivos y secundarios que pasarán más desapercibidos para los consumidores. Los restantes elementos denominativos de ambos signos, que hemos analizado anteriormente, aunque no sean elementos dominantes introducen elementos de disparidad entre las marcas comparadas, al igual que los restantes elementos gráficos y colores de cada uno de los signos. Por todo ello, los signos en conflicto son similares conceptual y visualmente sólo en grado bajo; así como fonéticamente en grado medio Por lo tanto, hemos de destacar que las marcas en su conjunto tienen disparidades relevantes que introducen los suficientes elementos de diferenciación como para compensar las similitudes anteriormente mencionadas.

Por lo general, en las tiendas de alimentación, los clientes pueden elegir los productos que desean comprar por sí solos o solicitar la ayuda de los vendedores. Aunque no se excluye la comunicación verbal respecto al producto y la marca, la elección del artículo se realiza generalmente de forma visual. Por ese motivo, la percepción visual de las marcas en cuestión se producirá normalmente antes de la compra. En consecuencia, el aspecto visual desempeña un papel más importante en la apreciación global del riesgo de confusión (06/10/2004, T‑117/03 - T‑119/03 & T‑171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Por ello, las considerables diferencias visuales mencionadas entre los signos resultan especialmente relevantes para la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas.

Dichas disparidades, por lo tanto, deberán ser tenidas en cuenta a la hora de analizar el posible riesgo de confusión entre los signos. Por lo tanto, de acuerdo a todo lo anterior, las semejanzas entre los signos no son suficientes para contrarrestar las diferencias entre los mismos.

Por todo lo que antecede, la División de Oposición considera que el público no pensará que los productos en cuestión tienen su origen en la misma empresa o en empresas vinculadas económicamente a ella. En definitiva, las marcas en su conjunto presentan suficientes diferencias para compensar las semejanzas existentes entre las mismas y para descartar cualquier posible riesgo de confusión o asociación entre los signos.

La parte oponente hace referencia a resoluciones previas de la Oficina para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, las resoluciones previas de la Oficina no son vinculantes para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Aunque las resoluciones anteriores de la Oficina no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por la parte oponente no son pertinentes para el presente procedimiento. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-33/03 de 9/03/2005 (Shark/Hai), que afirma que el consumidor se fija más en las semejanzas que en las diferencias que existen entre los signos no es aplicable a este caso dado que los elementos similares en nuestro supuesto son principalmente no distintivos o débiles, así como secundarios en su caso, por lo cual las semejanzas en cuestión tienen un menor peso comparativo en nuestro caso, teniendo las marcas en su conjunto, por lo tanto, un relevante grado de disparidad. Por lo que se refiere al asunto T-523/08, del 13/09/2011 ( /, ) donde se consideraba que las diferencias entre los signos no bastan para que la similitud visual de los signos en conflicto pase a ser insignificante, manifestar que en nuestro caso el elemento figurativo no es distintivo y por lo tanto las diferencias gráficas mencionadas introducen un elemento añadido más de disparidad en el análisis comparativo conjunto de los signos en cuestión.

La parte oponente también ha basado su oposición en la marca anterior de la Unión Europea nº 9 445 479 de la marca denominativa “AMAZONE A NATURE RESPECT INITIATIVE”. Puesto que esta marca cubre los mismos productos y servicios, y además la marca contiene parte de los mismos elementos analizados en el caso anterior, el resultado no puede ser diferente con respecto a los para los que ya se ha desestimado la oposición. Esta marca anterior carece del elemento “PAICHE” y de elementos figurativos lo cual introduce elementos relevantes de disparidad entre las marcas comparadas. Por consiguiente, no existe riesgo de confusión en relación con esos productos.

En vista de todo lo anterior, e incluso sobre la base de la identidad parcial de los productos en conflicto, no existe riesgo de confusión entre el público. En consecuencia, procede desestimar la oposición.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3 y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Martina GALLE

Pedro JURADO MONTEJANO

María Belén IBARRA DE DIEGO

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).