Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke gemäß Artikel 7 UMV und Regel 11 Absatz 3 UMDV

Alicante, 14/02/2017

Müller Schupfner & Partner Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Bavariaring 11 D-80336 München ALEMANIA

Anmeldenummer:	013752803
Ihr Zeichen:	24549MK-EMRS/po
Marke:	FLOW
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Ferton Holding S.A. Rue Saint Maurice 34 CH-2800 Delemont SUIZA

Das Amt beanstandete am 07/06/2016 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wurde wie folgt begründet:

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV stehen der Eintragung der von Ihnen angemeldeten Marke entgegen.

Die angemeldete Marke besteht aus dem Wort „FLOW“ und ist zu beanstanden für:

Klasse 5 Zahnmedizinische Präparate und Artikel, insbesondere Pulver und Schleifmittel zur Entfernung von Zahnstein und zur allgemeinen Prophylaxebehandlung von Zähnen.

Klasse 10 Zahnärztliche Instrumente und Apparate, nämlich Geräte zum Entfernen subgingivaler Konkremente sowie Geräte und Instrumente zur Zahnsteinentfernung und Zahnreinigung; Teile der vorgenannten Waren.

Die Marke wird für alle Waren beanstandet.

Die Unterscheidungskraft und der beschreibende Charakter einer Marke sind im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die das betreffende Zeichen eingetragen werden soll, und nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehen, zu beurteilen (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers kann je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Zudem ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke, die aus einer Kombination von Elementen besteht, die Marke in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies steht jedoch einer vorherigen Prüfung der einzelnen Elemente, aus denen sich die Marke zusammensetzt, nicht entgegen (09/07/2003, T-234/01, Orange und Grau, EU:T:2003:202, § 32).

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den zu beanstandenden Waren, die von der angemeldeten Marke erfasst werden, um besondere Waren und sie sind hauptsächlich für gewerbliche Verkehrskreise bestimmt. Mithin wird der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise hoch sein. Da die Marke „FLOW“ zudem aus einem englischsprachige Wort besteht, sind die maßgeblichen Verkehrskreise, in Bezug auf die das absolute Eintragungshindernis geprüft werden soll, englischsprachige Verbraucher innerhalb der Union (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; und 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30).

Die Marke besteht aus dem Wort, das folgende Bedeutung hat:

FLOW „fließen, strömen; das Fließen, Fließfähigkeit“ (Informationen aus dem Online-Wörterbuch leo.org, abgerufen am 07.06.2016 unter https://dict.leo.org/dictQuery/m-vocab/ende/de.html ?tolerMode=nof&lp=ende&lang=de&rmWords=off&search=flow&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on&pos=0 ).

Der betreffende Verbraucher wird das Wort als Ausdruck mit einer bestimmten Bedeutung verstehen, nämlich „Fließen“ bzw. „Fließfähigkeit“.

1) Beschreibender Charakter

Zum Zwecke der Beurteilung des beschreibenden Charakters ist festzustellen, ob aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Ausdruck und den Waren oder Dienstleistungen besteht, deren Eintragung beantragt wird (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).

Das Wort „FLOW“ in seiner Gesamtheit macht den Verbrauchern unmittelbar und ohne dass sie darüber weiter nachdenken müssen, deutlich, dass es sich bei den angemeldeten Waren um fließfähige Waren handelt. In Bezug auf die Waren der Klasse 5 verweist der Begriff auf das Fließverhalten der verwendeten zahnmedizinischen Präparate oder Werkstoffe, etwa Pulver. In Bezug auf die Waren der Klasse 10 ist anzumerken, dass gerade bei der Zahnreinigung und Zahnsteinentfernung u.a. Pulverstrahlgeräte zur Einsetzung kommen, bei denen die Fließfähigkeit ein ausschlaggebendes technisches Merkmal bildet.

Demzufolge vermittelt die Marke offensichtliche und direkte Informationen zu Beschaffenheit und sonstige technische Merkmale der betreffenden Waren.

Der Zusammenhang zwischen dem Wort „FLOW“ und den in der Anmeldung zur Eintragung angegebenen Waren wird daher als eng genug angesehen, um die Anwendung der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV festgelegten Eintragungshindernisse auf das Zeichen zu rechtfertigen.

2) Fehlende Unterscheidungskraft

Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofes kann aufgrund der Tatsache, dass ein Zeichen aus Oberbegriffen besteht, die den Verkehrskreisen Auskunft über ein Merkmal der Waren/Dienstleistungen geben, darauf geschlossen werden, dass das Zeichen keine Unterscheidungskraft besitzt (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 21). Dies ist zweifellos auf den vorliegenden Fall anwendbar.

Da die Marke in Bezug auf die Waren, für die sie angemeldet wurde, eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitzt, wird die Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken, dass sie in erster Linie beschreibenden Charakter hat, wodurch jegliche Annahme, dass die Marke eventuell eine Herkunft bezeichnet, ausgeschlossen ist.

Demzufolge besitzt die angemeldete Marke – „FLOW“ – in ihrer Gesamtheit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV keine Unterscheidungskraft und ist nicht geeignet, die angemeldeten Waren von anderen zu unterscheiden.

Es wird Gelegenheit gegeben, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung eine Stellungnahme abzugeben. Wenn Sie keine Stellungnahme abgeben, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 11/10/2016 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die eingegangenen Bemerkungen Dritter seien vor dem Hintergrund des anhängigen Widerspruchsverfahrens B2542648 gegen die Anmeldung zu sehen, da sie von einer Inhouse-Patentanwältin der Widersprechenden eingereicht seien. Sie dienen lediglich dem Eigeninteresse der Widersprechenden.

2. Die Anmerkung richte sich nicht an gewerbliche Verkehrskreise, sondern an freiberufliche Zahnärzte und auch Patienten.

3. Der Begriff „FLOW“ in der vom Amt angenommenen Bedeutung „Fließen, Fließfähigkeit“ stelle keine rein beschreibende Angabe für die beanstandeten waren dar. Die angesprochenen Zahnärzte und Patienten seien keine Chemiker oder Techniker und würden den Begriff in seiner allgemeinen Bedeutung als „Strom“, „das Fließen“ etc. verstehen. Zudem seien „fluidity“, „flowability“ oder „viskosity“ die korrekten englischen Ausdrücke für „Fließfähigkeit“, nicht jedoch „FLOW“, das im medizinischen Bereich „Strömung“ oder „Strom“ bedeute. Schließlich sei „Fließverhalten“ kein charakteristisches Merkmal oder Eigenschaft, weder von den angemeldeten zahnmedizinischen Apparaten und Instrumenten noch von Pulvern und Schleifmitteln.

4. Da die Marke nicht unmittelbar oder direkt beschreibend sei und auch keine anderen Gründe ersichtlich seien, die die Unterscheidungskraft entfallen lassen könnten, bestehe auch kein Schutzhindernis nach Art. 7(1)(b).

5. Es seien zudem mehrere Marken „FLOW“, teils mit beschreibenden Zusätzen, vom Amt in den Klassen 5 und 10 sowie auch 44 eingetragen worden.

ENTSCHEIDUNG

Gemäß Artikel 75 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Rechtlicher Hintergrund

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV

das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV] fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Zum Vorbringen der Anmelderin im Einzelnen

Ad 1

Der Einwand der Anmelderin, die eingegangenen Bemerkungen Dritter seien vor dem Hintergrund des anhängigen Widerspruchsverfahrens gegen die Anmeldung zu sehen, ist irrelevant, da der Wortlaut von Artikel 40 Absatz 1 UMV jedem Dritten, d.h. jedem nicht an dem Prüfungsverfahren hinsichtlich absoluter Eintragungshindernisse Beteiligten, das Recht gewährt, schriftliche Bemerkungen eizureichen. Dies schließt auch die Widersprechenden in einem Widerspruchsverfahren ein, bei dem es eben nicht um absolute, sondern um relative Eintragungshindernisse geht. Zudem übersieht die Anmelderin, dass gemäß Artikel 40 Absatz 3 UMV das Amt die absoluten Eintragungshindernisse sehr wohl auch aus eigener Initiative jederzeit vor der Eintragung die angefochtene Unionsmarkenanmeldung erneut überprüfen kann.

Gleichfalls ist es hier unerheblich, ob aufgrund der vorliegend getroffenen Feststellungen hinsichtlich der Kennzeichnungskraft des Begriffs „FLOW“, die geltend gemachten älteren Rechte in einem Widerspruchsverfahren schutzunfähig seien oder nicht, wie die Anmelderin argumentiert, denn dies ist nicht Gegenstand der vorliegenden Entscheidung. Lediglich der Vollständigkeit halber sei in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass der Begriff „FLOW“ bei anderen relevanten Verkehrskreisen, die nicht englischsprachig sind, sehr wohl eine Kennzeichnungskraft aufweisen kann.

Ad 2

Insofern in der Beanstandung von „gewerblichen“ Verkehrskreisen die Rede ist, so sind damit, ungeachtet sprachlicher Haarspalterei, „gewerbsmäßige“, sprich „professionelle“ oder „berufsmäßige“ Verkehrskreise gemeint. Diese schließen auch freiberufliche Zahnärzte ein.

Die Anmelderin geht jedoch Fehl in der Annahme, neben den berufsmäßigen Verkehrskreisen, seien darüber hinaus auch Patienten, also Durchschnittsverbraucher, angesprochen. Gerade im zahnmedizinischen Bereich ist die Selbstmedikation eher unüblich und auch was zahntechnische Apparate angeht, so werden diese von den Zahnärzten ausgewählt und für ihre Praxis erworben und zwar keineswegs mehrfach und unter verschiedenen Marken, um dem Patienten eine Auswahlmöglichkeit zu geben, wie dies das Argument der Anmelderin in Verkennung der Lebenswirklichkeit suggeriert.

Ad 3

Das Amt hat begründet dargelegt, dass die relevanten englischsprachigen Verkehrskreise, den Begriff „FLOW“ u.a. als Verb „fließen, strömen“ und/oder Substantiv „das Fließen“ bzw. „Fließfähigkeit“ verstehen werden. Dies geht nicht nur aus dem zitierten Online-Wörterbucheintrag hervor, sondern auch aus anderen einschlägigen Wörterbüchern und Terminologiedatenbanken, z. B. Oxford oder die EU-Datenbank IATE um nur zwei nennen.

Ob der Begriff lediglich ein Synonym für andere, eher gebräuchliche Begriffe ist, etwa „fluidity“ oder „viscosity“ ausweislich dem von der Anmelderin zitierten Wörterbuch „Roche“, oder ob der Begriff verschiedene und/oder mehrere Bedeutung hat, ist in diesem Zusammenhang nicht ausschlaggebend, denn für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist,

ist nicht vorauszusetzen, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, Hervorhebung hinzugefügt.)

Demzufolge verweist das Wort „FLOW“ in seiner Gesamtheit, wie bereits im Beanstandungsschreiben dargelegt, unmittelbar auf das Fließen bzw. die Fließfähigkeit. Entgegen der Auffassung der Anmelderin handelt es sich In Bezug auf die angemeldeten Waren sehr wohl um eine wesentliche Eigenschaft. Angemeldet sind in Klasse 5 „Zahnmedizinische Präparate und Artikel, insbesondere Pulver und Schleifmittel zur Entfernung von Zahnstein und zur allgemeinen Prophylaxebehandlung von Zähnen“.

Aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ ist ersichtlich, dass die genannten Waren in Klasse 5 lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, diese Wörter leiten eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (zur Verwendung des Wortes insbesondere vgl. das Urteil vom 09/04/2003, T‑224/01, 'nu‑tride'). Mithin handelt es sich bei den beanstandeten Waren in dieser Klasse um zahnmedizinische Präparate und Artikel jedweder Art, also auch solche bei denen „Fließfähigkeit“ eine wesentliche Eigenschaft darstellt, etwa fließfähige Komposite, die als Zahnfüllmittel verwendet werden.

Was die Waren in Klasse 10 angeht, so wirkt das Wort „nämlich“, welches benutzt wird, um die Beziehung der konkreten Waren, zur weiter gefassten Kategorie aufzuzeigen, hingegen ausschließend und beschränkt den Umfang der Eintragung auf die konkret angegebenen Waren, nämlich „Geräte zum Entfernen subgingivaler Konkremente sowie Geräte und Instrumente zur Zahnsteinentfernung und Zahnreinigung“. Doch auch für diese speziellen Waren, vermittelt der Begriff eine wesentliche Eigenschaft, umfassen diese doch auch beispielsweise Pulverstrahlgeräte, für die die Fließfähigkeit des Pulverstrahlgemisches wesentlich ist.

Insoweit sich in diesem Zusammenhang die Anmelderin auf die Entscheidung des UK IP Office im Löschungsverfahren gegen die Benennung der internationalen Marke „AIR-FLOW“ mit Nr. WO 715628 im Vereinigten Königreich beruft, genügt der Hinweis auf die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 26.04.2016, R 1584/2015-5, AIR-FLOW, die die Verweigerung der Schutzerstreckung eben dieser Marke auf die Europäische Union hinsichtlich der Waren in Klasse 10 bestätigt hat.

Der Vollständigkeit halber sei daran erinnert, dass es darüber hinaus keine Rolle spielt, ob die Merkmale der Waren, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind. Der Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV unterscheidet nicht danach, welche Merkmale die Zeichen oder Angaben, aus denen die Marke besteht, bezeichnen können. Tatsächlich muss angesichts des dieser Bestimmung zugrunde liegenden Allgemeininteresses jedes Unternehmen solche Zeichen oder Angaben frei nutzen können, um ein beliebiges Merkmal seiner eigenen Waren unabhängig von dessen wirtschaftlicher Bedeutung zu beschreiben (12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).

Mithin vermittelt die Marke offensichtliche und direkte Informationen zu Beschaffenheit und technischer Merkmale der betreffenden Waren und unterliegt somit den in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV festgelegten Eintragungshindernissen.

Ad 4

Auf die obigen Ausführungen zur beschreibenden Bedeutung der angemeldeten Marke wird verwiesen. Demzufolge besitzt die angemeldete Marke – „FLOW“ – in ihrer Gesamtheit auch gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 7 Absatz 2 GMV keine Unterscheidungskraft und ist nicht geeignet, die angemeldeten Waren und Dienstleistungen von anderen zu unterscheiden.

Ad 5

Zum Argument der Anmelderin, dass vom Amt bereits eine Reihe ähnlicher Eintragungen vorgenommen wurde, genügt schließlich der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke … keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; und 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann“ (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 13 752 803 für alle Waren der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 59 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Konstantinos MITROU