OPOSICIÓN Nº B 2 559 675

Whisbi Technologies, S.L., C/ Tarragona, 110, 08015 Barcelona, España (parte oponente), representada por J.D. Nuñez Patentes y Marcas, S.L., Rambla de Cataluña, 120, 08008 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Gestió i Promoció de Serveis Professionals Filebee, S.L., Es Rafal 1, 07260 Porreres, España (solicitante).

El 04/08/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 559 675 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 774 121. La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 8 115 396. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 9: Equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, programas de ordenador (programas grabados), programas de ordenadores registrados y programas de sistemas operativos grabados para ordenadores, software descargable electrónicamente, en soportes de registro magnéticos o vía digital.

Clase 38: Telecomunicaciones y servicios de comunicaciones a través de redes mundiales de informática e Internet.

Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 9: Software; Software gráfico; Software interactivo; Interfaces (software); Software [programas]; Software de comunicaciones; Paquetes de software; Software en paquetes; Software para autoedición; Software informático interactivo; Software de interfaz; Controladores de software; Microprocesadores programables de software; Software informático de comunicaciones; Software de telefonía informática; Programas informáticos [software descargable]; Software de ordenador en paquetes; Plataformas de software para ordenadores; Paquetes de software de ordenador; Software de gestión de redes; Antenas para telecomunicaciones; Aparatos de telecomunicaciones; Equipos de telecomunicaciones; Equipo de telecomunicaciones; Aparatos de telecomunicaciones programables.

Clase 35: Publicidad; Publicidad y marketing; Servicios de publicidad; Publicidad comercial, especialmente en el campo de las redes telemáticas y telefónicas; Distribución de publicidad y anuncios comerciales.

Clase 38: Información sobre telecomunicaciones; Telecomunicaciones (Información sobre -); Telecomunicaciones; Servicios de telecomunicaciones; Telecomunicaciones por correo electrónico.

Clase 42: Alquiler de software; Software (Alquiler de -); Consultoría de software; Reparación de software; Mantenimiento de software; Software (Mantenimiento de -); Ingeniería de software; Mejora de software; Actualización de software; Software (Actualización de -); Software (Diseño de -); Diseño de software; Configuración de software; Desarrollo de software; Investigación de software; Autoría de software; Instalación de software; Elaboración de software; Creación de software; Software (Instalación de -); Software (Consultoría en -); Consultoría en software; Consultoría sobre software; Alquiler de software informático; Leasing de software informático; Contratación de software informático; Consultorías sobre software informático; Escritura de software informático; Reparación de software informático; Mantenimientos de software informático; Mantenimiento de software informático; Actualización de software (actualización); Actualización de software informático; Elaboración (diseño de software); Instalación y mantenimiento de software; Servicios de alquiler de software; Alquiler de software de ordenadores; Alquiler de software para ordenadores; Asesoramiento en materia de software; Consultas en materia de software; Servicios de consultoría en software; Asesoría en materia de software; Servicios de desarrollo de software; Diseño y elaboración de software; Diseño y desarrollo de software; Diseño y desarrollo de redes informáticas inalámbricas.

Algunos de los productos y servicios impugnados son idénticos a los productos y servicios en los que se basa la oposición. Por motivos de economía procesal, la División de Oposición no llevará a cabo una comparación exhaustiva de los productos y servicios enumerados arriba. El examen de la oposición se realizará como si todos los productos y servicios impugnados fueran idénticos a los cubiertos por la marca anterior.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos están dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. El grado de atención puede oscilar de medio a alto dependiendo de la naturaleza del producto, de la especialización del servicio en cuestión o de su precio.

3. Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es un signo figurativo compuesto por el vocablo “Whisbi” donde sus letras estilizadas están en un color azul intenso. En la parte derecha de la última vocal “i” aparece un pequeño diseño indeterminado de una especie de “bocadillo” también del mismo color.

El signo impugnado es también una marca figurativa compuesta de una gran y llamativa letra “W” en varios colores y, debajo, de mucho menor tamaño el vocablo “WIBEE” en color gris. En su parte inferior, separados por una línea gris, aparecen los términos “SOCIAL WIFI” en pequeño tamaño y del mismo color.

La marca anterior no tiene elementos que se puedan considerar claramente más distintivos que otros, ni posee ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que atraiga más la atención visualmente) que otros elementos.

El elemento “SOCIAL WIFI” del signo impugnado se asociará a un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica que facilita Internet gratis a sus clientes o consumidores. Teniendo en cuenta que la mayoría de los productos y servicios correspondientes pertenecen al ámbito de las telecomunicaciones y de la informática, este elemento no es distintivo o es débil para este tipo de productos y servicios.

El elemento “W” del signo impugnado es claramente el elemento dominante, pues es el que, visualmente, más atrae la atención del consumidor eclipsando a los restantes elementos verbales y al elemento figurativo consistente en una línea, debido a su notable menor tamaño y tenue color gris que los hace pasar prácticamente desapercibidos.

Visualmente, los signos comparten las letras “W*I*B*” de sus respectivos vocablos (Whisbi/WIBEE), si bien aparecen representadas con diferentes tipografías. Además, en relación con el vocablo mencionado de la marca impugnada estas coincidencias se producen en un elemento que no es dominante y que pasará más desapercibido para el consumidor. Las marcas se diferencian en las letras “*h*s*i” del término de la marca anterior y en el diseño situado en la parte superior derecha de la última letra “i” del mismo; así como en la letra dominante inicial “W” del signo impugnado. También se diferencian en las letras “***EE” del vocablo “WIBEE” del signo impugnado y en los términos “SOCIAL WIFI”. Estos tres últimos vocablos “WIBEE SOCIAL WIFI” no son elementos dominantes y además “SOCIAL WIFI” no es distintivo o es débil en relación con la mayoría de los productos y servicios impugnados. Por otro lado, las marcas se diferencian también en el dispar número de elementos, en su dispar tipografía, en la línea que aparece en la marca impugnada, así como en los colores de cada uno de los signos salvo la tonalidad azul.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud visual bajo.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de la letra “W*****” de sus respectivos vocablos (Whisbi/WIBEE) presentes de forma idéntica en ambos signos y comparten las letras “**I*B*” y “*IB**” de dichos términos aunque situadas en distinta posición. Además, en relación con el vocablo de la marca impugnada estas coincidencias se producen en un elemento que no es dominante y que por lo tanto tendrán un carácter secundario. La pronunciación difiere en el sonido de las letras “*h (en caso de ser pronunciada)*s*i” del signo anterior; en el sonido de la primera letra “W”, que es el elemento principal del signo impugnado, que se pronunciará como “uve doble” por ejemplo en español, así como en el sonido de las letras “***EE” del vocablo “WIBEE”, y en los términos “SOCIAL WIFI” que no tienen equivalente en el signo anterior. Tal y como hemos comentado anteriormente los tres últimos vocablos de la marca impugnada no son elementos dominantes y además los elementos “SOCIAL WIFI” no son distintivos en relación con la mayoría de productos y servicios impugnados. Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud fonética bajo. Ahora bien, para el público anglófono ‘WIBEE’ y ‘WHISBI’ suenan muy parecido y solo se diferencian en el sonido de la S que está en el centro así que, en este supuesto, fonéticamente tienen un grado de similitud media.

Conceptualmente, la marca impugnada se percibirá, por el público en el territorio de referencia, como un signo compuesto por la letra dominante del alfabeto “W”, el vocablo de fantasía “WIBEE”, el elemento “SOCIAL WIFI” que será comprendido por al menos una parte del público relevante, como por ejemplo en inglés, español, francés o portugués, referido a algo perteneciente o relativo a un Internet gratuito. La línea de separación que aparece en el signo impugnado carece de contenido conceptual. El otro signo, es decir la marca anterior, no tiene ningún significado en ese territorio. Puesto que uno de los signos no se asociará a ningún significado, los signos no son conceptualmente similares.

Dado que se ha determinado que los signos son similares en al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos y servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El Tribunal ha establecido que al evaluar la importancia que debe atribuirse al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual entre signos, es conveniente tener en cuenta la categoría de productos y/o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (22/09/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

Se ha determinado que la marca anterior tiene un grado de distintividad normal, así como que los productos y servicios en cuestión están dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. El nivel de tención oscilará de medio a alto.

Los signos en conflicto son similares fonética y visualmente en grado bajo dado que ambos comparten sólo algunas letras tal y como hemos analizado con anterioridad, salvo para el público anglófono que la similitud fonética es media. Por otro lado dicha coincidencia en el caso del signo impugnado se produce en un elemento (WIBEE) que no es dominante y que pasará más desapercibido al consumidor dado que éste tenderá a denominar la marca impugnada por su elemento principal y más dominante, es decir como “W (uve doble)”. Además, ambas marcas tienen una tipografía y unos colores muy diferenciados, salvo la tonalidad azul, así como un diferente número de elementos que son propios de cada signo. Por otro lado, hemos de destacar que las marcas en su conjunto, tienen disparidades relevantes que introducen los suficientes elementos de diferenciación, incluso para el consumidor anglófono, como para compensar las escasas similitudes anteriormente mencionadas. Y, finalmente, mencionar que los signos no son conceptualmente similares lo cual contribuye a aumentar la disparidad entre los mismos. Por todo ello, el público relevante, incluso el público en general, cuando se encuentre ante las marcas enfrentadas, pese a las similitudes mencionadas, ni confundirá, ni equivocará, los signos enfrentados.

Por todo lo que antecede, la División de Oposición considera que el público no pensará que los productos y servicios en cuestión tienen su origen en la misma empresa o en empresas vinculadas económicamente a ella. En definitiva, las marcas en su conjunto presentan suficientes diferencias para descartar cualquier posible riesgo de confusión o asociación entre los signos incluso en relación con un público que tenga un grado de atención medio.

La parte oponente hace referencia a una resolución previa de la Oficina para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, las resoluciones previas de la Oficina no son vinculantes para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Aunque las resoluciones anteriores de la Oficina no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

En este caso, la resolución anterior mencionada por la parte oponente, es decir la decisión de oposición nº B 2 259 557 (GOWEX/GOBEX), no es pertinente para el presente procedimiento. En el supuesto mencionado los signos no son comparables dado que en dicho caso se consideró que el término “GOBEX” que era el único elemento verbal de la marca impugnada era fonética y visualmente similar al vocablo “GOWEX” de las marcas anteriores, en la medida en que compartían cuatro de sus cinco letras y en el mismo orden. Además no se podía excluir que, al menos para una parte del público incluso las marcas fueran fonéticamente idénticas. Por otro lado, el elemento figurativo del puño de una mano con el dedo pulgar hacia arriba de los signos anteriores se consideró un elemento menos distintivo por ser un símbolo laudatorio que indicaba que algo está bien hecho o que es estupendo. En el presente caso, las marcas son visualmente similares sólo en grado bajo lo cual diferencia ambos supuestos notablemente y además el número de elementos relevantes es dispar teniendo en cuenta los elementos no dominantes o menos distintivos de la marca impugnada. Por lo tanto, dichas alegaciones no serán tenidas en cuenta en el presente procedimiento.

En vista de todo lo anterior, e incluso sobre la base de la presunta identidad entre los productos y servicios en conflicto, no existe riesgo de confusión entre el público. En consecuencia, procede desestimar la oposición.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3 y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones. En el presente asunto, el solicitante no designó a un representante profesional en el sentido del artículo 93 del RMUE y, por lo tanto, no incurrió en gastos de representación.

La División de Oposición

Begoña URIARTE VALIENTE

Pedro JURADO MONTEJANO

Carmen SANCHEZ PALOMARES

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).