OPOSICIÓN Nº B 2 545 393

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A., Fernán Caballero, 7, 11500, El Puerto de Santa María, España (parte oponente), representada por Aguilar i Revenga, Consell de Cent, 415, 5, 1ª, 08009 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Embutidos Rodríguez S.L., Carretera LE-420 Km 2,7 24768, Soto de la Vega (León), España (solicitante), representado por Eurokonzern, C/ Orense, 6, 3°, A-2 28020 Madrid, España (representante profesional).

El 31/08/2016, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 545 393 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 13 812 607 en concreto contra todos los productos de la clase 29. La oposición está basada, en los registros de marcas de la Unión Europea nº 1 412 048 y nº 9 335 662 y en el registro de marca española nº 1 782 273. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) y artículo 8, apartado 5, del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar en primer lugar la oposición en relación con los registros de marca de la parte oponente de la Unión Europea nº 9 335 662 y en el registro de marca española nº 1 782 273.

1. Los productos

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

MUE nº 9 335 662

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; Jaleas, confituras, compotas; Huevos, leche y productos lácteos; Aceites y grasas comestibles.

ES nº 1 782 273

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, platos preparados a base de carne, pescado o verduras.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 29: Extractos de carne; carne; productos lácteos; carne ahumada; carne congelada; carne de ave; carne de caza; carne de cerdo; carne de cerdo en lata; carne de pavo; carne de ternera asada; carne de ternera lechal; carne de vacuno preparada; carne de vacuno sazonada en lonchas para barbacoa [bulgogi]; carne en lonchas; carne enlatada [conservas]; carne enlatada cocinada; carne fresca; carne preparada; cecina; cecina de vacuno marinada [jerky]; chóped (fiambre); codillo de jamón; conservas de cerdo; extractos de carne; hamburguesas; jamón; hígado; lomo de cerdo; morcillas [productos de charcutería]; mortadela; patés; pavo; picadillo [carne picada]; productos cárnicos procesados; productos de carne congelados; salazones.

Algunos de los productos impugnados son idénticos a los productos en los que se basa la oposición. Por motivos de economía procesal, la División de Oposición no llevará a cabo una comparación exhaustiva de los productos enumerados arriba. El examen de la oposición se realizará como si todos los productos impugnados fueran idénticos a los cubiertos por la marca anterior.

2. Los signos

1)

(MUE nº 9 335 662) 2) 5 J (ES nº 1 782 273)
Marcas anteriores	Marca impugnada

Los territorios de referencia son la Unión Europea para la marca anterior (1) y España para la marca anterior (2).

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior (1) es la marca figurativa compuesta por un rectángulo de color negro con una franja de color dorada en la parte inferior del rectángulo y en el centro de este, se rencuentra un círculo de color gris oscuro con el borde de color blanco y dentro se encuentran los elementos ‘5J’ y la representación de dos pequeñas bellotas, todo en dorado. La marca anterior (2) es la marca denominativa compuesta por el numero ‘5’ y por la letra ‘J’.

El signo impugnado es el signo figurativo compuesto por una banda con una forma curvada, y en el lado derecho se muestra la forma de una pestaña de enganche, todo de color negro. Además, en ambos lados de la banda, aparecen dos círculos de color blanco, que podrían simular dos medallas, y dentro de estas, se encuentra el numero ‘5’ y debajo la palabra ‘ETAPAS’, escritos de color negro. Los números ‘5’ del signo impugnado, se representan de manera inclinada hacia la izquierda, con una estilización particular, en donde se puede apreciar la especial longitud de una de las rectas de las que se compone este número. No se puede negar que este elemento figurativo podría, para parte del público, asociarse a la etiqueta de una pata de jamón.

En relación a los elementos distintivos de los signos, cabe mencionar lo siguiente:

La palabra ‘ETAPAS’ dos veces reproducida en el signo impugnado será asociada por todo el público de referencia de habla española, con el concepto de ‘fase en el desarrollo de una acción u obra’ o ‘trecho de un camino recorrido’. El numero ‘5’ representado en todas las marcas, a pesar de la diversa representación de este en el signo impugnado, se va a percibir como el numero cardinal ‘cinco’. La letra ‘J’ de las marcas anteriores, se va a percibir como la letra del abecedario ‘jota’. El concepto de los elementos ‘ETAPAS’, ‘5’ y ‘J’, no guardan relación con los productos en cuestión, por lo tanto, se consideran elementos distintivos.

Por otro lado, el elemento figurativo de la marca anterior (1), en concreto la representación de las dos pequeñas bellotas doradas, se asociará por la mayoría del público relevante al ‘fruto de la encina, del roble y de otros árboles del mismo género’. No obstante, no se puede negar que una parte del público, concretamente la parte del público de habla española, asociará este concepto y más aún, si lo ven aplicado a los productos en cuestión, al tipo de jamón ibérico ‘de bellota’. Por lo tanto, este elemento es débil, para esta parte del público y para parte de los productos, en particular para ‘carne y grasas comestibles’ cubiertos por ambas marcas anteriores y también para ‘platos preparados a base de carne’ de la marca anterior española nº 1 782 273.

Además, parte del público podría percibir el elemento figurativo del signo impugnado, o bien como la etiqueta de una pata de jamón o simplemente como un etiquetado de un producto con dos medallas, así aludiendo a la calidad y cualidad de los productos, los cuales son merecedores de un premio/medalla. Por lo tanto, este elemento es débil, para esta parte del público que percibe uno o ambos de los conceptos antes mencionados y para todos los productos relevantes. Para el resto del público que no identifique estos elementos con el concepto antes mencionado, estos elementos tendrán una distintividad normal.

Respecto a los elementos dominantes de los signos, el elemento ‘5J’ de la marca anterior (1) forma el elemento dominante dado su tamaño y posición en el signo y en comparación con el elemento figurativo en forma de dos bellotas. No obstante, no se puede obviar tampoco el resto de elementos figurativos conjuntos a este elemento.

La marca anterior (2) y el signo impugnado no poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que atraiga más la atención visualmente) que otros elementos.

Visualmente, los signos coinciden en la percepción visual del numero ‘5’ en las marcas (dos veces representada en el signo impugnado), no obstante este número se representa en las marcas de manera muy diversa. Los factores de diferenciación de este elemento son los colores (dorado versus negro) la inclinación, la estilización especial y la repetición de este en el signo impugnado. Los signos también difieren en la letra ‘J’ de las marcas anteriores, en la palabra ‘ETAPAS’ (dos veces reproducida en el signo impugnado) y en los elementos figurativos, gráficos y colores. En este sentido, cabe mencionar que si bien es cierto que, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo, estos últimos no pueden ser completamente ignorados.

Los únicos elementos numéricos/verbales de la marca anterior (1), son los elementos ‘5J’, que además forman la totalidad de la marca anterior (2). En este sentido cabe destacar que la longitud de los signos puede influir sobre el efecto que tienen las diferencias entre ellos. Cuanto más corto sea un signo, más fácilmente podrá el público percibir todos los elementos que lo componen. Así pues, en las palabras cortas, las pequeñas diferencias pueden a menudo dar lugar a una impresión general distinta, mientras que, en el caso de los signos largos, el público percibe menos las diferencias.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que los signos solo coinciden visualmente en el numero ‘5’, a pesar de que este es un elemento co-dominante en la marca anterior (1), se representa de manera muy diversa en el signo impugnado, por lo que dificulta la inmediata visualización de este elemento en este último. Por lo tanto, los signos tienen un grado de similitud bajo.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos coincide en el sonido del número ‘/5/’. La pronunciación difiere en el sonido de la letra ‘/J/’ de las marcas anteriores, en el sonido de la repetición del número en común, ya que en el signo impugnado esta doblemente reproducido y en el sonido de las sílabas que conforma la palabra con carácter distintivo, también dos veces reproducida en el signo impugnado ‘/E-TA-PAS/’. En el caso de la marca anterior (2), y para parte del público de habla española de la marca anterior (1), las marcas anteriores se pronunciarán como ‘/cin-co/ /jo-ta/’ o ‘/jo-tas/’ mientras que el signo impugnado se pronunciará ‘/cin-co/ /e-ta-pas/’ ‘/cin-co e-ta-pas/’.

Cabe destacar que los elementos verbales adicionales en el signo impugnado ‘/E-TA-PAS/’ /E-TA-PAS/’ marcan una clara distinción fonética debido a la diferente secuencia vocálica, además, a esta diferencia se le suma el hecho de que las marcas anteriores son signos cortos. Por lo tanto, las mismas consideraciones explicadas en la parte visual son aplicables a la comparación fonética. Por todo ello, cabe concluir que los signos son fonéticamente similares en grado bajo.

Conceptualmente, el número ‘5’ común en las marcas, la palabra ‘ETAPAS’ (dos veces reproducida en el signo impugnado), los elementos figurativos del signo impugnado representando dos medallas y la letra ‘J’ y el elemento gráfico de la marca anterior (1), se asociarán con los conceptos previamente mencionados. Además, los elementos ‘5 ETAPAS 5 ETAPAS’ en el signo impugnado en su globalidad se entenderá por la parte del público de habla española, como ‘cinco fases en el desarrollo de una acción u obra’ o ‘cinco trechos de un camino recorrido’. En cambio, ‘5J’ en su conjunto en las marcas anteriores, podría entenderse como ‘cinco veces la letra J’.

Como ya se ha mencionado previamente, el elemento figurativo del signo impugnado representando un etiquetado con dos medallas de un producto o de una pata de jamón, tiene carácter débil ya que su significado, alude a la cualidad y calidad de los productos en cuestión. Así, el elemento figurativo de la marca anterior (1) representando dos bellotas, también ha sido considerado elemento débil ya que para parte del público lo asociará a un tipo de ‘jamón ibérico’.

Dado que los signos se asociarán con un significado similar debido a la presencia del número cardinal 5, los signos son conceptualmente similares en grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

3. Carácter distintivo de las marcas anteriores

El carácter distintivo de las marcas anteriores es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

Según el oponente, las marcas anteriores han sido utilizadas de manera amplia y disfrutan de un ámbito de protección elevado. Sin embargo, por motivos de economía procesal, la prueba presentada por el oponente para demostrar esta reivindicación no debe ser apreciada en el presente asunto (véase el apartado «Apreciación global»). El examen se realizará sobre la presunción de que las marcas anteriores poseen un carácter distintivo elevado.

4. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

La División de Oposición ha procedido, tal y como se ha establecido en el apartado a) del presente caso, como si los productos del signo impugnado se hubieran encontrado idénticos a los productos en los que se basa la oposición y, en el apartado c), como si las marcas anteriores poseyesen un carácter distintivo elevado.

Por lo que se refiere a los signos, existe un bajo grado de similitud visual y fonético, y un grado medio de similitud conceptual, debido a la presencia del número ‘5’ (dos veces reproducido en el signo impugnado). No obstante, a pesar de que se perciba este número cardinal en el signo impugnado, al igual que en las marcas anteriores, la disposición diversa de este en los signos, ya previamente desarrollada en el apartado de la comparación de los signos, minimizan en gran medida la coincidencia de este elemento.

Por otro lado, los signos poseen una cantidad considerable de elementos que los diferencian, como se ha reflejado en el análisis anterior. No existe similitud alguna entre los elementos figurativos de la marca anterior (1) y el signo impugnado, y los elementos verbales adicionales del signo impugnado (ETAPAS ETAPAS), provocan una clara distinción fonética, ya que el ritmo y entonación del signo impugnado dista mucho de la pronunciación de las marcas anteriores.

A pesar de la existencia de elementos débiles/alusivos en los signos (para parte del público), la única y perceptible coincidencia entre los signos, concretamente la percepción o doble percepción en el caso del signo impugnado, del número 5, no es suficiente para contrarrestar las evidentes diferencias existentes entre los mismos.

En las observaciones, el solicitante alega que el elemento común ‘5’, es un elemento genérico, en donde el oponente no puede pretender la apropiación en exclusiva de este elemento, y en apoyo de su alegación, hace referencia a varias marcas de la Unión Europea que contienen el elemento ‘5’, para productos de la misma clase 29 en los que se basa la oposición, como por ejemplo o . El oponente en sus observaciones en respuesta a esta reivindicación, reconoce que es un elemento de uso general, pero no de uso común en relación con los productos para los que se basa la oposición.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que las marcas presentadas por el solicitante en sus observaciones, no demuestran que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen el número 5 y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

Por lo tanto, la División de Oposición considera que no existe riesgo de confusión entre los signos en cuestión, e incluso sobre la base de la presunta identidad entre los productos en conflicto. En consecuencia, procede desestimar la oposición.

De igual forma, aun en el caso que las marcas anteriores disfutaran de un elevado carácter distintivo debido a su reputación, el resultado de que no existe riesgo de confusión seguiría siendo el mismo. Por tanto, no es necesario examinar las pruebas de reputación.

La parte oponente también ha basado su oposición en la siguiente marca de la Unión Europea nº 1 412 048 para el signo figurativo: y para los productos de la clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Este derecho anterior alegado por la parte oponente es menos similar a la marca impugnada. Esto se debe a que contienen más elementos figurativos/palabras adicionales como ‘Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. DESDE 1879, así como la representación de una franja amarilla, y la presencia de los colores verde oscuro y ocre, que no están presentes en el signo impugnado. Cubren además, un ámbito menor de productos que las otras marcas anteriores bajo las cuales se ha analizado el presente caso. Por lo tanto, se ha encontrado una inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas anteriores ‘más semejantes’ anteriormente analizadas y el signo impugnado, por lo que el resultado no puede ser tampoco diferente con respecto a este derecho anterior.

RENOMBRE – ARTÍCULO 8, APARTADO 5, DEL RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca del oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos y/o servicios en los que se basa la oposición.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante no ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada. Por consiguiente, a falta de indicación en contrario, debe presumirse que no existe justa causa.

1. Los signos

1) (MUE nº 9 335 662) 2) 5 J (ES nº 1 782 273) 3) (MUE nº 1 412 048)
Marcas anteriores	Marca impugnada

Las marcas anteriores (1) y (2), ya fueron comparadas previamente al examinar los motivos de denegación señalados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE. Por lo tanto, se remite a los resultados de ese examen, que son igualmente válidos a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE. Por lo tanto, se procederá a la comparación de signos, solo en relación a la marca anterior (3).

El territorio de referencia es España, puesto que la parte oponente sólo reivindica el renombre de las marcas anteriores para este país.

Visualmente, los signos son similares en la medida en que coinciden en el número ‘5’. Por otro lado, difieren en numerosos elementos verbales tales como la letra ‘J’, las palabras ‘Cinco Jotas’ y la frase ‘SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. DESDE 1879’ de la marca anterior y en las palabras ‘ETAPAS ETAPAS’ y en la repetición del número ‘5’ en el signo impugnado. Los signos también difieren en los elementos figurativos, gráficos y colores. Por lo tanto, debido a de los evidentes elementos visuales diferentes, los signos son similares en muy bajo grado.

Fonéticamente, la marca anterior se pronunciará ‘/cinco jotas cinco jotas Sánchez romero carvajal jabugo S.A. (o sociedad anónima) desde mil ochocientos setenta y nueve. El signo impugnado se pronunciará como ‘/cinco etapas cinco etapas/’. Por lo tanto, la pronunciación de los signos solo coincide en el sonido del número ‘cinco’ y difiere en el sonido de las numerosos palabras no coincidentes. Los signos son fonéticamente similares en bajo grado.

Conceptualmente, ‘5J’ al inicio de la marca anterior se podría entender por el público relevante como simplemente el numero cardinal ‘5’ junto con la letra del abecedario ‘jota’ como ‘cinco veces la letra J’, mismo significado tienen las palabras ‘cinco jotas’. Además la frase ‘SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. DESDE 1879’ se entenderá como ‘el nombre de una sociedad anónima compuesta por tres apellidos que se fundó en el año 1879’.

Los elementos ‘5 ETAPAS 5 ETAPAS’ en el signo impugnado en su globalidad se entenderán como ‘cinco fases en el desarrollo de una acción u obra’ o ‘cinco trechos de un camino recorrido’. Además los elementos figurativos del signo impugnado se percibirán con el concepto de dos medallas y los de la marca anterior con la forma de un etiquetado, y también es posible que a pesar del tamaño reducido en la marca anterior, se perciba el concepto de ‘tres bellotas’. Por lo tanto, lo signos solo coincidirán en el concepto del número cardinal 5.

Teniendo en cuenta las coincidencias visuales/fonéticas/conceptuales antes mencionadas, los signos comparados son similares únicamente en la medida que comparten el número ‘5’.

2. Renombre de las marcas anteriores

Según el oponente, las marcas anteriores en las que se basa la presente oposición concretamente, las marcas de la Unión Europea nº 1 412 048 y nº 9 335 662 y la marca española nº 1 782 273, son renombradas en España.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso la marca impugnada se presentó el 11/03/2015. Por consiguiente, se invitó al oponente a probar que las marcas anteriores gozaban de renombre en España antes de esta fecha. Debería probarse además que el renombre adquirido se refería a los productos para los que el oponente alega la existencia de la misma, concretamente los siguientes

MUE nº 1 412 048 (1)

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

MUE nº 9 335 662 (2)

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; Extractos de carne; Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; Jaleas, confituras, compotas; Huevos, leche y productos lácteos; Aceites y grasas comestibles.

ES nº 1782 273 ‘5J’. (3)

Clase 29: Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, platos preparados a base de carne, pescado o verduras.

Para poder determinar el grado de renombre de las marcas hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo especialmente las cuotas de mercado de las marcas, la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso, y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El 17/11/2015 el oponente aportó las pruebas siguientes:

• Documento 1: Folleto corporativo de la empresa ‘Sánchez Romero Carvajal’ en su 125 Aniversario, del periodo 1879 - 2004, en español. En este documento aparece la historia, la raza y hábitat del cerdo ibérico, la elaboración artesanal del jamón ibérico y el catálogo de productos de la empresa. Los productos del catálogo están divididos bajo tres marcas o denominaciones, bajo la denominación ‘5J’ y en donde aparece la marca anterior (1), se encuentran los siguientes productos: ‘Jamón 5J’, ‘Paleta 5J’, ‘Caña de Lomo Ibérico 5J’ y ‘loncheados 5J’. El documento expresa que la denominación ‘5J’ es el máximo exponente de la calidad de la empresa y que son productos únicamente elaborados en base al cerdo ibérico de pura raza.

• Documentos 2, 3 y 4: Varias resoluciones de denegación emitidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas y una sentencia del Tribunal Supremo español, fechados entre los años 2012 y 2015, en donde se reconoce, entre otras, el carácter notorio de las marcas del oponente.

• Documento 5: Copia de dos invitaciones emitidas por ‘the INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE’ y dirigidas al oponente en los años 2010 y 2011. También, se adjunta la imagen de la pata de un jamón, en donde aparece en su etiqueta la marca anterior (1), ganadora del premio ‘Superior taste AWARD 2010’ con 3 estrellas. Este documento está escrito en inglés.

• Documento 6: Cuantiosas páginas de imágenes de establecimientos para la venta del jamón ibérico 5J, en Francia, España y Portugal. Estas imágenes no están fechadas y en todas ellas aparecen las marcas anteriores.

• Documento 7: Abundantes páginas de imágenes de eventos promocionales, ferias internacionales y puntos de venta de los productos bajo la marca 5J’ cinco jotas, en puntos de ventas tales como el Duty free del aeropuerto de barajas, también un artículo en inglés de ‘theMoodieReport.com en donde se puede percibir el lanzamiento en los espacios ‘duty free’ de aeropuertos españoles de los productos ‘cinco jotas’. Este documento no tiene fecha. Además, las imágenes muestran eventos promocionales y de premios, así como artículos de estos productos en distintas partes del mundo como en China, Estados Unidos, Rusia, Singapur, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Este documento muestra un artículo de la revista CASAVIVA del año 2014, en su sección gourmet, en donde explica que el jamón ‘Cinco Jotas’ retó a doce chef para crear la mejor tapa de jamón, y de boca de un chef de China: ‘este jamón es quizás la mayor joya del mundo’.

• Documento 8, 9, 10 y 11: El primer documento es una declaración emitida por el Director Comercial y de Marketing del oponente, a fecha del 05/05/2008, en la cual certifica que la inversión realizada por esta empresa destinada a la promoción y publicidad de la marca ‘Cinco Jotas’ durante el periodo comprendido entre los años 2002 al 2006 es de 4.969,00 Euros. El segundo documento consiste en la copia de un informe emitido por la Agencia de Medios ZENITHMEDIA en donde consta que la inversión neta en publicidad y promoción de la marca ‘Cinco Jotas’ en revistas, prensa y suplementos durante el año 2006 es de 593.153 Euros. En el documento también aparece información tal como ‘1.4 millones de individuos han visto la campaña al menos una vez’, ‘la campaña ha generado más de 7.4 millones de contactos’. Los demás documentos son, también copias de declaraciones emitidas por el Director de Servicios al Cliente de Arena Media Communications, S.A. y por la Directora de Cuentas de la empresa ‘DDB Madrid S.A, a fecha del 05/06/2008, en los cuales certifican que la inversión realizada en medios por Sánchez Romero Carvajal 5 jotas y tramitada a través de estas dos empresas (‘Arena’ y ‘DDB’) durante el año 2007 ha sido de 210.704,60 Euros en Arena y con ‘DDB’ ha sido de 166.607,00 Euros.

• Documento 12: Análisis de mercado sector jamones 06, emitido por ‘ARENA MEDIA COMUNICATIONS’ a fecha del 11/05/2007, en el cual muestra la inversión publicitaria en los diferentes sectores en el 2006, ocupando un 9% el sector de la alimentación. Este documento muestra que la inversión publicitaria de ’cinco jotas’ en el mercado ocupa un 11%, además en el ranking de las 10 marcas que más han invertido en publicidad, cinco jotas, figura en tercera posición. Además en el apartado de inversión y presión por la marca, la marca ‘cinco jotas’ alcanza una cantidad total de inversión de diarios, revistas, suplementos y dominicales de 321,433 Euros. Por último, en el documento en su apartado de ‘análisis en detalle de la inversión por marca’, en relación con la marca ‘cinco jotas’ y refiriéndose al oponente ‘Sánchez Romero Carvajal’ a través de las siglas ‘SRC’ el documento manifiesta ‘SRC diversifica esfuerzo entre Diarios y Revistas. En diarios utiliza las cabeceras nacionales más importantes; en revistas, selecciona aquellas de alta gama’.

• Documento 13: Estudio Omnibús de Consumo y Notoriedad de Marcas de Jamón Ibérico y otros productos alimenticios de calidad, a fecha del 07/2007, emitida por el grupo Osborne y Cia. Este documento incorpora una encuesta, en donde se pregunta, entre otras, que marcas de jamón ibérico conocen, aunque no la hayan probado nunca, en donde ‘3 jotas’, ‘4jotas y ‘5 jotas’ aparecen en primeras posiciones. Además, la marca ‘5 jotas’ aparece como la más conocida de todas, cuando se le muestra al entrevistado una tarjeta con varias marcas de jamón.

• Documento 14: Folleto ‘Actividades Bellow the line’ fechado entre los periodos ‘1-enero al 15 de febrero’ y del ‘15 Febrero al 17 de abril’ y próximos meses. En el documento aparece como gestores ‘MKG’, el signo figurativo ‘5J’ y la marca anterior (1), y en el documento se puede observar como las marcas anteriores están presentes y han participado en varios eventos sociales y deportivos celebrados. Además, en una de sus últimas páginas se puede destacar como ‘5 JOTAS’ es la marca patrocinadora de un evento de caballos.

• Documento 15 y 16: Estos documentos incluyen información de la página web www.cincojotas.com, sobre el ‘CINCO JOTAS INTERNACIONAL TAPA AWARD’, concurso de la mejor tapa con jamón entre las mejores escuelas culinarias, patrocinada por ‘CINCO JOTAS’, en donde se hace referencia al concurso realizado en Junio 2013, febrero 2014 y marzo 2014. Además, estos documentos muestran numerosos artículos de prensa online de diversos portales de prensa, mencionando dicho concurso y de la marca ‘cinco jotas’ entre otras. Estos documentos están en español, inglés y francés y están fechados en el año 2014.

• Documento 17: Breve artículo en español y a fecha del 11/07/2014, sobre la historia de ‘CINCO Jotas’ extraído de la página web del oponente: ‘Magazine cinco jotas’. En donde explica que el Don Rafael Sánchez Romero, fundó la primera empresa de productos del Cerdo 100% Ibérico, en conseguir un jamón de Bellota 100% Ibérico.

• Documento 18: Varias páginas de fotografías del etiquetado y de los productos bajo la marca ‘cinco jotas’ ‘5J’, con una gama de embutidos.

• Documento 19 Y 20: Extractos de la página web del oponente www.cincojotas.com, en donde la primera página muestra un mapa y las localizaciones de los establecimientos por todo el mundo donde se puede encontrar los productos bajo la marca ‘Cinco Jotas’. El resto de páginas son artículos publicitarios de ‘The Magazine cinco jotas’, en español y publicados entre los años 2012 y 2015, en donde proporcionan información sobre eventos en donde se han expuesto las marcas anteriores y sus productos, en ciudades, entre otras, como Londres, Berlín y Barcelona. El último documento es una nota de prensa emitida por el grupo Osborne, propietaria de la marca ‘5 J’ de Sánchez Romero Carvajal, en donde anuncia que esta última es la mejor marca de jamón ibérico según los chefs internacionales más reconocidos. Este documento tiene fecha del 02/04/2010.

Sobre la base de cuando antecede, la División de Oposición concluye que las marcas anteriores gozan de renombre en España y para parte de los productos en que el oponente alega la existencia de la misma, en concreto para ‘carne, extractos de carne, grasas comestibles, platos preparados a base de carne’.

Sin embargo, las pruebas aportadas no han logrado acreditar el renombre de las marcas anteriores en relación con todos los productos en los que se basa la oposición y cuyo renombre se reclama. En efecto, las pruebas se refieren principalmente a productos provenientes del cerdo ibérico, mientras que las referencias a los restantes productos son escasas o inexistentes. Tal es claramente el caso, por ejemplo, del informe sobre la cuota de mercado, de las declaraciones de la inversión en publicidad y promoción de los recortes de prensa, de los anuncios, de las numerosas imágenes de exposiciones de los productos, de los concursos y, en definitiva, de los documentos en su conjunto, en los que únicamente se mencionan los primeros.

Por lo tanto, las pruebas no muestran reputación para el resto de los productos. ‘No obstante, de las pruebas aportadas se desprende claramente que las marcas anteriores han sido objeto de un uso prolongado e intensivo y que gozan de general renombre en el mercado pertinente para productos provenientes del cerdo ibérico, tales como jamón, lomo, o paleta, en el que ocupa una posición consolidada entre las marcas líderes, como ha quedado acreditado por fuentes independientes y de diverso tipo. El estudio de mercado demuestra la gran inversión por el oponente en publicidad y promoción, y la encuesta incluida en el estudio del documento 13, muestra que el consumidor español inmediatamente reconoce las marcas anteriores. Además, las cifras correspondientes a los gastos de comercialización y, así como las distintas referencias de la prensa a los éxitos alcanzados, son circunstancias que indican de forma inequívoca que las marcas disfrutan de un elevado nivel de reconocimiento entre el público español.

3. El ‘vínculo’ entre los signos

Tal como se ha visto anteriormente, las marcas anteriores tienen renombre para parte de los productos en España y los signos en conflicto son, en cierta medida, similares. Para establecer la existencia de un riesgo de perjuicio, es necesario demostrar que, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, el público pertinente establecerá un vínculo o asociación entre los signos. La necesidad de dicho ‘vínculo’ entre las marcas en conflicto en las mentes de los consumidores no se menciona expresamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE pero ha sido confirmada por la jurisprudencia en las sentencias de 23/10/2003, C‑408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29 y 31 y la sentencia de 27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66. No se trata de un requisito adicional, sino que simplemente refleja la necesidad de determinar, si la asociación que el público podría establecer entre los signos es tal que podría provocar un perjuicio o un aprovechamiento indebido, después de valorar todos los factores pertinentes para un caso particular.

Los posibles factores pertinentes para el examen de un ‘vínculo’ incluyen (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

 el grado de similitud entre los signos;

 la naturaleza de los productos y servicios, incluido el grado de similitud o de disimilitud entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

 el grado de renombre de la marca anterior;

 el grado de carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco o bien adquirido por el uso;

 la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Esta lista no es exhaustiva y podrán resultar pertinentes otros criterios, dependiendo de las circunstancias particulares. Además, la existencia de un ‘vínculo’ puede establecerse basándose solo en algunos de estos criterios.

Las marcas anteriores gozan de renombre en España para ‘carne, extractos de carne, grasas comestibles, platos preparados a base de carne’, como se concluyó en la sección precedente de la presente decisión. Las marcas ‘5J’ han ganado una reputación entre los clientes principalmente para productos provenientes del cerdo ibérico, como muestran las encuestas realizadas, que se ven reforzadas en gran medida por la gran inversión realizada por el oponente en publicidad como muestra el estudio de mercado. Este grado de conocimiento de los consumidores sobre las marcas con reputación hará que se aumenten las posibilidades de que a estos últimos, les venga a la mente las marcas cuando se encuentra con una marca posterior similar (o idéntica).

No obstante, tal como se ha visto anteriormente, los signos en conflicto son similares sólo en cierto grado, ya que el hecho de que coincidan en un solo elemento, no basta para apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 45). Resumiendo las consideraciones previas, las similitudes encontradas bajo los tres planos: visual, fonético y conceptual recaen únicamente en la presencia del numero ‘5’ (dos veces reproducido en el signo impugnado). Esto no significa que sea probable que el público pertinente vaya a establecer un vínculo entre las marcas, a pesar del grado de reconocimiento de las marcas anteriores, ya que como muestra el análisis previo, son muchos los elementos que las diferencian.

Visualmente, son tales las diferencias que incluso el elemento en común ‘5’ se representa de manera diferente en el signo impugnado. Además, el público relevante podrá percibir y distinguir los mismos de manera inequívoca por cuanto los diferentes elementos figurativos de cada signo, que además, conllevan conceptos diferentes, a pesar del carácter débil de estos. Además, los signos protegen productos que pueden ser elegidos directamente por el público en los comercios, en donde el aspecto visual es más importante.

Si bien es cierto que conceptualmente los signos se pueden asociar a un concepto similar debido a la presencia del número 5, el signo impugnado incluye los elementos verbales adicionales ‘ETAPAS ETAPAS’ que tienen un significado concreto con carácter distintivo para el público de habla española y que no incluyen las marcas anteriores. Este público entenderá el signo impugnado en su globalidad como ‘cinco fases en el desarrollo de una acción u obra’ o ‘cinco trechos de un camino recorrido’, en donde las marcas anteriores también se podrían percibir por este público o por todo el público relevante como, ‘cinco veces la letra J’, además, de que en una de las marcas anteriores también se percibe el concepto del nombre de una sociedad anónima que se fundó en el año 1879.

En definitiva, las diferencias contenidas en el signo impugnado (las palabras ‘ETAPAS ETAPAS’, el elemento gráfico en forma de dos medallas, la diversa disposición del único elemento coincidente número 5 y la composición en conjunto del signo) hacen muy improbable la posibilidad de que este, sea percibido o asociado en cierta manera a las marcas anteriores. Es decir, son tales las diferencias que, es muy improbable que el consumidor español acuda a un establecimiento en donde se vendan productos tales como ‘carne, extractos de carne, grasas comestibles, platos preparados a base de carne’ y que al ver las marcas del oponente ‘5J’, , y la marca impugnada pudiera establecer un vínculo entre estas.

Por lo tanto, teniendo en cuenta y sopesando todos los factores pertinentes del asunto en cuestión, la División de Oposición concluye que no es probable que el público pertinente establezca una conexión mental entre los signos en conflicto, es decir, que establezca un ‘vínculo’ entre los mismos.

Por lo tanto, la oposición no está bien fundada en virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE y deberá desestimarse.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3 y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Marzena MACIAK

Volker Timo MENSING

Pedro JURADO MONTEJANO

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4, del REMUE, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (anexo I, parte A, apartado 33, del RMUE).