WIDERSPRUCH Nr. B 2 549 064

Schuhhaus Dielmann GmbH & Co. KG, Schulstr. 8, 64283 Darmstadt, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch MAS & P: Miess Altherr Sibinger und Partner Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Kaiserring 48-50, 68161 Mannheim, Deutschland (zugelassener Vertreter)

g e g e n

Jennifer Chen-Lee, 12F.-4, No. 666, Sec. 2, Wuquan W. Rd., Nantun District, Taichung City 408, Taiwan (Anmelderin), vertreten durch Wolfgang Hellmich, Lortzingstr. 9/2 Stock, 81241 München, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 16.12.2016 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Der Widerspruch Nr. B 2 549 064 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.

2. Die Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren der Unionsmarkenanmeldung Nr. 13 837 513 für das Bildzeichen ein, und zwar gegen alle Waren der Klassen 25 und 28. Der Widerspruch beruht auf der deutschen Markeneintragung Nr. 2 036 646 für die Bildmarke . Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

BENUTZUNGSNACHWEIS

Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Gemäß denselben Bestimmungen muss der Widerspruch bei fehlenden Nachweisen zurückgewiesen werden.

Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marke, auf der der Widerspruch beruht, nämlich der deutschen Marke Nr. 2 036 646, verlangt.

Der Antrag wurde rechtzeitig eingereicht und ist zulässig, da die ältere Marke mehr als fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung eingetragen wurde.

Die angefochtene Marke wurde am 11/05/2015 veröffentlicht. Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marke, auf der der Widerspruch beruht, in Deutschland vom 11/05/2010 bis einschließlich zum 10/05/2015 ernsthaft benutzt wurde. Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marke in Verbindung mit den Waren hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:

Klasse 25: Schuhe und Strümpfe.

Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV, muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.

Am 04/05/2016 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 UMDV der Widersprechenden eine Frist bis zum 09/07/2016 um Benutzungsnachweise für die ältere Marke einzureichen. Die Widersprechende legte fristgerecht am 21/06/2016 Benutzungsnachweise vor.

Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind die folgenden (die Liste der eingereichten Beweismittel beginnt mit Anlage 2, da Anlage 1 – Auszug aus der Datenbank des DPMA – innerhalb der Substantiierungsfrist eingereicht wurde):

ANLAGE 2

- Durchnummeriertes Verzeichnis der Beweismittel zum Nachweis der Benutzung der älteren Marke.

ANLAGE 3

- Ausdrucke von der Webseite der Widersprechenden mit Informationen über die Dielmann-Gruppe, deren Bildung, Struktur sowie über die Widersprechende als Teil dieser Gruppe.

ANLAGE 4

- Ausdruck von der Webseite der Widersprechenden mit einer Übersicht über die Filialen der Widersprechenden in Deutschland.

- Beweismittel 1 - 3: Auszüge vom 17/05/2016 aus dem Warenwirtschaftssystem der Widersprechenden über Verkäufe von Schuhen unter der Marke „UNO“ in den Jahren 2011 - 2014.

- Beweismittel 4: Fotografien von Schuhschachteln und Schuhen, die mit „UNO“ gekennzeichnet sind.

Nach Prüfung des oben genannten Materials kommt die Widerspruchsabteilung zu dem Schluss, dass der Nachweis unzulänglich ist, um eine ernsthafte Benutzung der Marke zu belegen.

Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung sind alle erheblichen Faktoren und Umstände in Betracht zu ziehen, wie insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen und die Merkmale des betreffenden Marktes, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, der quantitative Umfang der Benutzung, ihre Dauer und Regelmäßigkeit.

Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.

Die oben aufgeführten eingereichten Unterlagen liefern der Widerspruchsabteilung unzureichende Angaben über das Handelsvolumen, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung.

ANLAGE 2 ist lediglich ein Verzeichnis der vorgelegten Beweismittel.

Aus dem Ausdruck von der Webseite der Widersprechenden (ANLAGE 3) folge, laut der Widersprechenden selbst, dass die Widersprechende ein „führendes, inhabergeführtes Handelsunternehmen mit Fachgeschäften und Fachmärkten für die Unternehmensbereiche Schuhe und Sport“ sei. Der Ausdruck enthält jedoch keinerlei Informationen bezüglich der Benutzung der älteren Marke auf dem Markt.

In der Übersicht über die Filialen der Widersprechenden (ANLAGE 4) sind lediglich die deutschen Filialen der Widersprechenden aufgelistet. Erst in den Auszügen aus dem Warenwirtschaftssystem findet die ältere Marke überhaupt Erwähnung. Dabei handelt es sich jedoch lediglich um firmeninterne Unterlagen der Widersprechenden. Im vorliegenden Fall wurden die oben genannten Auszüge nicht von einem unabhängigen Dritten abgegeben oder bestätigt. Bei den Auszügen aus dem Warenwirtschaftssystem handelt es sich auch nicht um Material, das nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen wie beispielsweise dem Unternehmensrecht und/oder Börsenvorschriften regelmäßig für die Öffentlichkeit und/oder Behörden erstellt werden muss und bei dem davon auszugehen ist, dass es einer gewissen unabhängigen Prüfung unterliegt.

Die Angaben in Beweismitteln 1-3 werden auch nicht von den restlichen seitens der Widersprechenden eingereichten Nachweisen untermauert. Sämtliche Fotografien sowohl des Sortiments als auch der Verpackungen, auf denen die ältere Marke sichtbar ist, sind undatiert und beweisen nicht, dass die Waren und die Schuhschachteln tatsächlich im relevanten Zeitraum und im relevanten Gebiet angeboten bzw. vertrieben worden sind.

Die Beweismittel wurden mit keinen aussagekräftigen Angaben wie Preislisten, Bestellungen, Lieferscheinen und Rechnungen substantiiert. Weitere relevante Angaben wie etwa eidesstattliche Versicherungen, Beiträge von Berufsverbänden, Auszüge aus Steuer- und/oder Handelsbilanzen, fehlen ebenfalls. Somit liegen keine Umsätze vor, die das Handelsvolumen eindeutig dokumentieren. Darüber hinaus hat die Widersprechende keine Materialien eingerichtet, die Presseausschnitte oder Werbung betreffen. Folglich befindet die Widerspruchsabteilung, dass die Widersprechende keinen ausreichenden Nachweis für den Benutzungsumfang der älteren Marke geliefert hat.

Der Gerichtshof hat befunden, dass eine „ernsthafte Benutzung“ einer Marke vorliegt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Darüber hinaus wird mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Unionsmarke/Nationalmarke verlangt, dass die Marke, so wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, sowie 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Die Widerspruchsabteilung kommt zu dem Schluss, dass der von der Widersprechenden eingereichte Nachweis nicht für einen Beleg der ernsthaften Benutzung der älteren Marke in dem entsprechenden Gebiet während des relevanten Zeitraums ausreicht.

Daraus folgt, dass der Widerspruch gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV und Regel 22 Absatz 2 UMDV zurückgewiesen werden muss.

KOSTEN

Gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt sie alle der Anmelderin in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Regel 94 Absätze 3 und 7 Buchstabe d Ziffer ii UMDV, bestehen die der Anmelderin zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

André BOSSE

Michal KRUK

Denitza STOYANOVA-VALCHANOVA

Gemäß Artikel 59 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 UMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Anhang I Abschnitt A Nummer 33 UMV) entrichtet worden ist.