ANNULLAMENTO N. 12 912 C (NULLITÀ)

PM Retail AS, Post Office Box 516 Sentrum, 3504 Hønefoss, Norvegia (richiedente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza San Babila, 5, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

ИТ РОДИ, СОФИЯ 1000. УЛ. ИВАН ДЕНКОГЛУ, 15А, 1000 СОФИЯ, (IT RODI EOOD, ul. Ivan Denkoglu, 15A, 1000 Sofia), Bulgaria (titolare del MUE).

Il 16/02/2017, la Divisione di Annullamento emana la seguente

DECISIONE

1. La domanda di nullità è accolta.

2. Il marchio dell’Unione europea n. 13 842 901 è dichiarato nullo per tutti i prodotti contestati, ossia:

Classe 25: Sopravvesti; abbigliamento in pelle; indumenti per neonati; abbigliamento da camera; tee-shirt; t-shirt stampate; polo; jeans; cappotti; giacche lunghe; giacche da sera; giacche; giubbi; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; camicie per abiti; camicie; camicie sportive; camicie lavorate a maglia; completi; camicie a collo aperto; camicie per completi da uomo; abbigliamento; articoli d'abbigliamento per lo sport; abbigliamento casual.

3. Il marchio dell’Unione europea rimane registrato per tutti i prodotti e servizi non contestati, ossia:

Classe 10: Preservativi.

Classe 40: Stampa di T-shirt.

4. La titolare del MUE sopporta l’onere delle spese, fissate a 1 080 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 06/05/2016, la richiedente ha presentato una domanda di nullità contro il marchio dell’Unione europea n. 13 842 901 (nel prosieguo, il ‘MUE contestato’), depositato il 17/03/2015 e registrato il 10/04/2016, per il segno figurativo qui di seguito:

La domanda è diretta contro una parte dei prodotti e servizi coperti dal MUE contestato, vale a dire:

Classe 25: Sopravvesti; abbigliamento in pelle; indumenti per neonati; abbigliamento da camera; tee-shirt; t-shirt stampate; polo; jeans; cappotti; giacche lunghe; giacche da sera; giacche; giubbi; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; camicie per abiti; camicie; camicie sportive; camicie lavorate a maglia; completi; camicie a collo aperto; camicie per completi da uomo; abbigliamento; articoli d'abbigliamento per lo sport; abbigliamento casual.

La domanda si basa sulla registrazione internazionale designante l’Unione Europea n. 1 082 943 per il marchio figurativo di seguito riportato:

La domanda è basata su tutti i prodotti protetti dal marchio, vale a dire:

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

La richiedente ha invocato l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), RMUE in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere b), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazioni allegate alla domanda di nullità, la richiedente rileva che i marchi in conflitto sono simili nella misura in cui entrambi contengono di lettere ‘P’ e ‘m’ riprodotte, rispettivamente, in maiuscolo e minuscolo in entrambi i segni e la cui combinazione individua l’elemento maggiormente distintivo e dominante dei marchi. La richiedente nota che sebbene il segno contestato contenga la sequenza verbale ‘PLM Please Love Me’, la particolare stilizzazione delle prime tre lettere non permette al pubblico di verificare la presenza della lettera ‘L’, ma di focalizzarsi sulla combinazione ‘PM’. Inoltre, a detta della richiedente, gli ulteriori elementi presenti nel segno contestato hanno un impatto minore nella valutazione del rischio di confusione in quanto verranno percepiti come componenti secondarie in virtù delle loro dimensioni ridotte (per quanto concerne il pay-off ‘Please Love Me’) o del loro carattere ornamentale (in merito allo sfondo rosso a forma romboidale). La richiedente, infine, sostiene che i prodotti in conflitto sono identici o altamente affini.

In data 02/06/2016, la titolare veniva invitata a presentare un’eventuale replica entro il termine del 14/09/2016. Poiché nessuna risposta era pervenuta entro tale termine, in data 27/10/2016, l’Ufficio comunicava alle parti che la fase contraddittoria del procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli elementi in suo possesso.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 53, PARAGRAFO 1, LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento nell’ambito di una valutazione complessiva di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

1. I prodotti

I prodotti sui quali si basa la domanda sono i seguenti:

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 25: Sopravvesti; abbigliamento in pelle; indumenti per neonati; abbigliamento da camera; tee-shirt; t-shirt stampate; polo; jeans; cappotti; giacche lunghe; giacche da sera; giacche; giubbi; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; camicie per abiti; camicie; camicie sportive; camicie lavorate a maglia; completi; camicie a collo aperto; camicie per completi da uomo; abbigliamento; articoli d'abbigliamento per lo sport; abbigliamento casual.

Sebbene specificati con una dicitura leggermente diversa, la voce abbigliamento del MUE contestato è, nella sostanza, parimenti coperta dagli articoli di abbigliamento della registrazione anteriore. Di conseguenza tali prodotti sono identici.

I prodotti contestati abbigliamento in pelle, abbigliamento da camera, articoli d'abbigliamento per lo sport e abbigliamento casual sono tutte specificazioni di tipo di abbigliamento rientranti nella voce generale articoli di abbigliamento rivendicata nella registrazione anteriore. Ne consegue che tali prodotti sono identici.

Allo stesso modo, i rimanenti prodotti coperti dal MUE contestato - vale a dire sopravvesti; indumenti per neonati; tee-shirt; t-shirt stampate; polo; jeans; cappotti; giacche lunghe; giacche da sera; giacche; giubbi; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; camicie per abiti; camicie; camicie sportive; camicie lavorate a maglia; completi; camicie a collo aperto; camicie per completi da uomo – sono anch’essi da considerare inclusi nella vasta categoria degli articoli di abbigliamento del marchio della titolare. Pertanto, tali prodotti sono identici.

2. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre altresì tenere conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42)

Nel presente caso, i prodotti in conflitto considerati identici sono diretti al grande pubblico, il cui livello di attenzione è da reputarsi medio.

3. I segni

Marchio anteriore	Marchio contestato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un segno figurativo costituito dalla sequenza delle lettere ‘P’ e ‘m’ trascritte, rispettivamente, in maiuscolo e minuscolo. Entrambe le lettere sono riprodotte in caratteri rossi leggermente stilizzati su sfondo bianco.

Essendo il marchio costituto dalla combinazione di due sole lettere, esso non presenta elementi che possano considerarsi maggiormente distintivi o dominanti rispetto ad altri.

Il MUE contestato è un segno figurativo che presenta nella parte centrale la sequenza di lettere ‘P’ e ‘L’ - scritte in maiuscolo - seguite dalla lettera ‘m’ – in carattere minuscolo; tuttavia, in virtù della sovrapposizione tra le assi verticali delle lettere ‘P’ e ‘L’ che rende quest’ultima impercettibile all’occhio del consumatore, è ragionevole ritenere che tale combinazione di lettere sarà letta dal pubblico come ‘Pm’. Tale elemento è inoltre riprodotto su un’etichetta rossa con forma geometrica romboidale, sotto la quale appare la dicitura ‘Please Love Me’ trascritta in dimensioni minori.

Ne deriva che, sotto il profilo visivo, i segni in conflitto presentano un elevato grado di somiglianza nella misura in cui il pubblico di riferimento percepirà la medesima combinazione ‘Pm’ rappresentata in entrambi i marchi con una stilizzazione assai simile. Le differenze date dagli elementi aggiuntivi, figurativi e verbali, presenti nel MUE contestato non sono sufficienti a controbilanciare l’impressione della citata somiglianza visiva. In tal senso, si rileva che il segno contestato è chiaramente dominato visivamente dalla combinazione di lettere ‘Pm’. La cornice grafica, lungi dall’essere caratterizzante, pone tali lettere maggiormente in risalto rispetto alla dicitura ‘Please Love Me’, scritta in caratteri molto più piccoli.

Sotto il profilo fonetico, in primo luogo, alla luce dell’analisi visiva di cui sopra, si considera che la grande maggioranza del pubblico rilevante non pronuncerà la consonante ‘L’ presente nella parte inziale del marchio contestato. Di conseguenza, la sequenza di lettere ‘Pm’ verrà identicamente pronunciata in entrambi i segni. L’aggiunta della dicitura ‘Please Love Me’, presente nel marchio della titolare, attenua, in una certa misura, la presenza dell’elemento comune ‘Pm’. Tuttavia, poiché i segni in conflitto contengono entrambi la combinazione ‘Pm’, che è l’unico elemento del marchio anteriore e il primo a essere pronunciato nel MUE contestato, esiste una somiglianza sul piano fonetico di grado medio.

Dal punto di vista concettuale, la sequenza di lettera ‘Pm’ presente in entrambi i segni è di per sé priva di qualsiasi significato nei territori dell’Unione Europea. Nel marchio contestato, sebbene la dicitura ‘Please Love Me’ sia visivamente subordinata alla sequenza di lettere ‘Pm’, si ritiene che essa verrà comunque notata dal consumatore di riferimento, il quale ne assocerà il contenuto semantico complessivo ad un “invito o una richiesta ad essere amato” in virtù della presenza di termini di origine anglosassone il cui uso è frequente in quasi tutto il territorio rilevante. Ne consegue che poiché uno dei marchi non sarà associato ad alcun significato, i segni non sono concettualmente simili.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui tener conto nella valutazione complessiva del rischio di confusione.

La richiedente non ha esplicitamente dichiarato che il marchio anteriore ha un carattere particolarmente distintivo in virtù di un uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del segno anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio risulta, nel complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico di riferimento in relazione ad articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Valutazione complessiva, altri argomenti e conclusioni

Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16). Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Nel caso in esame, si è rilevato che prodotti in conflitto sono identici e si rivolgono a un pubblico generale, il cui livello di attenzione è quello del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Si è concluso, inoltre, che il segno anteriore deve ritenersi dotato, nel complesso, di un carattere distintivo normale in relazione al pubblico di riferimento dell’Unione Europea.

La comparazione dei marchi in esame ha mostrato che i segni sono visivamente molto simili, mentre presentano un grado medio di somiglianza fonetica.

Sebbene i marchi presentino anche delle differenze, esse, tuttavia, non sono sufficienti a controbilanciare tale somiglianza, poiché determinate da elementi che non sono in grado di catalizzare l’attenzione del consumatore. In particolare, lo sfondo rosso a forma di rombo presente nel segno contestato svolge un ruolo chiaramente ornamentale, mentre la dicitura ‘Please Love Me’ è rappresentata in posizione secondaria e subordinata. Inoltre, seppur questa espressione possa evocare un contenuto semantico tale da differenziare i segni concettualmente, detta differenza concettuale, non è sufficiente a neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche tra i segni.

Nel caso di specie, a titolo di completezza, anche assumendo che la dicitura ‘Please Love Me’ sia suscettibile di restare nella memoria del consumatore, il marchio anteriore è sostanzialmente riprodotto nell’elemento dominante del marchio contestato, il quale, visivamente, verrà percepito come la medesima sequenza ‘Pm’ del marchio della richiedente. Nel settore dell’abbigliamento, tra l’altro, l’aspetto visuale ha un ruolo maggiore nella valutazione globale del rischio di confusione (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55; del 06/10/2004, T-117/03, T-119/03 e T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; del 18/05/2011, T-502/07, McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; del 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 47).

Inoltre, si deve tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Posto quanto sopra, tenuto conto della giurisprudenza secondo cui due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T 6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30), debitamente considerato ogni altro fattore di rilevanza nel presente caso, ivi incluso il principio di interdipendenza a mente del quale un minor grado di somiglianza tra i marchi può essere compensato da un elevato grado di affinità tra i prodotti e viceversa, la Divisione di Annullamento ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento per i prodotti che sono stati considerati identici, e che la domanda di nullità basata sulla registrazione anteriore debba considerarsi fondata. Ne discende che il marchio contestato deve essere dichiarato nullo per i prodotti contestati nella classe 25.

Il marchio dell’Unione europea rimane registrato per tutti i prodotti e servizi non contestati nelle classi 10 e 45.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché risulta soccombente, la titolare del marchio dell’Unione europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Secondo la regola 94, paragrafi 3, 6 e 7, lettera d), punto iii), REMUE, le spese da rimborsare alla richiedente sono le tasse di annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Andrea VALISA

Pierluigi M. VILLANI

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

L’importo fissato nell’atto di determinazione delle spese potrà essere rivisto solo su richiesta mediante decisione della divisione di annullamento. Ai sensi della regola 94, paragrafo 4, REMUE, tale richiesta dovrà essere presentata entro un mese dalla data di notifica dell’atto di determinazione delle spese e si considererà presentata solo dietro pagamento della tassa per il riesame della determinazione delle spese di 100 EUR (Allegato I A paragrafo 33 RMUE).