Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji zgodnie z Artykułem 7 Rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego („RWZT”) oraz Zasadą 11(3) Rozporządzenia wykonawczego w sprawie wspólnotowego znaku towarowego („RWWZT”)

Alicante, 25/02/2016

Anna Maja Sokolowska ul. Twarda 2/4 00-105 Warszawa POLONIA

Nr zgłoszenia:	014015002
Nr referencyjny zgłaszającego:	4/lexari
Znak towarowy:	Efekt Syrenki
Rodzaj znaku:	Znak słowny
Zgłaszający:	Lexari Dariusz Malaczyński ul. Leopolda Staffa 8/87 93-263 Łódź POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 22/06/2015 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RWZT, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniu 19/08/2015 zgłaszający przedstawił swoje uwagi i zastrzegł sobie prawo do wykazania, że zgłoszone oznaczenie nabyło, w skutek intensywnego używania, wtórną odróżnialność na rynku polskim. W piśmie z dnia 22/10/2016 Urząd odpowiedział na uwagi zgłaszającego i potwierdził przyznanie dodatkowego terminu na przedstawienie dowodów dotyczących charakteru odróżniającego nabytego w wyniku używania. W dniu 22/12/2015 zgłaszający przedstawił następujące argumenty:

1. Zgłaszający posiada szeroką gamę produktów do pielęgnacji i zdobienia paznokci. Jako dowód zgłaszający przystawił wydruk ze swojej strony internetowej.

2. Zgłaszający jest znany w kręgach tzw. „nailart”, jako firma wyznaczająca i wprowadzająca trendy światowe w Polsce. Produkt „Efekt Syrenki” jest jedną z takich nowości. Jako dowód zgłaszający przystawił wydruk ze swojej strony internetowej oraz ze swojego profilu na portalu społecznościom Facebook.

3. Zgłoszony znak posiada nabyty charakter odróżniający. Jako dowód zgłaszający przystawił:

• Wydruki przedstawiające ujęcia z filmów opublikowanych na serwisie internetowym youtube.com, pokazujące instruktaż używania produktu „Efekt Syrenki”.

• Wydruki ze stron internetowych profesjonalistek z dziedziny kosmetyki paznokci.

• Przykładowe faktury sprzedaży produktów.

4. Całość zgromadzonego i przedstawionego w sprawie materiału dowodowego, odnosi się do właściwego kręgu odbiorców, jakimi są głównie profesjonalni odbiorcy.

Zgodnie z art. 75 RWZT Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego w piśmie z dnia 22/10/2015, oraz po przeanalizowaniu dowodów na wtórny charakter odróżniający, Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 [RWZT] bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji zawartych w art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) tego rozporządzenia nie uwzględnia się, jeżeli w następstwie używania znak towarowy uzyskał charakter odróżniający dla towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację. Fakt, że oznaczenie, które tworzy dany znak towarowy, rzeczywiście postrzegane jest przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia handlowego towaru lub usługi, stanowi w świetle art. 7 ust. 3 RWZT wynik starań zgłaszającego znaku towarowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Okoliczność ta uzasadnia odejście od rozważań dotyczących potrzeb interesu publicznego, które leżą u źródła przepisów art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) [RWZT] i które wymagają, aby określone w tych przepisach oznaczenia mogły być swobodnie używane przez wszystkich w celu uniknięcia uzyskania niedozwolonej przewagi konkurencyjnej przez pojedynczego uczestnika obrotu gospodarczego ... .

Po pierwsze z orzecznictwa wynika, że uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania znaku towarowego wymaga, aby przynajmniej znaczna część właściwego kręgu odbiorców rozpoznawała z uwagi na znak towarowy dane towary lub usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Okoliczności, na podstawie których uznaje się spełnienie wymogu uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, nie mogą jednakże zostać stwierdzone jedynie na podstawie ogólnych i abstrakcyjnych danych, takich jak określony udział procentowy … .

Po drugie dla dopuszczenia rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT uzyskany przez znak towarowy w następstwie używania charakter odróżniający musi zostać wykazany w tej części Unii Europejskiej, w której znak ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)‑d) ww. rozporządzenia.

Po trzecie w celu dokonania oceny, czy w konkretnym przypadku znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy uwzględnić czynniki takie jak: udział w rynku posiadany przez znak towarowy, intensywność, zasięg geograficzny i okres używania tego znaku, nakłady poniesione przez przedsiębiorstwo na jego promocję, część zainteresowanych kręgów, które rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, jak również oświadczenia izb przemysłowych i handlowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych. Jeśli na podstawie tych czynników można stwierdzić, że zainteresowane kręgi lub przynajmniej ich znaczna część rozpoznają towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa na podstawie znaku towarowego, to należy wnioskować, że określona w art. 7 ust. 3 RWZT przesłanka rejestracji znaku towarowego została spełniona.

Po czwarte charakter odróżniający znaku towarowego, włączając w to charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania, należy oceniać w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony, jak również z uwzględnieniem sposobu, w jaki przeciętny konsument, właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny, postrzega omawianą kategorię towarów lub usług.

(Zob. wyrok z dnia 10/11/2004 T‑396/02 ‘Forme d'un bonbon’, pkt 55-59; wyrok z dnia 04/05/1999 w sprawach połączonych C‑108/97 i C‑109/97 ‘Windsurfing Chiemsee’, pkt 52; wyrok z dnia 22/06/2006 C‑25/05 P ‘Storck’, pkt 75 i wyrok z dnia 18/06/2002 C‑299/99 ‘Philips’, pkt 63.)

Jednakże Urząd nie może zaakceptować zgłoszenia, jako posiadającego wtórną zdolność odróżniającą na podstawie przedstawionych argumentów, z następujących powodów:

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów na udział w rynku i intensywności używania znaku towarowego. Zgłaszający ograniczył się do podania wydruków ze swojej strony i z innych stron internetowych i nie dostarczył żadnych głębszych informacji świadczących o wtórnym charakterze odróżniającym znaku „Efekt Syrenki”. Jak już Urząd wspomniał w zawiadomieniu z dnia 22/10/2015, informacje pochodzące z Internetu, same w sobie, nie mają charakteru decyzyjnego i nie stanową wiarygodnego wskaźnika dotyczącego postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców, gdyż w dużej mierze są one nieustrukturyzowane i niezweryfikowane. Dlatego, w przypadku wtórnego charakteru odróżniającego muszą być one poparte dodatkowymi dowodami.

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów na to, że docelowy konsument, do którego skierowany jest znak rozpozna go, jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa.

Przykładowe faktury ze sprzedaży produktów nie zawierają żadnej wzmianki na temat zgłoszenia „Efekt Syrenki”. Dlatego Urząd nie może przyjąć, że dotyczą one rozpatrywanego znaku i że świadczą o posiadaniu przez niego wtórnej zdolności odróżniającej.

- Zgłaszający nie przedstawił żadnego dowodu na wydatki na reklamę i promocję omawianego zgłoszenia.

- Zgłaszający nie przedstawił sprawozdania z handlu i / lub organizacji konsumenckich potwierdzających sprzedaż produktów pod znakiem towarowym wnioskodawcy.

- Zgłaszający nie wykazał ani uzyskania charakteru odróżniającego ani uzyskania wtórnego charakteru odróżniający w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych towarów i usług. Jak już wytłumaczono w piśmie z dnia 22/10/2015, fakt, że zgłaszający ma w swojej ofercie szeroką gamę produktów przeznaczoną dla profesjonalistów, którzy potwierdzają ich wysoką jakość, nie jest wystarczający do uzyskania rejestracji.

- Zgłaszający nie przedstawił dowodów potwierdzających, że charakter odróżniający został uzyskany w następstwie używania przed datą zgłoszenia. Zgodnie z wytycznymi Urzędu, dowody muszą zawierać szczegółowe informacje dotyczące okresu (okresów) używania (w tym szczegóły dotyczące jego rozpoczęcia), tak by Urząd mógł upewnić się, iż dowody świadczą o tym, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający przed datą zgłoszenia.

Urząd podkreśla, że zgodnie z orzecznictwem Sądu (zob. np. wyrok z 12/09/2007 w sprawie T-141/06, „GLAVERBEL”, punkt 40), istnieje wyraźna różnica pomiędzy „dowodami bezpośrednimi” nabycia wtórnej zdolności odróżniającej (badania opinii, informacje dotyczące udziału w rynku danej marki, oświadczenia Izb Handlowych lub innych organizacji handlowych lub zawodowych) a „dowodami drugorzędnymi” (informacje o wolumenie sprzedaży i reklamie, okresie używania znaku), które jedynie w sposób pośredni wskazują na rozpowszechnienie znaku na rynku. Dowody drugorzędne mogą służyć do potwierdzenia wartości dowodów bezpośrednich, nie mogą jednak ich zastąpić.

Stwierdza się zatem, że znak towarowy nie może zostać dopuszczony do rejestracji na podstawie artykułu 7(3) RWZT.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RWZT, zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego 14 015 002 „Efekt Syrenki” zostaje odrzucone w stosunku do wszystkich towarów i usług.

Klasa 3 Sztuczne paznokcie; tipsy; kleje i inne preparaty do mocowania sztucznych paznokci i tipsów; kleje do utwardzania paznokci; odżywki do paznokci; preparaty do przedłużania paznokci; preparaty do pielęgnacji paznokci; lakiery do paznokci; żele do paznokci; preparaty do ozdabiania paznokci; emalia do paznokci.

Klasa 35 Sprzedaż hurtowa, detaliczna lub internetowa artykułów kosmetycznych, sztucznych paznokci, tipsów, klejów i innych preparatów do mocowania sztucznych paznokci i tipsów, klejów do utwardzania paznokci, odżywek do paznokci, preparatów do przedłużania paznokci, preparatów do pielęgnacji paznokci, lakierów do paznokci, żelów do paznokci, preparatów do ozdabiania paznokci, emalii do paznokci.

Klasa 41 Usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki; organizowanie i prowadzenie szkoleń; organizowanie konkursów; organizowanie i prowadzenie konferencji, zjazdów, sympozjów, seminariów; usługi publikowania tekstów innych niż reklamowe; organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, sympozjów w zakresie kosmetyki, urody, pielęgnacji paznokci.

Na mocy art. 59 RWZT zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Na mocy art. 60 RWZT odwołanie wnosi się na piśmie do Urzędu, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji, której odwołanie dotyczy. Ponadto w terminie czterech miesięcy od tego samego dnia wnosi się pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 800 EUR.

Monika Karolina SZALUCHO